AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCIÓN DECIMOQUINTA

Rollo núm. 1686/2018-2ª

Juicio Ordinario núm. 262/16-X

Juzgado Mercantil núm. 4 de Barcelona

AUTO

Componen el tribunal los siguientes magistrados:

JOSÉ MARÍA RIBELLES ARELLANO

LUIS RODRÍGUEZ VEGA MARTA CERVERA MARTINEZ

En la ciudad de Barcelona, a veintinueve de mayo de dos mildiecinueve.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Durante el trámite del recurso deapelación se ha presentado escrito de Huawei Technologies España, S. L., (enadelante Huawei) por el que interesa la suspensión del presente procedimientopor prejudicialidad administrativa.

SEGUNDO. Dado el oportuno traslado a lacontraparte Corning Optical Communications LLC (en adelante Corning) para quelo contestara, se opuso a la petición de suspensión, pasando las actuacionespara resolver.

Con fecha 16 de mayo Huawei presentó nuevo escrito, y con fecha dehoy lo ha presentado Corning.

Actúa como ponente la magistrada MARTA CERVERA MARTINEZ.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO. Términos en los que apareceplanteado el conflicto.

1. La parte recurrente en apelación solicita la suspensión delpresente procedimiento por la existencia de cuestión prejudicial relativa a laconcesión de la Patente Europea EP 2.772.778 (EP778) objeto del presenterecurso en base a las siguientes consideraciones:

1º) Que la decisión que la Cámara de Recursos de la OficinaEuropea de Patentes (en adelante, EPO) ha de tomar en relación con los recursosinterpuestos por las partes contra la decisión de la División de Oposicionesdel mismo órgano de 19 de octubre de 2018 por la que se declara la nulidad dela patente EP778 - objeto del presente procedimiento- por falta de novedad y seacuerda conceder en una versión modificada de la misma, prejuzga la decisióndel presente recurso. Así considera que tanto si se declara la nulidad como sise mantiene en una versión limitada conllevaría la carencia sobrevenida deobjeto de la demanda reconvencional (nulidad de la patente) y la desestimaciónde la demanda principal (infracción de patente), de conformidad con lodispuesto en el art. 68 del CPE. Se citan los autos nº 320/2012 de 5 de octubrede 2012 y nº 93/2014 de 24 de julio de 2014 donde, en supuestos similares, seacordó el archivo del procedimiento por carencia sobrevenida de objeto.

2º) Huawei insiste en que es altamente probable que la decisiónfinal respecto a la patente de autos sea tomada a más tardar durante el primertrimestre de 2020 y que frente a la resolución de la EPO no cabe recurso algunoante los tribunales nacionales por lo que la decisión de la Cámara de Recursosprejuzga la decisión del presente recurso pudiendo ser asimilada a un tribunaladministrativo.

3º) Por ello, en aras al principio de economía procesal y laprontitud del pronunciamiento de la EPO interesa la suspensión delprocedimiento.

Indicar que tras las alegaciones de las partes, Huawei hapresentado nuevo escrito informando que la EPO ha aceptado el trámite deurgencia por lo que "está previsto que la citación al procedimientooral se emita antes de que finalice el año en curso", se indica en lacomunicación de la Cámara de recursos que consta en autos.

2.           La representación de Corning se opone a la petición de suspensiónpor considerar que no encuentra amparoen ninguno de los motivos de suspensiónprevistos en el artículo 42.3 LEC, puesto que no hay disposición legal queprevea la suspensión ni hay acuerdo entre las partes. Añade, además, que laresolución de la EPO no es necesaria para dar respuesta judicial a lascuestiones que se discuten en el presente recurso, por lo que hasta que norecaiga resolución definitiva en dicha oposición, la patente EP778 es un títuloválido con plenos efectos, de tal forma que los tribunales civiles españolespueden conocer de cuantas acciones deriven del mismo.

Niega el carácter prejudicial de la resolución de la EPO puestoque nuestro ordenamiento jurídico prevé los efectos de las resoluciones(declarando nula una patente) en los procedimientos de infracción instadossobre dicha patente, artículo 102 LP, por lo que no pueden ser prejudiciales.Cita en esta línea la argumentación contenida en la Sentencia de 19 de junio de2014 dictada por esta sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona en unasunto de marcas donde se rechazaba la infracción del artículo 42.3 de la LEC,alegado por la demandada, por no haberse suspendido el procedimiento porprejudicialidad administrativa.

SEGUNDO. De la cuestión prejudicial.

3.           Las partes han invocado el artículo 42.3 de la LEC para argumentartanto la suspensión del procedimientocomo su continuación. Para la resolucióndel conflicto debemos partir de la redacción del artículo 42 en su totalidadque dispone:

"1. A los solos efectos prejudiciales, los tribunales civilespodrán conocer de asuntos que estén atribuidos a los tribunales de los órdenescontencioso- administrativo y social.

2.           La decisión de los tribunales civiles sobre las cuestiones a lasque se refiere el apartado anterior no surtiráefecto fuera del proceso en quese produzca.

3.           No obstante lo dispuesto en los apartados precedentes, cuando loestablezca la ley o lo pidan las partesde común acuerdo o una de ellas con elconsentimiento de la otra, el Letrado de la Administración de Justiciasuspenderá el curso de las actuaciones, antes de que hubiera sido dictadasentencia, hasta que la cuestión prejudicial sea resuelta, en sus respectivoscasos, por la Administración pública competente, por el Tribunal de Cuentas opor los Tribunales del orden jurisdiccional que corresponda. En este caso, elTribunal civil quedará vinculado a la decisión de los órganos indicados acercade la cuestión prejudicial".

4.           La redacción del precepto es confusa puesto que por una partepermite a los tribunales conocer de lascuestiones referentes a otros órdenesjurisdiccionales si lo consideran oportuno (apartado 1º) o no, es una opciónque se deja en manos del tribunal, pero no obstante esta posibilidad parecedejar en manos de las partes la decisión de suspensión del curso delprocedimiento (apartado 3º).

5.           Respecto de la correcta interpretación del precepto ya nos hemospronunciado en Auto de 15 de noviembrede 2018 (Rollo núm. 664/2017) en el queindicábamos:

"No podemos compartir con SGAE que no concurran losrequisitos legales para acordar la suspensión, como podría hacer suponer unalectura precipitada del art. 42.3 LEC , preceptoque regula la materia con una técnica muy defectuosa. La posibilidad deplantear cuestión prejudicial suspendiendo el proceso debe ser deducida,contrario sensu, de lo dispuesto en el apartado primero, donde se establece laposibilidad de que los tribunales civiles no suspendan y conozcan de lacuestión contencioso-administrativa, a los simples efectos prejudiciales. Porconsiguiente, si esa es una posibilidad, tal y como se deduce del verbo podrán,es porque también existe su antagónica, es decir, que suspendan el curso de lasactuaciones.

Obviamente, que quepa la posibilidad abstracta no significa quesea admisible en todo caso la suspensión sino que habrá que examinar siconcurren razones que la justifican pues la opción no puede responder a unsimple capricho del tribunal".

6.           Pero ello, la procedencia de suspender en los supuestos deprejudicialidad administrativa debería dejarse ala decisión del tribunal enatención a las razones que concurran en el caso concreto.

7.           Debemos partir del hecho incontrovertido de que la decisión de laCámara de Recursos de la EPO sobrela validez o nulidad de la patente de autosy, por tanto, sobre el mantenimiento, extinción o modificación del títulotendrá efectos prejudiciales respecto del presente procedimiento e incidenciaen su tramitación, como ya nos hemos pronunciado en otras ocasiones. Será,además, una incidencia definitiva puesto que respecto de aquélla resolución nocabe recurso alguno, ni ante la Oficina ni ante los tribunales nacionales.

8.           Es cierto, como mantiene Corning, que la patente sigue siendoválida y desplegando sus derechos (artículo106 CPE) y que la mera existenciadel recurso en trámite no determina la suspensión del procedimiento.

9.           Pero en el caso que nos ocupa concurren unas circunstanciasespeciales que permiten al tribunal justificarla suspensión del procedimiento.

10.        Por un lado la patente EP778 ha sido anulada por la División deOposiciones de la EPO en resolución defecha 19 de octubre de 2018 por falta denovedad, concediéndose una versión modificada, lo que afecta de pleno a nuestroprocedimiento con el mismo objeto.

11.        Por el otro, consta una comunicación de la Cámara de Recursos dela EPO en la que se admite un trámitede urgencia en la fase de apelación a lavista del presente procedimiento nacional de infracción y nulidad sobre elmismo título -conscientes de la vinculación existente entre ambosprocedimientos- y el compromiso de resolver antes de que finalice el año encurso.

12.        Por ello, concurren razones claras para acordar la suspensión delpresente recurso en tanto no constela resolución de la Cámara de Recursos sobreel recurso presentado frente a la resolución de la División de Oposiciones dela EPO de fecha 19 de octubre de 2018 por la que se anula la patente de autos.

PARTE DISPOSITIVA

Estimamos la petición de suspensión por prejudicialidadadministrativa interesada por Huawei Technologies España, S. L. en tanto noconste la resolución de la Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentesen relación con los recursos interpuestos por las partes contra la decisión dela División de Oposiciones del mismo órgano de 19 de octubre de 2018 por la quese declara la nulidad de la patente EP778.

Contra la presente resolución cabe recurso de reposición.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos los ilustrísimos señores magistradoscomponentes del tribunal.

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