SENTENCIA
ES: APB:2019:7520A
ANTECEDENTES DE HECHO:
Huawei Technologies España, S.L. (“Huawei”) solicita la suspensión
del procedimiento judicial de apelación por la existencia de una cuestión
prejudicial relativa a la concesión de la Patente Europea EP 2.772.778
(“EP778”) en base a las siguientes consideraciones:
1º) Que la decisión que la Cámara de Recursos de la Oficina
Europea de Patentes (EPO) ha de tomar en relación con los recursos interpuestos
por las partes contra la decisión de la División de Oposiciones de la EPO de 19
de octubre de 2018 por la que se declara la nulidad de la patente EP778 por
falta de novedad y se acuerda conceder una versión modificada de dicha patente
EP778, prejuzga la decisión del presente recurso. Así, considera que tanto si
se declara la nulidad como si se mantiene en una versión limitada, conllevaría
la carencia sobrevenida de objeto de la demanda reconvencional (nulidad de la
patente) y la desestimación de la demanda principal (infracción de patente), de
conformidad con lo dispuesto en el art. 68 del CPE.
2º) Huawei insiste en que es altamente probable que la decisión
final respecto a la patente de autos sea tomada a más tardar durante el primer
trimestre de 2020 y que frente a la resolución de la EPO no cabe recurso alguno
ante los tribunales nacionales. De este modo, la decisión de la Cámara de
Recursos prejuzga la decisión del presente recurso pudiendo ser asimilada a un
tribunal administrativo.
3º) Por ello, en aras al principio de economía procesal y la
prontitud del pronunciamiento de la EPO interesa la suspensión del
procedimiento.
Huawei presentó nuevo escrito informando que la EPO ha aceptado el
trámite de urgencia por lo que "está previsto que la citación al
procedimiento oral se emita antes de que finalice el año en curso".
Corning Optical Communications LLC (“Corning”) se opone a la
petición de suspensión por considerar que no encuentra amparo en ninguno de los
motivos de suspensión previstos en el artículo 42.3 LEC, puesto que no hay
disposición legal que prevea la suspensión ni hay acuerdo entre las partes.
Añade, además, que la resolución de la EPO no es necesaria para dar respuesta
judicial a las cuestiones que se discuten en el presente recurso, por lo que
hasta que no recaiga resolución definitiva en dicha oposición, la patente EP778
es un título válido con plenos efectos, de tal forma que los tribunales civiles
españoles pueden conocer de cuantas acciones deriven de dicho título.
Niega el carácter prejudicial de la resolución de la EPO puesto
que el artículo 102 de la LP prevé los efectos de las resoluciones (declarando
nula una patente) en los procedimientos de infracción instados sobre dicha
patente, por lo que no pueden ser prejudiciales.
RESUMEN:
La Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) comienza
afirmando que para la resolución del conflicto debemos partir de la redacción
del artículo 42 de la LEC en su totalidad, que dispone: “1. A los solos efectos
prejudiciales, los tribunales civiles podrán conocer de asuntos que estén
atribuidos a los tribunales de los órdenes contencioso- administrativo y
social. 2. La decisión de los tribunales civiles sobre las cuestiones a las que
se refiere el apartado anterior no surtirá efecto fuera del proceso en que se
produzca. 3. No obstante lo dispuesto en los apartados precedentes, cuando lo
establezca la ley o lo pidan las partes de común acuerdo o una de ellas con el
consentimiento de la otra, el Letrado de la Administración de Justicia
suspenderá el curso de las actuaciones, antes de que hubiera sido dictada
sentencia, hasta que la cuestión prejudicial sea resuelta, en sus respectivos
casos, por la Administración pública competente, por el Tribunal de Cuentas o
por los Tribunales del orden jurisdiccional que corresponda. En este caso, el
Tribunal civil quedará vinculado a la decisión de los órganos indicados acerca
de la cuestión prejudicial”.
La Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) reconoce que la
redacción del precepto es confusa puesto que el apartado 1º permite a los
tribunales conocer de las cuestiones referentes a otros órdenes
jurisdiccionales si lo consideran oportuno. No obstante, el apartado 3º parece
dejar en manos de las partes la decisión de suspensión del curso del
procedimiento.
En este sentido, la procedencia de suspender en los supuestos de
prejudicialidad administrativa debería dejarse a la decisión del tribunal en
atención a las razones que concurran en el caso concreto.
Resulta incontrovertido de que la decisión de la Cámara de
Recursos de la EPO sobre la validez o nulidad de la patente objeto del
procedimiento y, por tanto, sobre el mantenimiento, extinción o modificación
del título tendrá efectos prejudiciales respecto del procedimiento e incidencia
en su tramitación. Será, además, una incidencia definitiva puesto que respecto
de aquélla resolución no cabe recurso alguno, ni ante la EPO ni ante los
tribunales nacionales.
La Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) afirma que es cierto
que conforme a lo dispuesto el l artículo 106 del CPE, la patente sigue siendo
válida y desplegando sus derechos y la mera existencia del recurso en trámite
no determina la suspensión del procedimiento. Sin embargo, en este caso,
concurren unas circunstancias especiales que permiten al tribunal justificar la
suspensión.
Por un lado, la patente EP778 ha sido anulada por la División de
Oposiciones de la EPO en resolución de 19 de octubre de 2018 por falta de
novedad, concediéndose una versión modificada, lo que afecta de pleno al
procedimiento judicial con el mismo objeto.
Por el otro, consta una comunicación de la Cámara de Recursos de
la EPO en la que se admite un trámite de urgencia en la fase de apelación a la
vista del procedimiento nacional de infracción y nulidad sobre el mismo título
y el compromiso de resolver antes de que finalice el año en curso.
Por ello, la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª)
estima que concurren razones claras para acordar la suspensión del presente
recurso en tanto no conste la resolución de la Cámara de Recursos sobre el
recurso presentado frente a la resolución de la División de Oposiciones de la
EPO de 19 de octubre de 2018 por la que se anula la patente objeto del
procedimiento y estima la petición de suspensión por prejudicialidad
administrativa.
COMENTARIO:
El auto resulta muy relevante, ya que abre la puerta a la
posibilidad de decretar la suspensión por prejudicialidad administrativa en
caso de que existan procedimientos de nulidad ante la EPO aunque no exista
acuerdo entre las partes en un procedimiento judicial.