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T R I B U N A L S U P R E M O

Sala de lo Civil

Sentencia núm. 611/2019

Fecha de sentencia: 14/11/2019

Tipo de procedimiento: CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL

Número del procedimiento: 514/2017 Fallo/Acuerdo:

Fecha de Votación y Fallo: 31/10/2019

Ponente: Excmo. Sr. D. Rafael Saraza Jimena

Procedencia: Audiencia Provincial de Cáceres, Sección Primera

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. LuisIgnacio Sánchez Guiu

Transcrito por: ACS Nota:

CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL núm.: 514/2017

Ponente: Excmo. Sr. D. Rafael Saraza Jimena

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. LuisIgnacio Sánchez Guiu

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Civil

Sentencia núm. 611/2019 Excmos. Sres.

D. Francisco Marin Castan, presidente

D. Ignacio Sancho Gargallo

D. Rafael Saraza Jimena

En Madrid, a 14 de noviembre de 2019.

Esta sala ha visto el recurso de casación respecto de la sentencia467/2016, de 14 de diciembre, dictada en grado de apelación por la SecciónPrimera de la Audiencia Provincial de Cáceres, como consecuencia de autos dejuicio ordinario núm. 1186/2015 del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Cáceres,sobre propiedad industrial y competencia desleal.

Es parte recurrente el Consejo Regulador de la Denominación deOrigen Protegida Torta del Casar, representado por el procurador D. PabloOterino Menéndez y bajo la dirección letrada de D. Aitor Pomares Caballero.

Es parte recurrida Quesería Tierra de Barros S.L., representadapor la procuradora D.ª Amparo Lemus Viñuela y bajo la dirección letrada de D.ªAmparo García Vela.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Rafael Saraza Jimena.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Tramitación en primerainstancia.

1.- El procurador D. Luis Gutiérrez Lozano, ennombre y representación del Consejo Regulador de la Denominación de OrigenProtegida Torta del Casar, interpuso demanda de juicio ordinario contraQuesería Tierra de Barros S.L., en la que solicitaba se dictara sentencia:

"[...] en la que, estimando íntegramente la demanda, se contenganlos siguientes pronunciamientos:

" Que se declare:

" I. Que la comercialización de los quesos identificados bajoel signo "Torta de Barros" supone una infracción de la Denominaciónde Origen Protegida "Torta del Casar", así como una conducta desleal.

" II. Que la utilización comercial de la demandada en lostérminos "Torta", "Minitorta", "Tortita" y, en sucaso "Tortissima", en solitario o como parte integrante deexpresiones más largas, supone infracción de la Denominación de OrigenProtegida "Torta del Casar", así como una conducta desleal.

" III. Que la utilización de los nombres de dominio www.tortadebarros.esy www.tortadebarros.com llevada a cabo por la demandada para lapromoción y oferta de sus quesos supone infracción de la Denominación de OrigenProtegida "Torta del Casar", así como una conducta desleal.

" IV. Que la marca española nº 2.787.903"Tortissima" no ha sido objeto de uso real y efectivo en el mercado,en relación con los productos cubiertos por su registro, en el plazo de cinco añosinmediatamente anteriores a la presentación de esta demanda; y, enconsecuencia, se declare la caducidad total de la marca sobre la base del art.55.1.c) de la Ley de Marcas.

" V. Que la marca española nº 2.558.336 "Torta deBarros" no ha sido objeto de uso real y efectivo en el mercado, enrelación con "leche", en el plazo de cinco años inmediatamenteanteriores a la presentación de esta demanda; y, en consecuencia, se declare lacaducidad parcial de la marca en relación con "leche", sobre la basedel art. 55.1.c) de la Ley de Marcas.

" VI. La nulidad parcial de las marcas españolas nº 2.558.336"Torta de Barros" y nº 2.787.903 "Tortissima" para"productos lácteos", sobre la base del art. 14 del Reglamento UE1151/2012 y/o el art. 51 de la Ley de Marcas.

" VII. Con carácter subsidiario, y para el caso de nodeclarar cuando se solicita en el apartado precedente, la caducidad parcial dela marca española nº 2.558.336 "Torta de Barros" para "productoslácteos", sobre la base del art. 55.1.e) de la Ley de Marcas.

"VIII. También subsidiariamente, y para el caso de nodeclarar cuanto se solicita en los apartados IV, y VI, la caducidad parcial dela marca española nº 2.787.903 "Tortissima" para "productoslácteos", sobre la base del art. 55.1.e) de la Ley de Marcas.

" Y que se condene a la demandada.

" I. A estar y pasar por las anteriores declaraciones deinfracción de la Denominación de Origen Protegida y de comisión de actos decompetencia desleal y, en su consecuencia, a cesar en cesar (sic) en lautilización de los signos y expresiones infractoras.

" II. A retirar del tráfico económico todos los productos,embalajes, material publicitario o cualquier otro documento comercial en el quese hubiere materializado la infracción de la DOP "Torta del Casar" yla conducta desleal.

" III. A cesar en la utilización de los nombres de dominio www.tortadebarros.esy www.tortadebarros.com para cualquier acto de promoción, oferta,divulgación o comercialización de quesos no amparados por la DOP "Tortadel Casar".

" IV. A estar y pasar por las anteriores declaraciones denulidad y/o caducidad de marcas, librando este Juzgado atento oficio alDirector General de la Oficina Española de Patentes y Marcas, con testimonio dela sentencia, a fin de que proceda a inscribir en el Registro de Marcas lanulidad y/o caducidad de las marcas españolas nº 2.558.336 "Torta deBarros" y nº 2.787.903 "Tortissima" en el alcance previsto porla sentencia, y a la publicación de la correspondiente cancelación en elBoletín Oficial de la Propiedad Industrial.

" V. A satisfacer las costas del presenteprocedimiento".

2.- La demanda fue presentada el 15 de septiembrede 2015 y, repartida al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 1 deCáceres, fue registrada con el núm. 1186/2015. Una vez fue admitida a trámite,se procedió al emplazamiento de la parte demandada.

3.- La procuradora D.ª Amparo Lemus Viñuela, enrepresentación de Quesería Tierra de Barros S.L., contestó a la demanda,solicitando que:

"[...] se dicte sentencia por la que:

" a) Se declare la nulidad de la marca "Torta"M-2.394.193 de la actora, a los efectos de este procedimiento.

" b) Se admita la Excepción de cosa juzgada en relación conla marca "Torta de Barros" M-2.558.336, con las consecuencias legalesinherentes a tal declaración.

" c) Se declare la prescripción de las acciones ejercitadasde contrario.

" d) Subsidiariamente, para el caso de que se entre en elfondo del asunto, se desestime íntegramente la demanda y todo ello conimposición de costas a la actora".

4.- El 2 de febrero de 2016, el Juzgado de PrimeraInstancia, Instrucción y Mercantil núm. 1 de Cáceres dictó un auto, cuya partedispositiva es del tenor literal siguiente:

"Dispongo sobreseer parcialmente este procedimiento porapreciar como concurrente la excepción procesal de cosa juzgada respecto de laspretensiones -declarativas y de condena- relativas a posible infracción de laDOP "Torta del Casar" por la marca "Torta de Barros" y losnombres de dominio www.tortadebarros.es y www.tortadebarros.com ;así como nulidad parcial de la marca "Torta de Barros", continuandoel procedimiento para resolver sobre la caducidad de las marcas"Tortissima" y "Torta de Barros"; nulidad parcial de lamarca "Tortissima" y acción ejercitada en materia de competencia desleal".

La representación del Consejo Regulador de la Denominación deOrigen Protegida Torta del Casar formuló recurso de apelación.

La representación de Quesería Tierra de Barros S.L. se opuso alrecurso de apelación interpuesto de contrario.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cáceres, en elrollo del recurso de apelación 204/2016, dictó el auto 71/2016, de 27 de abril,en el que desestimó el recurso de apelación interpuesto y confirmó el auto de 2de febrero de 2016.

5.-Tras seguirse los trámites correspondientes, elMagistrado-juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 1 yMercantil de Cáceres dictó sentencia 332/2016, de 22 de julio, que desestimó lademanda con imposición de costas a la parte actora.

SEGUNDO.- Tramitación en segundainstancia.

1.- La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Torta del Casar. La representación de Quesería Tierra de Barros S.L. se opuso al recurso.

2.- La resolución de este recurso correspondió a la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cáceres, que lo tramitó con el número de rollo 567/2016 y tras seguir los correspondientes trámites dictó sentencia 467/2016, de 14 de diciembre, en la que desestimó el recurso y condenó al apelante al pago de las costas.

TERCERO.- Interposición y tramitación delrecurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación

1.- El procurador D. Luis Gutiérrez Lozano, enrepresentación del Consejo Regulador de la Denominación de Origen ProtegidaTorta del Casar, interpuso recurso extraordinario por infracción procesal yrecurso de casación.

Los motivos del recurso extraordinario por infracción procesalfueron:

"Primero.- Infracción de los arts. 216 y 218 LEC y del art.24 CE, en las sentencias recaídas en 1ª y 2ª Instancia, en relación con lavaloración de la prueba practicada acerca del carácter protegido o genérico deltérmino "torta" en el sector de los quesos".

"Segundo.- Al amparo de los ordinales 2º y 4º del art. 469.1LEC, se denuncia la infracción del requisito de exhaustividad, previsto en elart. 218 de dicha Ley rituaria, y la consecuente vulneración del art. 24 CE(derecho a la tutela judicial efectiva) en la que, a juicio de esta parte, incurrela sentencia de 2ª instancia dictada por la Audiencia Provincial de Cáceres enfecha 14/12/2016".

"Tercero.- Al amparo de los ordinales 2º y 4º del art. 469.1LEC, se denuncia la infracción del requisito de motivación, previsto en losarts. 209 y 218 LEC y en el art. 120.3 CE, y la consecuente vulneración delart. 24 CE (derecho a la tutela judicial efectiva), en la que, a juicio de estaparte, incurre la sentencia de 2ª instancia dictada por la Audiencia Provincialde Cáceres en fecha 14/12/2016".

Los motivos del recurso de casación fueron:

"Primero.- Aplicación incorrecta del art. 55.1.c) en relacióncon los arts. 39 y 60, todos de la Ley de Marcas, por parte de la sentencia nº467/2016 de la Audiencia Provincial de Cáceres".

"Segundo.- Infracción del art. 13 apartados 1 y 2, enconexión con el art. 41.2, todos del Reglamento UE 1151/2012, por parte de laSentencia nº 467/2016 de la Audiencia Provincial de Cáceres".

2.- Las actuaciones fueron remitidas por laAudiencia Provincial a esta Sala, y las partes fueron emplazadas paracomparecer ante ella. Una vez recibidas las actuaciones en esta Sala ypersonadas ante la misma las partes por medio de los procuradores mencionadosen el encabezamiento, se dictó auto de fecha 8 de mayo de 2019, que inadmitió elrecurso extraordinario por infracción procesal con imposición de costas ypérdida del depósito constituido, admitió el recurso de casación y acordó dartraslado a la parte recurrida personada para que formalizara su oposición.

3.- Quesería Tierra de Barros S.L. se opuso alrecurso de casación.

4.- Al no solicitarse por todas las partes lacelebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 31 deoctubre de 2019, en que ha tenido lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Antecedentes del caso

1.- "Torta del Casar" es unaDenominación de Origen Protegida (en lo sucesivo, DOP) cuyo registro fueconcedido por el Reglamento (CE) 1491/2003, de 25 de agosto. Anteriormente,había sido reconocida como DOP en España por la Orden de 9 de octubre de 2001 dela Consejería de Economía, Industria y Comercio de la Junta de Extremadura.

El Consejo Regulador de la DOP "Torta del Casar",interpuso una demanda contra Quesería Tierra de Barros S.L. en la quesolicitaba que se declarara: i) que la comercialización de los quesosidentificados bajo el signo "Torta de Barros" supone una infracciónde la DOP "Torta del Casar", así como una conducta desleal; ii) quela utilización comercial de la demandada en los términos "Torta","Minitorta", "Tortita" y, en su caso "Tortissima",en solitario o como parte integrante de expresiones más largas, suponeinfracción de la DOP "Torta del Casar", así como una conductadesleal; iii) que la utilización de los nombres de dominio www.tortadebarros.esy www.tortadebarros.com llevada a cabo por la demandada para la promoción yoferta de sus quesos supone infracción de la DOP "Torta del Casar",así como una conducta desleal; iv) que la marca española n.º 2.787.903"Tortissima" no ha sido objeto de uso real y efectivo en el mercado,en relación con los productos cubiertos por su registro, en el plazo de cincoaños inmediatamente anteriores a la presentación de esta demanda; y, enconsecuencia, se declare la caducidad total de la marca sobre la base del art.55.1.c) de la Ley de Marcas; v) que la marca española n.º 2.558.336 "Tortade Barros" no ha sido objeto de uso real y efectivo en el mercado, enrelación con "leche", en el plazo de cinco años inmediatamenteanteriores a la presentación de esta demanda; y, en consecuencia, se declare lacaducidad parcial de la marca en relación con "leche", sobre la basedel art.

55.1.c) de la Ley de Marcas; vi) la nulidad parcial de las marcasespañolas n.º 2.558.336 "Torta de Barros" y n.º 2.787.903"Tortissima" para "productos lácteos", sobre la base delart. 14 del Reglamento UE 1151/2012 y/o el art. 51 de la Ley de Marcas; vii)con carácter subsidiario, la caducidad parcial de la marca española n.º2.558.336 "Torta de Barros" para "productos lácteos", sobrela base del art. 55.1.e) de la Ley de Marcas; viii) también subsidiariamente, ypara el caso de no declarar su caducidad por falta de uso o su nulidad parcial,la caducidad parcial de la marca española n.º 2.787.903 "Tortissima"para "productos lácteos", sobre la base del art. 55.1.e) de la Ley deMarcas. Y ejercitaba las acciones de cesación y remoción derivadas de lasanteriores declaraciones.

2.- La demandada contestó a la demanda, solicitóque se declarara la nulidad de la marca "Torta" M-2.394.193 de laactora, opuso la excepción de cosa juzgada en relación con la marca "Tortade Barros" M-2.558.336 y la de prescripción de las acciones ejercitadas enla demanda, y, en cuanto al fondo del litigio, alegó que venía usando lasmarcas cuya caducidad se solicitaba para designar leche y queso, y que el término"torta" se emplea para designar un tipo de queso de pasta blanda envarios lugares de la geografía española y europea, no solamente en el Casar deCáceres, por lo que solicitó la desestimación de la demanda.

3.- El 2 de febrero de 2016, el juzgado dictó unauto en el que acordó sobreseer parcialmente el procedimiento al estimar laexcepción de cosa juzgada respecto de las pretensiones, declarativas y decondena, relativas a la infracción de la DOP "Torta del Casar" por lamarca "Torta de Barros" y los nombres de dominio www.tortadebarros.esy www.tortadebarros.com , así como la relativa a la nulidad parcial dela marca "Torta de Barros". La cosa juzgada venía determinada por lasentencia 26/2007 de 22 de enero, dictada por la Sala de loContencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura,que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por ConsejoRegulador de la DOP "Torta del Casar" contra la resolución de la Oficinade Patentes y Marcas de 2 de diciembre de 2004, resolutoria del recurso dealzada de la de 31 de mayo de 2004, que concedió a Quesería Tierra de BarrosS.L. la marca nacional 2.558.336, denominada "Torta de Barros", porinfracción de los arts. 5 y 6 de la Ley de Marcas (en lo sucesivo, LM), recursoque había sido interpuesto porque la impugnante entendió que tal concesión eraperjudicial para sus marcas "Torta" y "Torta del Casar".

Asimismo, en la audiencia previa se decidió que no formaba partedel objeto del proceso la declaración de nulidad de la marca "Torta"2.394.193, que había solicitado la demandada.

4.- La consecuencia de lo anterior es que elobjeto del proceso quedó circunscrito a lo siguiente:

i)      La caducidad parcial, respecto del producto "leche", dela marca nacional 2.558.336, "Torta de Barros", mixta,solicitada el19 de septiembre de 2003 para distinguir "leche y productos lácteos",de la clase 29, por falta de uso; y la caducidad total de la marca nacional2.787.903, "Tortissima", denominativa, solicitada el 25 de agosto de2007 para distinguir "leche y productos lácteos", de la clase 29, porfalta de uso. Y, subsidiariamente, la caducidad parcial de ambas marcas,respecto de "productos lácteos", por uso engañoso.

ii)    La nulidad parcial de la marca "Tortissima" para"productos lácteos" con base en el art 14.1 del ReglamentoUE1151/2012, por conflicto con la DOP "Torta del Casar" y,subsidiariamente, con base en el art. 51 LM en conexión con los arts. 5.1.f LM(marca contraria a la Ley) y 5.1.g LM (marca engañosa).

iii)   Las acciones de competencia desleal por la comercialización de quesos identificados bajo los signos"Torta", "Torta de Barros", "Minitorta", "Tortita" y "Tortissima" y la utilización de los nombres de dominio www.tortadebarros.es y www.tortadebarros.com para la promoción y oferta de tales quesos, sobre la base del art. 32.1 de la Ley de Competencia Desleal (en lo sucesivo, LCD), ordinales 1 a 3, en conexión con los arts. 5, 6, 12 y 15 LCD.

5.- El Juzgado de Primera Instancia y Mercantildesestimó la demanda.

i)            Respecto de las acciones de caducidad, declaró que existía pruebadel uso real y efectivo de las marcas"Tortissima" y "Torta deBarros" en la comercialización de quesos. En cuanto a la solicitud decaducidad parcial de esta última marca, solamente respecto del producto"leche", la sentencia declaró que, al ser el queso un productosimilar a la leche, el uso de la marca para distinguir quesos enervaba lacaducidad de la marca respecto de la leche.

ii)           Respecto de la nulidad parcial de la marca "Tortissima"con base en el art 14.1 del Reglamento UE 1151/2012,por conflicto con la DOP"Torta del Casar" y, subsidiariamente, con base en el art. 51 LM enconexión con los arts. 5.1.f LM (marca contraria a la Ley) y 5.1.g LM (marcaengañosa), asumió los razonamientos contenidos en la sentencia 26/2007 de 22 deenero, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TribunalSuperior de Justicia de Extremadura, relativos a que el término "torta"es genérico por referirse a un tipo de queso por su forma "atortada"y su textura blanda y semilíquida, siendo "torta" una denominaciónpara este tipo de queso que se halla extendida no solo por la geografíanacional española en general sino también por la extremeña en particular.

iii)          Respecto de las acciones de competencia desleal, tras rechazar laexcepción de prescripción porque el díainicial del plazo de ejercicio de laacción sería el de finalización de la conducta continuada, desestimó dichasacciones por las mismas razones por las que se había desestimado la nulidadparcial de la marca "Tortissima".

6.- La demandante apeló la sentencia y laAudiencia Provincial desestimó el recurso de apelación. Asumió los argumentosutilizados en la sentencia de primera instancia para desestimar las acciones decaducidad por falta de uso y de nulidad parcial. Desestimó también las accionesde competencia desleal, respecto de las que declaró que el etiquetado y lapresentación del producto de la demandada era nítidamente distinto al utilizadopor la demandante, por lo que no existía error ni confusión.

7.- La demandante ha interpuesto un recursoextraordinario por infracción procesal y un recurso de casación contra dichasentencia. El recurso extraordinario por infracción procesal no ha sidoadmitido a trámite.

SEGUNDO.- Formulación del primer motivodel recurso de casación

1.- El primer motivo del recurso de casación seencabeza con este epígrafe:

"Aplicación incorrecta del art. 55.1.c) en relación con losarts. 39 y 60, todos de la Ley de Marcas [...]".

2.- En el desarrollo del motivo, la recurrenteprecisaba que, mientras que solo pretendía la declaración de caducidad parcialde la marca "Torta de Barros" (pues se ejercitaba exclusivamenterespecto del producto "leche", no respecto de "productoslácteos"), respecto de la marca "Tortissima" pretendía ladeclaración de caducidad total pues se ejercitaba respecto de todos losproductos amparados por esta marca.

3.- Respecto de la caducidad de ambas marcas paraamparar el producto "leche", la infracción se había cometido alextender los efectos del uso de la marca para un producto, el queso, a otroproducto diferente, la leche, pues no existía prueba de que, para el públicodestinatario, la leche y el queso formaran parte de una misma especie, clase ogrupo de productos con sustantividad suficiente.

4.- Respecto de la caducidad de la marca"Tortissima" para los productos lácteos distintos del queso, afirmóque "productos lácteos" era una categoría amplia de productos, y eluso real y efectivo de la marca solo respecto de algún producto específico enesa categoría, el queso, no impide la caducidad respecto del resto deproductos.

TERCERO.- Decisión del tribunal: lacaducidad parcial de la marca por el uso real y efectivo solo respecto dealguno de los productos para los que ha sido registrada

1.- Para resolver este motivo, debemos precisarlas premisas de las que hay que partir. En primer lugar, las marcas cuyacaducidad total o parcial se instó en la demanda fueron solicitadas y registradaspara "leche y productos lácteos", de la clase 29. Asimismo, haresultado probado que ambas marcas han tenido un uso real y efectivo paraquesos. Aunque las sentencias de instancia son imprecisas sobre este extremo,de su lectura y del examen de los documentos a que hacen referencia expresa, sedesprende con suficiente certeza que el uso real y efectivo al que se refierenlo es del producto queso, pues los documentos que se han aportado relativos ala comercialización de leche por parte de Quesería Tierra de Barros, S.L.prueban que comercializa leche, pero no que lo haga bajo ninguna de las marcascuya caducidad por falta de uso se ha solicitado.

2.- No se plantea tampoco la posible discordanciade la ley nacional respecto de la directiva pues no ha pasado a la vigente Ley17/2001, de Marcas, la regulación contenida en el art. 4.4 de la anterior Ley32/1988, de Marcas, que, conforme a su tenor literal, establecía un efectoexpansivo del uso de la marca para un producto, pues extendía el efecto de taluso a "productos o servicios de la misma clase del nomenclátorinternacional o a productos o servicios similares, o a productos o servicios enrelación con los cuales la utilización de la misma marca por un tercero podríadar lugar a riesgo de asociación por los consumidores respecto del origen deunos y otros".

3.- El régimen que resulta de los arts. 39.1,41.2, 52.3, 55.1.c y 60 de la Ley 17/2001, de Marcas (en la redacción anteriora la reforma operada por el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, quees la aplicable en este recurso por razones temporales), no ampara el efectoexpansivo que establecía el art. 4.4 de la Ley 32/1988, de Marcas (que no teníaapoyo en las previsiones de la Directiva 89/104/CEE y que resultabacontradictorio con el régimen de caducidad parcial previsto en la propia ley).De acuerdo con el régimen establecido en la nueva ley, "la declaración decaducidad por desuso alcanza, sin excepción, a todos los productos o serviciosque no hubieran sido efectivamente usados por la titular o por un tercero consu consentimiento" ( sentencia de esta sala 453/2013, de 2 de julio).

4.- La jurisprudencia del Tribunal General de laUnión Europea (que aunque va referida al Reglamento de la Marca Comunitaria207/2009 y a la oposición al registro, es de plena utilidad al venir referida ala eficacia legitimadora del uso de la marca y al ser la regulación del uso dela marca en el citado Reglamento coincidente con la de la Directiva 2008/95/CE)está resumida en la sentencia de 8 de mayo de 2019, asunto T-269/18, quedeclara sobre esta cuestión:

"[...] si una marca ha sido registrada para una categoría deproductos o servicios suficientemente amplia para que puedan distinguirsedentro de ella varias subcategorías susceptibles de ser consideradas de formaautónoma, la prueba del uso efectivo de la marca para una parte de esosproductos o servicios solo implica la protección, en un procedimiento deoposición, de la subcategoría o subcategorías a las que pertenecen losproductos o servicios para los que la marca ha sido efectivamente utilizada[...]

" Si bien el concepto de uso parcial tiene como funciónevitar que queden indisponibles marcas que no se han usado para una determinadacategoría de productos, no debe generar la consecuencia de privar al titular dela marca anterior de toda protección para productos que, sin ser rigurosamenteidénticos a aquellos para los que pudo probar un uso efectivo, no sonsustancialmente distintos de ellos y pertenecen a un mismo grupo que no puededividirse sino de forma arbitraria. A este respecto, procede observar queresulta imposible, en la práctica, que el titular de una marca pueda probar eluso de esta para todas las variantes imaginables de los productos a los queafecta el registro. Por consiguiente, no puede entenderse que el concepto de"parte de los productos o servicios" pueda referirse a todas lasformas comerciales de productos o servicios análogos, sino únicamente aproductos o servicios suficientemente diferenciados para poder constituir categoríaso subcategorías coherentes".

5.- Por consiguiente, la eficacia legitimadora deluso de la marca se desenvuelve entre dos posiciones. De una parte, el uso realy efectivo de la marca no puede extender los efectos jurídicos de ese uso atodos los productos de la clase (en este caso, la clase 29) ni a otros dedistinta clase pero similares, como resultaba del tenor literal del art. 4.4 dela anterior Ley de Marcas. El uso efectivo de la marca para alguno de losproductos para los que ha sido registrada implica la protección solo de lasubcategoría a las que pertenece el producto para los que la marca de la Uniónha sido efectivamente utilizada. Por tanto, la amplitud de la categoría para laque la marca ha sido registrada es relevante, pues si una marca ha sido registradapara una categoría de productos o servicios suficientemente amplia para quepuedan distinguirse dentro de ella varias subcategorías susceptibles de serconsideradas de forma autónoma, la prueba del uso efectivo de la marca para unaparte de esos productos o servicios solo implica la protección de lasubcategoría o subcategorías a las que pertenecen los productos o serviciospara los que la marca ha sido efectivamente utilizada.

Pero, de otra parte, no debe privarse al titular de la marca detoda protección para productos que, sin ser rigurosamente idénticos a aquellospara los que pudo probar un uso efectivo, no son sustancialmente distintos deellos y pertenecen a un mismo grupo que no puede dividirse sino de formaarbitraria.

6.- Coincidimos con la recurrente en que"leche y productos lácteos" es una categoría amplia en la que, sinincurrir en distinciones arbitrarias, puede distinguirse la leche, materiaprima necesaria para elaborar los productos lácteos, de los productos lácteoselaborados a partir de esa materia prima, puesto que uno y otros tienensustantividad y diferenciación suficiente como para que el uso real y efectivode la marca para un producto lácteo como es el queso no pueda considerarse unuso de la marca respecto del producto "leche".

7.- Ha de estimarse, por tanto, la pretensión dela demandante respecto de la caducidad de ambas marcas con relación al productoleche. Que en el caso de la marca "Tortissima", la solicitud decaducidad no se hubiera referido exclusivamente al producto "leche"(como sí había sucedido con la solicitud de caducidad parcial de la marca"Torta de Barros") no es óbice para tal declaración, pues comodeclaramos en la sentencia 288/2010, de 10 de mayo, "no es incongruentedeclarar una nulidad parcial por desuso cuando en la demanda se pretendió queesta alcanzara a todos los productos para los que las marcas habían sidoconcedidas".

8.- A una solución diferente ha de llegarserespecto de la solicitud, formulada en el recurso, de que la caducidad de lamarca "Tortissima" alcance a todos los productos lácteos excepto elqueso. No se ha justificado suficientemente que los "productoslácteos" sean una subcategoría tan amplia como para evitar que el uso realy efectivo del queso no implique la protección de esa subcategoría en sutotalidad. Es notoria la existencia de productos lácteos que no es fácilencuadrar en alguna subcategoría (queso, mantequilla, yogur), como puede ser elcaso de los quesos crema untables, quesos frescos azucarados (como el conocidocon la denominación genérica petit suisse), cuajadas, requesones, etc.

9.- Por tanto, la estimación de este motivo delrecurso ha de ser parcial, pues solo puede acordarse la caducidad parcial deambas marcas, en lo que respecta al producto "leche".

CUARTO.- Formulación del segundo motivo

1.- El encabezamiento del segundo motivo tieneeste contenido:

"Infracción del art. 13 apartados 1 y 2, en conexión con elart. 41.2, todos del Reglamento UE 1151/2012 [...]".

2.- La infracción se habría cometido porque lasentencia de la Audiencia Provincial consideró el término "torta"como un término genérico y no como una denominación tradicional no geográfica.Según la recurrente, la protección derivada de la DOP "Torta delCasar" no se circunscribe a esta expresión en su conjunto o al términogeográfico "Casar", sino también al uso aislado de la palabra"torta" para quesos.

QUINTO.- Decisión del tribunal: laprotección de los términos genéricos incluidos en una DOP

1.- "Torta del Casar" es una DOPregulada actualmente por el Reglamento UE 1151/2012. De acuerdo con el art 5.1de este reglamento, se entiende por "denominación de origen":

"un nombre que identifica un producto:

" a) originario de un lugar determinado, una región o,excepcionalmente, un país;

" b) cuya calidad o características se deben fundamental oexclusivamente a un medio geográfico particular, con los factores naturales yhumanos inherentes a él, y

" c) cuyas fases de producción tengan lugar en su totalidaden la zona geográfica definida".

Como acertadamente argumenta la recurrente, el cambio en laredacción del precepto que define la denominación de origen que se ha producidoen el Reglamento UE 1151/2012 respecto del precedente Reglamento (CEE)2081/1992, no es relevante, porque también bajo la nueva redacción, una DOPpuede consistir en (o puede contener como término protegido) una denominacióntradicional no geográfica siempre que designe un producto agrícola oalimenticio originario de un determinado ámbito geográfico y cuya calidad ocaracterísticas se deban fundamentalmente a ese origen geográfico, en el quehan tenido lugar todas sus fases de producción, que lo distinguen de losproductos originarios de otros ámbitos geográficos.

2.- El último párrafo del art. 13.1 del ReglamentoUE 1151/2012 prevé:

"Cuando una denominación de origen protegida o una indicacióngeográfica protegida contenga ella misma el nombre de un producto consideradogenérico, el uso de tal nombre genérico no se considerará contraria a lodispuesto en las letras a) y b) del párrafo primero".

El art. 13.2 de este reglamento establece:

"Las denominaciones de origen protegidas y las indicacionesgeográficas protegidas no podrán hacerse genéricas".

3.- De acuerdo con la sentencia de la AudienciaProvincial, el término "torta" que se contiene en la DOP "Tortadel Casar" sería un nombre genérico a efectos de lo dispuesto en el últimopárrafo del art. 13.1 del Reglamento, que ha sido transcrito. Esto es, setrataría de un nombre genérico contenido en una DOP, cuyo uso no se encuentraprotegido contra:

"a) cualquier uso comercial directo o indirecto de un nombreregistrado en productos no amparados por el registro, cuando dichos productossean comparables a los productos registrados con ese nombre o cuando el uso delnombre se aproveche de la reputación del nombre protegido, incluso cuando esosproductos se utilicen como ingredientes;

" b) cualquier uso indebido, imitación o evocación, inclusosi se indica el verdadero origen de los productos o servicios o si el nombreprotegido se traduce o se acompaña de expresiones tales como"estilo", "tipo", "método", "producido comoen", "imitación" o expresiones similares, incluso cuando esosproductos se utilicen como ingredientes".

4.- Para llegar a esta conclusión, la sentencia deapelación hace suyos los argumentos de la sentencia 26/2007, de 22 de enero, dela Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia deExtremadura, y afirma que "es evidente que la torta se refiere, desde unpunto de vista genérico, a un tipo de queso, por su forma atortada y sutextura blanda o semilíquida, denominación que se encuentra extendida no soloen Extremadura sino en toda la geografía nacional [...]".

5.- La recurrente discrepa de la tesis de lasentencia recurrida y sostiene que "torta" es una denominacióntradicional que designa un producto alimenticio originario de un lugardeterminado, en concreto del Casar de Cáceres. Por tanto, la DOP "Tortadel Casar" impediría que se registraran marcas y se utilizaran signos queusaran no solamente el término "Casar" sino también los que usaranaisladamente el término "torta". Considera que la sentencia recurridaes contraria a la jurisprudencia del TGUE pues aplica indebidamente el últimopárrafo del art. 13.1 del Reglamento UE 1151/2012 y, como consecuencia de talaplicación indebida, infringe el art. 13.2 del Reglamento UE 1151/2012, ya queconvierte en genérico un término, "torta" amparado por la DOP paraquesos.

6.- Por tanto, la controversia suscitada en estemotivo del recurso se refiere a la protección que debe concederse a losdiferentes componentes de una DOP, cuando esta comprende más de un término, y,en concreto, a si el término "torta" que forma parte de la DOP"Torta del Casar" debe considerarse, cuando se aplica a quesos, comoun componente protegido frente a las prácticas descritas en los apartados a) yb) del párrafo primero del art. 13.1 del Reglamento UE 1151/2012 por tratarsede una denominación tradicional que, aun no siendo en sí de caráctergeográfico, está vinculada con la producción de dicho producto en una zonageográfica determinada (la del Casar de Cáceres), como sostiene la recurrente,o debe considerarse como "el nombre de un producto consideradogenérico" que, como tal, pese a estar integrado en la DOP, carece de esa protección,conforme a lo dispuesto en el último párrafo del art. 13.1 del Reglamento UE1151/2012 .

7.- El art. 41 del Reglamento UE 1151/2012 regulauna de las excepciones aplicables a determinados usos anteriores, concretamentela de los términos genéricos, y establece en sus dos primeros apartados:

"1. Sin perjuicio del artículo 13, el presente Reglamento noafectará al uso en la Unión de términos de carácter genérico, incluso aunqueestos formen parte de nombres que estén protegidos en virtud de un régimen de calidad.

" 2. Para determinar si un término se ha convertido o no engenérico, deberán tenerse en cuenta todos los factores pertinentes,particularmente:

" a) la situación existente en las zonas de consumo;

" b) los actos normativos nacionales o de la Unión que seanpertinentes".

8.- El Tribunal General de la Unión Europea hadeclarado que estos criterios deben ser tomados en consideración tanto paradeterminar si una denominación ha pasado a ser genérica como para determinar siuna denominación lo ha sido siempre. Y ha afirmado que para establecer si unadenominación es genérica deberán tenerse en cuenta todos los factores y, enespecial, la situación existente en el Estado miembro del que proceda y en laszonas de consumo, la situación en otros Estados miembros y las legislacionesnacionales o de la Unión pertinentes.

9.- En el desarrollo del motivo, la recurrentealega que la Audiencia Provincial ha incurrido en varios errores al valorarestos elementos y concluir que el término "torta" no está protegido porla DOP.

10.- El primer error denunciado sería que eltribunal de apelación ha tomado en consideración la situación actual, en que eluso del término está muy extendido, pero que habría que retrotraerse a la fechade la solicitud de registro de la DOP, ya que el art. 13.2 del Reglamento UE1151/2012 prohíbe que las DOP puedan devenir genéricas.

11.- Este argumento no es correcto. La AudienciaProvincial hace suyas las consideraciones contenidas en una sentencia delTribunal Superior de Justicia de Extremadura que se dictó en el año 2007, estoes, varios años antes de que se dictara la sentencia recurrida y en una fechano lejana a la solicitud de la DOP. Además, la demandada aportó lajustificación de que existen marcas registradas en las que se usa el término"torta" para quesos (se supone que de forma "atortada")desde 1990; que en 1996, el consejo regulador de la DOP "Quesos de laSerena" ya debatió la conveniencia de incluir en su denominación laexpresión "torta"; y que en el año 2003 (fecha muy cercana a lasolicitud de la DOP) la demandada ya obtenía premios en concursos de quesos enlos que existía una categoría "tortas". Por tanto, durante un periodoprolongado, iniciado antes de la solicitud de registro de la DOP "Tortadel Casar", se han comercializado legalmente quesos de pasta blanda con ladenominación "torta" que no tienen su origen en el Casar de Cáceres,lo que confirma la tesis de la sentencia recurrida sobre el carácter genéricodel término "torta" también cuando es aplicado a quesos de pastablanda.

12.- Otro argumento de la impugnación consiste enque la Audiencia Provincial niega la protección del término "torta"por el mero hecho de derivar de la forma externa del producto y obvia que lanormativa sobre DOP permite la protección de denominaciones tradicionales nogeográficas.

13.- Tampoco el argumento es correcto. La AudienciaProvincial, al hacer suyo el argumento de la sentencia de la Sala de loContencioso-Administrativo del TSJ de Extremadura, consideró que el término"torta" es genérico no solo por referirse a un tipo de queso por suforma "atortada" y su textura blanda y semilíquida sino también (yeste es el argumento definitivo) porque "torta" constituía unadenominación para este tipo de queso que se halla extendida no solo por lageografía nacional española en general sino también por la extremeña enparticular. Por tanto, se excluía que el término "torta" estuvierareferido únicamente a quesos de pasta blanda elaborados por métodostradicionales en la comarca del Casar de Cáceres, pues se usaba también paraquesos procedentes de otras áreas geográficas.

14.- En otro apartado de su recurso, la recurrentereprocha a la Audiencia Provincial que no haya tenido en cuenta los actosnormativos nacionales o de la UE que sean pertinentes. El "actonormativo" a tener en cuenta sería el propio Reglamento de la DOP"Torta del Casar" y de su Consejo Regulador, que hace referencia a"los nombres protegidos".

15.- El argumento se rechaza. El examen de dichoreglamento no permite afirmar que en el mismo se proteja el término"torta" aisladamente, incluso cuando no va unido a la expresión"del Casar". Si bien es cierto que en algunos pasajes de dichoreglamento se hace referencia a " los nombres protegidos" enla DOP, en la definición del ámbito de protección afirma que "laprotección otorgada se extiende al nombre de la Denominación de OrigenProtegida "Torta del Casar"" (énfasis en cursiva añadido). Entodo caso, que dicho reglamento haga referencia a "los nombresprotegidos" por la DOP, sin precisiones adicionales, no significa que eltérmino "torta" resulte protegido cuando se utiliza aisladamente y noconjuntamente con "del Casar".

16.- También se argumenta como motivo deimpugnación que la Audiencia Provincial no ha tenido en cuenta los precedentesadministrativos y judiciales existentes en los que se reconoce el carácterprotegido.

17.- Este argumento no es decisorio porque, si bienes cierto que la OEPM ha rechazado en ocasiones la inscripción de marcas paraamparar quesos que lleven en su denominación el término "torta",también lo es que existen un número considerable de marcas que amparan quesoque lo utilizan, algunas solicitadas antes de la solicitud de DOP y otras conposterioridad. Y en cuanto a los antecedentes judiciales, es cierto que hayalgunas sentencias del TSJ de Madrid que dan la razón a la recurrente e impidenque se registren marcas para queso que contengan la palabra "torta",pero la sentencia del TSJ de Extremadura, precisamente en un litigio queenfrentaba a las partes de este proceso, dio la razón a Quesería de Barros ypermitió el registro de las marcas hoy cuestionadas por considerar que"torta" era un término genérico también para quesos.

18.- En todo caso, las resoluciones judiciales yadministrativas a que hace referencia la recurrente y que le dan la razón,muestran principalmente que el consejo regulador de la DOP "Torta delCasar" ha sido muy activo en la defensa de su tesis y en el intento demonopolizar el término "torta" para los quesos de pasta blandafabricados en esa comarca conforme a métodos tradicionales, mientras que losoperadores económicos que han intentado registrar ese término no han sido tanactivos o no han tenido tanto acierto. Pero un tribunal de casación, que deberevisar la corrección jurídica de sentencias dictadas en la instancia, no puedeencontrarse inevitablemente constreñido en esa tarea por la existencia dealgunas decisiones administrativas y sentencias de tribunales de instancia quehan acogido los argumentos que sostiene una de las partes en el recurso decasación. Se trata, por tanto, de un elemento más, pero que no es definitivoconsiderado aisladamente, sobre todo cuando tales resoluciones no son unívocasy pueden encontrarse ejemplos que resuelven en uno y otro sentido.

19.- En conclusión, la valoración conjunta delcontexto fáctico y de los distintos elementos concurrentes que han resultadoacreditados en el proceso, tal como exigen las sentencias del actualmentedenominado Tribunal General de la Unión Europea de 12 de septiembre de 2007,asunto T-291/03, caso Grana Padano, y de 14 de septiembre de 2017, asuntoT-828/16, caso Queso de la Serena, llevan a la conclusión de que la soluciónalcanzada por la sentencia recurrida no incurre en la vulneración denunciada enel motivo.

SEXTO.- Costas y depósito

1.- No procede hacer expresa imposición de lascostas del recurso de casación que ha sido estimado en parte, de conformidadcon los artículos 394 y 398, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Respectode las costas del recurso de apelación, no procede hacer expresa imposición alresultar también estimado en parte. Tampoco procede imponer las costas de laprimera instancia, al resultar estimada en parte la demanda.

2.- Procédase a la devolución del depósitoconstituido para interponer el recurso de casación, de conformidad con ladisposición adicional 15.ª, apartado 8, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

F A L L O

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que leconfiere la Constitución, esta sala ha decidido

1.º- Estimar en parte del recurso de casacióninterpuesto por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen ProtegidaTorta del Casar contra la sentencia 467/2016, de 14 de diciembre, dictada porla Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cáceres, en el recurso deapelación núm. 567/2016.

2.º- Casar la expresada sentencia, que declaramossin valor ni efecto alguno en cuanto a la desestimación del recurso deapelación en el extremo relativo a la caducidad de las marcas por falta de uso,y en su lugar, estimar en parte dicho recurso y acordar la caducidad parcial,respecto del producto "leche", de las marcas nacionales 2.558.336,"Torta de Barros", mixta, solicitada el 19 de septiembre de 2003 paradistinguir "leche y productos lácteos", de la clase 29, y 2.787.903,"Tortissima", denominativa, solicitada el 25 de agosto de 2007 paradistinguir "leche y productos lácteos", de la clase 29, por falta deuso. Mantenemos la desestimación del resto de impugnaciones formuladas en elrecurso de apelación.

3.º- No hacer expresa imposición de las costas delrecurso de casación ni de ninguna de las dos instancias.

4.º- Devolver al recurrente el depósito constituidopara interponer el recurso de casación.

Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondientecon devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en lacolección legislativa.

Así se acuerda y firma.

AVISO LEGAL

Para la realización de cualesquiera actos dereutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales con finalidadcomercial, debe ponerse en contacto con el Centro de Documentación Judicial-CENDOJ-