Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Segunda

C/ General Castaños, 1 , Planta 1 - 28004

33009710

NIG: 28.079.00.3-2017/0012764

RECURSO 644/2017

SENTENCIA NÚMERO 26/2019

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

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Ilustrísimos señores:

Presidente.

D. José Daniel Sanz Heredero Magistrados:

D. José Ramón Chulvi Montaner

Dª. María Soledad Gamo Serrano

Dª. Natalia de la Iglesia Vicente

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En la Villa de Madrid, a veintitrés de enero de dos mildiecinueve.

Vistos por la Sala, constituida por los Señores del margen, deeste Tribunal Superior de Justicia, los autos del recursocontencioso-administrativo número 644/2017, interpuesto por D. Casiano ,representado por el Procurador D. Victorio Venturini Medina y dirigido por laLetrada Dª. María Dolores Garayalde Niño, contra la resolución de 25 de abrilde 2017 dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, desestimatoriadel recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 25 de octubrede 2016 que resuelve conceder la inscripción de la marca número 3607437"TRIPLE BONUS" (mixta), en clases 9 y 28. Ha sido parte demandada laOFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, representada por el Abogado del Estado yestando personada como interesada ZITRO IP, S.A.R.L., representada por laProcuradora Dª. Carme Cararach Gomar y dirigida por el Letrado D. Arturo CanelaGiménez.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que previos los oportunostrámites, la parte recurrente formalizó su demanda mediante escrito presentadoen el que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimópertinentes, terminó suplicando se dictara sentencia por la que se revoque la resoluciónrecurrida y se declare que procede la denegación de la marca impugnada.

SEGUNDO.- Que asimismo se confirió trasladoa la representación de la parte demandada, para contestación a la demanda, loque verificó por escrito presentado por el Abogado del Estado, en que trasexponer los hechos y fundamentos de derecho que consideró pertinentes, terminósuplicando la desestimación del recurso.

En igual sentido se opuso la interesada personada.

TERCERO.- No habiéndose solicitado elrecibimiento del pleito a prueba ni el trámite de vista o conclusiones, seacordó señalar para la deliberación, votación y fallo del presente recurso día17 de enero de 2019, en que tuvo lugar, quedando el mismo concluso para Sentencia.

Siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. José Ramón ChulviMontaner.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El presente recurso tiene porobjeto la impugnación de la resolución de 25 de abril de 2017 dictada por laOficina Española de Patentes y Marcas, desestimatoria del recurso de alzadainterpuesto contra la resolución dictada el 25 de octubre de 2016 que resuelveconceder la inscripción de la marca número 3607437 "TRIPLE BONUS"(mixta), en clases 9 y 28.

La citada resolución desestima el recurso de alzada y acuerdaconceder el registro de la marca por considerar que si bien tanto elsolicitante como el oponente invocan la titularidad de derechos anteriores,remontándose los más antiguos del solicitante al año 2007 en base a su marcacomunitaria 6276448 y el oponente al año 2008 en base a un registro multimediaen el Registro de la Propiedad Intelectual, no ha quedad indubitadamenteprobado cuál de dos goza de la prioridad invocada.

SEGUNDO.- La recurrente muestra su disconformidad con la resolución impugnada. Considera que la resolución recurrida hace una aplicación incorrecta del art. 9.1.C) de la Ley 17/2001, de Marcas, pues hay que tener en cuenta que el recurrente es titular de unos derechos de autor sobre la obra multimedia "Triple Bonus", así como el personaje consistente en una bola de bingo humanizada, siendo titular de esos derechos de autor desde una fecha muy anterior a la solicitud de la marca impugnada, por lo que resulta aplicable dicho artículo y la marca debe ser denegada. Considera que ningún derecho prioritario se puede hacer valer por parte de ZITRO sobre la marca TRIPLE BONUS, más allá de algunos registros marcarios que no guardan semejanza con la citada denominación, ni ha acreditado contar con autorización alguna para usar y registrar dicha marca ni ninguno de los elementos ornamentales que la integran, como es el caso de la bola de bingo humanizada.

El Abogado del Estado, en la representación en que actúa, semuestra conforme con el criterio expuesto en la resolución impugnada y solicitala desestimación del recurso.

La interesada personada se opone al recuso alegando que eldemandante pretender hacer valer unos supuestos derechos del año 2013 frente alos derechos de ZITRO que arrancan desde el año 2007 (diseño de la bola debingo humanizada, marca de la UE 6276448 y 2010, marca española 2904817 DOBLEBONUS).

TERCERO.- El artículo 9.1. apartado c), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas establece que sin la debida autorización no podrán registrarse como marcas " Los signos que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por un derecho de autor o por otro derecho de propiedad industrial distinto de los contemplados en los artículos 6 y 7 ", habiendo señalado el Tribunal Supremo, en sentencia de 26/09/2014, recurso 508/2013, que " La ratio de dicho precepto radica en evitar una explotación comercial no deseada por su titular de los derechos de propiedad industrial e intelectual mediante su registro como marca. Obviamente, no se denegará la inscripción de estos signos si consta la autorización de los titulares del derecho de propiedad industrial o intelectual objeto de protección".

Pues bien, en el presente caso compartimos el criterio de laresolución de la OEPM.

Aduce el recurrente que titular de unos derechos de autor sobre laobra multimedia "Triple Bonus", así como del personaje consistente enuna bola de bingo humanizada, siendo titular de esos derechos de autor por suinscripción en el Registro dela Propiedad Intelectual en el año 2013 e inclusodesde el año 2005, en el que existe ya el proceso creativo del citado elementoornamental como, a su juicio, lo acredita el documento nº 7 del expediente,consistente en un escritura notarial, siendo eso derechos de autor anteriores alos esgrimidos por la solicitante.

Esos argumentos no se pueden acoger. Debemos tener en cuenta queel solicitante de la marca es titular de la marca comunitaria 6276448 (desde elaño 2007), "DOBLE BINGO", en la que aparece como gráfico el elementode una bola de bingo humanizada, mientras que el oponente (ahora recurrente),acredita la inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual en el año2013, de la obra multimedia TRIPLE BONUS M-1366/2013, en la que aparece comopersonaje una bola de bingo humanizada. Ahora bien, debemos señalar que no seha practicado prueba suficientemente acreditativa de que esos derechos de autorsean anteriores a su inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual. Eneste sentido, la documental aportada al expediente consistente en un Acta deNotaría, otorgada ante un Notario de Sao Paulo (Brasil), no se estimasuficiente para acreditar esos derechos de autor con anterioridad al año 2013,ya que, aparte de que se trata de un documento que no reúne los requisitosformales establecidos en el artículo 323 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, encualquier caso se trata de un acta extendida en el año 2016 en la que se recogela existencia de unos supuestos archivos contenidos en un "discorígido" de los años 2005 y 2006, pero que no ofrece prueba suficiente de losderechos de autor invocados ya en esas fechas.

También aduce el recurrente que el gráfico de la marca impugnadatiene un elemento ornamental que no coincide exactamente con el de la obramultimedia del recurrente pues la figura contenida en aquél porta una gorro yuna vara que no están presentes en el personaje de la obra multimedia. Ahorabien, con ser ello cierto, esas diferencias debemos considerarlas insuficientespara desvirtuar la impresión visual de similitud que ofrecen ambas figurasgráficas.

Por todo ello, debe desestimarse el recurso.

CUARTO.- Según lo dispuesto en el apartadoprimero del artículo 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de laJurisdicción Contencioso-administrativa, al estimarse el recurso se imponen alrecurrente las costas causadas, con el límite de 1.000 euros en cuanto a laminuta del Abogado del Estado y otros 1.000 euros para la minuta del Letrado dela parte codemandada, atendida la complejidad del caso enjuiciado, el contenidode cada escrito de contestación y la actividad desplegada en el presenterecurso, más los derechos de Procurador que correspondan.

VISTOS.- Los artículos citados y demás degeneral y pertinente aplicación.

F A L L A M O S

Que debemos DESESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuestopor D. Casiano , contra la resolución de 25 de abril de 2017 dictada por laOficina Española de Patentes y Marcas, desestimatoria del recurso de alzadainterpuesto contra la resolución dictada el 25 de octubre de 2016 que resuelveconceder la inscripción de la marca número 3607437 "TRIPLE BONUS"(mixta), en clases 9 y 28; con expresa imposición al recurrente de las costascausadas, con el límite establecido en el FD CUARTO de esta sentencia.

Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndolas quecontra la misma cabe interponer Recurso de Casación que se preparará ante estaSala en el plazo de 30 días, contados desde el siguiente al de la notificaciónde esta resolución, mediante escrito que deberá, en apartados separados que seencabezarán con un epígrafe expresivo de aquello de lo que tratan, exponer quese da cumplimiento a los requisitos impuestos en el apartado nº 2 del artículo88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la JurisdicciónContencioso- Administrativa, por los únicos motivos recogidos en el primerpárrafo del apartado 3 del artículo 86 de la Ley de la JurisdicciónContencioso-Administrativa (interés casacional objetivo para la formación de lajurisprudencia cuando concurran entre otras, las circunstancias recogidas en elapartado 2º del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y se presuma interés casacional objetivo en los términosrecogidos en el apartado 3 de dicho artículo 88 de la citada Ley), previaconstitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta dela Ley Orgánica del Poder Judicial, bajo apercibimiento de no admitir a trámitedicho recurso.

Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de suimporte en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección,cuenta-expediente nº 2612-0000-93-0644-17 (Banco de Santander, Sucursal c/Barquillo nº 49), especificando en el campo concepto del documentoResguardo de ingreso que se trata de un "Recurso" 24Contencioso-Casación (50 euros). Si el ingreso se hace mediante transferenciabancaria, se realizará a la cuenta general nº 0049-3569-92-0005001274 (IBANES55-0049-3569 9200 0500 1274) y se consignará el número de cuenta-expediente2612-0000-93-0644-17 en el campo "Observaciones" o "Concepto dela transferencia" y a continuación, separados por espacios, los demásdatos de interés.

En su momento, devuélvase el expediente administrativo aldepartamento de su procedencia, con certificación de esta resolución.

Así, por esta nuestra sentencia, juzgando, lo pronunciamos,mandamos y firmamos.

D. José Daniel Sanz Heredero D. José Ramón Chulvi Montaner

Dª. María Soledad Gamo Serrano Dª. Natalia de la Iglesia Vicente

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