JUICIO: “EL
TRIGAL S.A. C/ BAGLEY ARGENTINA S.A. S/ NULIDAD DE REGISTRO DE MARCAS”.----
ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO Quinientos dos
En
Previo
estudio de los antecedentes
C U E S T I O N E S:
Es
nula
En
caso contrario, está ella ajustada a Derecho?---------
Practicado el sorteo de Ley para
determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: Garay, Torres K. y
Bajac.----
A la primera cuestión el señor
Ministro César Antonio Garay dijo: el recurrente solicitó la nulidad del Fallo
fundado en los términos de su “memorial” de fs. 448/9. Pero los supuestos
vicios denunciados en dicho escrito deben ser atendidos por vía de apelación,
desde que la sanción de nulidad es última ratio y teniendo que: “Cuando el Tribunal pueda decidir a favor de
la parte a quien aprovecha la nulidad, no la pronunciará”, según dispone el
Artículo 407 del Código Procesal Civil.----------------------------
En Derecho corresponde desestimar
el Recurso de Nulidad.-
A su turno el Ministro Raúl
Torres Kirmser dijo: Recurso de Nulidad: La parte actora se agravió contra la
resolución de segunda instancia, puesto que considera que el Tribunal faltó al
principio de congruencia al juzgar sobre la validez de cuestiones no sometidas
a su competencia: “La resolución recurrida, en su tercera página, último
párrafo, declara que ‘el registro de marca realizado por El Trigal S.A., ante
las autoridades administrativas del Paraguay es nulo por ser una marca
registrada con anterioridad en
Los agravios expuestos por el
recurrente pueden ser atendidos por la vía del recurso de apelación, también
interpuesto, desde que hacen relación a la corrección material del fallo
dictado en la instancia inferior. Por lo tanto, corresponde desestimar el
recurso de nulidad interpuesto.------------------------------------
En consecuencia, el
rechazo de la pretensión de la parte actora fundado en el desconocimiento de la
validez de un registro realizado en el extranjero debe ser considerado como un
acto arbitrario por omitir el derecho vigente aplicable al caso.--------
A su turno
el Ministro Miguel Osacar Bajac dijo: El principal argumento enunciado por el
nulidicente fue la violación del principio de congruencia por parte del
Tribunal, que –según refirió- se pronunció sobre cuestiones no planteadas en el
juicio, declarando la nulidad del registro otorgado a favor de su mandante,
siendo que la adversa no planteó la demanda reconvencional por nulidad de
marcas en los términos del Art. 55 de
Del
estudio de
En
virtud a estas consideraciones, corresponde no hacer lugar al recurso de
nulidad interpuesto. Es mi voto.---------------
JUICIO: “EL
TRIGAL S.A. C/ BAGLEY ARGENTINA S.A. S/ NULIDAD DE REGISTRO DE MARCAS”.----
-II-
ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO Quinientos dos
A la segunda cuestión el señor
Ministro César Antonio Garay prosiguió diciendo: por Acuerdo y Sentencia Número
36, fecha 4 de Abril del 2.010, el Tribunal de Apelación en lo Civil y
Comercial, Cuarta Sala, resolvió: “TENER POR DESISTIDO el recurso de nulidad;
REVOCAR en todas sus partes
El recurrente solicitó la
revocatoria de dicha Resolución en los términos del escrito de “expresión de
agravios” obrante a fs. 448/9. Esgrimió que el Tribunal se equivocó al sostener
que BAGLEY ARGENTINA S.A. es propietaria legítima y original de la marca
CHOCOCHIPS puesto que la verdadera propietaria original y legítima de dicha
marca es ella, desde el año 1.986 cuando solicitó su registro en Uruguay. Aseveró
que la adversa es propietaria legítima de la marca CHOCOCHIP y CHOC-O-CHIP,
pero no del término CHOCOCHIPS. Afirmó que si la accionada quería extender sus Derechos
adquiridos en Argentina, en nuestro país debía solicitar el Registro de las
marcas CHOCOCHIP Y CHOC-O-CHIP ante
…///… por su parte de la marca CHOCOCHIPS en
nuestro país. Señaló que mal puede
tenerse en cuenta la renovación o no de dicha marca para otorgar el Registro a nombre de BAGLEY
porque no son idénticas, tal cual exige el Art. 6 quinquies del Convenio de París
que limita a la protección tal cual de los Registros extranjeros.--
La demandada contestó “agravios”,
esgrimiendo que no existió mala fe en su actuar porque la firma BAGLEY es
propietaria de la marca CHOCOCHIP en el extranjero desde 1.980. Sostuvo que la existencia o no de “S”,
entre el primer registro y la marca actual, no fue cuestión demandada y no
resultaba fundamento válido para
determinar la injusticia de
De
la revisión de constancias procesales surge que EL TRIGAL S.A. promovió acción
de nulidad del Registro Nº
290.090 expedido en fecha 23 de Junio del 2.006, marca CHOCOCHIPS, Clase 30,
contra la firma BAGLEY ARGENTINA S.A..
Afirmó ser propietaria de dicha marca en su país de origen URUGUAY, desde
el 27 de Septiembre de 1.988, que publicita sus marcas por diferentes medios y
ha usado dicha marca desde el año 1.986 tanto en Uruguay como en el exterior.
Sostuvo que en Paraguay la marca CHOCOCHIPS es notoria desde su primera
importación al país en el año 2.004. Señaló que ha registrado la marca
CHOCHOCHIPS en varios países, entre ellos Paraguay donde le fue concedido el
Registro de Marca Nº
160093, fecha 24 de Febrero de 1.993, con vencimiento el 24 de Febrero de
2.003. Esgrimió que al amparo de dicho Registro marcario contrató la
importación y distribución de sus productos con la empresa Paraguaya Compañía
Distribuidora Internacional S.A. quien bajo su expresa instrucción solicitó y
obtuvo de
JUICIO: “EL
TRIGAL S.A. C/ BAGLEY ARGENTINA S.A. S/ NULIDAD DE REGISTRO DE MARCAS”.----
-III-
ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO Quinientos dos
…///…importante inversión publicitaria de tal
manera que el producto se inserte en el mercado, realizando significativas
ventas. Reconoció que dejó de renovar el Registro de
la marca una vez vencido, señalado que ese desliz fue aprovechado con absoluta
mala fe por la firma BAGLEY, quien solicitó y obtuvo el Registro de CHOCOCHIPS
a su nombre en la clase 30. Aseveró que independientemente de que BAGLEY haya
obtenido el Registro marcario aprovechando de su error, ello no hace que la
situación sea irreversible, pues existía una cuestión fundamental para la suerte
del proceso y era que es la titular en el Uruguay del Registro originario de la
marca, lo que le confiere mejor Derecho y la facultad de requerir la nulidad de
la marca, en base a lo dispuesto en el Artículo 6 quinquies del Convenio de París
y el Artículo 18 de
BAGLEY
alegó en su defensa que el TRIGAL S.A. no es la creadora de la marca CHOCOCHIPS
pues BAGLEY ARGENTINA S.A. la tiene registrada desde el año 1.980. Por ello
afirmó ser la primera, única y exclusiva propietaria de dicha marca. Esgrimió que no fue probada la notoriedad de
la marca en nuestro país. Arguyó que el uso o no de una marca en el país de
origen no resulta argumento válido para demostrar en forma fehaciente la mala
fe en la obtención de Registro marcario nacional, afirmando que tampoco dicha circunstancia
fue acreditada en Juicio. Señaló que no obró de mala fe al solicitar el Registro
de la marca, pues la registró tres años después de haberse producido el
vencimiento del Registro de la accionante quien actuó con descuido y
negligencia al no renovarlo en tiempo oportuno (fs. 317/323).----------------------------------
En
el caso, corresponde determinar si la
firma actora tiene mejor Derecho sobre la marca CHOCOCHIPS inscripta actualmente
a nombre de la demandada. Asimismo, establecer si la accionada obró o no de
mala fe al obtener el mencionado Registro a su nombre.-----
En principio, por el Artículo 15, de
“Puede haber casos en que se ha usado una marca y que, sea por
ignorancia o por una cierta negligencia, no se haya solicitado el registro.
Estas situaciones no deben ser olvidadas, ya que significaría desconocer una
realidad económica y quizás permitir el aprovechamiento indebido de una
clientela ajena. Otra interpretación implicaría borrar del espectro marcario
una parte importante de las nulidades marcarias…” (Ibídem: pág. 98).---------
Queda claro entonces que el
sistema atributivo consagrado en
De constancias procesales surge
que en fecha 11 de Julio de 1.986, la firma DISGAL S.A. solicitó la inscripción
de la marca “CHOCOCHIPS”, en
JUICIO: “EL
TRIGAL S.A. C/ BAGLEY ARGENTINA S.A. S/ NULIDAD DE REGISTRO DE MARCAS”.----
-IV-
ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO Quinientos dos
…///…en su país de origen.-----------------------------------------
Asimismo,
surge que BAGLEY ARGENTINA S.A. es propietaria de la marca “CHOCOCHIP” y “CHOC-O-CHIP”. La primera fue inscripta en
A
tenor de los referidos antecedentes surge
-indubitable e inequívoco- que la propietaria originaria de la marca
“CHOCOCHIPS” es la firma EL TRIGAL S.A.. En efecto, si bien BAGLEY ARGENTINA
S.A., ostenta título desde el año 1.981 es respecto a la marca “CHOCOCHIP”,
parecida pero no igual en su nomenclatura a la marca “CHOCOCHIPS”, por faltar
la letra “S”. Igual suerte corre la marca CHOC-O-CHIP. Estas diferencias no
constituyen simples errores sino que son cruciales para crear certeza y
convicción de quien tenía mejor Derecho sobre la marca, Derecho que no podía
ser desconocido por la accionada al tiempo de la inscripción habida cuenta que
las empresas eran conocidas y se dedicaban al mismo rubro.-------------------------------------------------------------
El Derecho de inscripción de una
marca extranjera es reconocido expresamente por el Artículo 6 quinquies del
Convenio de Paris, aprobado por Ley Nº
300/94. Y por Ley Nº
1.294/88, que en su Artículo 18 establece: “El
propietario de una marca de productos o servicios inscripta en el extranjero,
gozará de las garantías que esta ley le otorga, una vez registrada en el país.
El …///…
…///…propietario
o sus agentes debidamente autorizados son los únicos que pueden solicitar el
registro”.--------------------------
En
otro orden, quedó reconocido expresamente por la accionante y por ello es incontrovertible,
el hecho que al tiempo de la inscripción de la referida marca el Registro de la
accionante se encontraba expirado. Pero esa circunstancia no implica que
carezca de interés legítimo para solicitar la nulidad del nuevo Registro de
dicha marca, en caso de advertir alguno de los supuestos establecidos en el
Artículo 54, de
La
actora sostuvo que si bien su Registro expiró el 24 de Febrero del 2.003, la marca
siguió utilizándose, y empezó a ser notoria desde su primera importación al
país en el año 2.004, realizando importante campaña publicitaria.------------------------
De
los documentos obrantes a fs. 43,
La
demandada arguyó que dicha documentación era insuficiente para demostrar el mejor
Derecho de la actora. Sin embargo, a más de contundente y decisiva resulta
esencial dado que se demostró fáctica realidad: la marca seguía siendo
utilizada por el antiguo y original propietario y contaba con notoriedad en el
ramo específico del negocio. Se asume que dicha notoriedad era o, por lo menos,
debía ser conocida por la adversa por ser firma competidora, dedicada al mismo
rubro y eficiente en dichos negocios. Es por ello que no puede alegarse buena fe
de su parte al tiempo de la solicitud de la inscripción de la marca, dado que
de ser así estaríamos cohonestando el aprovechamiento del esfuerzo ajeno.-------------------------------------------------------------
Es razonable que en mercados
competitivos los comerciantes conozcan a su competencia, sus marcas, sus
publicidades, etc. Pero aún aceptando que la demandada no conocía que la marca
era usada por la actora, la situación jurídica no varía, porque no está en duda
que debía conocerlo. Por lo …///…
JUICIO: “EL
TRIGAL S.A. C/ BAGLEY ARGENTINA S.A. S/ NULIDAD DE REGISTRO DE MARCAS”.----
-V-
ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO Quinientos dos
…///…demás, no se acreditó que el uso de la
marca haya sido de mala fe.----------------------------------------------------------------
Se ha sostenido que "el carácter atributivo de
“Debe
reconocerse prioridad a quien ha utilizado los elementos marcarios aunque no
los haya registrado” (LL, 74-61).----
Bertone-Cabanellas explicitan: “No es lógico, decoroso ni equitativo que so
capa de conceder una protección ciega e indiscriminada, indolente y no
constructiva, se denieguen pretensiones justas que lógicamente han de derivar
en daño para quien si bien de manera no adecuada desde el punto de vista legal,
acreditó un producto, logró clientela y desarrolló con éxito e innegables
características expansivas una actividad industrial o mercantil útil a
“La validez acordada a la marca
sin registro tiene como motivo fundamental el propósito de evitar maniobras de
mala fe” (Ibídem: pág. 274).------------------------------------------------
Cabe hacer puntual y exacta
salvedad que lo juzgado no implica desconocer el carácter atributivo que adopta
nuestra Ley, sino ponderar que éste no puede ser aplicado con criterio
rigurosamente formal, que prive a marcas no registradas de la protección de los
Principios generales del Derecho, sea para evitar prácticas desleales o para
tutelar el Derecho a clientela formada por actividad lícita cumplida durante
años e inveteradamente.—-----
En conclusión, la acción de nulidad resulta …///…
…///…procedente dado que la firma actora ha
probado -suficiente y debidamente- que tiene mejor Derecho sobre la marca
CHOCOCHIPS, por ser propietaria originaria de dicha marca en su país de origen.
Y si bien el Registro de dicha marca expiró en el nuestro siguió siendo
utilizada -sin oposición y por tiempo prologando- en los negocios del ramo, que
por cierto, eran centros comerciales de difusión en el público. Estas circunstancias
debían ser conocidas por la accionada y prueban su inobservancia a la buena fe
en la adquisición del nuevo Registro.------------------------------------
Por las sólidas motivaciones
explicitadas, corresponde en Derecho revocar
A su turno el Ministro Raúl
Torres Kirmser dijo: En cuanto al recurso de apelación: Los agravios de la
parte recurrente pueden reducirse a lo siguiente: “Se equivoca […] El Tribunal
al declarar que Bagley es la propietaria legítima y propietaria original de la
marca CHOCOCHIPS, puesto que la verdadera propietaria original y legítima de
esta marca es mi mandante, desde el año 1986 cuando solicitó su registro en
Uruguay. En todo caso se puede hablar de que la adversa es propietaria legítima
de CHOCOCHIP y CHOC-O-CHIP, pero no del término CHOCOCHIPS […] El registro de
la marca CHOCOCHIPS por parte de Bagley claramente está prohibido por nuestro
ordenamiento positivo por constituir una usurpación a un registro extranjero
previo”.---------------------------------------
La adversa, al contestar los
agravios de la parte actora, expresó: “No existió mala fe en el actuar de mi
mandante, porque la firma demandada Bagley es propietaria de la marca CHOCOCHIP
en el extranjero desde el año 1980, fecha del primer registro concedido, tiempo
antes que la demandante. Y comercializa a nivel mundial sus productos
CHOCOCHIPS. En síntesis, el argumento de la diferencia de una ‘S’ entre el
primer registro de mi cliente y la marca actual no es fundamento válido que
determina la injusticia de una resolución. Dice el art. 30 de
En el caso de autos, es materia
del controversial determinar si asiste o no razón al demandante, El Trigal
S.A., para reclamar la nulidad del registro de la marca “CHOCOCHIPS”…///…
JUICIO: “EL
TRIGAL S.A. C/ BAGLEY ARGENTINA S.A. S/ NULIDAD DE REGISTRO DE MARCAS”.----
-VI-
ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO Quinientos dos
…///…obtenido por Bagley S.A. en nuestro
país.---------------------
El Art. 6º quinquies del Convenio de París –Ley 300/93, promulgada el 10 de
enero de 1994- impone a los países que integran
Por ello, los órganos
jurisdiccionales nacionales no pueden desconocer la validez de una marca
registrada en el extranjero como argumento para rechazar la protección
solicitada por el titular de dicho registro. Máxime al considerar que las
condiciones de depósito y de registro de las marcas
de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país donde dicho registro sea solicitado- de
En sentido análogo,
el Art. 16 del ADPIC –Ley Nº 444/94- establece: “El titular de una marca de fábrica o de comercio
registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros,
sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos
idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a
aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad
de confusión. En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o
servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión. Los
derechos antes mencionados se entenderán sin perjuicio de ninguno de los
derechos existentes con anterioridad y no afectarán a la posibilidad de los
Miembros de reconocer derechos basados en el uso”.------------------------------------------------
Si bien no es contrario a derecho
afirmar que el empleo o adición de una ‘S’ al final de la marca “CHOCOCHIP”,
registrada a nombre del demandado en
…///HOCOCHIPS” sería un uso derivado de la
marca registrada por Bagley S.A. en Argentina, mientras que “El Trigal S.A.” es
titular de un registro específico sobre la marca “CHOCOCHIPS” en
Como titular de un registro
extranjero y en virtud de lo dispuesto por los Arts. 18 de
No está demás recordar lo
apuntado anteriormente, es decir, que las autoridades nacionales no pueden
desconocer la validez de los registros de marcas realizados en el extranjero
–en virtud de lo establecido por el Convenio de París y por el ADPIC-, por
ende, esta instancia no es la idónea para establecer a quién corresponda un
mejor derecho sobre la marca en cuestión,
o bien determinar la confundibilidad de marcas registradas originariamente en
países distintos, ninguno de los cuales es
Conforme con las normas ya
citadas, el accionante, titular de una marca registrada en el extranjero, tiene
derecho a las mismas garantías otorgadas, por la legislación de nuestro país, a
los titulares de un registro nacional.
Por ende, para determinar si el registro realizado por Bagley S.A. en nuestro
país es nulo o no es necesario recurrir a lo dispuesto por nuestro derecho
interno, en particular
En este sentido, el Art. 18,
segundo párrafo, de la citada Ley establece que el propietario de una marca
extranjera o sus agentes debidamente autorizados son los únicos legitimados a
peticionar el registro de dicha marca en nuestro país. En forma concordante el
Art. 2º, inc. i) de la misma Ley dispone: “No podrán registrarse como marcas:
[…] i) los signos que se hubiesen solicitado o registrado por quien no tuviese
legítimo interés o por quien conocía o debiera conocer que el signo pertenecía
a un tercero”. Sobre este inciso la
doctrina más autorizada ha expresado: “Si bien esta disposición es aplicable a
cualquier…///…
JUICIO: “EL
TRIGAL S.A. C/ BAGLEY ARGENTINA S.A. S/ NULIDAD DE REGISTRO DE MARCAS”.----
-VII-
ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO Quinientos dos
…///…caso en que se den los supuestos que
ella establece, la realidad nos indica que la misma es utilizable
principalmente para defender los derechos del propietario de una marca
extranjera” (Carmelo Módica, Derecho
Paraguayo de Marcas, Editorial Arandurã, Asunción – 2007, pág.173).-----------------------------------------
Por ende, si bien la pretensión
de la empresa Bagley S.A. de inscribir su marca “CHOCOCHIPS” pueda
interpretarse como una aplicación de su derecho al uso “tal cual es” de la
marca de cuyo registro es titular en Argentina; no puede dejar de obligarse…///…
…///…que dicho derecho de uso no puede ser consentido
cuando afecte derechos de terceros, como claramente lo establece el Art. 6 quinquies, inc. B) num. 1) del Convenio
de París. Estos derechos, en la particularísima especie que nos ocupa, derivan
de un registro obtenido en un país extranjero, sobre cuya nulidad, o eventuales
defectos, el presente litigio no versa. De este modo, no puede juzgarse más que
sobre la prueba que determina que el actor es propietario de la marca
específica “CHOCOCHIPS”, mientras que la empresa Bagley S.A. demostró la titularidad
de la marca “CHOCOCHIP” en
Argentina.------------------------------------------------------
Por lo previamente expuesto,
corresponde declarar la nulidad del registro de la marca “CHOCOCHIPS”, por
afectar los derechos del titular de un registro en el extranjero, sin perjuicio
del derecho que pueda caber a las partes de reclamar su mejor derecho en las
jurisdicciones internacionales pertinentes y sin que este fallo implique
menoscabo alguno respecto de la validez de las marcas registradas por las partes
de la presente litis en el
extranjero.--------------------------------------------------------
Esto no implica juicio sobre el
mejor derecho de las marcas registradas en los países extranjeros, respecto de
las cuales es imposible articular decisión; así como tampoco implica desconocer
el derecho de que las partes puedan arbitrar la defensa de los derechos que le
correspondan, incluso a través de la protección registral en el territorio
nacional, en función de sus propias marcas tal y como les han sido concedidas
en los registros extranjeros. En síntesis, aquí no se puede juzgar sobre
cuestiones que, al no pasar por el trámite del registro nacional, no pueden ser
objeto de conocimiento; lo que, reiteramos, implica justamente que las partes
pueden defender sus intereses a través del registro de sus propias marcas,
respecto de las cuales, una vez verificado tal extremo, y el paso por el
registro nacional, se podrá eventualmente juzgar sobre el respeto de los
mandatos de la ley marcaria, en el caso de que las partes así lo creyeren
conveniente y arbitrasen los actos y acciones que a tal efecto consideraren
oportunas.---------------------------------------------------------
En cuanto a las costas, el Art.
193 del Código Procesal Civil autoriza al órgano jurisdiccional a exonerar de
las costas del proceso al litigante vencido, siempre que encontrare razones
para ello. Conteste con la línea ya expuesta en fallos anteriores, el hecho de
que la resolución de la cuestión sometida al órgano jurisdiccional haya requerido
de una labor interpretativa importante por parte del órgano, como consecuencia
de la complejidad de la litis, constituye un justificativo razonable…///…
JUICIO: “EL
TRIGAL S.A. C/ BAGLEY ARGENTINA S.A. S/ NULIDAD DE REGISTRO DE MARCAS”.----
-VIII-
ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO Quinientos dos
…///…para la exoneración de las costas de la
misma. Por lo tanto, corresponde exonerar a la parte perdidosa de las costas,
que en consecuencia deben ser impuestas en el orden causado.--------------
A la
segunda cuestión el Ministro Miguel Oscar Bajac Albertini dijo: Siguiendo con
los lineamientos esgrimidos por los Ministros que me antecedieron, paso a
exponer consideraciones respecto al caso en revisión.--------------------------------------
De las
constancias obrantes en autos se colige que la firma Bagley Argentina S.A. es
propietaria de la marca CHOCOCHIP desde 1.980 en
Lo que se
controvierte en autos es validez de la inscripción en los registros nacionales
de
La actora
exaltó mala fe de la demandada que -según relató- se aprovechó de la
circunstancia de la falta de renovación de la marca, valiéndose de la
notoriedad comercial obtenida como producto de la fuerte inversión en campañas
publicitarias y su masiva distribución en toda
La
contestación negó la mala fe en el actuar de su mandante, ya que la firma
Bagley S.A. es propietaria de la marca Chocochip en el extranjero desde el año
1.980, fecha del primer registro concedido, tiempo antes que la demandante y
comercializaba a nivel mundial sus productos. En base a esta motivación
solicitó la confirmación del fallo por ajustarse a derecho.-----------------
En primera
instancia
El Tribunal
de Alzada, entendió en contrario, que el registro de marca realizada por El
Trigal S.A. ante las autoridades administrativas paraguayas es nulo por ser una
marca registrada con anterioridad en
LO controvertido gira en torno a determinar
la validez de la inscripción atacada. A tal efecto, conviene señalar traer a
colación lo dispuesto en el Convenio de París para
En
el mismo, contexto, la ley 1294/98 de Marcas, establece en su Artículo 2, lo
siguiente: “No podrán registrarse como marcas:
a) los signos o medios distintivos contrarios a la ley, al orden
público, a la moral y a las buenas costumbres y aquellos que puedan inducir a
engaño o confusión respecto a la procedencia, el modo de fabricación, las
características o la aptitud y finalidad del empleo de los productos o
servicios de que se trate..”.--------------------
Y en cuanto a la competencia
desleal el Art. 80 refiere: “Constituye competencia desleal todo acto contrario a la buena…///…
JUICIO: “EL
TRIGAL S.A. C/ BAGLEY ARGENTINA S.A. S/ NULIDAD DE REGISTRO DE MARCAS”.----
-IX-
ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO Quinientos dos
…///…práctica
y al uso honrado en materia industrial o comercial… inciso i) los signos que se hubiesen
solicitado o registrado por quien no tuviese legítimo interés o por quien
conocía o debiera conocer que el signo pertenecía a un tercero…”. El Art. 81 de la misma ley alude igualmente: “Constituye, entre otros, actos de competencia
desleal: …g)
la utilización de un producto comercializado por un tercero para moldear,
calcar o reproducir servilmente ese producto con fines comerciales, el esfuerzo
o prestigio ajenos; y, …h) el uso indebido de una
marca”.-------------
Conforme a la normativa internacional acorde con la ley nacional, no
pueden registrarse como marcas los signos por quien conocía o pudiera conocer
que ella pertenecía a un tercero, en este caso a EL TRIGAL S.A.-----------------------------------------------
De las probanzas rendidas en el proceso El Trigal S.A. consiguió
demostrar las intensas campañas de difusión y comercialización de su marca
CHOCOCHIPS en el mercado nacional como en el Uruguay, ubicando sus productos y
derivados en los grandes supermercados y de masiva concurrencia, logrando un
prestigio comercial.----------------------------------------------------------
A tenor de estas acotaciones, la demandada Bagley Argentina S.A., como
empresa internacional, debió conocer de la existencia de esta marca como
integrante de los países de
En
referencia a las garantías al titular de un registro originario en países de la
unión, el Convenio de Paris (Art.6), establece claramente la defensa contra
terceros sobre aquellas marcas registradas en su país de origen y su protección
en los demás países de la unión.------------------------------------------
Concordante
con la norma internacional el Artículo 18 de la ley N°1.294/98 de Marcas, reza
cuanto sigue: “El propietario de una
marca de productos o servicios inscripta en el extranjero …///…
…///…gozará de las garantías que esta ley le otorga una vez
registrada en nuestro país…”.--------------------------------------
Coincidiendo
también con los argumentos de
La jurisprudencia conteste de
esta Máxima Instancia y la doctrina solo han otorgado el beneficio de la
oposición de la inscripción de una marca semejante a aquel industrial,
comerciante o titular de una marca que por olvido o desidia no haya renovado su
inscripción y puede demostrar que es legitimo titular, que le ha dado difusión
mediante la inversión en publicidad, con aceptación y crédito en el campo
comercial. Sostienen también, que debe prosperar la demanda de nulidad de la
inscripción de una marca conocida internacionalmente, cuando el actor ha probado
que la tiene inscripta a su nombre en importantes países de la región, cuya
difusión y prestigio ha sido reconocido por la propia demandada.----
De
todo lo explicitado debemos remitirnos a la norma del Artículo 355 del Código
Civil Paraguayo que limita las nulidades que pueden ser declaradas por los
jueces, a aquellas específicamente conminadas por las leyes, y como el
principio general del ejercicio de los derechos, establecido en el Artículo 372
del mismo cuerpo legal, es que los derechos deben se ejercidos de buena fe,
quien alega la mala fe en los actos o hechos atribuidos a la adversa, carga con
la obligación de probar la existencia de dicha mala fe, Artículo 249 del Código
Procesal Civil “Carga de prueba”.-------------------------------------------------
Habiendo
la actora acreditado los puntos señalados precedentemente, hace viable su
pretensión, por lo que en
definitiva, se puede concluir que la inscripción en nuestro país, realizada por
Bagley S.A., de
Con lo que se dio por finalizado
el Acto firmando S.S.E.E., todo por Ante mí de que certifico, quedado acordada
…///…
JUICIO: “EL
TRIGAL S.A. C/ BAGLEY ARGENTINA S.A. S/ NULIDAD DE REGISTRO DE MARCAS”.----
-X-
ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO Quinientos dos
…///…
Garay, Torres y Bajac – Ministros -
Ante mí: Alejandrino Cuevas – Secretario Judicial
-
Asunción,11
de julio del 2.011.-
Y
VISTOS: los méritos del Acuerdo que antecede,
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA CIVIL Y COMERCIAL
R E S U E L V E:
DESESTIMAR
el Recurso de Nulidad.------------------------
REVOCAR
el Acuerdo y Sentencia Número 36, fecha 14 de Abril del 2.010, dictado por el
Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Cuarta
Sala.--------------------------------------------
IMPONER
Costas en el orden causado en esta Instancia.----
ANOTAR,
registrar y notificar.---------------------------
Garay, Torres y Bajac – Ministros -
Ante mí: Alejandrino Cuevas – Secretario Judicial
-