Mexico

AMPARO DIRECTO: D.A. 667/2017 RELACIONADO CON EL D.A. 654/2017.

 

QUEJOSO: ***** ******** ****

 

AMPARO ADHESIVO: ****** ***** ******** ******* ** ******* *********

 

MAGISTRADO PONENTE: EUGENIO REYES CONTRERAS.

 

SECRETARIA: VANESA ZÁRATE VERGARA.

 

Ciudad de México. Acuerdo del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, correspondiente a la sesión de doce de abril de dos mil dieciocho.

 

VISTOS para resolver, los autos del amparo directo número D.A. 667/2017, relacionado con el juicio de amparo número D.A. 654/2017; y,

 

R E S U L T A N D O:

 

PRIMERO. Por escrito presentado el seis de septiembre de dos mil diecisiete, ante la Oficialía de Partes de las Salas Regionales Metropolitanas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ***** ******** **** por conducto de su representante ******* ********* ******* ********, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, señaló como autoridad responsable, a la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y como acto reclamado, la sentencia de seis de julio de dos mil diecisiete, dictada en el juicio de nulidad *****************.

 

SEGUNDO. El quejoso señaló como derechos fundamentales violados en su perjuicio, el contenido en los artículos 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes; y señaló como tercero interesado a ****** ***** ******** ******* ** ******* ******** y como autoridad tercero interesada.

 

TERCERO. Por razón de turno, correspondió a este Tribunal Colegiado, conocer de la demanda de amparo, la cual fue admitida por auto de presidencia de veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, y se registró con el número de juicio D.A. 667/2017; a su vez, se ordenó dar vista con los autos al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento alguno, se tuvo como tercero interesado a ****** ***** ******** ******* ** ******* ******** y como autoridad tercero interesada, al subdirector Divisional de Prevención de la Competencia Desleal del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, mismos que fueron notificados tal como se aprecia a fojas  74 y 79 del toca.

 

CUARTO. Mediante proveído de cinco de octubre de dos mi diecisiete, se recibió el oficio signado por el magistrado presidente de la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por el que remitió las constancias de notificación practicadas a las partes así como  diversas pruebas consistentes en (número de inventario 584/2015) un bote de café, dos vasos, y un portavaso (inventario 750/2015), en una tasa y un vaso (foja 85 de autos).

 

QUINTO. Por auto de veinte de octubre siguiente, se admitió a trámite el amparo adhesivo que presentó ****** ***** ******** ******* ** *******  ********* por conducto de su representante **** ******* ****** (fojas 114 a 116 del toca).

 

SEXTO. Por auto de dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, se tuvo por recibido el escrito mediante el que la parte quejosa  ***** ********  **** por conducto de su representante *******  *********  *******  ********, formuló manifestaciones en vía de alegatos, en relación con el amparo adhesivo (foja 140 de autos). 

 

SÉPTIMO. El veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, fue turnado el presente expediente al magistrado EUGENIO REYES CONTRERAS, para efectos de la elaboración del proyecto de resolución respectivo, en términos del artículo 183 y 41, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

 

OCTAVO. Mediante proveído catorce de febrero de dos mil dieciocho, ***** ******** **** por conducto de su representante  ******* *********  *******  ********* ofreció como prueba superveniente, la copia de la sentencia de dieciocho de enero de dos mil dieciocho, dictada en el juicio de amparo **** ********, del índice del Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (fojas 154 y 155 del toca).  

 

NOVENO. Por proveído veintiuno de febrero de dos mil dieciocho,  ******  ***** ******** ******* ** ******* ********* por conducto de su autorizado  *****  ******  *******  *****, ofreció como prueba superveniente la copia de la sentencia de dieciocho de enero de dos mil dieciocho, dictada en el juicio de amparo  ****  ********, del índice del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (fojas 154 y 155 del toca).

 

DÉCIMO.  Por auto de  seis de marzo de dos mil dieciocho, se tuvo por recibido el escrito mediante el cual el quejoso, informó que la sentencia de dieciocho de enero de dos mil dieciocho, emitida en el Amparo Directo  ********* del índice del Décimo Sétimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, causó ejecutoria (foja 209 de autos); y,

 

C O N S I D E R A N D O:

 

PRIMERO. Este Tribunal Colegiado, es competente para resolver el presente juicio de amparo directo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracciones III, inciso a), V, inciso b), y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción II, 34, 170, fracción I, de la Ley de Amparo, 33, 37, fracción I, inciso b), 38 y 144, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y además en términos del punto primero, fracción I, punto segundo, fracción I, punto 1 del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y en cuanto al número, a la jurisdicción Territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, en virtud de que se reclama una sentencia definitiva dictada por la  Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que reside dentro del Circuito en el que ejerce jurisdicción este Tribunal Colegiado.

 

SEGUNDO. La existencia del acto reclamado, se encuentra acreditada en autos, con el informe rendido mediante oficio número  ******** ********, por el magistrado presidente de la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y con los autos originales del juicio de nulidad número *****************, en el que obra a fojas 246 a 257, la sentencia que constituye el acto reclamado.

 

TERCERO. Previamente al análisis de los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso en el juicio de amparo principal y planteadas en el amparo adhesivo, de las consideraciones que sustentan la sentencia reclamada, es necesario establecer si la acción constitucional fue intentada dentro del término de quince días que establece el artículo 17, de la Ley de Amparo.

 

En la especie, la sentencia reclamada fue emitida por la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el jueves seis de julio de dos mil diecisiete, y notificada al quejoso mediante boletín jurisdiccional, el martes veintidós de agosto de dos mil diecisiete, según se desprende de la constancia que obra a foja 259, del juicio de nulidad, la que surtió efectos al tercer día hábil siguiente a aquél en que se haya realizado la publicación, esto es, lunes veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, de conformidad con el artículo 65, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

 

Por lo que el referido plazo transcurrió del martes veintinueve de agosto al miércoles veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, descontándose los días veintiséis y veintisiete de agosto, dos, tres, nueve, diez, dieciséis, diecisiete, veintitrés y veinticuatro de septiembre de dos mil diecisiete, por ser sábados y domingos de conformidad con lo dispuesto por los artículos 19, de la Ley de Amparo y 163, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el viernes veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, los días jueves catorce, viernes quince de septiembre, del martes diecinueve al lunes veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete; por ser inhábiles, en términos de los acuerdos SS/5/2017, SS/12/2017, SS/ 15/2017, SS/17/2017, SS/16/2017 y SS/19/2017, respectivamente, emitidos por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

 

De manera que si la demanda en cuestión se presentó el miércoles seis de septiembre de dos mil diecisiete (foja 3 del expediente en que se actúa), es inconcuso que la misma resulta oportuna.

 

El juicio de amparo principal es promovido por ***** ******** *** por conducto de su representante  *******  *********  ******* ********, personalidad que tiene reconocida en auto de veintidós de junio de dos mil dieciséis, emitido en el juicio contencioso de origen (foja 81 de los autos naturales).

 

Por otro lado, en cuanto al amparo adhesivo, se promovió por ****** ***** ******** *******  **  *******  ********* por conducto de su representante **** ******* ******* dentro del plazo de quince días que al efecto prevé los artículos 181, 182 y 183 de la Ley de Amparo, toda vez que el auto de admisión del juicio de amparo hecho valer por el quejoso principal, fue notificado al tercero interesado, el jueves veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, según consta a foja 79 del presente toca, la que surtió sus efectos al día siguiente, esto es, el viernes veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, de conformidad con lo dispuesto por la fracción II, del artículo 31, de la Ley de Amparo vigente.

 

 Por lo que el referido plazo transcurrió del lunes dos al martes veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, sin considerar los días treinta de septiembre, uno, siete, ocho, catorce, quince, veintiuno y veintidós de octubre de dos mil diecisiete, por ser sábados y domingos, en términos de los artículos 19, de la Ley de Amparo; y 163, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el jueves doce y viernes trece de octubre de dos mil diecisiete; por ser inhábiles, en términos de la Circular 25/2017, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

 

De manera que si la demanda de amparo adhesiva en cuestión se presentó por ****** ***** ******** ******* ** ******* ********* por conducto de su representante  ****  *******  ******* el miércoles dieciocho de octubre de dos mil diecisiete (foja 86 del expediente en que se actúa), es inconcuso que la misma resulta oportuna.

 

CUARTO. En la sentencia reclamada de seis de julio de dos mil diecisiete, la sala del conocimiento, resolvió declarar la validez de la resolución impugnada (foja 257, vuelta del juicio de nulidad).

 

QUINTO. Las consideraciones que sustentan la sentencia reclamada, se encuentran contenidas en la copia certificada, que se anexa a la presente resolución.

 

SEXTO. Los conceptos de violación que hace valer el quejoso principal, corren agregados a fojas 08 a 46, de los autos en que se actúa y, a fin de obviar su transcripción, este tribunal se remite a ellos.

 

SÉPTIMO. Los argumentos insertos en los conceptos de violación, son infundados en parte e inoperantes en otra, tal y como se aprecia enseguida.

 

En primer término, resulta necesario señalar los antecedentes del presente asunto; los cuales se desprenden de las constancias que integran el juicio de nulidad, a las que se les otorga valor probatorio pleno en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por tratarse de actuaciones jurisdiccionales; que a saber son:

 

1) Por escrito presentado ante la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual del Instituto Mexicano de  Propiedad Industrial, ***** ******** *** (aquí quejoso), en su carácter de titular de los registros marcarios ****** *****  ***  ***** (clase 30) y  *******  **** ***** *** ***** * ****** (clase 43), solicitó la declaración administrativa de infracción prevista en las fracciones I, IV, V, VIII, IX, incisos b), b) y c), del artículo 213 de la Ley de Propiedad Industrial, en contra de ****** **** ******** ******* ** ******* ********* usuaria autorizada de las marcas  ****** *** ***** (clase 30)  y/o ****** *** ***** ***** (clase 43).

 

2) Una vez sustanciado el procedimiento de solicitud de declaración administrativa, mediante resolución contenida en el oficio , de veintinueve de abril de dos mil dieciséis, emitida por el subdirector Divisional de Prevención de la Competencia Desleal del Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual, se negó la declaración administrativa de las infracciones solicitadas por el aquí quejoso (fojas 48 a 80 del juicio de nulidad). 

 

3) Inconforme con la resolución anterior, ***** ******** *** (aquí peticionario de aparo), por conducto de su representante legal  ******* *********  *******  ********, mediante escrito presentado el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, ante la Oficialía de Partes de las Salas Regionales Metropolitanas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, demandó la nulidad de la resolución precisada en el punto que precede (fojas 01 a 47 del juicio de nulidad).

 

4) Por razón de turno, tocó conocer de la demanda de nulidad a la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quien en auto de veintidós de enero de dos mil dieciséis, la admitió a trámite, la cual quedó radicada bajo el número de expediente *****************; asimismo, emplazó a la autoridad demandada, a efecto de que formulara su contestación correspondiente (foja 81 del juicio de nulidad).

 

5) En proveído de trece de septiembre de dos mil dieciséis, se tuvo por apersonado al tercero interesado  ******  *****  ********  *******  ** ******* ******** asimismo, en dicho proveído se tuvo por formulada la contestación de la demanda, en términos que lo hizo la autoridad demandada (fojas 161 y 168 del expediente).

 

6) Por auto de seis de octubre de dos mil dieciséis, se regularizó el procedimiento en el juicio de nulidad y se dejó sin efectos el acuerdo de trece de septiembre de dos mil dieciséis; por lo que requirió a la autoridad demandada, a efecto de que  remitiera las pruebas físicas con número de inventario ******** y ******** (foja 175 del juicio de nulidad).

 

7) Mediante proveído de cinco de enero de dos mil diecisiete, se tuvo por desahogado el requerimiento de presentar las pruebas físicas y se concedió término a las partes para formular alegatos (fojas 224 del expediente).

 

8) Sustanciado el procedimiento la sala del conocimiento, el seis de julio de dos mil diecisiete, la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dictó la sentencia relativa, en la que determinó por una parte, que existía grado de confusión entre la marca de la parte actora y la de la tercero interesada; sin embargo, precisó que tal circunstancia no resultaba procedente, para considerar a la tercero interesada como infractora de las marcas del aquí quejoso; por lo que reconoció la validez de la resolución impugnada (fojas 246 a 157 del juicio de nulidad).

 

Dicha resolución es combatida, únicamente en la parte que le es adversa (en donde se determinó que no se actualizaban las infracciones por parte de  ******  *****  ********  *******  **  ******* ********), pues el quejoso en la demanda de amparo, refiere estar de acuerdo con lo resuelto en relación a que existe semejanza en el grado de confusión entre las marcas motivo de la litis.

 

En el primer concepto de violación el peticionario de amparo (titular de los registros marcarios

****** ***** *** ****** clase 30 y ******* **** ***** *** *****  *  ******* clase 43), señala que la sentencia reclamada al reconocer la validez de la resolución impugnada, transgredió en su perjuicio los derechos fundamentales de legalidad, seguridad jurídica y derecho al debido proceso, previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales, por lo siguiente:

 

Refiere que la sala del conocimiento, no analizó todas las causales de infracción que invocó, de manera particular el uso indebido por parte ****** ***** ******** ******* ** ******* ********* de una marca parecida en grado de confusión a la marca ***** *** *****, pues al realizar el estudio de fondo de la cuestión planteada, estimó que existe un grado de confusión fonética entre las marcas usadas por ****** ***** ******** ******* ** ******* ******** ********  ******  ***  ******  *******  ******  ***  ***** ******  *  ******,  *******  ******  ***  *****  ***** ******* y  *******  ******  ***  *****  ***  *****  **  *** ********  *  ****** , todas propiedad de  *********** ***********  ********  ************* y  *****  ***  *****, pues coinciden en su parte dominante; por lo que si bien la sala declaró la validez de la resolución combatida, bajo el argumento de que al momento en que se verificó el uso indebido de la marca, se demostró que ******  *****  ********  *******  ** ******* ********, era licenciataria de las marcas que comercializa y que se encontraban vigentes y surtiendo efectos plenos, ello, aún y cuando las mismas han sido declaradas nulas en los juicios y que tal circunstancia, no debía interpretarse en el sentido de considerar que la nulidad de los registros marcarios tiene efectos retroactivos que conduzcan a estimar actualizadas las infracciones solicitadas y menos aún pues dichas determinaciones no se encuentran firmes.

 

En relación a lo anterior estima que la sala especializada omitió considerar que aún y cuando ****** ***** ******** ******* ** ******* ********, sea licenciataria de las marcas () (), () y (), todas propiedad deque amparan los servicios correspondientes a la clase 43; la solicitud de declaración administrativa de infracción la promovió por el uso indebido de dos marcas (******) ***** *** ***** y (*******) **** ***** *** ***** * ******* que protegen productos de distintas clases 30 y 43 respectivamente y que la aludida  ******  ***** ******** ******* ** ******* ********, no es titular ni licenciataria de alguna marca semejante en grado de confusión a la del quejoso en los productos clase 30 del Clasificador Oficial de Productos y Servicios; de ahí que en relación al uso de la marca ****** *** ****** en productos correspondientes a la clase 30, la aludida tercero interesada, sí comete las conductas de infracción reclamadas.

 

Luego, transcribe lo resuelto por la sala responsable en los considerandos séptimo y octavo de la sentencia reclamada e insiste en que al ser el propietario de las marcas ****** ***** *** ***** (clase 30), y ******* **** ***** *** ***** * ****** (clase 43); es claro, que  ******  ***** ********  *******  **  *******  ********, sin su autorización usa la denominación  ******  **  ***** (con nombre comercial para prestar servicios de cafetería que se encuentran comprendidos dentro de la clase 43, del Clasificador Oficial de Productos y Servicios), que es parecida en grado de confusión a las que defiende.

 

Refiere que de conformidad con lo previsto en el artículo 87 de la Ley de Propiedad Industrial, el derecho al uso exclusivo de una marca, se obtiene con su registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; de ahí que si la legislación en mención señala que los registros marcarios solo otorgan un derecho exclusivo a sus titulares respecto de los productos específicos que proteja la marca que sea previamente registrada ante el IMPI, de ninguna forma podría considerarse que una marca registrada en una clase y licenciada a favor de un tercero, impide la actualización de las causales de infracción que prevé la Ley de Propiedad Industrial, si existe una o no semejante en grado de confusión que es usada en una clase de productos distinta a la concedida a protección; pues las marcas que comercializa  ******  ***** ******** ******* ** ******* ******** solo protegen servicios en clase 43 y no respecto de la clase 30, para ello, inserta los Títulos de registro de las marcas mencionadas, y que el establecimiento Comercial ****** *** *****, comercializa productos similares a los que comercializa el registro marcario  *****  *** ****** **************** * ** ***** **.

 

Concluye en este punto que la sala responsable en la resolución reclamada, no expuso motivo alguno que explique la razón por la que excluyó de estudio la procedencia de las causales de infracción  plateadas respecto del uso indebido de la marca  ******  ***  ***** por parte de la tercero interesada en productos correspondientes a la clase 30.

 

Lo anterior, resulta infundado. Ello es así, pues como se advierte de las consideraciones vertidas en el considerando séptimo de la sentencia reclamada, en específico a fojas 6 y 7, se determinó lo siguiente:

 

“…SÉPTIMO. Estudio de la Sala. Para esta Sala, los argumentos de la actora son parcialmente fundados pero insuficientes para declarar la nulidad de la resolución impugnada, ello en atención a lo siguiente.-- Las causales de infracción solicitadas por la actora en contra del tercero interesado son las previstas en el artículo 213, fracciones I, IV, V, VIII y IX, incisos a), b) y c), de la Ley de la Propiedad Industrial, que dicen: “Artículo 213. (se transcribe)---  Dichas infracciones fueron negadas por la autoridad por los motivos que se sintetizan enseguida: 1. Si bien la actora solicitó las infracciones con base en dos marcas: ****** ***** ***  *****  y  *******  ****  *****  ***  *****  * ******, la autoridad hizo la precisión de que de las pruebas ofrecidas por la parte actora, así como de las diversas manifestaciones que las partes hicieron en el procedimiento, se desprendía que la parte demandada, tiene como giro el ofrecer los ********* **  ********* , y no comercializa alguno de los productos amparados por la marca  ******  ***** *** *****; por lo que sólo hizo el análisis respecto de las denominaciones en comparación con el registro marcario base de la acción  *******  **** ***** *** ***** * ****** , al ser que esta marca ampara servicios iguales a los que presta la presunta infractora, lo que la actora no controvierte ni desvirtúa, sino que se sostiene en la semejanza en grado de confusión respecto de ambas marcas sin controvertir ni desvirtuar que la autoridad no hizo el análisis respecto de la marca ****** ***** ***  *****.--- 2. Luego, atendiendo a que uno de los presupuestos que llevarían a actualizar las infracciones solicitadas es que los signos en conflicto resultaran semejantes en grado de confusión, la autoridad procedió al análisis de confusión concluyendo que no se actualizaba desde los aspectos fonéticos gráficos ni conceptuales, pues de las pruebas aportadas para acreditar las infracciones como son la fe de hechos 2,150, de 7 de julio de 2015; 2,152 de 10 de julio de 2015, así como la visita de inspección llevada a cabo el 23 de septiembre de 2015, y de los respectivos anexos de las mismas, así como las muestras físicas, se desprende que la tercera interesada, utiliza los siguientes signos distintivos: (inserta imagen)…”

 

De lo antes transcrito, permite advertir que la sala especializada precisó, que si bien la parte actora en el escrito presentado ante el IMPI, solicitó las infracciones respecto de dos marcas ****** ***** *** ***** (clase 30), y ******* **** ***** *** ***** * ****** (clase 43); también lo era que la autoridad demanda, en la resolución impugnada en el juicio de nulidad, refirió que de las pruebas ofrecidas por la parte actora, así como de las manifestaciones formuladas por la parte que fue señalada como infractora ****** ***** ******** ******* ** ******* ******** (aquí tercero interesada), en el procedimiento seguido ante el instituto en mención, se obtenía que ésta tiene como giro ofrecer servicios de cafetería y que ésta no comercializa ninguno de los productos amparados por la marca  ****** ***** *** ***** (clase 30); por lo que precisó que la autoridad demandada, únicamente analizó la denominación del registro marcario ******* **** ***** *** ***** * ****** ****** **** en razón de que dicha marca ampara servicios iguales a los que presta la aludida ****** ***** ******** ******* ** ******* *********

 

Además, la sala del conocimiento señaló que la parte actora en esa instancia (aquí quejoso), fue omisa en controvertir o desvirtuar tal circunstancia, pues en el juicio de nulidad, se limitó a sostener la semejanza en grado de confusión respecto de ambas marcas, sin debatir ni combatir, lo relativo a que la autoridad administrativa, no efectúo un análisis respecto de la marca ****** ***** *** ***** ****** *** .

 

De ahí, lo infundado del concepto de violación en análisis; en razón de que la sala responsable, no pasó por alto el hecho de que el aquí quejoso, al acudir ante la autoridad demandada, manifestó que se configuraba la infracción respecto de las marcas de su titularidad  ******  *****  *** ***** (clase 30), y  *******  ****  *****  *** *****  *  ****** (clase 43); y que la autoridad administrativa únicamente emprendió en análisis del grado de semejanza de la marca señalada en segundo término, clasificada en la clase 43; pues precisó que la autoridad administrativa no analizó lo relacionado con la marca de clasificación 30, ya que de las pruebas ofrecidas por la parte actora, así como de las diversas manifestaciones que las partes hicieron en el procedimiento, se desprendía que ****** ***** ******** ******* ** ******* ********* tiene como giro el ofrecer los servicios de cafetería, y no comercializa alguno de los productos amparados por la diversa ****** ***** *** ***** ****** **** consideración que la sala del conocimiento precisó que el aquí quejoso, no combatió en esa instancia.

 

La consideración que precede, se corrobora con los argumentos planteados en la demanda de nulidad (único concepto de impugnación), del que se obtiene que el aquí quejoso únicamente combatió las consideraciones relacionadas con lo resuelto por la autoridad demandada en el sentido de que no existe semejanza en grado de confusión de las marcas cuya titularidad defiende, respecto de las diversas  ******  ***  ***** y/o  ******  ***  ***** ******; más no lo resuelto por la autoridad administrativa en relación a que la parte actora, no demostró que se utilizara la marca de clasificación 30.

 

En otro orden de ideas, en una parte del segundo, tercer y cuarto conceptos de violación, señala el quejoso lo siguiente: Que en ningún contrato de licencia fue puesto a prueba para justificar el uso de la denominación *****  ***  ***** , para distinguir café, azúcar y bebidas hechas a base de café que corresponden a productos relacionados con la clase 30 y que se encuentran protegidos con la marca ***** ***** *** *****.

 

Que la sala olvidó que no solo se reclamó el uso de la marca relativa a la clase 43, sino también respecto de la clase 30, por lo que se acreditó la infracción administrativa.

 

Que se encuentra acreditada la infracción solicitada, pues la marca ***** *** *****, protege la clase 30 del Clasificador Oficial de Productos y Servicios: café, té, cacao, azúcar, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (con excepción de salsa para ensalada), especias, hielo, en especial todas aquellas bebidas preparadas a base de café; con las diversas de denominación  y/o que usa como marca    ****** ***** ******** ******* ** *******  ******** (según las imágenes que inserta); con las que dice se demuestra el uso de la marca de clase 30 en mención;  de ahí que proceda se le conceda el amparo y la protección de la Justicia de la Unión.

 

Lo anterior, se estima inoperante, pues parte de una premisa falsa, en razón de que como se precisó en párrafos que preceden, la sala del conocimiento, únicamente emprendió el análisis de lo resuelto de la infracción que pretendió la parte actora (aquí quejoso), por parte de la diversa ****** ***** ******** ******* ** ******* ******** , en la marca ******* **** ***** *** ***** * ****** (clase 43); pues la denominación  ******  **  ***** (con nombre comercial para prestar servicios de cafetería que se encuentran comprendidos dentro de la clase 43, del Clasificador Oficial de Productos y Servicios), más no en relación a la  ******  *****  ***  *****  ****** ***.

 

Tiene aplicación al     respecto la jurisprudencia número 2a./J. 108/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación^[1], que a la letra dice: “AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS. Los agravios cuya construcción parte de premisas falsas son inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su análisis y calificación, pues al partir de una suposición que no resultó verdadera, su conclusión resulta ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida.”

 

También resulta aplicable la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación^[2], que dispone lo siguiente:

 

“AGRAVIOS INSUFICIENTES. Cuando en los agravios aducidos por la recurrente no se precisan argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de la sentencia, ni se atacan los fundamentos legales y consideraciones en que se sustenta el sentido del fallo, se impone confirmarlo en sus términos por la insuficiencia de los propios agravios."

 

En otra parte del segundo concepto de violación, dice el quejoso que le depara perjuicio lo resuelto por la sala responsable, para mantener la negativa de declarar administrativamente las infracciones por éste solicitadas, lo que dice transgrede en su perjuicio lo previsto en los artículos 14 y 16 constitucionales, al tomar como base un contrato de licencia que no cumple con los requisitos de validez necesarios y que tampoco se encuentra inscrito ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual.

 

Precisa que la licencia de uso y explotación de las marcas () () , () y () , todas propiedad deno puede surtir efectos en contra del quejoso al no encontrarse inscrito ante el IMPI; por ello dice que no se puede excusar a ****** ***** ******** ******* ** ******* ********, de las conductas infractoras que reclamó en base a un supuesto uso de marcas licenciadas en su favor.

 

Señala que no puede considerarse válido el contrato de licencia de  ******  *****  ******** ******* ** ******* ******** , ya que su traducción, no se encuentra realizada por un perito autorizado por el Tribunal Superior de Justicia o por autoridad competente, ni se acreditan los conocimientos de quien lo realizó, ni el nombre del que la efectúo; y que la documental en mención se encuentra alterada en la fecha de su suscripción; de ahí que se trata de un documento alterado.

 

Añade que  ****** ***** ******** ******* ** ******* ********, manifestó en el procedimiento de origen en aclaración de dieciocho de noviembre de dos mil quince, que por un error, se señaló en el contrato de licencia de uso de marca la fecha quince de marzo de dos mil quince, lo que generó que se subsanara una irregularidad en dicho contrato, lo que dice evidencia la que se trata de un documento prefabricado; pues a esa fecha aún no habían solicitado los registros de las marcas ******* ****** *** ***** ***** * ****** y ******  ****** *** ***** ***  *****  **  ***  ********* por lo que no podían conocer el número y registro que se les asignaría (ya que las marcas fueron solicitadas a registro el ocho de septiembre de dos mil catorce y registradas para la  el quince de enero de dos mil quince y para la  el doce de enero del mismo año). 

 

Le asiste el calificativo de inoperante, a lo anterior; ya que dichos planteamientos, no fueron expuestos ante la sala del conocimiento, sino que es hasta esta instancia constitucional que el peticionario de amparo, asevera que la licencia de uso y explotación de las marcas ( ) () , () y () , celebrada entre y  ******  *****  ******** ******* ** ******* ********, no puede surtir efectos en contra del quejoso al no encontrarse inscrito ante el IMPI; que dicho documento fue alterado; que éste no tiene valor pues la traducción del mismo no se efectúo por un perito autorizado y que las fechas asentadas en el mismo difieren de las en que se efectúo el registro de las marcas mencionadas.

 

Ahora bien, el aquí quejoso, en el escrito inicial de demanda, no hizo valer los argumentos que expone, ni refirió argumento alguno tendente a desvirtuar el valor de la licencia de uso y explotación de las marcas que comercializa  ****** ***** ******** ******* ** ******* ******** ; entonces resulta patente que el calificativo otorgado a lo dicho por el quejoso, en la presente instancia, deriva de que la parte actora del juicio natural, en ningún momento en sus conceptos de nulidad, expresó, controvirtió o rebatió lo que ahora alega; pues el único concepto de impugnación de la demanda de nulidad, se limitó a sostener argumentos tendentes a desvirtuar el análisis efectuado por el IMPI, en relación al grado de semejanza entre las marcas, más no como ahora pretende en relación a que la aludida  ******  ***** ********  *******  **  *******  ********* no cuenta con un contrato de licencia valido para comercializar las marcas () (), () y () ; entonces, la sala responsable, no estuvo en aptitud de analizar las afirmaciones que ahora expone, pues no formaron parte de la litis natural, y en consecuencia, lo ahora dicho es totalmente novedoso; de ahí que resulte inoperante.

 

Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia número 1a./J. 150/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación^[3], que a la letra dice:

 

“AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE REFIEREN A CUESTIONES NO INVOCADAS EN LA DEMANDA Y QUE, POR ENDE, CONSTITUYEN ASPECTOS NOVEDOSOS EN LA REVISIÓN. En términos del artículo 88 de la Ley de Amparo, la parte a quien perjudica una sentencia tiene la carga procesal de demostrar su ilegalidad a través de los agravios correspondientes. En ese contexto, y atento al principio de estricto derecho previsto en el artículo 91, fracción I, de la ley mencionada, resultan inoperantes los agravios referidos a cuestiones no invocadas en la demanda de garantías, toda vez que al basarse en razones distintas a las originalmente señaladas, constituyen aspectos novedosos que no tienden a combatir los fundamentos y motivos establecidos en la sentencia recurrida, sino que introducen nuevas cuestiones que no fueron abordadas en el fallo combatido, de ahí que no exista propiamente agravio alguno que dé lugar a modificar o revocar la resolución recurrida.”

 

Por otra parte, en el tercer concepto de violación, refiere el quejoso que la sentencia es contraria a derecho, pues se determinó la negativa de declarar administrativamente las infracciones solicitadas, a pesar de haber considerado que la tercero interesada usa marcas semejantes en grado de confusión y estimar que si bien en los juicios *****************, **************** y *****************, de su índice, se resolvió declarar la nulidad de las marcas que utiliza el tercero interesado, tal circunstancia, no puede surtir efectos retroactivos que conduzcan a estimar actualizadas las infracciones por éste solicitadas; para ello transcribe lo resuelto en cuanto al tema por la sala especializada y dice que dicha determinación transgrede en su perjuicio los derechos fundamentales de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso, previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales.

 

Alega que la sala responsable, indebidamente estimó que en razón de que el legislador omitió señalar en el artículo 155,  de la Ley de  la Propiedad Industrial, el momento en que surtirían sus efectos la declaración de nulidad de una marca y en aplicación al principio pro homine, a efecto de evitar efectos jurídicos negativos en la actuación ilícita de una persona trasciendan en perjuicio de otra, estableció que la declaratoria de nulidad, no podía retrotraerse.

 

Precisa que la determinación de la sala responsable, es contraria a derecho en razón al desestimar lo previsto en los artículos 79, de la Ley de Propiedad Industrial y 6º, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que establecen que la nulidad de un acto implica la destrucción retroactiva del mismo; por lo que estima que la sala actúo con parcialidad al ponderar en mejor forma los derechos de  ******  *****  ********  *******  **  ******* ********, a los  del quejoso, pues desestimó los criterios de Tribunales Colegiados que cita, de rubros:

 

“REGISTRO MARCARIO. EN RAZÓN DE LOS EFECTOS RETROACTIVOS DE LA DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA INFRACCIÓN PROPUESTA EN VÍA DE RECONVENCIÓN AL CONTESTAR EL ESCRITO QUE MOTIVÓ AQUELLA” y “DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE NULIDAD DE UNA MARCA. LA AUTORIDAD QUE CONOZCA DE LA SOLICITUD RELATIVA DEBE PRONUNCIARSE AL RESPECTO AUNQUE SE TRATE DEL MISMO REGISTRO QUE PREVIAMENTE SE DECLARÓ CADUCO”.

 

Refiere que la sala del conocimiento señaló que en los juicios de nulidad  ***************** , **************** y *****************, relacionados con los registros marcarios () (), () y () propiedad de, se declaró su nulidad por causas atribuibles al examinador de dichas marcas y que con independencia de que la declaratoria de nulidad, aún no había quedado firme, no se retrotraerían los efectos de la nulidad, a la fecha en que se corroboró el uso de dichos signos en el establecimiento de  ****** ***** ******** ******* ** ******* ******** , en razón que la explotación de los mismos, ocurrió mientras se encontraban vigentes.

 

Dice que no puede considerase como excluyente de responsabilidad, el hecho de que en materia de infracciones marcarias, el uso que se haga de una marca igual o semejante en grado de confusión, cuando no se cuenta con un registro marcario vigente que establezca una protección determinada respecto de productos específicos de los que se reclama la invasión; pues de conformidad con lo previsto en el artículo 93, de la Ley de Propiedad Intelectual, únicamente protegen determinados productos o servicios de acuerdo al Clasificador Oficial de Productos y Servicios; por lo tanto, la causal contemplada en el artículo 213, fracción IV, del mismo ordenamiento legal, sanciona como infracción administrativa, el que se use una marca parecida en grado de confusión para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la marca registrada.

 

Agrega que de acuerdo a la máxima jurídica “quod nullum est nullum producit effectum”^[4], los efectos del título de marca correspondiente, se retrotraerán al momento de la solicitud, como sí ésta nunca hubiese existido a la vida jurídica y cuando un acto jurídico que fue anulado, no puede producir efectos en ningún tiempo y menos continuar teniendo efectos para unos y no para otros, lo que dice también ocurre para aquellos actos que derivan de aquellos declarados nulos.

 

Refiere que el criterio de la sala especializada, implica fomentar una competencia desleal ya que cualquiera que quisiera aprovecharse del prestigio y reconocimiento de una marca pero que quisiera evadir las consecuencias de un uso indebido, suscribirán licencias de unos a favor de un tercero respecto de marcas ilegalmente otorgadas y con ello lograría evitar las sanciones correspondientes.

 

Precisa que lo previsto en el artículo 6º, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, no constituye una excepción para terceros que cometan actos considerados como una infracción administrativa.  

 

Lo anterior, resulta infundado.

 

A efecto de sustentar el calificativo anterior, conviene precisar lo resuelto por la sala responsable, en los considerandos séptimo y octavo, en relación a que en el caso no quedó acreditada la conducta infractora por parte de la tercero interesada; con apoyo en lo siguiente:

 

● En el considerando séptimo, la sala especializada (luego de determinar la semejanza en grado de confusión que se actualizaba entre la marca de a parte actora y los signos que utiliza la tercera interesada); dijo que no resultaba procedente considerar que ******  *****  ********  *******  **  ******* ********, resultaba infractora de las marcas de la actora.

 

● Lo anterior, pues el tercero interesado ******  *****  ********  ******* ** ******* ********, en su escrito de apersonamiento refirió que al momento en que se verificó el uso de los signos con la denominación dominante ****** *** ***** (fe de hechos 2,150, de 7 de julio de 2015; 2,152 de 10 de julio de 2015, así como la visita de inspección llevada a cabo el 23 de septiembre de 2015, y de los respectivos anexos de las mismas), se encontraban vigentes y surtiendo plenos efectos legales las marcas siguientes:

******* ****** *** ***** * ******* ****** *** ***** ****** * ******:

fueron de  ***

 

● marcas fueron otorgadas en las fecha siguientes: y el veinte de marzo de dos mil catorce,  y  el quince de enero de dos mil quince, siendo que la fe de hechos de siete de julio de dos mil uince, en uno de los establecimientos de la tercera interesada; de diez de julio de dos mil quince, referente a la página de internet atribuible a la parte tercero interesada, y la visita de verificación realizada el veintitrés de septiembre de dos mil quince, en otro de los establecimientos de la tercera interesada, fueron desahogadas en fechas en las que evidentemente todas las marcas del tercero se encontraban registradas y vigentes.

 

● Agregó que no pasaba inadvertido que en contra de todos los registros de marca de ****** ***** ******** ******* ** ******* ********, el aquí quejoso promovió solicitudes de declaración administrativa de nulidad, que fueron negadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y que la sala responsable, advirtió la existencia de los juicios de nulidad ***************** ***************** ******** ********  *  ***************** las que invocó como hecho notorio; de las que se obtenía que la parte actora impugnó la negativa de nulidad de las marcas de la tercera interesada, y obtuvo sentencia favorable, ya que en dichos juicios, la responsable estimó que sí resultaban procedentes y fundadas sus acciones de nulidad sobre la base de que las marcas son semejantes en grado de confusión y que por lo tanto, las marcas de la parte tercero interesada, fueron otorgadas por error, inadvertencia o diferencia de apreciación respecto de las marcas que defiende el actor; y, que por ello se declaró la nulidad de las resoluciones administrativas que habían negado la declaratoria de nulidad de las marcas de la aludida tercero interesada, para el efecto de que se declarara la nulidad de las marcas de ésta.

 

● Sin embargo, refirió que tal circunstancia no debía interpretarse en el sentido de estimar que la nulidad de los registros de la tercera interesada, tienen efectos retroactivos que conduzcan a estimar actualizadas las infracciones solicitadas; pues del análisis de las nulidades de marca de manera diferenciada con relación a sus efectos,  no es del todo claro, sobre todo en lo referente al momento en el cual las mismas debían surtir sus efectos.

 

● Añadió que incluso del Capítulo Segundo de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, relativo a Nulidad y Anulabilidad del Acto Administrativo, no se dispone nada en concreto; no obstante ello, en el párrafo final del artículo 6, de dicha ley, aborda la posibilidad de que una nulidad, no pueda por una circunstancia de hecho o de derecho retrotraer sus efectos, pero no precisa cuales serían esos supuestos.

 

● Explicó que en materia de nulidades de patentes, el legislador fue determinante al señalar, en el artículo 79, de la Ley de la Propiedad Intelectual, en establecer que: “…La declaración de nulidad destruirá retroactivamente a la fecha de presentación de la solicitud, los efectos de la patente o registros respectivos”. Con ello, en materia de patentes, eliminó cualquier interpretación sobre el momento en el que se surten los efectos de las declaraciones de nulidad.

 

● Añadió que en materia de nulidades de registros marcarios, el legislador omitió señalar, en el artículo 155 de la citada Ley de la Propiedad Industrial, el momento en que surtirían sus efectos las nulidades declaradas relacionadas con éstos; por lo que con dicha omisión del legislador, abre la posibilidad a una interpretación jurisdiccional que así lo determine en cada caso. Interpretación la anterior, que la sala responsable, procedió a hacer conforme a los párrafos segundo y tercero del artículo 1º constitucional.

 

● Precisó que aún antes de la reforma en materia de Derechos Humanos, nuestra Constitución ya preveía, en su artículo 22, el principio que prohíbe las penas trascendentes, las que definió la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal, en su jurisprudencia “PENAS TRASCENDENTALES. CONCEPTO DE ELLAS”, identificada con el número 1a./J. 29/2002, como “aquellas que pueden afectar de modo legal y directo a terceros extraños no incriminados”; por lo que dicho principio, se reduce a la prohibición constitucional de que los actos de una persona trasciendan en perjuicio de la esfera jurídica de un tercero, y tal principio se constituye en un Derecho Humano de estos terceros.

 

● Precisó que si bien es cierto que un registro marcario que se ubique en cualquier causal de nulidad previstas en el artículo 151, de la ley de la materia, debe y tiene que dejar de tener efectos jurídicos por ilícito; también lo es que una declaración de nulidad no sólo anula el registro y su consecuencia primera, que es el derecho de explotación exclusiva de la marca a su titular, sino que dicha determinación tiene aparejadas otras consecuencias, como el ubicar al titular del registro marcario anulado en una situación de infractor respecto de derechos marcarios de otra persona durante el tiempo en el cual fue titular del registro marcario anulado, o bien, hacerle perder el interés jurídico que le legitima para solicitar las infracciones que hubiere solicitado al amparo del registro marcario de la que fue su marca.

 

● Por lo que estimó que del análisis del artículo 151, de la Ley de la materia, refirió que se encontraba ante dos posibilidades para los efectos de la nulidad de un registro marcario que se ubique en alguno de los supuestos de nulidad previstos en el mismo, a saber: a) La primera, se daría en los casos en que dicha situación sea atribuible a hechos del propio solicitante o del titular del registro marcario, como evidentemente sería en las causales de las fracciones III y V del citado precepto legal, y b) La segunda, en la que la que el hecho que dio lugar a la actualización de la causa de nulidad fuere atribuible a una autoridad o a un tercero ajeno al solicitante o titular del registro marcario anulado, como sería en el caso del supuesto precisado en la fracción IV, del multicitado artículo.

 

● Agregó que si bien los efectos de la causa de la nulidad deben ser en todos los casos los de invalidar las consecuencias jurídicas derivadas del registro; lo importante es, precisar el momento en el cual la declaratoria respectiva debe surtir tales efectos y que en la doctrina Civil clásica, las nulidades tienen como una de sus consecuencias que, en principio, los actos afectados por la declaración de nulidad respectiva pierden sus efectos desde el momento mismo en el que el acto fue anulable; es decir los efectos de la nulidad se pueden retrotraer en el tiempo; que no obstante ello, también es cierto que conforme a las diversas teorías Civilistas, existen casos en los que la causa de nulidad puede, inclusive, ser convalidada con posterioridad, dando lugar a que el acto pueda volver a recobrar su vida jurídica.

 

● Explicó que las nulidades administrativas, no han sido exhaustivamente discutidas en la doctrina, por lo que, a la fecha, han sido interpretadas bajo la doctrina e interpretaciones del derecho común; de ahí que determinó que dados los cambios constitucionales en materia de Derechos Humanos es necesaria una reinterpretación y un nuevo planteamiento del tema de los efectos de las nulidades en materia de registros marcarios por parte de los órganos jurisdiccionales, a fin de proteger los Derechos Fundamentales de las partes en conflicto; la llevaron a concluir que los efectos jurídicos de las declaraciones de nulidad deben retrotaerse al momento de la solicitud del registro correspondiente en todos los casos en que la causa de nulidad sea atribuible a hechos del propio solicitante o del titular del registro marcario, como por ejemplo, en las causales de las fracciones III y V del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial; esto último, con la salvedad de que los efectos jurídicos de las declaraciones de nulidad de aquellos registros marcarios cuya causa de nulidad sea atribuible a la autoridad o incluso a terceros ajenos a los solicitantes o titulares de tales registros, se surtirán una vez que cause estado la declaratoria respectiva (por ejemplo, en el supuesto de la fracción IV, del artículo 151 de la ley de la materia).

 

● Refirió que lo anterior le permitía por una parte, alcanzar la finalidad de evitar que subsistan los efectos jurídicos de un acto viciado de nulidad y, por otra parte, evitar que los efectos jurídicos negativos de la actuación ilícita de una persona trasciendan en perjuicio de otra, y, al mismo tiempo, se matizan los perjuicios jurídicos que debe enfrentar el titular del registro marcario anulado por causas imputables a autoridades o terceros ajenos a él.

 

● Así emprendió el estudio particular de la causal de nulidad que se estimó actualizada en los juicios  *****************  ***************** **************** y ***************** que la llevó a concluir que en un primer momento, a quién es atribuible la responsabilidad de que los registros marcarios objeto de las litis en dichos casos se haya ubicado en el supuesto de nulidad previsto en la fracción IV, del artículo 151, de la Ley de la Propiedad Industrial^[5], que establece que la nulidad de un registro de marca es procedente cuando se haya otorgado por error, inadvertencia o diferencia de apreciación, conductas únicamente atribuibles al examinador de las marcas; por lo tanto, determinó que el responsable de que se actualizara la causal de nulidad prevista en artículo 151, fracción IV, que sirvió de fundamento para la declaración de nulidad de las marcas del tercero era dicho examinador, luego entonces, la nulidad de dichas marcas debía surtir efectos a partir de que cause estado la declaración de nulidad.

 

● Explicó que los juicios antes citados, que resolvieron la procedencia de la causal de nulidad planteada por la parte actora (aquí quejoso), en contra de las marcas del tercero ******  *****  ********  *******  **  ******* ********, son de las fechas siguientes:

 

 

● Señaló que si bien (en esa fecha), ninguna de dichas sentencias se encontraba firme, en razón de que en contra de ellas se promovieron juicios de amparo, los que se encontraban  pendientes de resolución ante los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito, ciertamente aún de quedar firmes, la nulidad de las marcas sería a partir de que su declaratoria quedara firme, conforme a las consideraciones antes expuestas, por lo que nunca retrotraerían, sus efectos a las fechas en que se corroboró el uso de dichos signos distintivos en los establecimientos del tercero, acorde a las pruebas del procedimiento administrativo de infracciones.

 

● Añadió que en todo caso, la nulidad de las referidas marcas, no puede referirse a la explotación comercial ocurrida mientras estuvieron vigentes, pues ello fue legal y al amparo de sus registros, por ende, no se transgredieron derechos de terceros; ello, pues razonar en el sentido de lo que refirió la parte actora, implicaría desconocer, sin justificación razonable, la presunción de validez que rige un acto administrativo (títulos de marca) que, mientras no fueron declarados inválidos, legítimamente otorgaron a un particular la creencia de que la explotación comercial de las marcas era legal y, por ende, que no le causaría responsabilidad o conflicto, interpretación que únicamente provocaría un estado de incertidumbre jurídica excesivo para quien, después de obtener un registro marcario, las use.

 

● Precisó que aún y cuando se estima razonable que el titular de una marca deba soportar que sus competidores cuestionen la validez de su derecho y, por ende, que no sean declarados infractores por su explotación no autorizada mientras estaba vigente, en caso de obtener su anulación, pues carecería de sustento racional que se le sancione por el empleo de marcas cuyo derecho exclusivo nunca tuvo justificación, lo cierto es, que adicionar a tal carga que deban responder, además, frente a un tercero por la explotación de su marca mientras estuvo vigente su prerrogativa, carece de toda lógica jurídica, ya que lo mínimo que se espera de un sistema legal es que provea certeza a los miembros de una colectividad de las consecuencias de su actuar.

 

● Así concluyó que no podía estimarse a la parte tercero interesada, como infractora de las marcas del ahora quejoso, derivado de prestar servicios de cafetería y provisión de alimentos y bebidas en julio y septiembre de dos mil quince; toda vez que, en el tiempo en que dicha actividad ocurrió, el uso referido estaba amparado por sus marcas, ya que su anulación sobrevino con la determinación de dicha sala en los juicios y

 

● Consecuentemente, reconoció la validez del acto combatido, ya que en autos quedó demostrado que en la fecha en que se advirtió el uso de los signos del tercero semejantes en grado de confusión a la marca de la parte actora (aquí quejoso), se encontraban registradas y vigentes las marcas que legítimamente justificaron dicho uso, y por lo tanto, no puede considerarse infractora a la empresa tercera interesada, siendo que la actora fue incapaz de probar lo contrario, de acuerdo con la carga probatoria que le impone el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria.

 

De lo antes expuesto, se obtiene que la sala del conocimiento estimó como cuestión fundamental para determinar que no era procedente estimar a la parte tercero interesada de las conductas que le fueron atribuidas; en razón de que las marcas que comercializa ****** ***** ******** ******* ** *******  ******** , fueron otorgadas en las fecha siguientes: y el veinte de marzo de dos mil catorce,  y  el quince de enero de dos mil quince, siendo que la fe de hechos de siete de julio de dos mil quince, en uno de los establecimientos de la tercera interesada; de diez de julio de dos mil quince, referente a la página de internet atribuible a la parte tercero interesada, y la visita de verificación realizada el veintitrés de septiembre de dos mil quince, en otro de los establecimientos de la tercera interesada, fueron desahogadas en fechas en las que evidentemente todas las marcas del tercero se encontraban registradas y vigentes; lo que no podía generar que se actualizara la conducta infractora.

 

También, de la sentencia reclamada se advierte que la sala especializada precisó que en relación a todos los registros de marca de  ****** ***** ******** ******* ** ******* ********, el aquí quejoso promovió solicitudes de declaración administrativa de nulidad, que fueron negadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y que la sala responsable, advirtió la existencia de los juicios de nulidad  *****************  ***************** **************** * ***************** las que invocó como hecho notorio; de las que se obtenía que la parte actora impugnó la negativa de nulidad de las marcas de la tercera interesada, y obtuvo sentencia favorable, las que no se encontraban firmes; sin embargo, estimó que  en todo caso si la nulidad de un registro marcario es procedente cuando se haya otorgado por error, inadvertencia o diferencia de apreciación, tales conductas únicamente podían ser atribuibles al examinar de las marcas, por lo que dichas marcas debían surtir efectos a partir de que causara estado la declaración de nulidad (fracción IV del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial), y que en las fechas en el que se dictó la sentencia reclamada aún no se encontraban firmes y que estas no retrotraerían sus efectos a las fechas en que se corroboró el uso de los signos distintivos en los establecimientos del tercero; esta última consideración, es la que el quejoso estima indebida.

 

Sentado lo anterior, es preciso tomar en cuenta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la nulidad prevista en el artículo 151, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial, es una nulidad relativa.

 

Así se desprende de la tesis 2a. CXXVII/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación^[6], que expresa:

 

“PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL ARTÍCULO 151, FRACCIÓN IV, EN RELACIÓN CON SU PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY CORRESPONDIENTE, CONTIENE UN SUPUESTO DE NULIDAD RELATIVA. El supuesto de nulidad contenido en el citado precepto legal, al establecer que el registro de una marca será nulo cuando se haya otorgado por error, inadvertencia o diferencia de apreciación, existiendo en vigor otro que se considere invadido por tratarse de una marca igual o semejante en grado de confusión y se aplique a servicios o productos iguales o similares, se ubica en el rubro de las nulidades relativas que, en términos de los numerales 2227 y 2228 del Código Civil Federal, son aquellas que ocurren cuando el acto no carece de los elementos de existencia exigidos por la ley, sino que se halla viciado por error, dolo, violencia o lesión, o porque alguna de las partes es incapaz o porque carezca de la forma que la ley ordena. Lo anterior es así, porque si uno de los elementos que caracteriza a la nulidad relativa es la existencia de vicios por error y el artículo 151, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial se refiere a registros marcarios otorgados por error, inadvertencia o diferencia de apreciación, es evidente que prevé un supuesto de nulidad relativa, lo cual explica que conforme a su último párrafo, las acciones de nulidad que deriven de aquél podrán ejercerse dentro de un plazo de 5 años, contado a partir de la fecha en que surta sus efectos la publicación del registro, regla que difiere de lo que ocurre con las nulidades absolutas, las cuales no desaparecen por confirmación o prescripción.”

 

Las consideraciones que tomó en cuenta el Alto Tribunal, para resolver en este sentido, quedaron plasmadas en la ejecutoria del amparo en revisión 221/2009 en la parte de interés para este estudio, se reproducen a continuación:

 

“Al respecto, debe apuntarse que en virtud de que el vicio que la quejosa recurrente atribuye a la norma reclamada, descansa fundamentalmente en que permite la prescripción de actos que adolecen de vicios que provocan en su opinión, la nulidad absoluta, ello conduce a exponer algunas de las consideraciones que sobre la teoría de las nulidades, formuló esta Segunda Sala al resolver la contradicción de tesis 146/2008-SS, bajo la ponencia del Ministro Mariano Azuela Güitrón, ejecutoria de la que destaca lo siguiente:

 

(…) Se transcribe

 

De la ejecutoria transcrita se desprende lo siguiente:

 

1. Que los actos jurídicos, en general, pueden ser inexistentes o estar afectados de nulidad.  Un acto es inexistente cuando al realizarlo carece de la voluntad o el objeto y, en algunos casos, las solemnidades. En cambio, la nulidad implica el reconocimiento de que el acto existe, pero se encuentra privado de efectos por la ley.

 

2. La nulidad se divide en absoluta o relativa. La nulidad absoluta es la que ataca a los actos que se ejecutan materialmente en contravención a un mandato o a una prohibición de una ley imperativa o prohibitiva, es decir, de orden público.

 

3. La nulidad relativa ocurre cuando el acto, sin carecer de los elementos de existencia exigidos por la ley, se halle en los siguientes supuestos: a) Viciado por error, dolo, violencia o lesión. b) Cuando alguna de las partes es incapaz en el momento de celebrar el acto. c) Cuando carece de la forma que la ley ordena.

 

4. De acuerdo con el artículo 2,224 del Código Civil Federal, el acto jurídico es inexistente por la falta de consentimiento o de objeto que pueda ser materia de él y no producirá efecto legal alguno. No es susceptible de valer por confirmación, ni por prescripción; y su inexistencia puede invocarse por todo interesado.

 

Por su parte, el artículo 2,225 del mismo Código señala que la ilicitud en el objeto, en el fin o en la condición del acto produce su nulidad, ya absoluta, ya relativa, según lo disponga la ley.

 

5. La nulidad absoluta por regla general no impide que el acto produzca provisionalmente sus efectos, los cuales serán destruidos retroactivamente cuando se pronuncie por el juez la nulidad. De ella puede prevalerse todo interesado y no desaparece por la confirmación o la prescripción según el artículo 2,226 del Código.

 

6. Finalmente, de acuerdo con los artículos 2,227 y 2,228   del mismo ordenamiento, la nulidad relativa siempre permite que el acto produzca provisionalmente sus efectos. Esta nulidad se produce por la falta de forma establecida por la ley, si no se trata de actos solemnes, así como el error, el dolo, la violencia, la lesión y la incapacidad de cualquiera de los autores del acto.

 

Cabe agregar que por lo que hace a la nulidad relativa, el Código Civil Federal no establece una regla similar a la de la nulidad absoluta, en el sentido de que no desaparece por prescripción.

Por su parte, el artículo 151, de la Ley de la Propiedad Industrial, es del tenor siguiente (sólo se subraya la porción normativa reclamada):

 

“Artículo 151. (Se transcribe)”

 

 La norma transcrita prevé los supuestos en los que un registro marcario será nulo, concretamente las porciones normativas reclamadas establecen que el registro de una marca será nulo cuando se haya otorgado por error, inadvertencia, o diferencia de apreciación, existiendo en vigor otro que se considere invadido por tratarse de una marca que sea igual o semejante en grado de confusión y que se aplique a servicios o productos iguales o similares; así como  que las acciones de nulidad que se deriven de esa norma podrán ejercitarse dentro de un plazo de cinco años, contado a partir de la fecha en que surta sus efectos la publicación del registro, excepto las relativas a las fracciones I y V que podrán ejercitarse en cualquier tiempo y a la fracción II que podrá deducirse dentro del plazo de tres años.

 

Ahora bien, si aplicamos los principios derivados del régimen de nulidades en el sistema jurídico mexicano, al supuesto de nulidad de registro marcario que la quejosa reclamó en la demanda de garantías, esto es, el de la fracción IV transcrita, se concluye que contrariamente a lo que afirma, la nulidad prevista en esa fracción no corresponde a las denominadas como absoluta, sino que se ubica en el rubro de nulidades relativas, aquellas que ocurren cuando el acto no carece de los elementos de existencia exigidos por la ley, sino que se halle viciado por error, dolo, violencia o lesión; o porque alguna de las partes es incapaz o carezca de la forma que la ley ordena.

 

Lo anterior es así, porque la fracción IV del artículo 151 señala que el registro será nulo cuando se haya otorgado por error, inadvertencia, o diferencia de apreciación, entonces si uno de los elementos que caracteriza a la nulidad relativa es la existencia de vicios por error y la norma en la porción normativa reclamada alude precisamente a registros marcarios otorgados por error, inadvertencia o diferencia de apreciación, existiendo en vigor otro que se considere invadido, por tratarse de una marca que sea igual o semejante en grado de confusión y que se aplique a servicios o productos iguales o similares, ello evidencia que, como se apuntó, la norma reclamada prevé una nulidad relativa. (…)”

 

En este sentido debe subrayarse que las notas distintivas de la nulidad relativa de acuerdo con los artículos 2,227 y 2,228 del Código Civil Federal, la nulidad relativa siempre permite que el acto produzca provisionalmente sus efectos, se produce por la falta de forma establecida por la ley, así como el error, el dolo, la violencia, la lesión y la incapacidad de cualquiera de los autores del acto; no destruye retroactivamente los efectos del acto anulado; no todo interesado puede invocarla, ya que sólo puede ser invocada por quien sufre los vicios del consentimiento, el perjudicado por la lesión o el incapaz; y, puede desaparecer por prescripción.

 

En este contexto, la nulidad prevista en el artículo 151, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial, es una nulidad relativa que no destruye retroactivamente los efectos del acto anulado, conforme a la tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la teoría de las nulidades que priva en el derecho positivo mexicano.

 

Por lo tanto, sobre el particular resulta indudable que la interpretación que realizó la sala especializada, respecto a que la nulidad establecida en la fracción IV, del artículo 151, de la Ley de la Propiedad Industrial, se encuentra apegada a derecho en cuanto concluye que la nulidad que regula la fracción de que se trata, no tiene efectos retroactivos.

 

Empero, si bien esta interpretación sería suficiente para considerar agotada la litis sobre el particular, porque se trata de la aplicación de la norma especial, respecto del artículo 6°de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, aun cuanto esta ley se aplique en forma directa o supletoria, para cumplir con el principio de exhaustividad, a continuación, se da respuesta los restantes argumentos del concepto de violación.

 

Conforme a lo hasta aquí expuesto, ahora corresponde determinar si como afirma el quejoso, es aplicable al caso, lo dispuesto en el artículo 6º, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo^[7], que prescribe que el acto que adolezca de ilegalidades, por la omisión o irregularidad de cualquiera de los elementos o requisitos establecidos en las fracciones I a X del artículo 3º de la misma norma, será declarado jurídicamente nulo, esto es, será inválido y tal declaración de nulidad producirá efectos de ineficacia retroactivos.

 

En este contexto, como el artículo 6 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, prevé que el acto administrativo que se declare jurídicamente nulo será inválido; no se presumirá legítimo ni ejecutable; será subsanable, sin perjuicio de que pueda expedirse un nuevo acto, se aparta del criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien, como ya se vio, precisó que se aplican los principios derivados del régimen de nulidades en el sistema jurídico mexicano, al supuesto de nulidad de registro marcario previsto en la fracción IV del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, se concluye que la nulidad prevista en esa fracción se ubica en el rubro de nulidades relativas, esto es, aquéllas que ocurren cuando el acto no carece de los elementos de existencia exigidos por la ley, sino que está viciado por error, dolo, violencia o lesión; o porque alguna de las partes es incapaz o carezca de la forma que la ley ordena.

 

Lo anterior es así, porque como lo sostuvo el Alto Tribunal, la nulidad del registro marcario, es una institución que si está regulada en la ley de la materia; tan es así que se pronunció, como ya se dijo, en el sentido de que la fracción IV del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, dispone que el registro será nulo cuando se haya otorgado por error, inadvertencia, o diferencia de apreciación. Entonces, si uno de los elementos que caracteriza a la nulidad relativa, es la existencia de vicios por error y la norma en la porción normativa reclamada alude precisamente a registros marcarios otorgados por error, inadvertencia o diferencia de apreciación, existiendo en vigor otro que se considere invadido, por tratarse de una marca que sea igual o semejante en grado de confusión y que se aplique a servicios o productos iguales o similares, resulta evidente que el precepto en cita, prevé una nulidad relativa.

 

Por lo tanto, al tratarse de una figura jurídica que está regulada en la ley de la materia, debe atenderse a sus disposiciones y no acudir a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, ni en aplicación directa ni supletoria.

 

De ahí que contrario a lo hecho valer por el quejoso en el sentido de que resulta legal la conclusión alcanzada por la sala especializada, ya que la figura jurídica de nulidad, que refirió fue la estimada en las resoluciones que se invocaron como hechos notorios, está prevista en el artículo 151, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial, de manera que no se requiere la aplicación supletoria ni directa de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo a la ley específica; por ello se estima que fue correcta la interpretación que se realizó del artículo 6º, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y que es de explorado derecho que a los actos que emite el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, le son aplicables las disposiciones de esa, por disposición expresa del artículo 1.

 

Luego, aun cuando es cierto que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo es de aplicación supletoria a la Ley de la Propiedad Industrial, en el caso, el artículo 6º, del primero de los ordenamientos legales invocado, no cumple con los requisitos para aplicarse de manera supletoria, por las razones ya indicadas, es decir, pues el diverso 151, fracción IV, de la ley de la materia regula la nulidad relativa de un registro de marcario. 

 

En este orden de ideas, no le asiste la razón al quejoso, cuando afirma que la responsable inadvirtió que el artículo 6º de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, expresamente refiere que el acto administrativo que se declare jurídicamente nulo será i) inválido; ii) no se presumirá legítimo ni ejecutable y será subsanable en aquellos casos en que sea posible, incluso con la emisión de un nuevo acto, pues lo cierto es que como ya se dijo, fue correcta la determinación de la sala especializada.

 

En este sentido, lo resuelto por la sala en el sentido de que en el capítulo segundo de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, no se dispone nada concreto sobre el régimen de nulidades del acto administrativo y que incluso el artículo 6º del citado ordenamiento, aborda la posibilidad de que una nulidad no pueda, por alguna circunstancia de hecho o derecho, retrotraer sus efectos, sin precisar a qué circunstancias se refería, fue acertado.

 

En este orden de ideas, son infundados los argumentos del quejoso en relación a que el artículo 6º, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, no sólo establece las consecuencias de la nulidad del acto, sino el momento en el que comienza a surtir sus efectos, precisando que: "La declaración de nulidad producirá efectos retroactivos." Y que de la lectura completa al precepto en comentario, se puede advertir que contrario a lo que señala la sala del conocimiento, en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, sí se previó el momento a partir del cual la nulidad del acto administrativo comienza a producir sus efectos, tan es así que en forma específica prevé que la declaración de nulidad produce efectos retroactivos.

 

Máxime que de los criterios que invoca el quejoso, sustentados por el Séptimo y Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubros: “REGISTRO MARCARIO. EN RAZÓN DE LOS EFECTOS RETROACTIVOS DE LA DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA INFRACCIÓN   PROPUESTA EN VÍA DE RECONVENCIÓN AL CONTESTAR EL ESCRITO QUE MOTIVÓ AQUELLA” y “DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE NULIDAD DE UNA MARCA. LA AUTORIDAD QUE CONOZCA DE       LA SOLICITUD RELATIVA DEBE PRONUNCIARSE AL RESPECTO AUNQUE SE TRATE DEL MISMO REGISTRO QUE PREVIAMENTE SE DECLARÓ CADUCO”; sin embargo, los mismos no cobran aplicación ya que se refiere a un precepto diverso al que motivó la interpretación que realizó la sala del conocimiento y que se refiere al caso en estudio.

 

En este contexto, se estima que la determinación de la sala responsable, está fundada y motivada, puesto que no le asiste la razón la quejosa cuando afirma que la determinación de la sala del conocimiento, al resolver como lo hizo genera que se fomente la competencia derivado de la interpretación que efectúo del artículo 6º de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, así como tampoco se conceden a la autoridad facultades discrecionales para que establezca en qué casos los efectos de la nulidad de un registro marcario se retrotraen y en cuáles no, vulnerando con ello los derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales.

 

Lo anterior, puesto que como ya se dijo, la sala del conocimiento, estaba obligada a resolver la cuestión efectivamente planteada ante ella, para lo cual era indispensable que fijara los efectos de la nulidad del registro marcario al no existir un precepto legal que lo previera; para resolver como lo hizo que la declaratoria de nulidad que aún no quedaba firme, no podía retrotraerse al momento en que se corroboró el uso de los signos distintivos en los establecimientos de la parte tercero interesada. 

 

En abundamiento, de la sentencia reclamada se advierte que la sala del conocimiento, determinó que la declaración de nulidad de los registros de las marcas de la tercero interesada, realizada en los juicios que invocó como hechos notorios, por haberse actualizado el supuesto previsto en la fracción IV, del artículo 151, de la Ley de la materia, surtiría sus efectos a partir de que la resolución administrativa que declaró su nulidad causara ejecutoria; esto es, el registro marcario dejaría de surtir sus efectos partir de que se encontrara firme la resolución que lo declaraba nulo; ya que ponderó que derivado del error en el otorgamiento de los registros marcarios declarados nulo, no había sido provocado por la conducta de la parte tercero intersada, sino por el error de la autoridad administrativa.

 

Así las cosas, por las razones hasta aquí expuestas, no le asiste la razón al quejoso, cuando sostiene que los efectos de la declaración administrativa de nulidad de un registro marcario se retrotraen a la fecha de emisión del acto, por disposición del artículo 6º de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, pues, como ya que se analizó, dicho precepto no resulta aplicable de manera supletoria a la declaración administrativa de nulidad de una marca.

 

De ahí que contrariamente a lo aduce el quejoso principal, la interpretación de la sala del conocimiento resulta acorde a la realidad y a la normatividad aplicable al caso, determinando los alcances y efectos de la declaratoria de nulidad, que invocó como hecho notorio, sin que exista una violación  a los derechos del quejoso, ni del público en general al permitir la existencia y efectos de un registro marcario cuando todavía, no se declara la firmeza de la anulación de que se trata; máxime que no se declaró nulo  conforme al artículo 6º de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, pues, como ya quedó precisado, esa regulación no resulta aplicable a la declaratoria de nulidad de un registro marcario, ni sus efectos se retrotraen a la fecha de emisión del acto.

 

Finalmente en el cuarto concepto de violación, el quejoso señala que contrario a lo resuelto por la sala especializada, se actualizan las infracciones previstas en las fracciones I, IV, V, VIII y IX, incisos a), b) y c), del artículo 213, de la Ley de la Propiedad Industrial, solicitadas en contra de, pues demostró:

 

● Que las marcas Punta del Cielo y Café Punta del Cielo y Diseño, se encuentran vigentes (con lo que se acreditó la fracción IV, de la Ley de Propiedad Industrian( �

 

● Que, usa como nombre comercial una denominación semejante en grado de confusión, que se encuentra plenamente demostrado que la actividad que realiza, es la venta de café y bebidas preparadas a base de café, así como la prestación de servicio de cafetería y que éstos se tratan de los productos que ampara la marca que defiende (con lo que se acreditó la procedencia de la fracción VIII, de la Ley de Propiedad Industrian( �

 

● Que existe semejanza en grado de confusión entre los signos motivo de controversia (con lo que se acreditó la infracción prevista en la fracción IX, incisos a), b) y c) de la Ley de Propiedad Industrian( �

 

● Que, al utilizar un nombre comercial y una denominación para distinguir los productos que comercializa, en grado similar a las marcas del quejoso, introduce un engaño al público, ya que lo hace creer que existe una relación entra la marca de la que es titular con la que comercializa la aludida parte tercero interesada (con lo que se acreditó la infracción prevista en la fracción IX, del artículo 213 la Ley de Propiedad Industrian( �

 

● Que se efectúa un uso ilegal de la marca semejante por parte de (con lo que se acreditó la infracción prevista en la fracción IX, incisos a), b) y c), del artículo 213 la Ley de Propiedad Industrian( � que la conducta realizada por se encuentra en el ámbito de competencia desleal sancionada al usar una marca semejante en grado, apropiándose del prestigio de la marca que defiende el quejoso (con lo que se acreditó la infracción prevista en la fracción I, del artículo 213 la Ley de Propiedad Industrial).

 

Por lo anterior, dice que la conducta que se le imputa a en provecho propio la clientela del quejoso, sin empeñar su propia fuerza económica, sus propios recursos e inventiva, lo que se traduce en una competencia desleal; por ello estima que se debe otorgar la protección de la Justicia de la Unión, a efecto de que se orden al IMPI, declarar administrativamente la infracción en que incurre la aludida tercero interesada. 

 

Le asiste el calificativo de inoperante a lo antes expuesto. De las consideraciones  expuestas en párrafos que preceden (en donde se refirieron las razones por las que la sala especializada, determinó que si bien existía semejanza en grado de confusión en entre la marca que defiende la parte actora y los signos utilizados por la parte tercero interesada, debía sostenerse la negativa de las infracciones solicitadas), se desprende que en cuanto al tema que se analiza, la sala especializada, desestimó el argumento de la actora, en el que hizo valer que en el caso quedó acreditada la conducta infractora por parte de la tercero interesada y para ello expuso las siguientes razones:

 

● Que toda vez que de las constancias de autos, así como de los argumentos propuestos por la parte tercero interesada, se obtenía que las marcas fueron otorgadas en las fecha siguientes: y el veinte de marzo de dos mil catorce, y el quince de enero de dos mil quince, siendo que la fe de hechos de siete de julio de dos mil quince, en uno de los establecimientos de la tercera interesada; de diez de julio de dos mil quince, referente a la página de internet atribuible a la parte tercero interesada, y la visita de verificación realizada el veintitrés de septiembre de dos mil quince, en otro de los establecimientos de la tercera interesada, fueron desahogadas en fechas en las que evidentemente todas las marcas del tercero se encontraban registradas y vigentes; lo que no podía generar que se actualizara la conducta infractora.

 

● Que si bien en relación a todos los registros de marca de ****** ***** ******** ******* ** ******* ******** , el aquí quejoso promovió solicitudes de declaración administrativa de nulidad, que fueron negadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y que la sala responsable, advirtió la existencia de los juicios de nulidad  *****************  ******** ********* **************** * ***************** las que invocó como hecho notorio; de las que se obtenía que la parte actora impugnó la negativa de nulidad de las marcas de la tercera interesada, y obtuvo sentencia favorable, las que no se encontraban firmes; sin embargo, estimó que  en todo caso si la nulidad de un registro marcario es procedente cuando se haya otorgado por error, inadvertencia o diferencia de apreciación, tales conductas únicamente podían ser atribuibles al examinar de las marcas, por lo que dichas marcas debían surtir efectos a partir de que causara estado la declaración de nulidad y que en las fechas en el que se dictó la sentencia reclamada aún no se encontraban firmes y que estas no retrotraerían sus efectos a las fechas en que se corroboró el uso de los signos distintivos en los establecimientos del tercero. 

 

Una vez expuestas las consideraciones de la sala del conocimiento, conviene señalar que a través del concepto de violación en estudio, el quejoso se limita a referir las razones por las que estima se demostró que se actualizan las infracciones previstas en las fracciones I, IV, V, VIII y IX, incisos a), b) y c), del artículo 213, de la Ley de la Propiedad Industrial, solicitadas en contra de .

 

Sin embargo, omite cuestionar los razonamientos en los que la sala expuso que de las constancias de autos, así como de los argumentos propuestos por la parte tercero interesada, se obtenía que las marcas fueron otorgadas en las fecha siguientes: y el veinte de marzo de dos mil catorce, y el quince de enero de dos mil quince, siendo que la fe de hechos de siete de julio de dos mil quince, en uno de los establecimientos de la tercera interesada; de diez de julio de dos mil quince, referente a la página de internet atribuible a la parte tercero interesada, y la visita de verificación realizada el veintitrés de septiembre de dos mil quince, en otro de los establecimientos de la tercera interesada, fueron desahogadas en fechas en las que evidentemente todas las marcas del tercero se encontraban registradas y vigentes; lo que no podía generar que se actualizara la conducta infractora; y que si bien en relación a todos los registros de marca de  ******  *****  ********  *******  **  ******* ********, el aquí quejoso promovió solicitudes de declaración administrativa de nulidad, que fueron negadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y que la sala responsable, advirtió la existencia de los juicios de nulidad ***************** *****************  ****************  *  ************ ***** las que invocó como hecho notorio; de las que se obtenía que la parte actora impugnó la negativa de nulidad de las marcas de la tercera interesada, y obtuvo sentencia favorable, las que no se encontraban firmes; sin embargo, estimó que  en todo caso si la nulidad de un registro marcario es procedente cuando se haya otorgado por error, inadvertencia o diferencia de apreciación, tales conductas únicamente podían ser atribuibles al examinar de las marcas, por lo que dichas marcas debían surtir efectos a partir de que causara estado la declaración de nulidad y que en las fechas en el que se dictó la sentencia reclamada aún no se encontraban firmes y que estas no retrotraerían sus efectos a las fechas en que se corroboró el seos de los signos distintivos en los establecimientos del tercero. 

 

Por ello, este órgano de control constitucional estima que a efecto de combatir o bien superar, de manera frontal y directa, las conclusiones adoptadas por la sala fiscal en cuanto al tema, era menester formular argumentos contra aquéllas.

 

Entonces, ante la falta de impugnación de las consideraciones plasmadas en la sentencia reclamada, en donde se determinó que si bien existía semejanza en grado de confusión en entre la marca que defiende la parte actora y los signos utilizados por la parte tercero interesada, debía sostenerse la negativa de las infracciones solicitadas), es evidente que los argumentos expresados por el quejoso, mediante los cuales, se insiste, pretende evidenciar que se acreditó la conducta infractora pro parte dela tercero interesada, aquéllos se tornan inoperantes, puesto que no combaten, menos superan, las conclusiones adoptadas por la sala especializada.

 

Tiene aplicación, por analogía, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación^[8], cuyo rubro y texto son:

 

“AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. DEBEN ESTAR EN RELACIÓN DIRECTA CON LOS FUNDAMENTOS Y CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA.- Los agravios deben estar en relación directa e inmediata con los fundamentos contenidos en la sentencia que se recurre, y forzosamente deben contener, no sólo la cita de las disposiciones legales que se estimen infringidas y su concepto, sino también la concordancia entre aquellas, éste y las consideraciones que fundamenten esa propia sentencia, pues de adoptar lo contrario, resultaría la introducción de nuevas cuestiones en la revisión, que no constituyen su materia, toda vez que ésta se limita al estudio integral del fallo que se combate, con vista de los motivos de inconformidad que plantean los recurrentes.”

 

Asimismo, resulta aplicable la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación^[9], que dispone lo siguiente:

 

“AGRAVIOS INSUFICIENTES. Cuando en los agravios aducidos por la recurrente no se precisan argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de la sentencia, ni se atacan los fundamentos legales y consideraciones en que se sustenta el sentido del fallo, se impone confirmarlo en sus términos por la insuficiencia de los propios agravios.”

 

Resulta necesario precisar, que no es obstáculo a lo anterior, la existencia de la jurisprudencia emitida por nuestro Máximo Tribunal, relativa a que se debe atender a la causa de pedir, pues dicho Tribunal también ha sostenido que si bien basta con que en los conceptos de nulidad, se exprese la causa de pedir, y que ello obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero que de ninguna manera implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja), exponer razonadamente por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren.

 

Resulta aplicable la jurisprudencia número 1a./J. 81/2002, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación^[10], que a la letra dice:

 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el  criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse.”

 

No pasa inadvertido para este órgano colegiado, que el aquí quejoso ***** ******** **** por conducto de su representante  *******  *********  ******* ********* formuló alegatos en los que aducen que deben desestimarse los argumentos propuestos por la tercero interesada en el amparo directo adhesivo, argumentando que los conceptos de violación por éste expuestos deben declararse fundados y suficientes para otorgarle el amparo y la protección de la Justicia de la Unión (los cuales fueron desestimados en el considerando que precede).

 

Sin embargo, resulta innecesario analizar los argumentos en comento, dada la determinación establecida en párrafos precedentes, aunado a que no forman parte de la litis en el juicio de amparo directo y, por ende, no existe obligación de resolverlos en la sentencia.

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 27/94, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación^[11], que dice:

 

“ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 19171985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos.”

 

Atento a lo anterior, al resultar infundados en parte e inoperantes los argumentos en estudio, es procedente negar el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso.

 

Finalmente, por auto de catorce de febrero de dos mil dieciocho, se acordó el escrito mediante el cual ***** ******** ***, por conducto de su representante ******* ********* ******* ********* ofreció como prueba superveniente la copia de la sentencia de dieciocho de enero de dos mil dieciocho, dictada en el juicio de amparo  ****  ********, del índice del Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (fojas 154 y 155 del toca); y que  por auto de    veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, ****** ***** ******** ******* **  *******  ********* por conducto de su autorizado *****  ******  *******  *****, ofreció como prueba superveniente la copia de la sentencia de dieciocho de enero de dos mil dieciocho dictada en el juicio de amparo **** ********, del índice del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (fojas 154 y 155 del toca).

 

De las documentales ofrecidas por las partes mencionadas como hechos supervenientes, se advierte lo siguiente:

 Que mediante resolución de dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitida por el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito,  en el Amparo Directo ********, resolvió negar el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa ***  ***********  *********** ********  ***********) y dejar sin materia el amparo adhesivo prestado por el aquí quejoso; en donde se señaló como acto reclamado la resolución de veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, emitida en el juicio contencioso administrativo , del índice de la sala responsable, en la que se determinó que existe confusión fonética entre la marca ***** *** ***** y la            marca ,  por lo que se declaró la nulidad del registro de la marca Pasión del Cielo (clase 43).

 

 Que mediante sentencia de seis de diciembre de dos mil diecisiete, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito,  en el Amparo Directo  ******** , resolvió otorgar el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa *** *********** *********** ********  ***********), y negar el amparo adhesivo prestado por el aquí quejoso, para el efecto de que la sala responsable emitirá una nueva resolución en la que considerara que entre las marcas en conflicto  *******  ***  *****  ***** ******** y ****** *** ******* no existe similitud en grado de confusión y que con base en ello, resolviera conforme a derecho.

 

De las resoluciones que preceden, se obtiene que se analizaron las declaratorias de nulidad de los juicios contenciosos administrativos , y ambas del índice de la sala especializada aquí responsable, mismas que fueron citadas como hecho notorio, en las que se precisó que a la fecha de la emisión de la sentencia reclamada aún no eran firmes pues en contra de las mismas se promovió juicio de amparo.

 

Por lo que con independencia de lo resuelto en dichas sentencia por los órganos colegiados mencionados, su determinación no infiere en lo aquí resuelto, pues como quedó analizado en párrafos que preceden, la sala del conocimiento estimó que no podía ser atribuida la conducta infractora a la empresa tercero interesada  ******  *****  ********  ******* **  *******  ********* pues se precisó que con independencia de la declaratoria de nulidad de los juicios en mención, éstas no podían ser consideradas a efecto de retrotraer sus efectos a las fechas en que se corroboró el uso de los signos distintivos de los establecimientos de la parte tercero interesada ****** ***** ******** ******* ** ******* ********* ya que la presunción de validez que rige a un acto administrativo (títulos de marca), que mientras no fueron declarados inválidos, legítimamente otorgaron al particular la creencia de que la explotación de las marcas era legal.

Máxime que si bien en el juicio de amparo directo del índice del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito,  en el Amparo Directo  ********, resolvió otorgar el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa ***  ***********  ***********  ******** ***********), y negar el amparo adhesivo prestado por el aquí quejoso, para el efecto de que la sala responsable, emitirá una nueva resolución en la que considerara que entre las marcas en conflicto *******  ***  *****  *****  ******** y  ******  *** ******* no existe similitud en grado de confusión y que con base en ello, resolviera conforme a derecho.

 

Por ende, se insiste la conducta infractora que se le pretendió atribuir a la parte tercero interesada, en el expediente administrativo de origen, no quedó acreditada, por lo que fue correcto lo resuelto por la sala del conocimiento en tal sentido, de acuerdo a lo plateado en esta resolución; y las sentencia ofrecidas en este juicio por el quejoso, así como por la tercero interesada, no generan que se modifiquen las razones estimadas en el acto aquí reclamado, por la sala responsable.

 

Aunado a lo anterior,  de conformidad con lo previsto en el artículo 93, fracción VII, de la Ley de Amparo^[12],  establece que la única excepción a la regla general, consistente en que el órgano revisor solamente debe tomar en consideración las pruebas que se hubiesen rendido ante la autoridad responsable o el órgano jurisdiccional de amparo, es que aquéllas tiendan a desestimar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional; y en el caso se insiste, las documentales ofrecidas no se tratan de pruebas supervenientes, pues con ellas, lo que pretenden las partes es que se conceda y se niegue el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, respectivamente.

 

OCTAVO.  Es procedente declarar sin materia el amparo adhesivo interpuesto por la tercero

interesada  ******  *****  ********  *******  ** *******  ********* por conducto de su representante **** ******* ****** , en el que hizo valer diversos argumentos a fin de fortalecer las consideraciones de la sentencia reclamada, en la parte combatida, en las que se estimó que la aludida tercero interesada, no podía estimarse infractora de la conducta que el aquí quejoso le atribuyó.

 

Lo anterior es así, porque los temas que las consideraciones que pretende fortalecer y la afectación que, en su opinión, le perjudica, no fueron modificados o declarados insubsistentes y, por ende, quedaron intocados, ya que los conceptos de violación que el quejoso  *****  ********  **** por conducto de su representante  *******  ********* *******  ********* hizo valer en su demanda de amparo, para combatir el tema en comento, resultaron infundados en parte e inoperantes en otra, en términos de las razones expuestas en el considerando que antecede.

 

En efecto, no existe materia respecto de la cual pronunciarse en el amparo adhesivo que nos ocupa, en la parte relativa a los temas que plantea la tercero interesada  ******  *****  ********  *******  ** *******  ********* dada su naturaleza accesoria y seguir la suerte procesal de juicio de amparo principal, de conformidad con el artículo 182, de la Ley de Amparo; de ahí que deba declararse sin materia.

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 134/2014 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación^[13], que es del texto siguiente.

 

“AMPARO ADHESIVO. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA CUANDO LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN DEL AMPARO PRINCIPAL SE DECLARAN INFUNDADOS. Conforme al artículo 182 de la Ley de Amparo, quien obtenga sentencia favorable a sus intereses puede adherirse al juicio constitucional promovido por su contraparte en el procedimiento natural, expresando los conceptos de violación que fortalezcan las consideraciones del acto reclamado o que expongan violaciones al procedimiento que pudieran afectar sus defensas, trascendiendo al resultado del fallo. Ahora, si se toma en cuenta que el amparo adhesivo carece de autonomía en cuanto a su trámite y procedencia, al seguir la suerte procesal del juicio de amparo principal y, por tanto, el interés de la parte adherente está sujeto a ésta, es evidente que cuando los conceptos de violación del quejoso en el principal se declaran infundados y, en consecuencia, el acto reclamado -que le es favorable al adherente- permanece intocado, desaparece la condición a que estaba sujeto su interés jurídico y debe declararse sin materia el amparo adhesivo promovido para reforzarlo.”

 

Así como la jurisprudencial 1a./J. 49/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación^[14]; que expresa:

 

“AMPARO ADHESIVO. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA CUANDO ES PROMOVIDO CON LA FINALIDAD DE OFRECER ARGUMENTOS ENCAMINADOS A QUE SUBSISTA EL ACTO RECLAMADO EN SUS TÉRMINOS PERO EL JUICIO DE AMPARO PRINCIPAL NO PROSPERE POR CUESTIONES PROCESALES O POR DESESTIMARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Del artículo 182 de la Ley de Amparo se advierte, entre otras hipótesis, que el amparo adhesivo podrá promoverlo quien obtuvo sentencia favorable en sede ordinaria para que, ante el juicio de amparo promovido por su contraparte, exprese los agravios tendientes a mejorar la resolución judicial con el propósito de que el acto reclamado subsista en sus términos y adquiera mayor fuerza persuasiva. Así, dicha pretensión es accesoria del juicio de amparo directo principal y, por tanto, de no prosperar éste, sea por cuestiones procesales o por desestimarse los conceptos de violación, el quejoso adherente ve colmada su pretensión, consistente en la subsistencia del acto reclamado y, consecuentemente, el amparo adhesivo debe declararse sin materia.”

 

Por lo expuesto y fundado, se

 

R E S U E L V E:

 

PRIMERO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a ***** ******** ***, respecto del acto y autoridad señalados en el resultando primero, atento a lo expuesto en el considerando séptimo de la presente ejecutoria.

 

SEGUNDO. Se declara SIN MATERIA el amparo adhesivo interpuesto por   ******  *****  ******** ******* ** ******* ********, atento a lo expuesto en el último considerando.

 

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el expediente.

 

Así, por mayoría de votos de los magistrados: presidente Eugenio Reyes Contreras, quien formula voto particular, José Antonio García Guillén y Arturo César Morales Ramírez; lo resolvió el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, siendo ponente el primero de los nombrados.

 

Firman los magistrados que intervinieron, así como la secretaria de acuerdos quien autoriza y da fe.

 

FIRMADO: PRESIDENTE EUGENIO REYES CONTRERAS, JOSÉ ANTONIO GARCÍA GUILLÉN Y ARTURO CÉSAR MORALES RAMÍREZ, Y LA SECRETARIA DE ACUERDOS LICENCIADA ISIS NAYELI LANDEROS MUÑOZ. RÚBRICAS.

 

VOTO PARTICULAR

 

D.A. 667/2017

 

MAGISTRADO Dr. en D. EUGENIO REYES CONTRERAS.

 

Respetuosamente, no comparto lo sostenido por la Mayoría de este Pleno, sustancialmente por lo que enseguida pasare a exponer.

 

Previamente, y a fin de contextualizar el tema tratado en el asunto, se precisa que el aquí quejoso, acudió ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para solicitar la declaración administrativa de infracción de los títulos de su propiedad siguientes:

 

a) Registro de marca  ******  *****  ***  ****** para amparar y proteger café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de café y bebidas hechas a base de cafés, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza, vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensalada); especias, hielo, en especial todas aquellas bebidas preparadas a base de café); productos que se encuentran comprendidos en la clase 30 del Clasificador Internacional de Productos y Servicios; y b) Registro de marca ******* **** ***** *** ***** * ****** , para amparar y proteger servicios para proveer  alimentos y bebidas; hospedaje temporal; servicios prestados por establecimientos que se encargan esencialmente de procurar alimentos o bebidas preparadas para el consumo;  tales servicios pueden ser prestados por restaurantes, restaurantes de autoservicio, restaurantes de comida rápida o restaurantes de comida para llevar, cafeterías y cafés (servicios de-); productos que se encuentran comprendidos en clase 43 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios.

 

Asimismo, que en la resolución impugnada en el juicio de nulidad, se obtiene que la autoridad demandada (IMPI), para negar la solicitud de declaración de infracción administrativa; basó su determinación en esencia al estimar que la conducta que se pretendió demostrar el aquí quejoso, no se encontraba acreditada, pues se demostró que (aquí tercero interesada y recurrente adhesiva), tiene como giro el ofrecer los servicios de cafetería; y no así comercializa alguno de los productos amparados por la marca ****** ***** *** ***** (clase 30) precisando que únicamente estudiaría las denominaciones en comparación con el registro marcario base de la acción  al ser que esta marca ampara servicios iguales a los que presta la parte demandada; y del análisis de las marcas en cuestión concluyó que no se demostró que fueran semejantes en grado de confusión.

 

En contra de la determinación anterior, el aquí quejoso, en su demanda de nulidad, se inconformó con las consideraciones que preceden y refirió entre otras cosas, que se debía tomar en consideración que demostró que la parte tercero interesada se encontraba comercializando los productos relacionales con la marca registrada ****** ***** *** ****** amparada en la clase 30 del Clasificador Oficial de Productos.

 

Luego, la sala especializada, al abordar el estudio del acto impugnado, estimó que contrario a lo resuelto por la autoridad demandada, en las marcas  sujetas a debate (únicamente respecto a las relacionadas con la clase 43), si resultaban semejantes en grado de confusión; por lo que calificó de fundado el planteamiento de la parte actora, en ese sentido; no obstante, lo estimó insuficiente para declarar la nulidad de la resolución en esa instancia combatida, pues no se demostró que se actualizaban las infracciones a esta atribuidas, por las razones que expuso.

 

Una vez contextualizado lo anterior, insisto en que estoy en desacuerdo en lo resuelto por la Mayoría de este Pleno, por lo siguiente:

 

La Mayoría de este Pleno estima que contrario a lo expuesto por el quejoso, la Sala responsable, no soslayó el estudio de los motivos de impugnación en donde el aquí quejoso plateó que se debía tomar en consideración que demostró que la parte tercero interesada se encontraba comercializando los productos relacionales con la marca registrada ****** ***** *** ****** amparada en la clase 30 del Clasificador Oficial de Productos.

 

Lo anterior, al estimar infundado el planteado por el quejoso en ese sentido; ya que la sala del conocimiento, si emprendió su análisis, al referir que en el caso la parte actora, fue omisa en combatir y controvertir lo resuelto en la resolución impugnada, en el sentido de que la marca que comercializa la parte tercero interesada, tiene como giro el ofrecer los servicios de cafetería y no así comercializa alguno de los productos amparados por la marca de clase 30, por lo que únicamente estudiaría las denominaciones en comparación con el registro marcario base de la acción al ser que esta marca ampara servicios iguales a los que presta la parte demandada de clase 43).

 

Sin embargo, tal como lo manifesté en sesión correspondiente, por un lado, la mayoría de este Pleno, considero que la sala responsable pasó por alto lo expuesto en la demanda de nulidad, en el sentido de que se debía tomar en consideración que la marca registrada ****** ***** *** ***** protege en la clase 30 del Clasificador Oficial de Productos, para amparar y proteger café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de café y bebidas hechas a base de cafés, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza, vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensalada); especias, hielo, en especial todas aquellas bebidas preparadas a base de café); y que el diverso registro de marca ******* **** ***** *** ***** * ****** , protege en la clase 45 del Clasificador Oficial de Productos, para amparar y proteger servicios para proveer  alimentos y bebidas; hospedaje temporal; servicios prestados por establecimientos que se encargan esencialmente de procurar alimentos o bebidas preparadas para el consumo;  tales servicios pueden ser prestados por restaurantes, restaurantes de autoservicio, restaurantes de comida rápida o restaurantes de comida para llevar, cafeterías y cafés (servicios de-); mientras que la denominación  ******  ***  ***** *** ****** *** ***** ****** (marca que usa la parte demandada, aquí recurrente adhesiva); se aplica a iguales productos y servicios; según las imágenes que insertó; que de dichas imágenes se desprende que la denominación usa indebidamente como marca destinada al mismo público (consumidores de café y bebidas hechas a base de café), tanto los productos comprendidos dentro de la clase 30 y los servicios protegidos por la clase 43 del Clasificador Oficial de Productos y Servicios; que se encuentra demostrado que la parte demandada usa como nombre comercial una denominación semejante en grado de confusión a la que integran las marcas  *******  *****  *** ***** y  *******  ****  *****  ***  *****  * ******* para comercializar productos iguales a los que aplica la marca aludida relativa a la clase 30.

 

Lo anterior, pues en mi particular punto de vista la sala responsable en la sentencia reclamada, se limitó a precisar que las marcas sujetas a debate si son semejantes en grado de confusión y que no obstante debía subsistir la negativa de la infracción solicitada, pues se acreditó que las marcas que comercializa la parte demandada, se encontraban registradas previamente; pero únicamente respecto de los servicios que presta la marca relacionada con la clase  43; más no en lo relativo a que comercializa productos de la clase 30 y que por ello, quedó acreditada la conducta por la que se pretendió fuera infraccionada la demandada.

 

Con lo anterior sostengo, que contrariamente a lo establecido por la Mayoría de este Pleno, la sala responsable omitió el estudio de los argumentos planteados por la parte actora, en el sentido de que se debía tomar en consideración que la marca registrada ****** ***** *** ***** protege en la clase 30 del Clasificador Oficial de Productos, para amparar y proteger café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de café y bebidas hechas a base de cafés, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza, vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensalada); especias, hielo, en especial todas aquellas bebidas preparadas a base de café); y que el diverso registro de marca ******* **** ***** *** *****  *  ****** , protege en la clase 45 del Clasificador Oficial de Productos, para amparar y proteger servicios para proveer  alimentos y bebidas; hospedaje temporal; servicios prestados por establecimientos que se encargan esencialmente de procurar alimentos o bebidas preparadas para el consumo;  tales servicios pueden ser prestados por restaurantes, restaurantes de autoservicio, restaurantes de comida rápida o restaurantes de comida para llevar, cafeterías y cafés (servicios de-); mientras que la denominación  ******  ***  ***** *** ****** *** ***** ****** (marca que usa la parte demandada, aquí recurrente adhesiva); se aplica a iguales productos y servicios; según las imágenes que insertó; que de dichas imágenes se desprende que la denominación usa indebidamente como marca destinada al mismo público (consumidores de café y bebidas hechas a base de café), tanto los productos comprendidos dentro de la clase 30 y los servicios protegidos por la clase 43 del Clasificador Oficial de Productos y Servicios; que se encuentra demostrado que la parte demandada usa como nombre comercial una denominación semejante en grado de confusión a la que integran las marcas  *******  *****  *** ***** y  *******  ****  *****  ***  *****  * ******* para comercializar productos iguales a los que aplica la marca aludida relativa a la clase 30; tal como lo paso a exponer con los argumentos que sometí al Pleno de este Tribunal, al dar cuenta con el presente asunto y que la mayoría de dicho Pleno no estuvo conforme.

 

“(…) NOVENO. En otro orden de ideas, en una parte del primero, segundo, tercer y cuarto conceptos de violación, señala el quejoso principal (titular de los registros marcarios  ******  *****  ***  ****** clase 30 y  ******* **** ***** *** ***** * ******* clase 43), lo siguiente:

 

Que  la sala del conocimiento, no analizó todas las causales de infracción que invocó, de manera particular el uso indebido por parte de una marca parecida en grado de confusión a la marca.

 

Que la sala especializada omitió considerar que aún y cuando , sea licenciataria de las marcas (*******) ****** *** ****** (*******)  ******  ***  *****  ******  *  ******, (*******) ****** *** ***** ***** ******* y (*******) ****** *** ***** ***  *****  **  ***  ********  *  ****** , todas propiedad de *********** *********** ******** ************* que amparan los servicios correspondientes a la clase 43; la solicitud de declaración administrativa de infracción la promovió por el uso indebido de dos marcas () y () que protegen productos de distintas clases 30 y 43 respectivamente y que la aludida , no es titular ni licenciataria de alguna marca semejante en grado de confusión a la del quejoso en los productos clase 30 del Clasificador Oficial de Productos y Servicios; de ahí que en relación al uso de la marca          en productos correspondientes a la clase 30, la aludida tercero interesada, sí comete las conductas de infracción reclamadas.

 

Luego, transcribe lo resuelto por la sala responsable en los considerandos séptimo y octavo de la sentencia reclamada e insiste en que al ser el propietario de las marcas  (clase 30), y (clase 43); es claro, que , sin su autorización usa la denominación  (con nombre comercial para prestar servicios de cafetería que se encuentran comprendidos dentro de la clase 43, del Clasificador Oficial de Productos y Servicios), que es parecida en grado de confusión a las que defiende.

 

Refiere que de conformidad con lo previsto en el artículo 87 de la Ley de Propiedad Industrial, el derecho al uso exclusivo de una marca, se obtiene con su registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; de ahí que si la legislación en mención señala que los registros marcarios solo otorgan un derecho exclusivo a sus titulares respecto de los productos específicos que proteja la marca que sea previamente registrada ante el IMPI, de ninguna forma podría considerarse que una marca registrada en una clase y licenciada a favor de un tercero, impide la actualización de las causales de infracción que prevé la Ley de Propiedad Industrial, si existe una o no semejante en grado de confusión que es usada en una clase de productos distinta a la concedida a protección; pues las marcas que comercializa * solo protegen servicios en clase 43 y no respecto de la clase 30, para ello, inserta los Títulos de registro de las marcas mencionadas, y que el establecimiento Comercial , comercializa productos similares a los que comercializa el registro marcario .

 

Concluye en este punto que la sala responsable en la resolución reclamada, no expuso motivo alguno que explique la razón por la que excluyó de estudio la procedencia de las causales de infracción  plateadas respecto del uso indebido de la marca * por parte de la tercero interesada en productos correspondientes a la clase 30.

 

Que en ningún contrato de licencia fue puesto a prueba para justificar el uso de la denominación, para distinguir café, azúcar y bebidas hechas a base de café que corresponden a productos relacionados con la clase 30 y que se encuentran protegidos con la marca

 

 Que la sala olvidó que no solo se reclamó el uso de la marca relativa a la clase 43, sino también respecto de la clase 30, por lo que sí se acreditó la infracción administrativa, en relación a ésta última.

Que se encuentra acreditada la infracción solicitada, pues la marca , protege la clase 30 del Clasificador Oficial de Productos y Servicios: café, té, cacao, azúcar, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (con excepción de salsa para ensalada), especias, hielo, en especial todas aquellas bebidas preparadas a base de café; con las diversas de denominación ****** *** ***** y/o ****** *** ***** ****** que usa como marca (según las imágenes que inserta); con las que dice se demuestra el uso de la marca de clase 30 en mención;  de ahí que proceda se le conceda el amparo y la protección de la Justicia de la Unión.

 

Lo anterior, resulta esencialmente fundado.

 

Ello es así, pues como se advierte de las constancias que integran el juicio de nulidad, se obtiene que el aquí quejoso, acudió ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para solicitar la declaración administrativa de infracción de los títulos de su propiedad siguientes:

 

a)            Registro de marca para amparar y proteger café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de café y bebidas hechas a base de cafés, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza, vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensalada); especias, hielo, en especial todas aquellas bebidas preparadas a base de café); productos que se encuentran comprendidos en la clase 30 del Clasificador Internacional de Productos y Servicios.

 

b)            Registro de marca, para amparar y proteger servicios para proveer  alimentos y bebidas; hospedaje temporal; servicios prestados por establecimientos que se encargan esencialmente de procurar alimentos o bebidas preparadas para el consumo;  tales servicios pueden ser prestados por restaurantes, restaurantes de autoservicio, restaurantes de comida rápida o restaurantes de comida para llevar, cafeterías y cafés (servicios de); productos que se encuentran comprendidos en clase 43 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios.

 

Al respecto, de la resolución impugnada en el juicio de nulidad (resolución administrativa contenida en el oficio , de veintinueve de abril de dos mil dieciséis, emitida por el subdirector Divisional de Prevención de la Competencia Desleal del Instituto Mexicano de Propiedad Intelectuan( �/b>, en la que se  negó la declaración administrativa de las infracciones solicitadas por la parte actora precisadas en los incisos que preceden, con apoyo en lo siguiente:

 

● En principio, la autoridad demandada precisó que ****** *****  ********  *******  **  *******  ******** (aquí tercero interesada y recurrente adhesiva), tiene como giro el ofrecer los servicios de cafetería; y no así comercializa alguno de los productos amparados por la marca

 

● De ahí que estableció que esa autoridad estudiaría únicamente las denominaciones en comparación con el registro marcario base de la acción  al ser que esta marca ampara servicios iguales a los que presta la parte demandada, y una vez hecho lo anterior en su caso, procedería a determinar, si existe o no alguna semejanza entre dichas marcas, para que establecida dicha situación, realizara un pronunciamiento acorde a derecho respecto al fondo de la litis planteada.

 

● Enseguida consideró que uno de los presupuestos que llevarían a actualizar las infracciones solicitadas, previstas en el artículo 213, fracciones I, IV, V, VIII y IX, incisos a), b) y c), de la Ley de la Propiedad Industrial¹⁵, es que los signos en conflicto resultaran semejantes en grado de confusión, por lo que la autoridad demanda, procedió al análisis de confusión concluyendo que no se actualizaba desde los aspectos fonéticos, gráficos ni conceptuales; pues de las pruebas aportadas para acreditar las infracciones (fe de hechos 2,150, de 7 de julio de 2015; 2,152 de 10 de julio de 2015, así como la visita de inspección llevada a cabo el 23 de septiembre de 2015, y de los respectivos anexos de las mismas, así como las muestras físicas), se obtenía que la tercera interesada, utiliza los siguientes signos distintivos:

 

● analizar en su conjunto ambos signos, concluyó que los elementos fonéticos que acompañan de manera conjunta a la denominación en el signo utilizado por la presunta infractora, como y " le dotan de suficiente distintividad frente a la marca registrada, en favor de la parte actora, por lo que el signo visible utilizado en esa instancia, parte demandada en su establecimiento, no provoca confusión fonética en el público consumidor, ni hace creer que es una variante de la marca registrada

 

● Que tampoco podía estimar actualizada la confusión gráfica, pues del análisis comparativo que efectuó de las marcas en su conjunto, tanto el registro marcario como de los dos primeros signos empleados por la en esa instancia, presunta infractora, son de tipo mixto, esto es, consisten en las denominaciones  cada una acompañada de los diseños que se observan en ellas; agregó que el registro marcario base de la acción, se encuentra compuesto por un diseño integrado por una serie de letras estilizadas, apreciándose en letras color negro la frase precedido por el diseño de un cuadrado azul que en su interior, tiene un par de círculos concéntricos en color blanco y cuyo círculo exterior tiene un pequeño cuadrado blanco; y que el signo utilizado por la presunta infractora (aquí quejosa principal), se encuentra compuesto por la leyenda en letras que puede variar el color entre café claro y blanco apreciándose a un costado o en la parte superior una espiral que simula movimiento a la izquierda, en color dorado lo cual se encuentra en un fondo de color negro.

 

● Que respecto del diseño que utiliza el entonces  demandado, como signo distintivo una espiral abierta en fondo y que simula movimiento a la izquierda en color dorado, diseño que resulta perfectamente distinguible del diseño de la actora que ampara un cuadrado en color azul que contiene dos círculos concéntricos cerrados, de los cuales el que se encuentra en la parte exterior, tiene un cuadrado saliente en color blanco. De lo anterior tenemos que ni por los colores utilizados, ni por las figuras, los diseños en estudio resultan de manera alguna confundibles, pues el consumidor promedio no podría a primer golpe de vista confundir una espiral abierta y que semeja movimiento a la izquierda, con el diseño de dos círculos cerrados estáticos, de los cuales el exterior presenta como saliente un cuadrado.

 

● Que la denominación que comparten ambos signos distintivos son las palabras  sin embargo, al analizarse en su conjunto ambos signos, es decir, en su totalidad, sin seccionar ningún elemento de las marcas, es posible concluir que los elementos que acompañan a dicha denominación en el signo utilizado por la presunta infractora le dotan de suficiente distintividad frente a la marca registrada a favor de la actora, por lo que los signos visibles utilizados por la presunta infractora no provoca confusión en el público consumidor, ya que debemos considerar que debe de analizarse en su conjunto el signo distintivo y no sólo uno de sus elementos, por lo que en el caso que nos ocupa, las marcas en estudio no son semejantes en grado de confusión, aunado al hecho que aún y considerando a primer golpe de vista ambas marcas tampoco resultan semejantes en grado de confusión, pues el conjunto de sus elementos las hacen distintivas una frente a la otra.

 

● Que en relación a la parte ortográfica del registro marcario  se componen de cuatro palabras, con una tipografía estilizada en color negro, no obstante la demandada utiliza en sus denominaciones , tres y cuatro palabras, una de ellas en idioma diverso al español en tres y cuatro palabras respectivamente; con diversas tipografías que son suficientemente distintivas de la utilizadas por la parte actora.

 

● Que en relación a la confusión ideológica o conceptual, al ser que ésta se produce cuando siendo las palabras fonética y gráficamente diversas, expresan el mismo concepto, es decir, es la representación o evocación a una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra; y que puede originarse por la similitud de dibujos, entre una palabra y un dibujo, entre palabras con significados contrapuestos y por la inclusión en la marca del nombre del producto a distinguir, derivado de lo anterior y al ser que como se aprecia y de las pruebas ofrecidas por la parte actora, se aprecia que las palabra que acompañan a los términos tienen un significado diferente y una conceptualización diversa; si bien es cierto las marcas del actor y del demandado ostentan las mismas palabras y no obstante que la parte actora manifestó que las palabras iniciales se encuentran describiendo al término ; lo cierto es que las palabras y significan cosas distintas tal y como se desprende de la impresión de los significados de los que se aprecia que , significa o refiere principalmente al extremo de algo y por su parte , significa o refiere a la Acción de padecer; lo anterior hace distinción entre uno y otro término en que uno refiere a un objeto y el otro a una acción, lo cual hace  que se totalmente distinto la nominativa y; pues evoca diversos conceptos en un consumidor promedio, aunado a que del estudio de semejanza o similitud en grado de confusión no se desprende de las marcas en conflicto algún elemento, como pueden ser palabras, dibujos o figuras que sea la representación o evocación a una misma cosa, característica o idea, y que lleve indudablemente al público consumidor a confusión, se determina que no existe confusión de este tipo.

 

De las consideraciones antes expuestas de la resolución impugnada en el juicio de nulidad, se obtiene que la autoridad demandada (IMPI), para negar la solicitud de declaración de infracción administrativa; basó su determinación en esencia al estimar que la conducta que se pretendió demostrar el aquí quejoso, no se encontraba acreditada, pues se demostró que (aquí tercero interesada y recurrente adhesiva), tiene como giro el ofrecer los servicios de cafetería; y no así comercializa alguno de los productos amparados por la marca  (clase 30) precisando que únicamente estudiaría las denominaciones en comparación con el registro marcario base de la acción  al ser que esta marca ampara servicios iguales a los que presta la parte demandada; y del análisis de las marcas en cuestión concluyó que no se demostró que fueran semejantes en grado de confusión.

 

Inconforme con la determinación anterior, el aquí quejoso, en su demanda de nulidad, se inconformó con las consideraciones que preceden y refirió en esencia lo siguiente:

 

● Que contrario a lo referido por la autoridad demandada, las marcas sujetas a debate si son semejantes en grado de confusión.

 

● Que se debía tomar en consideración que la marca registrada  protege en la clase 30 del Clasificador Oficial de Productos, para amparar y proteger café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de café y bebidas hechas a base de cafés, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza, vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensalada); especias, hielo, en especial todas aquellas bebidas preparadas a base de café); y que el diverso registro de marca , protege en la clase 43 del Clasificador Oficial de Productos, para amparar y proteger servicios para proveer  alimentos y bebidas; hospedaje temporal; servicios prestados por establecimientos que se encargan esencialmente de procurar alimentos o bebidas preparadas para el consumo;  tales servicios pueden ser prestados por restaurantes, restaurantes de autoservicio, restaurantes de comida rápida o restaurantes de comida para llevar, cafeterías y cafés (servicios de-); mientras que la denominación (marca que usa la parte demandada, aquí recurrente adhesiva); se aplica a iguales productos y servicios; según las imágenes que insertó.  

 

● Que de dichas imágenes se desprende que la denominación usa indebidamente como marca destinada al mismo público (consumidores de café y bebidas hechas a base de café), tanto los productos comprendidos dentro de la clase 30 y los servicios protegidos por la clase 43 del Clasificador Oficial de Productos y Servicios.

 

● Que se encuentra demostrado que la parte demandada usa como nombre comercial una denominación semejante en grado de confusión a la que integran las marcas y para comercializar productos iguales a los que aplica la marca aludida relativa a la clase 30.

 

Luego, la sala especializada, al abordar el estudio del acto impugnado, estimó que contrario a lo resuelto por la autoridad demandada, en las marcas  sujetas a debate, si resultaban semejantes en grado de confusión; por lo que calificó de fundado el planteamiento de la parte actora, en ese sentido; no obstante, lo estimó insuficiente para declarar la nulidad de la resolución en esa instancia combatida, pues no se demostró que se actualizaban las infracciones a esta atribuidas, con  apoyo en lo siguiente:

 

✓ En el séptimo considerando, calificó como parcialmente fundados pero insuficientes, para declarar la nulidad de la resolución impugnada, los argumentos propuestos por la parte actora.

✓ Precisó que las causales de infracción

 

solicitadas por la parte actora en contra del tercero interesado (aquí moral quejosa), son las previstas en el artículo 213, fracciones I, IV, V, VIII y IX, incisos a), b) y c), de la Ley de la Propiedad Industrial (cuyo contenido transcribió); enseguida, señaló las razones por las que fueron negadas las infracciones aludidas por parte del IMPI; razonamientos que estimó equivocados; ello, al referir que en el caso, sí existe semejanza en grado de confusión fonética.

 

✓ Así del análisis del caso concreto, precisó que aún y cuando las marcas son de diseño, sí existe confusión fonética, en tanto que al analizarse en su conjunto las marcas que utiliza la aquí moral quejoso y la marca de la parte actora (quejosa adhesiva), que efectivamente fue materia de la resolución impugnada, existe una similitud en su parte dominante, lo cual no permite diferenciarlas, generándose con ello confusión en el consumidor, ya que no debe pasarse por alto que la confusión fonética tiene lugar cuando dos palabras se pronuncian de modo similar, lo cual en materia de registros de marcas tiene una importancia relevante ya que el público consumidor conserva mejor recuerdo de lo pronunciado que de lo escrito, lo que en la especie se actualiza, en virtud de que al analizar conjuntamente las marcas en conflicto, resulta indudable que existe una similitud que conlleva a confusión, ya que al ser reproducidas fonéticamente se escuchan de manera similar.

 

✓Explicó que las marcas en conflicto comparten el término , que resulta ser el más dominante en la marca base de la acción; ya que en dicha marca la palabra que se utiliza como un adjetivo el cual califica o determina al sustantivo por lo que el hecho de que la marca sujeta a nulidad reproduzca en su totalidad la parte principal y haya suprimido la palabra y agregado en su lugar la palabra , ello no proporciona la distintividad necesaria, pues ésta última tiene un rol complementario en la marca y no evita que de la pronunciación rápida de los signos en conflicto se advierta que tienen un sonido similar, y ello genere que los consumidores confundan dichas marcas y crean que una es derivación de la otra y provienen del mismo titular, por lo que en este sentido la similitud subsiste.

 

✓Por lo tanto, estimó que si bien las marcas en conflicto gramaticalmente, no son idénticas, no debe pasarse por alto que en ambas denominaciones el elemento principal o dominante es el término , el cual sí se escucha de manera idéntica en las denominaciones, siendo ésta el elemento que tiene mayor fuerza distintiva en los signos que se analizan; por lo que en ese sentido, fonéticamente no existe una distinción, pues al momento de contraponer ambas marcas, no se aprecia una notable diferenciación, como se aprecia a continuación:

 

Estimó aplicable al caso, el criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: “MARCAS COMPUESTAS. ELEMENTOS Destacó que derivado de lo anterior, resultaba innecesario realizar el estudio de la semejanza en los aspectos gráfico y conceptual, pues basta con que se actualice uno de los tres aspectos (fonético, gráfico o conceptual), para considerar que las marcas son semejantes en grado de confusión y dijo que no era óbice a lo anterior, que la marca  y los signos que de diseño, siendo fundamentalmente que los diseños del tercero consisten en una especia de espiral gruesa y debajo de este se coloca la  con una tipografía específica y en letras grandes y en otro diseño de los utilizados, el mismo diseño descrito, pero además, por debajo de la denominación se coloca en un tamaño

 

✓De lo anterior, dijo se podía advertir que el isotipo de la marca sujeta a nulidad es la frase la cual es aún más estrecha la similitud con la marca de la parte actora  siendo que, los demás elementos como la frase se encuentra en un plano secundario al encontrarse en letras más tenues y más pequeñas que la frase que la antecede y el diseño no aporta en realidad distintividad pues lo que se generaría con esos elementos adicionales es la idea de que se trata de una marca derivada de la registrada

 

✓Concluyó que la marca de la parte actora y los signos utilizados por la  tercera interesada, sí resultan semejantes en grado de confusión, lo que se enfatiza al considerar que se destinan a servicios de cafetería en clase 43 internacional, sin que ello fuera motivo de controversia, pues es reconocido por todas las partes; y que aún y cuando, la semejanza en grado de confusión que se actualiza entre la marca de la parte actora y los signos que utiliza la tercera interesada, no resultaba procedente considerar que la tercera interesada resultaba infractora de las marcas de la actora, y por lo tanto, sostuvo la negativa de las infracciones solicitadas.

 

De lo antes señalado, resulta indudable que la sala responsable, en forma evidente vulneró los principios de congruencia y exhaustividad, porque no atendió a los argumentos planteados por la parte actora (aquí quejoso), en su demanda de nulidad (tendentes a demostrar en esencia que se encuentra demostrado que la parte demandada usa como nombre comercial una denominación semejante en grado de confusión a la que integran las marcas para comercializar productos iguales a los que aplica la marca aludida relativa a la clase 30), en perjuicio de la parte actora (aquí quejoso). Con base en lo anterior, resultan esencialmente fundados los argumentos de la parte quejosa en el sentido que la sala responsable pasó por alto lo expuesto en la demanda de nulidad, en el sentido de que se debía tomar en consideración que la marca registrada protege en la clase 30 del Clasificador Oficial de Productos, para amparar y proteger café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de café y bebidas hechas a base de cafés, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza, vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensalada); especias, hielo, en especial todas aquellas bebidas preparadas a base de café); y que el diverso registro de marca, protege en la clase 45 del Clasificador Oficial de Productos, para amparar y proteger servicios para proveer  alimentos y bebidas; hospedaje temporal; servicios prestados por establecimientos que se encargan esencialmente de procurar alimentos o bebidas preparadas para el consumo;  tales servicios pueden ser prestados por restaurantes, restaurantes de autoservicio, restaurantes de comida rápida o restaurantes de comida para llevar, cafeterías y cafés (servicios de-); mientras que la denominación (marca que usa la parte demandada, aquí recurrente adhesiva); se aplica a iguales productos y servicios; según las imágenes que insertó; que de dichas imágenes se desprende que la denominación usa indebidamente como marca destinada al mismo público (consumidores de café y bebidas hechas a base de café), tanto los productos comprendidos dentro de la clase 30 y los servicios protegidos por la clase 43 del Clasificador Oficial de Productos y Servicios; que se encuentra demostrado que la parte demandada usa como nombre comercial una denominación semejante en grado de confusión a la que integran las marcas y para comercializar productos iguales a los que aplica la marca aludida relativa a la clase 30; argumentos que la sala especializada, omitió analizar.

 

Lo anterior, pues como quedó destacado se limitó a precisar que las marcas sujetas a debate si son semejantes en grado de confusión y que no obstante debía subsistir la negativa de la infracción solicitada, pues se acreditó que las marcas que comercializa la parte demandada, se encontraban registradas previamente; pero únicamente respecto de los servicios que presta la marca relacionada con la clase  43; más no en lo relativo a que comercializa productos de la clase 30 y que por ello, quedó acreditada la conducta por la que se pretendió fuera infraccionada la demandada.

 

No es óbice a lo anterior, que la sala responsable estimó que debía analizarse de manera conjunta las marcas utilizadas por la parte tercero interesada (aquí recurrente adhesiva), y la marca que se trata de la que efectivamente fue materia de la resolución impugnada; pues como quedó destacado en párrafos que preceden la pretensión del aquí quejoso, en el expediente administrativo, fue que se infraccionada a la parte tercero interesada, por utilizar las marcas en relación a los productos y servicios que comercializa, tanto la registrada en la clase 30, como la diversa registrada en la clase 43; de ahí que fue incorrecto que se limitara a analizar únicamente lo relativo a la semejanza de las marcas sujetas a debate en relación con la  marca registrada en la clase 43; soslayando lo relativo a la diversa  que comercializa productos de la clase 30.

 

Sobre esta base, conviene señalar que no es posible jurídicamente que este Tribunal Colegiado de Circuito, analice los argumentos que omitió examinar debidamente la autoridad responsable, toda vez que el juicio de amparo directo no permite la sustitución de facultades propias de la responsable.

 

Sirve de apoyo a lo anterior, aplicada en lo conducente, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 6/91, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación^[15], que es del tenor siguiente:

 

“REVISIÓN FISCAL. INAPLICABILIDAD DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 91 DE LA LEY DE AMPARO. El amparo directo y la revisión de que conocen los Tribunales Colegiados de Circuito, en razón de su jurisdicción especial, sólo constituye medios conferidos a los particulares o a las autoridades para ocurrir ante la Justicia Federal en defensa de sus intereses, en contra de sentencias pronunciadas por los tribunales de lo contencioso administrativo. La similitud entre esos medios de defensa extraordinarios lleva a la conclusión de que las resoluciones que en ambos casos se dicten, sólo pueden ocuparse de las cuestiones analizadas por la potestad común, en términos del artículo 190 de la Ley de Amparo, resultando por ello, inaplicable a las revisiones fiscales, lo dispuesto por el artículo 91, fracción I, del propio ordenamiento; de manera que si en éstas se concluye que son fundados los agravios, de existir conceptos de anulación no estudiados por la Sala responsable, deben devolverse los autos a la Sala de su origen para que se haga cargo de las cuestiones omitidas, de la misma manera que ocurre en el amparo directo que no permite la substitución de facultades propias de la responsable. Ello es así porque si bien el artículo 104 constitucional, en su fracción I-B, dispone que las revisiones contra resoluciones de tribunales contenciosos de las cuales conocerán los Tribunales Colegiados de Circuito, "se sujetarán a los trámites que la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de esta Constitución fije para la revisión en amparo indirecto...", ello no significa que tales revisiones deban resolverse con las mismas reglas del amparo indirecto en revisión, sino tan sólo que su trámite debe ajustarse a dichas reglas.”

 

En tal virtud, con base en las consideraciones expuestas con antelación, se estima que son fundados los argumentos en análisis, y por lo tanto, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso, para el efecto de que la sala responsable:

 

a) Deje sin efectos el acto reclamado, sentencia de seis de julio de dos mil diecisiete; y en su lugar emita otro en la que reitere, las consideraciones que fueron analizadas en el considerando octavo de esta resolución, en relación con el estudio efectuado en el sentido de que si bien existía grado de semejanza entre las marcas de la parte tercero interesada (aquí recurrente adhesiva), no se acreditaba la conducta infractora en relación a la marca que defiende el aquí quejoso relativa a la clase 43.

 

b) Reitere las consideraciones que fueron materia de análisis en el juicio de amparo , relacionado con este juicio y resuelto en sesión de misma fecha, también en relación al grado de semejanza de las marcas que comercializa la parte tercero interesada respecto a la marca del quejoso, registrada en la clase 43 del Clasificador Oficial de Productos.

 

c) Emita una nueva, en la que con libertad de jurisdicción, analice los argumentos plateados por la aquí moral quejosa, en específico lo expuesto en la demanda de nulidad, en donde refirió que se debía tomar en consideración que la marca registrada protege en la clase 30 del Clasificador Oficial de Productos, para amparar y proteger café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de café y bebidas hechas a base de cafés, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza, vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensalada); especias, hielo, en especial todas aquellas bebidas preparadas a base de café); y que el diverso registro de marca, protege en la clase 45 del Clasificador Oficial de Productos, para amparar y proteger servicios para proveer  alimentos y bebidas; hospedaje temporal; servicios prestados por establecimientos que se encargan esencialmente de procurar alimentos o bebidas preparadas para el consumo;  tales servicios pueden ser prestados por restaurantes, restaurantes de autoservicio, restaurantes de comida rápida o restaurantes de comida para llevar, cafeterías y cafés (servicios de-); mientras que la denominación (marca que usa la parte demandada, aquí recurrente adhesiva); se aplica a iguales productos y servicios; según las imágenes que insertó; que de dichas imágenes se desprende que la denominación usa indebidamente como marca destinada al mismo público (consumidores de café y bebidas hechas a base de café), tanto los productos comprendidos dentro de la clase 30 y los servicios protegidos por la clase 43 del Clasificador Oficial de Productos y Servicios; que se encuentra demostrado que la parte demandada usa como nombre comercial una denominación semejante en grado de confusión a la que integran las marcas y para comercializar productos iguales a los que aplica la marca aludida relativa a la clase 30; y resuelva lo que en derecho proceda.

 

Atenta la conclusión alcanzada, no se examinan los restantes argumentos que integran los conceptos de violación aducidos en la demanda de amparo, que no fueron materia de esta resolución, en donde sostiene en esencia que si se actualizan las infracciones previstas en el artículo 213, de  la Ley de Propiedad Industrial que solicitó ante el IMPI, ya que quedó demostrado que la tercero interesada comercializa productos relacionados con su marca y que existe semejanza en grado de confusión con la marca que defiende (de la referida en la clase 30); pues el análisis de los mismos, dependerá de lo que resuelva la sala del conocimiento, de lo señalado con antelación, como cumplimiento a esta ejecutoria.

 

Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación^[16], de rubro y texto siguientes: “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo es  suficiente para otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la Justicia Federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos  de queja.”

 

(…)”

 

Estas son las razones por las cuales estimo, debió haberse concedido el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso.

 

En mérito de las consideraciones anteriores, se emite el presente voto particular.

 

FIRMADO: MAGISTRADO EUGENIO REYES CONTRERAS.

 

RÚBRICA.

EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 3, FRACCIÓN II, DE LA LEY FEDERAL E TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, EN ESTA VERSIÓN PÚBLICA SE SUPRIME LA INFORMACIÓN CONSIDERADA LEGALMENTE COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE ENCUADRA EN ESOS SUPUESTOS NORMATIVOS.