Peru

DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

 

COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

 

RESOLUCIÓN Nº 1798-2018/CSD-INDECOPI

 

EXPEDIENTE: 724996-2017

 

SOLICITANTE: SEGURINDUSTRIA S.A

 

MATERIA: SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA DE PRODUCTO

RECURSO DE APELACIÓN

 

Lima, 09 de abril de 2018

 

1. ANTECEDENTES

 

Con fecha 20 de octubre de 2017, SEGURINDUSTRIA S.A., de Perú, solicitó el registro de la marca de producto constituida por la forma tridimensional (se reivindica colores), conforme al modelo adjunto:

 

 

Para distinguir casco de protección, de la clase 09 de la Clasificación Internacional.

 

Mediante Resolución N° 1265-2018/DSD-INDECOPI, de fecha 15 de enero de 2018, la Dirección de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del signo solicitado, al considerar que se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el inciso b) del artículo 135 de la Decisión 486. Al respecto, la Dirección consideró que el signo solicitado carece de distintividad dado que la forma tridimensional de un casco, objeto de análisis, no presenta elemento alguno que permita que los consumidores asocien la misma con un origen empresarial determinado, en tanto no reviste alguna característica peculiar cuya sola presencia permita al consumidor determinar el origen empresarial de los cascos que pretende distinguir.

 

Con fecha 12 de febrero de 2018, SEGURINDUSTRIA S.A. interpuso recurso de apelación contra la Resolución N° 1265-2018/DSD-INDECOPI, de fecha 15 de enero de 2018, indicando lo siguiente:

 

- Existen diversos modelos de casco que se comercializan en el mercado con los cuales no guardan identidad o similitud y por ello no habría confusión entre los consumidores. Adjunta impresiones donde se aprecian diversas imágenes de cascos.

 

- El signo solicitado no se encuentra inmerso en prohibición alguna, por lo que es factible que acceda a registro.

 

- Existen marcas similares que se encuentran debidamente registradas y que coexisten pacíficamente en el mercado.

 

- El signo solicitado cuenta con la distintividad suficiente, no generando riesgo de confusión ni error en los consumidores.

 

2. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

 

La Comisión, conforme a los antecedentes expuestos, deberá determinar si el signo solicitado reúne los requisitos de registrabilidad exigidos por ley.

 

3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

 

3.1 Aptitud distintiva del signo solicitado

 

3.1.1 Requisitos de registrabilidad y prohibiciones de registro

 

El artículo 134 de la Decisión 486 establece que se entenderá por marca todo “(…) signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”. Añade que “(…) podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica (…)”.

 

Es decir, que, conforme a la normativa andina, cualquier elemento distintivo, y en consecuencia perceptible, puede ser considerado como marca, siempre que esté en aptitud de cumplir la función principal de esta figura, que es la función identificadora. De este modo, la Decisión 486, incluye una amplia gama de elementos susceptibles de ser registrados como marca, señalando de forma enunciativa, ejemplos de tales signos.

 

En el mismo sentido, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina, establece que “la marca es el medio o el modo externo y necesario del que se valen los empresarios para asignar a sus servicios y productos un distintivo que les permita diferenciar en el mercado sus productos o servicios de los de la misma clase, o que guarden identidad o similitud con los de sus competidores. De esta forma el consumidor asocia una clase o categoría de bienes y productos con un signo determinado, produciéndose una asociación directa entre la marca como signo externo de diferenciación y los productos como objeto de protección de la marca”¹.

 

Así, la marca tiene como función esencial el distinguir los productos o servicios de un competidor de los demás productos o servicios que se ofrecen en el mercado. Ese carácter distintivo del signo permite al empresario individualizar sus productos o servicios para así participar en el mercado y, por otro lado, permite al consumidor identificar el origen, procedencia y calidad del producto o servicio que desea adquirir o contratar, sin verse expuesto a confusión o engaño.

 

Sin embargo, no todo signo puede acceder al registro como tal. En efecto, el artículo 134, anteriormente citado, no sólo establece qué signos pueden constituir marca, sino que además establece cuáles son los requisitos que estos signos deben reunir para acceder a los Registros de Propiedad Industrial, al señalar que podrán registrarse como marca los signos que sean distintivos y susceptibles de representación gráfica, mientras que el artículo 135 inciso a) de la norma citada, señala que no se podrán registrar como marcas los signos que no puedan ser considerados como marca de conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 y el artículo 135 inciso b) establece que no podrá registrarse los signos que carezcan de distintividad.

 

Por ello, un signo usual (así como los signos genéricos y descriptivos), no podrá constituirse como marca al carecer de esta facultad esencial de ser el vehículo diferenciador por excelencia de los productos o servicios ofertados en el mercado.

 

Cabe señalar, sin embargo, que para efectos de analizar la distintividad de un signo no basta con apreciar sus características constitutivas inherentes, sino además es necesario relacionarlas con los productos o servicios que en concreto dicho signo pretende distinguir. Si el signo solicitado analizado es capaz de diferenciar los productos o servicios que distingue de aquellos que producen, comercializan o prestan los competidores entonces ostentará la distintividad que le permitirá acceder a la protección registral como marca.

 

Es al relacionar el signo con los productos o servicios que pretende distinguir, en consecuencia, que se revelará su aptitud distintiva o su incapacidad para diferenciar unos productos o servicios, de otros. Por ello, por ejemplo, un signo que resulte ser usual, genérico o descriptivo, respecto de los productos o servicios que pretende distinguir, no podrá constituirse como marca al carecer de esa aptitud esencial de ser el medio instrumental diferenciador de los productos o servicios ofertados en el mercado.

 

3.1.2 Análisis del signo solicitado

 

En el presente caso, el signo solicitado se encuentra conformado por la forma tridimensional, para distinguir casco de protección, de la clase 09 de la Clasificación Internacional.

 

 

Al respecto, esta Comisión considera que el signo solicitado carece de la aptitud distintiva necesaria para generar en el público consumidor una asociación respecto a un origen empresarial determinado, en tanto no está dotado, por sí solo, de los atributos necesarios para ser el medio por el cual se identifiquen y diferencien los productos de la clase 09 de la Clasificación Internacional que pretende distinguir el signo solicitado.

 

En efecto, la forma tridimensional consiste en una forma de un casco que se usa para protección. Siendo que dicha forma es de uso frecuente en el mercado²; por lo que dicha forma tridimensional no es susceptible de indicar un determinado origen empresarial.

 

Ahora bien, cabe señalar que el signo solicitado no incluye en su conformación elementos adicionales que pudieran otorgarle los atributos necesarios que logren indicar una procedencia empresarial concreta, o que sean elementos distintivos en base los cuales los usuarios efectúen su decisión de consumo.

 

Por lo expuesto, la Comisión determina que el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el inciso b) del artículo 135 de la Decisión 486.

 

3.4. Examen de registrabilidad

 

Realizado el examen de registrabilidad del signo solicitado se ha determinado que se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486, por lo que no corresponde acceder a su registro.

 

La presente Resolución se emite en aplicación de las normas legales antes mencionadas y en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1075; así como por los Artículos 34, 37, 50, 51 y 55 del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

 

4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN

 

CONFIRMAR la Resolución N° 1265-2018/DSD-INDECOPI, de fecha 15 de enero de 2018, que denegó el registro de la marca de producto solicitada por SEGURINDUSTRIA S.A., de Perú.

 

Con la intervención de los miembros de Comisión: Hugo Fernando González Coda, Sandra Patricia Li Carmelino y Gisella Carla Ojeda Brignole.

 

Regístrese y comuníquese

 

HUGO FERNANDO GONZÁLEZ CODA

Vicepresidente de la Comisión de Signos Distintivos