WIPO Lex

DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

RESOLUCIÓN Nº 2709 -2018/CSD-INDECOPI

EXPEDIENTE: 728404-2017

SOLICITANTE: HINOSTROZA HUAMAN, CARLOS ALEJANDRO

OPOSITORA: NIKE INNOVATED C.V.

MATERIA: SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA DE PRODUCTO OPOSICIÓN

Lima, 24 de mayo de 2018.

1. ANTECEDENTES

Con fecha 21 de noviembre de 2017, HINOSTROZA HUAMAN, CARLOS ALEJANDRO, de Perú, solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación BRIXTON y logotipo, conforme al modelo adjunto:

Para distinguir billeteras, maletines, carteras, neceseres (vendidos vacíos), canguros (bolsos), monederos, maletas, de la clase 18 de la Clasificación Internacional.

Mediante escrito de fecha 07 de febrero de 2018, NIKE INNOVATED C.V., de Reino de los Países Bajos, formuló oposición manifestando lo siguiente:

- Es titular de las marcas:

Marca	Clase	Certificado Nº
	25	24674
	25	66417
	25	91601
	25	53793
	25	17393
	18	65812

- Sus marcas y , ostentan la calidad de notorias, lo que acredita con las pruebas presentadas y con las resoluciones Nº 2616-2014/CSD-INDECOPI de fecha 28 de agosto de 2014, Nº 0759-2014/CSD-INDECOPI de fecha 22 de setiembre de 2014, Nº 141-2015/CSD-INDECOPI de fecha 23 de enero de 2015, Nº 323-2015/CSD-INDECOPI de fecha 25 de febrero de 2015, Nº 355-2016/CSD-INDECOPI de fecha 03 de febrero de 2016, Nº 2427-2017/CSD-INDECOPI de fecha 24 de agosto de 2017, Nº 3459-2016/CSD-INDECOPI de fecha 16 de diciembre de 2016.

- Es titular de una familia de marcas en torno a la figura de ‘swoosh’ y en sus marcas registradas en las clases 18 y 25.

- Los signos en conflicto son semejantes.

- Los productos distinguidos por los signos en conflicto son vinculados.

- La solicitud ha sido presentada mediando mala fe y con la intención de perpetrar, facilitar y consolidar actos de competencia desleal, dado que no puede deberse a la casualidad que se haya solicitado el signo, sino a la intención de aprovecharse de la reputación de un signo preexistente en el mercado, ya que puede observarse que la presente solicitud no constituye un hecho aislado, sino que viene actuando sistemáticamente en diversos procedimientos, tales como: el registro de la marca (certificado Nº 191187) y (expediente Nº 572938-2014), entre otros.

Citó jurisprudencia de la Comisión de Signos Distintivos, de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI y del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que consideró aplicable al caso.

Amparó sus argumentos en lo establecido en los artículos 136 incisos a) y h), 137 y 146 de la Decisión 486, así como en los artículos 45 a 48 del Decreto Legislativo N° 1075.

Mediante escritos de fecha 20 de febrero de 2017, HINOSTROZA HUAMAN, CARLOS ALEJANDRO, absolvió el traslado de la oposición formulada manifestando lo siguiente:

- No ha pretendido consignar en sus productos la marca NIKE, habiendo pretendido registrar su marca figurativa, la cual a la fecha se encuentra dentro de un proceso contencioso administrativo.

- Está realizando variaciones de sus términos, siendo que en el presente caso está registrando su logotipo con la denominación BRIXTON a fin de evitar que otras personas lo copien.

- Los términos BRIXTON y NIKE no se asemejan, por lo que llega a la conclusión que la contraria presenta una oposición sin fundamento.

- La opositora presenta fundamentos repetitivos.

Mediante escrito de fecha 28 de febrero de 2018, el solicitante reiteró los argumentos de su contestación.

Mediante escrito de fecha 04 de mayo de 2018, la opositora reiteró los argumentos de su oposición.

Mediante escrito de fecha 08 de mayo de 2018, la opositora adjuntó copia de las Resoluciones Nº 1811-2018/CSD-INDECOPI, Nº 3298-2017/CSD-INDECOPI y Nº 1830-2018/CSD-INDECOPI.

2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN

La Comisión, conforme a los antecedentes expuestos, deberá determinar lo siguiente:

i. Si las marcas y tienen la calidad de notoriamente conocidas; y, de ser el caso, si es aplicable el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.

ii. Si Nike Innovate C.V. es titular de una familia de marcas a su favor.

iii. Si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado y las marcas registradas a favor de Nike Innovate C.V.

iv. Si la presente solicitud de registro ha sido efectuada mediando mala fe y con la finalidad de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN

3.1. Informe de antecedentes

De los antecedentes registrales que obran en el expediente, se ha verificado lo siguiente:

a) NIKE INNOVATED C.V., de Reino de los Países Bajos, es titular de las siguientes marcas:

- La marca de producto constituida por el dibujo estilizado de ala, conforme al modelo adjunto:

Inscrita con certificado Nº 24674, vigente hasta el 05 de octubre de 2024, para distinguir zapatos, ropa de deportes y demás productos, de la clase 25 de la Clasificación Internacional.

Al respecto, HINOSTROZA HUAMAN, CARLOS ALEJANDRO, de Perú, con fecha 17 de marzo de 2017, mediante expediente N° 697454-2017, solicitó la cancelación de la referida marca.

Mediante Resolución Nº 3446-2017/CSD-INDECOPI de fecha 02 de noviembre de 2017, la Comisión de Signos Distintivos, declaró fundada la referida cancelación.

Contra tal Resolución, Nike Innovate C.V., con fecha 08 de enero de 2018, formuló apelación, la cual se encuentra en trámite ante la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi, por lo que la referida marca sigue vigente a la fecha.

- La marca de producto constituida por la denominación NIKE usada en combinación con la figura estilizada de un ala, conforme al modelo adjunto:

Inscrita con certificado Nº 66417, vigente hasta el 09 de abril de 2022, para distinguir calzado y vestidos en general, de la clase 25 de la Clasificación Internacional.

- La marca de producto constituida por la denominación “NIKE AIR” y el diseño de un ala estilizada, conforme al modelo adjunto:

Inscrita con certificado Nº 91601, vigente hasta el 08 de mayo de 2026, para distinguir vestidos, calzado y demás, de la clase 25 de la Clasificación Internacional.

- La marca de producto constituida por el logotipo conformado por las letras "ACG" con su escritura característica y la figura estilizada de un ala sobrepuesta a dos figuras triangulares, conforme al modelo adjunto:

Inscrita con Certificado Nº 53793, vigente hasta el 31 de marzo de 2019, para distinguir vestidos, calzado, sombrerería, de la clase 25 de la Clasificación Internacional.

- La marca de producto constituida por la figura, conforme al modelo adjunto:

Inscrita el 09 de agosto de 2017, con certificado N° 17393[1], vigente hasta el 09 de agosto de 2027, que distingue artículos de sombrerería, calzado; prendas de vestir, a saber, calzoncillos, pantalones cortos, camisas, camisetas (de manga corta), pulóveres, sudaderas, pantalones para correr, lencería, ajustadores deportivos (ropa interior), vestidos, faldas, suéteres, chaquetas, abrigos, calcetines, bandas deportivas para el sudor (prendas de vestir), guantes, mitones, cinturones (prendas de vestir), prendas de calcetería, bandas para el brazo (prendas de vestir), bandas para la cabeza (prendas de vestir), tapados, chalecos, prendas de vestir para la cabeza, a saber, sombreros, gorras, viseras (artículos de sombrerería), bandanas (pañuelos para el cuello), capuchas, jerseys (prendas de vestir), bandas para el sudor, bufandas, trajes de baño, prendas de vestir para atletismo, a saber, camiseta de compresión (prendas de vestir), pantalones cortos de compresión (prendas de vestir), pantalones de compresión (prendas de vestir), Ieggings de compresión (prendas de vestir), jerseys de compresión (prendas de vestir), y chalecos de compresión (prendas de vestir), zapatos deportivos con toperoles para jugar balompié, fútbol, béisbol, softball, golf, cricket, de la clase 25 de la Clasificación Internacional.

- La marca de producto constituida por la figura, conforme al modelo adjunto:

Inscrita el 24 de marzo de 1987, con certificado N° 65812, vigente hasta el 24 de marzo de 2022, que distingue maletas, maletines y bolsos en general y en especial para deportes, artículo de cuero e imitaciones de cuero y demás de la clase 18 de la Clasificación Internacional.

- La marca de producto constituida por la denominación NIKE usada en combinación con la figura estilizada de un ala, conforme al modelo adjunto:

Inscrita con certificado Nº 65840, vigente hasta el 25 de marzo de 2022, para distinguir maletas, maletines, bolsos en general y en especial para deportes, artículos de cuero e imitaciones de cuero y demás de la clase 25 de la Clasificación Internacional.

b) ANDCCRUZ S.A.C., de Perú es titular de la marca de producto constituida por la denominación BRINSTONG, inscrita el 20 de junio de 2001, con certificado N° 5255, vigente hasta el 20 de junio de 2021, que distingue cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería, de la clase 18 de la Clasificación Internacional.

3.2. Notoriedad de las marcas y

NIKE INNOVATED C.V., al formular oposición señaló que sus marcas y , ostentan la calidad de notorias, lo que pretende acreditar con las pruebas presentadas y con las resoluciones Nº 2616-2014/CSD-INDECOPI de fecha 28 de agosto de 2014, Nº 0759-2014/CSD-INDECOPI de fecha 22 de setiembre de 2014, Nº 141-2015/CSD-INDECOPI de fecha 23 de enero de 2015, Nº 323-2015/CSD-INDECOPI de fecha 25 de febrero de 2015, Nº 355-2016/CSD-INDECOPI de fecha 03 de febrero de 2016, Nº 2427-2017/CSD-INDECOPI de fecha 24 de agosto de 2017, Nº 3459-2016/CSD-INDECOPI de fecha 16 de diciembre de 2016. En ese sentido, invocó la aplicación del artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.

En este orden de ideas, esta Comisión procederá a evaluar la notoriedad de las marcas y , de conformidad con los criterios señalados y en razón a los medios de prueba presentados por la opositora.

3.2.1. Marco conceptual y legal

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señala que “la marca notoria [es] aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo”[2].

Ahora bien, el reconocimiento de una marca como notoriamente conocida es la base jurídica para otorgar a un signo una protección especial dentro del sistema de marcas; protección que trasciende el principio de inscripción registral, territorialidad e incluso puede trascender el principio de especialidad.

En efecto, si bien el derecho al uso exclusivo sobre una marca, según la normativa vigente, se adquiere a través del registro de la misma ante la autoridad competente; en el caso de las marcas notoriamente conocidas, la protección de las mismas no se da en función del registro, sino por el solo hecho de su notoriedad, pues se entiende que si una marca ha adquirido prestigio y reputación por su uso en el mercado, debe generar un derecho en favor de su titular, quien es el principal gestor de que su marca llegue a alcanzar la calidad de notoria.

De igual modo, si bien la estricta aplicación del principio de territorialidad, impone que la protección que se otorga a una marca registrada se extienda únicamente al territorio del país en que se concedió el registro, tratándose de marcas que han alcanzado el grado de notorias, es probable que terceras personas pretendan aprovecharse del prestigio alcanzado por aquellas y traten de registrar a su favor marcas notorias que perteneciendo a terceros, no han sido registradas en nuestro país por su legítimo titular. Esta circunstancia ha determinado la necesidad de establecer como una excepción al principio de territorialidad, el caso de las marcas notoriamente conocidas, las cuales son protegidas más allá del país en el cual se encuentran registradas o son utilizadas, según sea el sistema de adquisición marcaria.

Asimismo, la estricta aplicación del principio de especialidad determina que la protección que se otorga a una marca registrada, se encuentre referida a productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los cuales fue registrada. No obstante, en el caso de marcas notoriamente conocidas, la protección puede extenderse aún contra las pretensiones de registrar signos idénticos o similares para distinguir productos o servicios de distinta naturaleza y no vinculados económicamente a aquellos que distingue la marca, lo cual dependerá del análisis del caso concreto.

A efectos de determinar la notoriedad de un determinado signo distintivo, el artículo 228 de la Decisión 486 establece de manera enunciativa diversos factores a ser tomados en cuenta, los mismos que se detallan a continuación:

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;

c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g) el valor contable del signo como activo empresarial;

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o

i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en el que se busca protección;

j) los aspectos del comercio internacional; o,

k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

Dentro de los factores a ser considerados para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se señala el grado de conocimiento entre los miembros del sector permitente. Así, dicha referencia debe analizarse sistemáticamente con el artículo 230 de la Decisión 486, el cual establece que se entenderá por sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, al grupo de consumidores reales o potenciales del tipo de producto o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. Así, para reconocer la notoriedad de un signo distintivo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores mencionados.

Adicionalmente a ello, cabe señalar que mediante Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI, de fecha 09 de noviembre de 2009[3], la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI estableció como precedente de observancia obligatoria los criterios que se deben tener en cuenta al evaluar si una marca goza de la calidad de notoriamente conocida, así como al aplicar el inciso h) del artículo 136 de la Decisión Andina 486.

Al respecto, la Sala de Propiedad Intelectual señaló que “la notoriedad de una marca debe ser acreditada en el expediente en el que se invoca; así, quien alega la notoriedad de una marca debe probar tal situación. [En efecto] en virtud del principio de que la carga de la prueba corresponde a la parte que alega la notoriedad de la marca [ésta debe] aportar los medios probatorios que logren crear convicción en la autoridad administrativa respecto a la notoriedad invocada”.

De ello se advierte que para la demostración de la notoriedad de una marca resulta "[…] inaplicable a su respecto la máxima notoria non egent probatione. Y es que, a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba […]"[4].

En efecto, a decir del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, “varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de los productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a una marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo. Aun en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose en una prueba con una carga de gran contenido procedimental”[5].

En este orden de ideas, esta Comisión procederá a evaluar la notoriedad de las marcas alegadas por la opositora de conformidad con los criterios señalados y a la luz de los medios probatorios presentados por la opositora en el presente procedimiento.

3.2.2. Análisis de la alegada notoriedad

Previamente al análisis de la notoriedad alegada por la opositora cabe indicar que aun cuando la notoriedad es un fenómeno dinámico que debe ser acreditado por quien lo alega, cabe precisar que ello no significa que las pruebas, tendientes a acreditar la notoriedad de una marca, deban ser presentadas cada vez que ésta se invoca, sino que ello dependerá del caso concreto. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta que la extensión del conocimiento y difusión de una marca notoria, así como el prestigio y la idea de calidad que ella evoca, permanece en el recuerdo de los consumidores por un tiempo prolongado aun cuando dicha marca ya no sea usada en el mercado correspondiente, toda vez que el intenso despliegue publicitario que se realiza en torno a ella determina que sea difícil que la condición de notoriamente conocida desaparezca en corto tiempo. Así, en el caso de marcas cuya notoriedad ha sido reconocida por la autoridad administrativa correspondiente, en fecha relativamente reciente, se entiende que la calidad de notoriamente conocida permanece y no necesita ser acreditada nuevamente.

En el presente caso, NIKE INNOVATED C.V., con la finalidad de acreditar la alegada notoriedad de sus marcas y , citó las siguientes Resoluciones:

• Resolución N° 2616-2014/CSD-INDECOPI de fecha 28 de agosto de 2014.

• Resolución N° 0759-2014/CSD-INDECOPI de fecha 22 de setiembre de 2014.

• Resolución N° 141-2015/CSD-INDECOPI de fecha 23 de enero de 2015.

• Resolución N° 323-2015/CSD-INDECOPI de fechas 25 de febrero de 2015.

• Resolución Nº 355-2016/CSD-INDECOPI de fecha 03 de febrero de 2016.

• Resolución Nº 2427-2017/CSD-INDECOPI de fecha 24 de agosto de 2017

• Resolución Nº 3459-2016/CSD-INDECOPI de fecha 16 de diciembre de 2016.

Asimismo, presentó los siguientes medios probatorios:

1. Impresión del artículo “¿Cuáles son las marcas más recordadas por los peruanos?”. Edición digital de El Comercio de fecha 21 de abril de 2017. (fojas 90 a 92).

2. Impresión de Catálogos “mylife” vigente del 04 al 18 de julio de 2014, “reto 42k” de abril de 2015, “Urbano zapatillas” de setiembre de 2013, “Verano 2016” del 09 de octubre de 2015, “Feliz día mamá” de abril-mayo 2015, “Desafío F11”, “A conquistar América”, Jeans & zapatillas OE”, “Oeschle Skaters”, “Oeshle Move” (fojas 93 a 138).

3. Impresión del BRANDZ TOP 100 MOST VALUABLEE GLOBAL BRANDS 2016. (fojas 15).

4. Copia de las Resoluciones Nº 1811-2018/CSD-INDECOPI, Nº 3298-2017/CSD-INDECOPI y Nº 1830-2018/CSD-INDECOPI.

Previamente a realizar el análisis de los medios probatorios, cabe señalar que la calidad de notoria de las marcas alegadas debe ser anterior a la solicitud de registro del signo solicitado. En tal sentido, los medios probatorios acompañados por la opositora que sean de fecha posterior a la solicitud de registro de la marca de producto (21 de noviembre de 2017) y aquellos que no cuenten con fecha, no serán tomados en cuenta a fin de acreditar la notoriedad de la marca alegada.

En ese sentido, los catálogos: “Desafío F11”, “A conquistar América”, Jeans & zapatillas OE”, “Oeschle Skaters”, “Oeshle Move”, no serán tomados en cuenta, dado que no tienen fecha.

Evaluación de los medios probatorios

- Del artículo señalado en el punto 1, se advierte referencia a un estudio de mercado en el cual se determina que el consumidor peruano recuerda, entre otras, a la marca NIKE.

- De las impresiones de los catálogos descritas en el punto 2, se advierte que corresponden a documentos publicitarios de diversas empresas, entre ellas, Saga Falabella y Ripley, en los cuales se verifica publicidad realizada con relación de la marca NIKE y la figura de ala estilizada sobre zapatillas.

- De la impresión descrita en el punto 3, se advierte que hacen referencia a Rankings del año 2016 sobre valoración de marcas en el mundo, siendo que en dicho ranking se verifica que la marca se encuentra en la posición 24, de las marcas más valiosas del mundo.

- De la revisión de las resoluciones citadas y presentadas se desprende lo siguiente:

• En la Resolución Nº 2616-2014/CSD-INDECOPI de fecha 28 de agosto de 2014, recaída en el expediente Nº 552066-2013, se señala lo siguiente:

“De la revisión de las resoluciones citadas (…) se ha verificado que las situaciones de hecho y derecho no han variado respecto del reconocimiento efectuado mediante la Resolución Nº 1169-2012/TPI-INDECOPI, sobre el carácter notorio de la marca y la Resolución Nº 1287-2010-TPI-INDECOPI, sobre el carácter notorio de la marca (certificado Nº 24674), razón por la cual se considera que éstas siguen cumpliendo con los requisitos exigidos por la legislación vigente para ser consideradas notorias, como signos que identifican productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional”.

• En la Resolución Nº 0759-2014/CSD-INDECOPI de fecha 22 de setiembre de 2014, recaída en el expediente Nº 554005-2013, se señala lo siguiente:

“Ahora bien, de la revisión de las resoluciones citadas (…) se ha verificado que las situaciones de hecho y derecho no han variado respecto del reconocimiento efectuado mediante la Resolución Nº 1169-2012/TPI-INDECOPI, sobre el carácter notorio de la marca y la Resolución Nº 1287-2010-TPI-INDECOPI, sobre el carácter notorio de la marca (certificado Nº 24674), razón por la cual se considera que éstas siguen cumpliendo con los requisitos exigidos por la legislación vigente para ser consideradas notorias, como signos que identifican productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional”.

• En la Resolución Nº 141-2015/CSD-INDECOPI de fecha 23 de enero de 2015, recaída en el expediente Nº 579761-2014, se señala lo siguiente:

“Ahora bien, de la revisión de las resoluciones citadas (…) se ha verificado que las situaciones de hecho y derecho no han variado respecto del reconocimiento efectuado sobre el carácter notorio de las marcas y (certificado Nº 24674), razón por la cual se considera que éstas siguen cumpliendo con los requisitos exigidos por la legislación vigente para ser consideradas notorias, como signos que identifican productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional”.

• En la Resolución Nº 323-2015/CSD-INDECOPI de fechas 25 de febrero de 2015, recaída en el expediente Nº 586176-2014, se señala lo siguiente:

• En la Resolución Nº 355-2016/CSD-INDECOPI de fechas 03 de febrero de 2016, recaída en el expediente Nº 629744-2015, se señala lo siguiente:

“Del análisis en conjunto de las resoluciones citadas, ranking de marcas y artículos periodísticos e impresiones de diversas páginas web, se advierte que (…) se ha verificado que las situaciones de hecho y derecho y no habiendo transcurrido mucho tiempo desde el reconocimiento efectuado por la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi, mediante Resolución Nº 3469-2015/CSD-INDECOPI de fecha 02 de diciembre de 2015, sobre el carácter notorio de las marcas y (certificado Nº 24674), se considera que éstas siguen cumpliendo con los requisitos exigidos por la legislación vigente para ser consideradas notorias, como signos que identifican productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional”.

• En la Resolución Nº 1278-2017/TPI-INDECOPI de fecha 22 de mayo de 2017, recaída en el expediente Nº 614999-2015, se señala lo siguiente:

“En la Resolución impugnada se ha reconocido la notoriedad de las marcas y (certificado Nº 24674) como signos que identifican productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional. En la medida que el reconocimiento del carácter notorio de dichos signos no ha sido cuestionado en el recurso de apelación, tal condición en el presente caso ha quedado acreditada. En ese sentido, corresponde analizar si el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de prohibición contenida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486”.

• En la Resolución Nº 1350-2017/TPI-INDECOPI de fecha 30 de mayo de 2017, recaída en el expediente Nº 641737-2015, se señala lo siguiente:

• En la Resolución Nº 2511-2017/TPI-INDECOPI de fecha 21 de agosto de 2017, recaída en el expediente Nº 667328-2016, se señala lo siguiente:

• En la Resolución Nº 2510-2017/TPI-INDECOPI de fecha 21 de agosto de 2017, recaída en el expediente Nº 6701438-2016, se señala lo siguiente:

• En la Resolución Nº 2513-2017/TPI-INDECOPI de fecha 21 de agosto de 2017, recaída en el expediente Nº 665393-2016, se señala lo siguiente:

• En la Resolución Nº 3298-2017/CSD-INDECOPI de fecha 20 de octubre de 2017, recaída en el expediente Nº 690001-2017, se señala lo siguiente:

“Al respecto, de la revisión de las citadas Resoluciones, así como de las pruebas presentadas, se ha verificado que las situaciones de hecho y de derecho no han variado respecto de los reconocimientos efectuados mediante las Resoluciones citadas sobre el carácter notorio de las marcas y (certificado Nº 24674) razón por la cual se considera que éstas siguen manteniendo su condición de notorias, para identificar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional”.

• En la Resolución Nº 2427-2017/CSD-INDECOPI de fecha 24 de agosto de 2017, se señala lo siguiente:

“Al respecto, de la revisión de las citadas Resoluciones, así como de las pruebas presentadas , se ha verificado que las situaciones de hecho y derecho no han variado respecto de los reconocimientos efectuados mediante las Resoluciones citadas sobre el carácter notorio de las marcas NIKE (certificado Nº 24812) y (certificado N° 24674) y; razón por la cuales se considera que éstas siguen manteniendo su condición de notoria, para identificar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional”.

• En la Resolución Nº 3459-2017/CSD-INDECOPI de fecha 24 de agosto de 2017, se señala lo siguiente:

“(…) Por otra parte del análisis integral de las pruebas aportadas, se ha verificado que las situaciones de hecho y de derecho no han variado respecto al reconocimiento efectuado sobre el carácter de notorio de las marcas NIKE (certificado Nº 24812) y (certificado N° 24674), razón por la cual se considera que éstas siguen cumpliendo con los requisitos exigidos por la legislación vigente para ser consideradas notorias, como signos que identifican productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional“

- Conclusión

Al respecto, de la revisión de las citadas Resoluciones, así como de las pruebas presentadas, se ha verificado que las situaciones de hecho y de derecho no han variado respecto de los reconocimientos efectuado en las referidas Resoluciones, sobre el carácter notorio de las marcas (certificado N° 24674) y ; razón por la cual se considera que éstas siguen manteniendo su condición de notoria, para identificar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional.

3.2.3. Aplicación del artículo 136 inciso h) de la Decisión 486

El artículo 136 inciso h) de la Decisión 486 establece que “no podrán registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”.

Del análisis del artículo 136 inciso h) de la Decisión 486, se advierte que antes de analizar los riesgos respecto de los cuales se otorga protección en dicha norma, deben verificarse las siguientes condiciones:

- Que el signo solicitado constituya la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido; y,

- Que el signo notoriamente conocido pertenezca a un tercero distinto al solicitante del registro.

En el presente caso, habiéndose determinado que las marcas (certificado N° 24674) y gozan de la calidad de notoriamente conocidas en el país en que se solicita el registro y teniendo en cuenta además que éstas pertenecen a un tercero distinto al solicitante, corresponde determinar si el signo solicitado constituye la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de las marcas notorias.

En relación a la marca

SIGNO SOLICITADO

MARCA NOTORIA

Así, analizados los signos en cuestión, la Comisión advierte que el elemento figurativo que conforma el signo solicitado, si bien contiene algunos trazos que conforman la marca notoriamente conocida, difiere de ella dado que presenta un fondo negro y cuatro divisiones, por lo que esta Comisión advierte que no se ha producido la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de la marca notoria. Siendo así, no resulta aplicable la prohibición de registro prevista en el artículo 136 inciso h) de la Decisión Nº 486, por lo que la oposición formulada resulta infundada en este extremo.

En relación a la marca

SIGNO SOLICITADO

MARCA NOTORIA

Así, analizados los signos en cuestión, la Comisión advierte que el elemento figurativo que conforma el signo solicitado, incluye en su conformación algunos de los trazos que conforman la marca notoriamente conocida (a saber, el contorno de la figura de una saeta, la misma que si bien, difiere mínimamente en la inclinación de dicho elemento en el signo solicitado y tiene cuatro divisiones, la impresión grafica que suscita éste, es la de la marca notoriamente conocida) y además el fondo de color negro, por lo que nos encontramos frente a un supuesto de imitación[6] de los elementos de la marca notoria.

Habiéndose determinado que el signo solicitado constituye una imitación de la marca notoria , que pertenece a la opositora, corresponde determinar si el registro del signo solicitado es susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con la referida marca notoria; o un aprovechamiento injusto de su prestigio; o la dilución de su fuerza distintiva o valor comercial.

a) Evaluación del riesgo de confusión

En el presente caso, esta Comisión procederá a evaluar la existencia de riesgo de confusión o de asociación entre el signo solicitado y la marca notoria .

La confusión a la que puede ser inducido el público consumidor en el mercado puede darse de dos formas. Así, la confusión directa se presenta cuando dos productos o servicios idénticos se encuentran marcados por signos iguales o similares de modo tal que el consumidor adquiere un producto o contrata un servicio en la creencia errónea que se trata del producto o servicio del competidor. De otro lado, la confusión indirecta[7] no está referida a los productos o servicios en sí, sino al origen empresarial de los mismos, es decir que el consumidor aun diferenciando claramente los productos o servicios, considera que ambos pertenecen a un mismo titular.

De lo expuesto se concluye que para el análisis del riesgo de confusión se deberá tener en cuenta tanto la semejanza de los signos en sí, como la naturaleza de los productos o servicios a los que se aplican, debiéndose tener presente que, por lo general, la confusión entre dos signos será mayor cuanto mayor sea la similitud o vinculación entre los productos o servicios a distinguir.

En cuanto al riesgo de asociación, en doctrina[8] existen dos tesis sobre el concepto de dicha figura, a saber, la tesis según la cual el riesgo de asociación tiene contornos más extensos que los del riesgo de confusión, y, por otro lado, la tesis según la cual el riesgo de asociación se encuentra contenido dentro del riesgo de confusión[9]. Ahora bien, a criterio de esta Comisión, la figura del riesgo de asociación deberá ser analizada, asimilándola a la figura de riesgo de confusión indirecta.

Por otro lado, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI en la Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI (precedente de observancia obligatoria) señaló que “las marcas cuya notoriedad se acredite deben gozar de una protección más amplia que las marcas comunes; si bien los criterios para evaluar el posible riesgo de confusión entre un signo y una marca notoria son los mismos que se utilizan entre marcas comunes, tratándose de marcas notorias, tales criterios deben ser aplicados de manera más estricta”. Al respecto, cabe señalar que, si bien la Sala de Propiedad Intelectual hace referencia únicamente al riesgo de confusión, en virtud de las razones expuestas precedentemente, debe entenderse que, de conformidad con la citada Resolución, el eventual riesgo de asociación entre el signo solicitado y la marca notoria también debe realizarse de manera más estricta.

Por lo tanto, dado el carácter notoriamente conocido de las marcas de la opositora, corresponde otorgarle un nivel de protección superior a que se otorga normalmente a cualquier signo distintivo. En este sentido, el nivel de diferenciación que debe existir entre el signo solicitado y las marcas notorias debe ser mayor al nivel que se exige en el común de los casos. Así, existirán casos en los que el signo solicitado podrá acceder al registro no obstante presentar algunas semejanzas con alguna marca registrada, sin embargo, ese mismo signo no podría ser registrado si las semejanzas se dan con una marca notoria.

- Productos a los que se refieren los signos en conflicto

En cuanto a los productos, cabe señalar que uno de los principios en los que se sustenta el derecho marcario es el de especialidad, en virtud del cual se limita con carácter general la posibilidad de oponer una marca registrada frente al registro o uso de un signo idéntico o similar respecto a productos o servicios idénticos o semejantes.

Así, el registro de una marca otorga protección a su titular no sólo respecto a los productos o servicios para los cuales se concedió el registro, sino que también opera en relación a productos o servicios que se asemejen al grado de inducir a confusión al público consumidor, con independencia de si éstos se encuentran comprendidos o no en una misma clase de la Clasificación Internacional.

Al respecto, cabe precisar que la Clasificación Internacional de Productos y Servicios de Niza es irrelevante para efectos de determinar si existe similitud entre los productos o servicios en cuestión. Así lo entiende el artículo 151 de la Decisión 486 en su segundo párrafo, al establecer expresamente que “(…) Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente”, por lo que puede suceder que productos o servicios comprendidos en una misma clase de la Clasificación Internacional no sean semejantes y, a su vez, que productos o servicios de clases diferentes sean similares.

En consecuencia, para determinar el alcance del principio de especialidad, se deberá analizar si los productos o servicios a los que están referidos los signos son similares según su naturaleza, finalidad, canales de comercialización, complementariedad, utilización conjunta o público consumidor al que van dirigidos.

- En relación con la marca notoria

En el presente caso, el signo solicitado pretende distinguir billeteras, maletines, carteras, neceseres (vendidos vacíos), canguros (bolsos), monederos, maletas, de la clase 18 de la Clasificación Internacional.

Por otro lado, la marca notoria identifica prendas de vestir y zapatillas, de la clase 25 de la Clasificación Internacional.

Al respecto, se advierte que las billeteras, maletines, carteras, neceseres (vendidos vacíos), canguros (bolsos), monederos, maletas; se encuentran vinculados con las prendas de vestir y zapatillas que distingue la marca notoria.

En efecto, se trata de productos de uso complementario y de acuerdo con la práctica comercial actual, es usual que las empresas identifiquen con la misma marca dichos productos, tal es el caso de las marcas GIORGIO ARMANI, GUCCI, HUGO BOSS, TOMMY HILFIGER y CHRISTIAN DIOR entre otras, las cuales no solamente identifican prendas de vestir y calzados sino también carteras, billeteras, maletas, mochilas y bolsos, entre otros. Asimismo, dichos productos se expenden en los mismos establecimientos y son susceptibles de ser exhibidos de manera conjunta.

- Examen comparativo

El artículo 45 del Decreto Legislativo N° 1075, señala que “a efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la Dirección competente tendrá en cuenta principalmente los siguientes criterios:

a) La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias;

b) El grado de percepción del consumidor medio;

c) La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente;

d) El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado; y,

e) Si el signo es parte de una familia de marcas.”

El artículo 46 del Decreto Legislativo N° 1075 establece que “tratándose de signos denominativos, en adición a los criterios señalados en el artículo 45 de este Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) La semejanza gráfico-fonética;

b) La semejanza conceptual; y,

c) Si el signo incluye palabras genéricas y/o descriptivas, se realizará el análisis sobre la palabra o palabras de mayor fuerza distintiva”.

El artículo 47 del Decreto Legislativo Nº 1075 dispone que “tratándose de signos figurativos, en adición a los criterios señalados en el artículo 45 de este Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) Si las figuras son semejantes, si suscitan una impresión visual idéntica o parecida.

b) Si las figuras son distintas, si evocan un mismo concepto”.

El artículo 48 del Decreto Legislativo N° 1075, señala que “tratándose de signos mixtos, formados por una denominación y un elemento figurativo, en adición a los criterios señalados en los artículos 45, 46 y 47 del presente Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) La denominación que acompaña al elemento figurativo;

b) La semejanza conceptual; y,

c) La mayor o menor relevancia del aspecto denominativo frente al elemento gráfico, con el objeto de identificar la dimensión característica del signo”.

Por su parte, el artículo 49 del Decreto Legislativo Nº 1075 señala que “tratándose de un signo denominativo y uno figurativo se tendrá en consideración la semejanza conceptual. Tratándose de un signo denominativo y uno mixto, se tendrán en cuenta los criterios señalados en los artículos 45 y 47 de este Decreto Legislativo. Tratándose de un signo figurativo y uno mixto, se tendrán en cuenta los criterios señalados en los artículos 47 y 48 del presente Decreto Legislativo.

En los tres supuestos serán igualmente de aplicación los criterios señalados en el artículo 45 del presente Decreto Legislativo.”

Asimismo, para determinar si dos signos son confundibles, debe partirse de la impresión de conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor, ya que, por lo general, éste no podrá comparar ambos signos a la vez, sino más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo que guarde del signo anteriormente percibido.

Es por ello, que al comparar dos signos deben considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor, debiendo tener presente, además, que por lo general el recuerdo y capacidad de diferenciación de los consumidores dependerán de los productos o servicios a distinguir y de la atención que usualmente presten para su adquisición o contratación.

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado y la marca notoria , se advierte que los signos en conflicto resultan semejantes.

SIGNO SOLICITADO

MARCA NOTORIA

Cabe precisar que, si bien el signo solicitado presenta el término BRIXTON, éste no resulta suficiente para establecer diferencias entre los signos en conflicto, debido a que por la impresión gráfica que generan, los signos podrían ser considerados como provenientes de un mismo origen empresarial o que uno constituye un signo derivado del otro.

- Conclusión

Por lo expuesto, dadas las semejanzas existentes entre los signos en conflicto, así como el hecho que se encuentren destinados a distinguir productos vinculados, esta Comisión determina que el otorgamiento del registro solicitado será susceptible de producir riesgo de confusión o asociación en el público consumidor; por lo que corresponde declarar fundada la oposición formulada en este extremo.

b) Aprovechamiento injusto del prestigio de las marcas notorias

“La buena reputación de la marca constituye, como es sabido, el resultado de una conjunción de esfuerzos de su titular. El surgimiento, el cuidado y el mantenimiento de la buena reputación requiere la aportación de cuantiosos recursos financieros y es, en definitiva, el resultado de las inversiones empresariales en los mercados y en el propio producto o servicio dotado de marca. El culmen de este proceso puede ser una marca que posee un valor propio, desligado de los productos o servicios a los que se aplicó en primer término y, por tanto, susceptible de utilización en conexión con otras prestaciones, o como instrumento publicitario”[10].

En efecto, “el propio signo es capaz de cristalizar sugerencias positivas que van más allá de las virtudes asignadas al concreto producto o servicio”[11]. Siendo así, es necesaria “la protección de la aptitud traslativa de reputación y ornamental de la marca”[12], la cual ha sido conseguida a lo largo del tiempo en virtud a los esfuerzos desplegados por su titular.

El aprovechamiento indebido del prestigio de la marca notoria presupone la efectiva preexistencia de una imagen o prestigio de la marca notoria entre el público consumidor. Así, la imagen y el prestigio que contiene la marca notoria deben ser transferibles a los productos o servicios que no son similares a los productos o servicios que distingue.

Así, “el propósito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar falsa representación alguna respecto al origen, sirve para establecer una relación intelectual que atrae la atención del público consumidor de forma superior a la que se alcanzaría con el empleo de un signo distinto [al notorio]; o bien la semejanza depara la transmisión consciente o inconsciente de la reputación que simboliza el signo pese a la falta de semejanza [de] los productos del competidor con los originarios. En ambos casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo titular o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo”[13].

Siendo así, la protección de la marca notoria frente a conductas que representen una intención de aprovecharse de su reputación, se sustenta sobre los propios valores que el signo es capaz de representar, al margen de los productos o servicios a los que se asignó originalmente[14].

Al respecto, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI en la Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI (precedente de observancia obligatoria) señala que “la figura del aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria [se da cuando] un tercero aplica una marca notoria a sus propios productos o servicios sin contar con la autorización del titular […], toda vez que el usuario de la marca obtiene un beneficio sin contribuir al pago de los costes necesarios para la creación y consolidación de esa imagen positiva”.

En el presente caso, dado que los signos en conflicto pretenden distinguir y distinguen productos vinculados, se determina que el público consumidor asociará las cualidades de los productos con la marca notoria a los productos que pretende distinguir el signo solicitado.

Por lo tanto, se determina que el registro del signo solicitado es susceptible de generar aprovechamiento del prestigio de la marca notoria.

c) Riesgo de dilución

La Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI en la Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI (precedente de observancia obligatoria) señala que “en cuanto a la figura de la dilución del poder distintivo de la marca notoria, si bien la doctrina siempre ha señalado que la figura jurídica de la dilución sólo se aplica a marcas renombradas, atendiendo a lo expuesto por el Tribunal Andino, ésta también debe ser analizada cuando se haya reconocido que una marca goza de la condición de notoria, dado que en la actual norma andina –entiéndase la Decisión 486– no se hace distinción entre marcas notorias y renombradas”.

Así, continúa señalando el precedente referido, “la figura jurídica de la dilución acoge un supuesto excepcional de protección en el derecho de marcas, en virtud del cual se procura evitar que la asociación marca - producto o marca - servicio se rompa debido a la utilización por parte de terceros del mismo signo o de uno muy similar para productos o servicios de distinta naturaleza”.

Al respecto, Fernandez Novoa señala que “la doctrina de la dilution comienza a surtir efecto allí donde deja de surtir efecto el principio de riesgo de confusión. Esto significa, por una parte, que bajo la doctrina de la dilución el titular de la marca debe ser protegido cuando un signo idéntico o sustancialmente semejante es usado por un tercero en relación a productos o servicios no similares”[15].

Por su parte, Montiano Monteagudo sostiene que “la protección frente al riesgo de dilución no se satisface impidiendo a terceros la utilización de la marca que pueda comportar un aprovechamiento de la fama ajena, lo que requiere cuanto menos la homogeneidad del grupo de destinatarios a los que el titular de la marca y el tercero destinan sus prestaciones, sino que ha de permitir objetar a terceros la utilización de la marca en conexión con cualquier tipo de productos o servicios, aun los más distanciados competitivamente. Ello es así, en atención a la peculiar fundamentación de la protección: presupuesta la extraordinaria implantación de la marca, utilización exclusiva del signo por su titular y considerable aprecio del público, cualquier utilización de la marca por un tercero es capaz de socavar esa conexión única entre el signo y los productos o servicios para los que la emplea su titular”[16].

En efecto, “no se puede desconocer que no son menos relevantes los efectos derivados de una proliferación excesiva en la utilización de la marca para productos o servicios incluso plenamente compatibles. Cada transferencia de reputación a una nueva prestación tiene por efecto inicial una cierta depreciación de la imagen, ya que el consumidor ha de comprobar aún la correspondencia del nuevo artículo con el contenido de la imagen transmitida por la marca. Una vez efectuada la comprobación se podrá emprender una nueva transmisión. Si la explotación de la marca en conexión con productos o servicios distintos acontece de forma continuada, ello tendrá por efecto la extenuación de la capacidad atractiva de la marca. A este concreto riesgo atiende a nuestro juicio, la protección frente a la dilución”[17].

Es por ello que surge “la necesidad de caracterizar con precisión los requisitos que permitan acceder a este superior grado de protección […]. Así, debe verificarse la existencia de una “implantación entre la práctica totalidad de los consumidores, excepcionalidad o carácter especial del signo o medio (lo que presupone prácticamente la inexistencia de registros ajenos de un signo idéntico o similar para productos o servicios distintos), y su consideración extraordinariamente afamada entre el tráfico”[18].

En el presente caso, no corresponde evaluar el eventual riesgo de dilución de la marca notoria, toda vez que, conforme a lo señalado, dicha protección se aplica a supuestos donde se haya solicitado el registro de un signo distintivo idéntico o semejante a una marca notoriamente conocida para identificar productos o servicios de distinta naturaleza, siendo que en el presente caso, los productos que distinguen los signos en conflicto están vinculados, lo que no genera la condición necesaria a efectos de evaluar la existencia de riesgo de dilución de la marca notoria.

- Conclusión de la aplicación del artículo 136 inciso h) de la Decisión 486

Por lo expuesto, al haberse determinado que el signo solicitado es susceptible de causar riesgo de confusión o asociación con la marca notoria , así como un aprovechamiento injusto de su prestigio; se concluye que el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición del artículo 136 inciso h) de la Decisión 486, por lo que corresponde declarar fundada la oposición formulada en este extremo.

3.3. Familia de marcas alegada por la opositora

NIKE INNOVATED C.V. manifestó ser titular de una familia de marcas torno a la figura de ‘swoosh’ y en sus marcas registradas en las clases 18 y 25.

Por familia de marcas se conoce al conjunto de marcas que pertenecen a una sola persona y que comparten un elemento común. Este elemento común, conocido como el apellido de la familia, puede ser un prefijo, un sufijo, una palabra, una sílaba u otro elemento, el cual debe ser capaz de identificar el origen empresarial de cada marca miembro de la familia. Así, como estrategia de mercado, muchos agentes económicos a fin de distinguir los diversos tipos de productos o servicios que ofrecen, utilizan la figura de familia de marcas.

Al respecto, la doctrina ha señalado que “para que se configure una familia de marcas es imprescindible que los consumidores reales o potenciales capten y retengan en su memoria la unión existente entre el grupo de marcas y los productos o servicios diferenciados por las mismas”[19].

En este sentido, para que se configure una familia marcaria resulta necesario que se encuentren presentes de manera concurrente dos elementos, uno de orden objetivo y otro subjetivo.

a) Elemento objetivo: se basa en la existencia de una pluralidad de marcas registradas a favor de un mismo titular, que presenten algún elemento distintivo en común, el cual además debe ser de exclusividad de dicho titular. Asimismo, dichas marcas deben estar destinadas a distinguir productos o servicios idénticos o relacionados entre sí.

b) Elemento subjetivo: implica que dicho término o partícula común sea susceptible de ser percibido y reconocido por los consumidores como característico o proveniente de un origen empresarial determinado, de manera tal que el público consumidor se haya acostumbrado a que diversos productos o servicios de dicho origen empresarial sean distinguidos con la misma partícula o término común.

Siendo así, esta Comisión procederá a evaluar si las marcas señaladas por la opositora forman una familia de marcas a partir de la figura “swoosh” y , para distinguir productos de las clases 18 y 25 de la Clasificación Internacional.

En relación a la marca

Al respecto, se ha podido verificar que en atención a las marcas registradas por la opositora en las clases 18 y 25 de la Clasificación Internacional, no se cumple el elemento objetivo señalado, dado que la opositora únicamente tiene una marca registrada en cada una de las clases mencionadas, por lo que, en base a ellas, no es posible establecer la existencia de la familia de marcas alegada.

En relación a la marca

Si bien la opositora manifestó que tiene una familia de marcas respecto de las clases 25 y 18 de la Clasificación Internacional, se ha verificado, de acuerdo al informe de antecedentes, que en la clase 18, tiene una marca registrada, no pudiendo determinar en base a ella, la familia de marcas alegada. Sin embargo, se advierte que la figura “swoosh” forma parte de diversas marcas registradas a favor de Nike Innovate C.V. para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional, por lo que considerando que dicho elemento no se encuentra presente en ningún otro signo de la referida clase inscrita a favor de terceros; se concluye que se cumple con el elemento objetivo para que se configure una familia de marcas.

Asimismo, considerando que la figura “swoosh” es capaz de indicarle al consumidor que dicho signo identifica un origen empresarial determinado, en este caso, el de la opositora, para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional; se concluye que se cumple con el elemento subjetivo necesario para que se configure una familia de marcas.

En tal sentido, al estar presentes los supuestos necesarios para establecer una familia de marcas, es posible reconocer su existencia a favor de la opositora respecto a la figura “swoosh” en la clase 25 de la Clasificación Internacional.

3.4. Evaluación del riesgo de confusión

NIKE INNOVATE C.V. sustentó su oposición en base a la titularidad de las siguientes marcas registradas:

Marca	Clase	Certificado Nº
	25	24674
	25	66417
	25	91601
	25	53793
	25	17393
	18	65812

Al respecto, se tomará en cuenta la normativa señalada en el numeral 3.2.3. literal a) de la presente Resolución en lo que resulte aplicable.

El artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial señala que “no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.

3.4.1. Productos a los que se refieren los signos en conflicto

En relación a la marca registrada para identificar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional

Por su parte, la marca registrada con certificado N° 24674 identifica: zapatos, ropa de deportes y demás productos, de la clase 25 de la Clasificación Internacional.

La marca registrada con certificado N° 66417 identifica: calzado y vestidos en general, de la clase 25 de la Clasificación Internacional.

La marca registrada con certificado N° 91601 identifica: vestidos, calzados y demás, de la clase 25 de la Clasificación Internacional.

La marca registrada con certificado N° 53793 identifica: calzado, prendas de vestir y artículos de sombrerería, de la clase 25 de la Clasificación Internacional.

La marca registrada con certificado N° 17393 identifica: artículos de sombrerería, calzado; prendas de vestir, a saber, calzoncillos, pantalones cortos, camisas, camisetas (de manga corta), pulóveres, sudaderas, pantalones para correr, lencería, ajustadores deportivos (ropa interior), vestidos, faldas, suéteres, chaquetas, abrigos, calcetines, bandas deportivas para el sudor (prendas de vestir), guantes, mitones, cinturones (prendas de vestir), prendas de calcetería, bandas para el brazo (prendas de vestir), bandas para la cabeza (prendas de vestir), tapados, chalecos, prendas de vestir para la cabeza, a saber, sombreros, gorras, viseras (artículos de sombrerería), bandanas (pañuelos para el cuello), capuchas, jerseys (prendas de vestir), bandas para el sudor, bufandas, trajes de baño, prendas de vestir para atletismo, a saber, camiseta de compresión (prendas de vestir), pantalones cortos de compresión (prendas de vestir), pantalones de compresión (prendas de vestir), Ieggings de compresión (prendas de vestir), jerseys de compresión (prendas de vestir), y chalecos de compresión (prendas de vestir), zapatos deportivos con toperoles para jugar balompié, fútbol, béisbol, softball, golf, cricket, de la clase 25 de la Clasificación Internacional.

Al respecto, se advierte que las billeteras, maletines, carteras, neceseres (vendidos vacíos), canguros (bolsos), monederos, maletas que pretende distinguir el signo solicitado; se encuentran vinculados con las prendas de vestir y zapatillas que distinguen las marcas registradas.

En relación a la marca registrada para identificar productos de la clase 18 de la Clasificación Internacional

De otro lado, la marca registrada identifica maletas, maletines y bolsos en general y en especial para deportes, artículo de cuero e imitaciones de cuero y demás de la clase 18 de la Clasificación Internacional.

Al respecto, se advierte que los productos que pretende distinguir el signo solicitado están incluidos dentro de los productos que distingue la marca registrada, dado que esta última distingue todos los productos de la clase 18.

En ese sentido, se ha verificado que se cumple uno de los requisitos para que se genere riesgo de confusión en el mercado, quedando por determinar si los signos son, o no, semejantes al grado de inducir a confusión al público consumidor. Además, dada la identidad de algunos de los productos a que se refieren los signos en conflicto, esta Comisión considera que se incrementa el riesgo de confusión, por lo que se deberá ser más riguroso en el examen comparativo de los signos.

3.4.2.Examen comparativo

- Con relación a las marcas (certificado N° 24674) y (certificado Nº 17393)

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado y la marca registrada con certificado N° 24674, se advierte que no son semejantes.

SIGNO SOLICITADO

MARCA REGISTRADA

En efecto, desde el punto de vista gráfico, cabe precisar que si bien el elemento figurativo que conforma el signo solicitado, contiene algunos trazos que conforman la marca registrada, difiere dado que presenta un fondo en color negro y cuatro divisiones, lo que determina un impacto visual de conjunto distinto.

Cabe precisar que, el signo solicitado presenta la denominación BRIXTON, lo cual, en el presente caso, contribuye a las diferencias señaladas.

- Con relación a la marca (certificado N° 66417)

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado y la marca registrada con certificado N° 66417, se advierte que no son semejantes.

SIGNO SOLICITADO	MARCA REGISTRADA

En efecto, desde el punto de vista denominativo, el signo solicitado está constituido por la denominación BRIXTON, mientras que la marca registrada contiene el término NIKE lo cual genera una impresión fonética distinta.

Cabe precisar que si bien, desde el punto de vista gráfico, el elemento figurativo que conforma el signo solicitado, a saber: una figura irregular de tres puntas, una dirigida hacia arriba a la izquierda, otra central de menor tamaño dirigida hacia arriba y otra horizontal dirigida hacia la derecha y una grafía, contiene algunos trazos que conforman la marca registrada, es distinto al conjunto que la conforma, a saber; una figura irregular de dos puntas, una inclinada hacia arriba a la izquierda y otra en diagonal dirigida hacia arriba a la derecha unidas a una grafía, lo que determina un impacto visual de conjunto distinto.

- Con relación a la marca (certificado N° 91601)

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado y la marca registrada con certificado N° 91601, se advierte que no son semejantes.

SIGNO SOLICITADO	MARCA REGISTRADA

En efecto, desde el punto de vista denominativo, el signo solicitado está constituido por la denominación BRIXTON, mientras que la marca registrada contiene los términos NIKE y AIR lo cual genera una impresión fonética distinta.

Cabe precisar que si bien, desde el punto de vista gráfico, el elemento figurativo que conforma el signo solicitado, a saber: una figura irregular de tres puntas, una dirigida hacia arriba a la izquierda, otra central de menor tamaño dirigida hacia arriba y otra horizontal dirigida hacia la derecha y una grafía, contiene algunos trazos que conforman la marca registrada, es distinto al conjunto que la conforma, a saber; una figura irregular de dos puntas, una inclinada hacia arriba a la izquierda y otra en diagonal dirigida hacia arriba a la derecha unida a una grafía, lo que determina un impacto visual de conjunto distinto.

- Con relación a la marca (certificado N° 53793)

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado y la marca registrada con certificado N° 53793, se advierte que no son semejantes.

SIGNO SOLICITADO	MARCA REGISTRADA

En efecto, desde el punto de vista denominativo, el signo solicitado está constituido por la denominación BRIXTON, mientras que la marca registrada contiene el término ACG, lo cual genera una impresión fonética distinta.

Cabe precisar que si bien, desde el punto de vista gráfico, el elemento figurativo que conforma el signo solicitado, a saber: una figura irregular de tres puntas, una dirigida hacia arriba a la izquierda, otra central de menor tamaño dirigida hacia arriba y otra horizontal dirigida hacia la derecha y una grafía, contiene algunos trazos que conforman la marca registrada, es distinto al conjunto que la conforma, a saber; dos figuras triangulares contrapuestas formando una figura triangular de mayor tamaño sobre la cual se advierte una figura de dos puntas (una inclinada hacia arriba a la izquierda y otra en diagonal dirigida hacia arriba a la derecha), lo que determina un impacto visual de conjunto distinto.

- Con relación a la marca (certificado Nº 17393)

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado y la marca registrada , se advierte que los signos en conflicto resultan semejantes.

SIGNO SOLICITADO	MARCA REGISTRADA

En efecto, desde el punto de vista gráfico, se determina que la similitud entre los signos radica principalmente en que presentan en su conformación una figura de trazos semejantes (ya que presentan la parte más ancha en la parte inferior y la parte más delgada en la parte superior) todo en fondo de color negro, siendo la única diferencia que el signo solicitado presenta una posición opuesta o contraria a la de la marca registrada; sin embargo, ello no impide que los signos en conflicto apreciados de forma sucesiva generen una impresión gráfica de conjunto semejante.

3.4.3. Conclusión

En relación a la marca

Por lo expuesto, dado que los signos en conflicto distinguen los mismos productos, y además resultan semejantes, esta Comisión determina que su coexistencia generará riesgo de confusión en el público consumidor; por lo que corresponde denegar el registro solicitado.

En relación a las marcas , , , y

Por lo expuesto, si bien los signos en conflicto distinguen algunos de los mismos productos y otros vinculados, dado que no son semejantes, esta Comisión determina que el otorgamiento del registro solicitado no es susceptible de producir riesgo de confusión en el público consumidor, por lo que corresponde declarar infundada la oposición formulada en este extremo.

3.5. Mala fe – Aplicación del artículo 137 de la Decisión 486

En el presente caso, la opositora señaló que la solicitud ha sido presentada mediando mala fe y con la intención de perpetrar, facilitar y consolidar actos de competencia desleal, dado que no puede deberse a la casualidad que se haya solicitado el signo, sino a la intención de aprovecharse de la reputación de un signo preexistente en el mercado, ya que puede observarse que la presente solicitud no constituye un hecho aislado, sino que viene actuando sistemáticamente en diversos procedimientos, tales como: el registro de la marca (certificado Nº 191187) y (expediente Nº 572938-2014), entre otros.

La buena fe representa la concretización de los usos sociales. Así de acuerdo a lo señalado por Baylos: “(...) desleales son indeterminadamente los medios que reprueba la conciencia social; los que rechaza la costumbre; los que van contra los usos honestos (…)”[20].

La necesidad de proceder conforme a la buena fe para la eventual configuración de un derecho, determina que este principio constituya una exigencia y presupuesto esencial a efectos de obtener un derecho de exclusiva sobre un signo distintivo.

En general, se considera que existe mala fe cuando el titular del derecho adquirió su posición jurídica a través de un comportamiento que contraviene las normas jurídicas, la buena fe comercial o las buenas costumbres. Lo importante será que este comportamiento sea desleal y ocasione desventajas a terceros, las cuales no hubiesen tenido lugar si el acto hubiese sido justo. Es por ello que no pueden admitirse a registro signos que hayan sido solicitados de mala fe en base a la transgresión de un derecho ajeno, ya que conforme se ha señalado, el actuar en forma deshonesta o desleal constituye un comportamiento no admitido por el ordenamiento jurídico.

En efecto, la exigencia de conducirse lealmente es una condición indispensable para que la Autoridad Administrativa otorgue el derecho de exclusiva que nace con el acto administrativo que otorga el registro, por lo que, al solicitarse el registro de una marca, la administración deberá tener en consideración la observancia de este presupuesto.

De otro lado, no basta con que dos signos sean idénticos o confundibles para que se configure una conducta desleal o para determinar que el titular ha solicitado u obtenido el registro de su marca con mala fe, sino que hace falta además que se transgreda uno de los deberes de la leal competencia comercial.

El artículo 137 de la Decisión 486 establece que: “Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.”

Asimismo, el artículo 258 de la Decisión 486 establece que: “Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.”

Cabe precisar que no existen supuestos taxativos de las conductas de mala fe, sino simplemente enunciativas, ya que por su complejidad y naturaleza misma no son susceptibles de ser enumerados taxativamente, sino que dependen de cada caso concreto. Conforme lo señaló el Tribunal de la Comunidad Andina, “(…) de esta forma el legislador comunitario deja a la regulación y jueces nacionales la determinación de otros eventos de los que razonablemente pueda deducirse la intención o propósito reprochables de quien solicita u obtiene un registro marcario”[21].

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que se presume la buena fe con la que se desenvuelven los agentes económicos, siendo el caso que quien invoque la mala fe debe acreditarla debidamente a fin de desvirtuar dicha presunción. En efecto, los individuos al relacionarse lo hacen de buena fe, presunción que debe regir la evaluación por parte de la autoridad administrativa. Por ello, sólo se podrá determinar la existencia de una conducta contraria a dicho principio si ello se acredita de las pruebas presentadas en cada caso concreto.

A fin de acreditar la mala fe y los actos de competencia desleal atribuidos a los solicitantes la opositora ha presentado las pruebas señaladas en el numeral 3.2.2. de la presente Resolución.

Previamente a realizar el análisis de los medios probatorios cabe indicar que la conducta maliciosa por parte de la solicitante debe ser acreditada con anterioridad a la fecha en que se solicitó el presente registro, esto es, 21 de noviembre de 2017.

Evaluación de los medios probatorios

- Del artículo señalado en el punto 1, se advierte referencia a un estudio de mercado en el cual se determina que el consumidor peruano recuerda, entre otras, a la marca NIKE.

- De la revisión de las resoluciones citadas y presentadas se desprende que las marcas y han sido reconocidas como notorias.

Del análisis en conjunto de las pruebas presentadas por la opositora, cabe señalar que, no es posible determinar la mala fe ni la intención del solicitante de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

Cabe precisar, que conforme se advierte del informe de antecedentes, las marcas con certificado N° 24674,con certificado N° 91601, con certificado N° 66417, con certificado N° 53793, (certificado Nº 17393) y (certificado Nº 65812) para distinguir productos de las clases 18 y 25 de la Clasificación Internacional, están registradas en el Perú a favor de la opositora. Siendo así, y de conformidad con la naturaleza pública de la información del contenido del Registro de Propiedad Industrial que administra la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, se advierte que dicha marca habría sido conocida por el solicitante con anterioridad a la presente solicitud de registro. Sin embargo, este solo conocimiento, no permite establecer a esta Comisión que éste haya actuado de mala fe o haya cometido actos de competencia desleal. En efecto, la norma jurídica presume el conocimiento público del contenido del registro, sin embargo, dicho conocimiento no puede por sí solo ser considerado como sustento para atribuir una conducta de mala fe o la comisión de actos de competencia desleal.

Finalmente, cabe señalar que, en atención a lo señalado por la opositora, relativo a que la solicitud ha sido presentada mediando mala fe y con la intención de perpetrar, facilitar y consolidar actos de competencia desleal, dado que no puede deberse a la casualidad que se haya solicitado el signo, sino a la intención de aprovecharse de la reputación de un signo preexistente en el mercado, ya que puede observarse que la presente solicitud no constituye un hecho aislado, sino que viene actuando sistemáticamente en diversos procedimientos, tales como: el registro de la marca (certificado Nº 191187) y (expediente Nº 572938-2014), entre otros, se concluye que el solo hecho de solicitar el registro de un signo distintivo, que la opositora considera similar a sus marcas registradas no constituye un acto de mala fe o la intención de cometer actos de competencia desleal, siendo necesario ponderar otras circunstancias que revelen un comportamiento de ese tipo por parte del solicitante, lo cual no se ha verificado en el presente caso; por lo que corresponde desestimar en este extremo la oposición formulada.

3.6. Aplicación de jurisprudencia invocada

En el presente caso, la opositora invocó la aplicación de criterios contenidos en resoluciones de la Dirección de Signos Distintivos y de la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI (ahora Sala Especializada en Propiedad Intelectual).

Al respecto, cabe señalar que, de conformidad con el artículo 43 del Decreto Legislativo Nº 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI: “Las resoluciones de las Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación constituirán precedente de observancia obligatoria, mientras dicha interpretación no sea modificada por resolución debidamente motivada de la propia Comisión u Oficina, según fuera el caso, o del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. (...)”.

Aplicando la norma citada al presente caso, se concluye que la jurisprudencia invocada no tiene efectos vinculantes para esta Comisión en tanto no constituye precedente de observancia obligatoria; razón por la cual corresponde desestimar, en este extremo, el pedido formulado por la opositora.

Adicionalmente, se debe señalar que la Autoridad administrativa tiene la obligación de evaluar íntegramente cada nueva solicitud, verificando si el signo solicitado cumple con los requisitos para acceder a registro o no y, si se encuentra incurso en alguna prohibición de registro, dependiendo dicha determinación de cada caso concreto. Por tal razón, las conclusiones a las que se arriben en cada procedimiento dependerán del correspondiente examen.

Del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Asimismo, en el presente caso la opositora invocó la aplicación de los criterios contenidos en sentencias del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Sobre el particular cabe indicar que la presente resolución no contradice los criterios adoptados por el mencionado Tribunal, puesto que son criterios que han sido observados en el análisis llevado a cabo en este procedimiento. Sin perjuicio de lo anterior, cabe precisar que las interpretaciones prejudiciales realizadas por el referido Tribunal, sólo resultan vinculantes para la autoridad competente al momento de resolver el caso respecto del cual se formuló la solicitud de interpretación prejudicial, más no en todos los casos sometidos a su competencia.

3.7. Examen de registrabilidad

Sin perjuicio de lo anteriormente establecido, conforme a lo señalado en el Informe de Antecedentes, se ha verificado que ANDCCRUZ S.A.C., de Perú, es titular de la marca BRINSTONG (certificado Nº 5255), para distinguir productos de la clase 18 de la Clasificación Internacional.

En ese sentido, corresponde a la Comisión proceder a evaluar la existencia de riesgo de confusión entre el signo solicitado y las referidas marcas registradas, para lo cual se ha de tener en cuenta lo señalado en el numeral 3.2.3. literal a) de la presente Resolución, en lo que resulte pertinente.

3.7.1. Evaluación del riesgo de confusión

- Productos a los que se refieren los signos en cuestión

Por su parte, la marca registrada distingue cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería, de la clase 18 de la Clasificación Internacional.

Al respecto, se advierte que los signos en cuestión distinguen algunos de los mismos productos a saber: maletas.

De otro lado, los baúles y maletas que distingue la marca registrada están vinculados con las billeteras, maletines, carteras, neceseres (vendidos vacíos), canguros (bolsos), monederos, maletas que pretende distinguir el signo solicitado, toda vez que son productos de similar naturaleza, susceptibles de ser fabricados por las mismas empresas y se encuentran dirigidos al mismo sector del público consumidor.

En ese sentido, se ha verificado que se cumple uno de los requisitos para que se genere riesgo de confusión en el mercado, quedando por determinar si los signos son, o no, semejantes al grado de inducir a confusión al público consumidor. Además, dada la identidad de algunos de los productos a los que se refieren los signos en cuestión, esta Comisión considera que se incrementa el riesgo de confusión, por lo que se deberá ser más riguroso en el examen comparativo de los signos.

3.7.2. Examen comparativo

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado y la marca registrada con certificado N° 5255, se advierte que son semejantes.

SIGNO SOLICITADO

MARCA REGISTRADA

BRINSTONG

En efecto, la semejanza entre los signos en cuestión radica en que presentan una secuencia silábica semejante, a saber: BRIX -TON / BRINS-TONG, lo que determina una pronunciación similar.

Cabe precisar que, si bien el signo solicitado presenta elementos gráficos, éstos no resultan suficientes para desvirtuar la semejanza señalada debido a que los signos podrían ser considerados como provenientes de un mismo origen empresarial o que uno constituye un signo derivado del otro.

3.7.3. Conclusión del examen de registrabilidad

Por lo expuesto, dado que los signos en cuestión distinguen algunos de los mismos productos y otros vinculados, y además resultan semejantes, esta Comisión determina que su coexistencia generará riesgo de confusión en el público consumidor; por lo que corresponde denegar el registro solicitado.

Resulta necesario precisar que, si bien ANDCCRUZ S.A.C., no ha formulado oposición en base a la referida marca registrada, la Autoridad Administrativa en defensa del interés de los consumidores, tiene la facultad de denegar de oficio una solicitud de registro al considerarla confundible con marcas registradas o solicitadas con anterioridad aun cuando estas no hayan sido materia de oposición, tal como sucede en el presente caso.

Realizado el examen de registrabilidad del signo solicitado se ha determinado que es distintivo y susceptible de representación gráfica, conforme a lo señalado en el artículo 134 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, encontrándose fuera de las prohibiciones de registro establecidas en el artículo 135 de dicha Decisión, así como fuera del supuesto del artículo 137 de la referida Decisión y no habiendo sido solicitado mediando mala fe; sin embargo, incurre en las prohibiciones de registro contempladas en el artículo 136 incisos a) y h) de la referida normativa, por lo que no corresponde acceder a su registro.

La presente Resolución se emite en aplicación de las normas legales antes mencionadas y en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 36, 40, 41 y 42 de la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), sancionada por Decreto Legislativo Nº 1033, concordante con el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1075; así como por los artículos 50, 51 y 52 del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN

Declarar FUNDADA la oposición formulada por Nike Innovate C.V., de Reino de los Países Bajos; y, además, por las razones expuestas en los considerandos de la presente Resolución, DENEGAR el registro de marca de producto solicitado por HINOSTROZA HUAMAN, CARLOS ALEJANDRO, de Perú.

Con la intervención de los miembros de Comisión: Hugo Fernando González Coda, Sandra Patricia Li Carmelino y Gisella Carla Ojeda Brignole.

Regístrese y comuníquese

HUGO FERNANDO GONZÁLEZ CODA

Vicepresidente de la Comisión de Signos Distintivos

[1] Es un certificado multiclase que abarca las clases 09, 18 y 41 de la Clasificación Internacional.

[2] Proceso 49-IP-2008. Pág. 16. Al respecto puede consultarse la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: http://www.tribunalandino.org.ec.

[3] Resolución publicada en el Diario Oficial El Peruano el 26 de diciembre de 2009.

[4] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso Nº 06-IP-2005. Pág. 12.

[5] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso Nº 09-IP-2009. Nota Nº 17. Pág. 13. La referencia corresponde al Proceso Nº 08-IP-95.

[6] Según el criterio de la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI, se entiende por IMITACIÓN aquello que produce el mismo efecto. Ejecutar una cosa a ejemplo o semejanza de otra. Así, un signo será la imitación de una marca notoriamente conocida cuando ambos produzcan la misma impresión fonética y/o gráfica en la mente del público consumidor. Una imitación se daría en el caso de existir una previa marca registrada como TABUL al pretender registrar una nueva como TABLUL.

[7] La que también es entendida por esta Comisión como confusión en la modalidad de riesgo de asociación.

[8]FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. Op. cit. Pág. 292 y ss.

[9] La Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI en la Resolución N° 933-2001/TPI-INDECOPI señala que “de acuerdo a la doctrina holandesa, el riesgo de asociación debe ser interpretado en el sentido de la doctrina y jurisprudencia de los países del Benelux, esto es, además de comprender el riesgo de confusión, debe comprender los casos en que, a pesar de que los signos en conflicto no son confundibles, el público podría pensar que entre el titular de la marca y del signo solicitado existe algún tipo de relación (licencia; franquicia o sponsorship), y debe comprender el riesgo de que a la vista de la semejanza entre los signos, el público podría establecer conexiones o asociaciones basadas en el hecho de que la percepción del signo solicitado desata el recuerdo de la marca. Por otro lado, de acuerdo a la doctrina alemana el riesgo de asociación debía comprender el riesgo de confusión mediata o indirecta. Además, Kunz-Hallstein incluía la hipótesis del riesgo de confusión lato sensu, lo que en Alemania se trata de los casos en los que el público deslinda correctamente las marcas confrontadas y las empresas titulares, pero cree erróneamente que entre tales empresas existen vínculos económicos u organizativos. Esta tesis es la que se acoge en la Exposición Oficial de Motivos del Proyecto de Ley por el que se reforma el Derecho alemán de marcas con el fin de transponer la Directiva comunitaria 89/104”.

[10] MONTEAGUDO, Montiano. La protección de la marca renombrada. CIVITAS. Primera edición. Madrid, 1995. Pág. 246.

[11] Ibídem.

[12] Loc. cit.

[13] MONTEAGUDO, Montiano. Op. cit. Pág. 247.

[14] MONTEAGUDO, Montiano. Op. cit. Pág. 246.

[15] FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid, 1984. Págs. 293.

[16] MONTEAGUDO. Op. cit. Pág. 277.

[17] MONTEAGUDO. Op. cit. Pág. 281.

[18] Ibídem.

[19] AREAN LALIN, Manuel. El cambio de la forma de la marca. Contribución al estudio de la marca derivada. Instituto de Derecho Industrial de la Universidad Santiago de Compostela. Santiago, 1985. Pág. 119.

[20] BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Madrid: Civitas, 1993. Pág.336.

[21] Proceso Nº 30-IP-97, en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 355 del 14 de julio de 1998, p.11.

Peru

PE008-j

Sala Especializada en Propiedad Intelectual, Resolución del 26 de noviembre de 2018. Resolución Número: 2427-2018 TPI-INDECOPI