TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual
RESOLUCIÓN N° 1370-2018/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 1527-2013/DIN
SOLICITANTES: ZINFANDEL PHARMACEUTICALS, INC
TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED
OPOSITORA: UNIMED DEL PERÚ S.A.
Solicitud de patente de invención – Sustracción de la materia.
Lima, veintisiete de junio de dos mil dieciocho.
I. ANTECEDENTES:
El 5 de julio de 2013, Zinfandel Pharmaceuticals, Inc. (Estados Unidos de América) y Takeda Pharmaceutical Company Limited (Japón) - en virtud a la solicitud PCT/US2012/020606 del 9 de enero de 2012, correspondiente a la publicación internacional WO 2012/096873 A1, que reivindicó prioridad en base a la Solicitud N° 61/431370 del 10 de enero de 2011, la cual fue presentada en Estados Unidos de América - solicitó patente de invención para MÉTODOS Y PRODUCTOS DE FÁRMACO PARA TRATAR ENFERMEDAD DE ALZHEIMER, cuyos inventores son Allen D. Roses y Rajneesh Taneja; la cual consta de 81 reivindicaciones.
El 14 de enero de 2014, se emitió la Orden de Aviso N° 0051-2014, efectuándose la correspondiente publicación en el diario oficial El Peruano el 4 de febrero de 2014.
El 26 de marzo de 2014, Farmindustria S.A. formuló oposición, señalando que los documentos WO 00/32190, WO 98/39967 y Haruo et al (2009) afectan el nivel inventivo de la presente solicitud de patente de invención.
El 28 de abril de 2014, Unimed del Perú S.A. formuló oposición, manifestando que los documentos US 2007/0105856 y WO 2010/019550 A2 afectan la novedad y el nivel inventivo de la presente solicitud de patente de invención.
El 11 de julio de 2014, Zinfandel Pharmaceuticals, Inc. y Takeda Pharmaceutical Company Limited presentaron escritos absolviendo el traslado de la oposición de Farmindustria S.A y Unimed del Perú S.A.
El 20 de abril de 2017, se emitió el Examen de Patentabilidad VDG 31-2017, en el cual se concluyó que:
- Las reivindicaciones 1 a 19 y 81 no son consideradas invenciones según el artículo 14 de la Decisión 486, por estar referidas a usos.
- Las reivindicaciones 20 a 80 no son patentables según el artículo 20 d) de la Decisión 486 por estar referidas a métodos terapéuticos.
- En consecuencia, no corresponde efectuar un pronunciamiento respecto a los argumentos de las opositoras contra la novedad[1] y el nivel inventivo[2].
El 22 de agosto de 2017, Zinfandel Pharmaceuticals, Inc. y Takeda Pharmaceutical Company Limited dieron respuesta al Examen de Patentabilidad VDG 31-2017, presentando un nuevo pliego de 24 reivindicaciones.
El 4 de octubre de 2017, se emitió el Examen de Patentabilidad VDG 60-2017/A, en el cual se concluyó que:
- Las reivindicaciones 1 a 6 no cumplen con el requisito de novedad[3] establecido en el artículo 16 de la Decisión 486. En consecuencia, no corresponde efectuar un pronunciamiento respecto a los argumentos de las opositoras contra el nivel inventivo[4].
- La reivindicación 7 no es clara según el artículo 30 de la Decisión 486.
- Las reivindicaciones 8 a 16 no son concisas según el artículo 30 de la Decisión 486.
- Las reivindicaciones 17 a 20 no son patentables según lo establecido en el artículo 20 d) de la Decisión 486, por definir métodos terapéuticos.
- Las reivindicaciones 21 a 24 no guardan unidad de invención según lo establecido en el artículo 25 de la Decisión 486.
El 8 de febrero de 2018, Zinfandel Pharmaceuticals, Inc. y Takeda Pharmaceutical Company Limited dieron respuesta al Examen de Patentabilidad VDG 60-2017/A, presentando un nuevo pliego de 18 reivindicaciones y señalando lo siguiente:
Novedad
- Las reivindicaciones 1 y 5 se han enmendado, de modo tal que se refieran a un rango de entre 0,5 mg y 6 mg de pioglitazona.
Nivel inventivo
- D1 no proporciona algún ejemplo de formas de dosificación de pioglitazona que estén cerca del rango ahora reivindicado. De esta manera D1 no enseña tratar la enfermedad de Alzheimer con dosis bajas de pioglitazona.
- Además, D7 no puede compensar dicha deficiencia porque el rango de dosis que describe es mayor que el rango reivindicado (entre 0,5 mg y 6 mg de pioglitazona).
- Teniendo en cuenta la disminución de dosis de 20% de la dosis (de 7,5 mg a 6 mg de pioglitazona), el experto no esperaría reducir la dosis en un 20% y aun así mantener eficacia terapéutica en el tratamiento y prevención del deterioro cognitivo de la Enfermedad de Alzheimer.
Mediante Resolución N° 000050-2018/CIN-INDECOPI del 20 de marzo de 2018, la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías determinó que las reivindicaciones 1 a 13 no cumplen con el requisito de nivel inventivo[5] establecido en el artículo 18 de la Decisión 486 y las reivindicaciones 14 a 18 no son patentables según el artículo 20 literal d) de la Decisión 486; motivos por los cuales no procede acceder a la protección legal de lo solicitado. En consecuencia:
- Denegó la patente de invención solicitada por Zinfandel Pharmaceuticals, Inc. y Takeda Pharmaceutical Company Limited.
- Declaró fundada la oposición formulada por Farmindustria S.A. respecto a las reivindicaciones 1 a 13.
- Declaró infundada la oposición formulada por Unimed del Perú S.A. respecto a las reivindicaciones 1 a 13.
- Declaró que carece de objeto pronunciarse acerca de los argumentos de las opositoras contra las reivindicaciones 14 a 18.
El 5 de abril de 2018, Unimed del Perú S.A. interpuso recurso de apelación contra la resolución antes mencionada en el extremo que declaró infundada la oposición que formuló. Agregó que los antecedentes que presentó si afectan la patentabilidad de la presente solicitud de patente, por lo que su oposición debió declararse fundada.
Mediante proveído del 9 de abril de 2018, la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías requirió a Unimed del Perú S.A. que cumpla con señalar el agravio que se le produjo bajo apercibimiento de tenerse por no presentado el recurso de apelación.
El 16 de abril de 2018, Unimed del Perú S.A. en respuesta al proveído del 9 de abril de 2018, manifestó que el agravio que le produce que se declare infundada su oposición consiste en que, ante una eventual reconsideración o apelación de la solicitante, se le deja en estado de indefensión a fin de continuar presentando argumentos.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
De la revisión del expediente, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar si corresponde pronunciarse sobre los argumentos expuestos por Unimed del Perú S.A. en su recurso de apelación.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Conclusión del proceso sin declaración sobre el fondo
De acuerdo al artículo 195 del TUO de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, pondrán fin al procedimiento las resoluciones que se pronuncian sobre el fondo del asunto, el silencio administrativo positivo, el silencio administrativo negativo en el caso a que se refiere el artículo 197.4, el desistimiento, la declaración de abandono, los acuerdos adoptados como consecuencia de conciliación o transacción extrajudicial que tengan por objeto poner fin al procedimiento y la prestación efectiva de lo pedido a conformidad del administrado en caso de petición graciable.
La norma agrega que también pondrá fin al procedimiento la resolución que así lo declare por causas sobrevenidas que determinen la imposibilidad de continuarlo.
Sobre esto último, Jorge W. Peyrano expresa lo siguiente: …puede suceder (y de hecho acontece con habitualidad) que un “caso justiciable” se torne en “no justiciable” interin se está tramitando y que ello obedezca a circunstancias extrañas al sentir de los participantes en el proceso. Si ello ocurre se estará ante un supuesto de “sustracción de materia (…) (que) (…) no es otra cosa que un medio anormal de extinción del proceso (no regulado por el legislador), constituido por la circunstancia de que la materia justiciable sujeta a decisión deja de ser tal por razones extrañas a la voluntad de las partes, no pudiendo el tribunal interviniente emitir un pronunciamiento de mérito sobre la pretensión deducida (…)”[6].
2. Sobre la apelación de Unimed del Perú S.A.
En el presente caso, mediante Resolución N° 000050-2018/CIN-INDECOPI del 20 de marzo de 2018, la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías: i) declaró infundada la oposición formulada por Unimed del Perú respecto a las reivindicaciones 1 a 13; sin embargo, i) declaró fundada la oposición formulada por Farmindustria S. A por lo que denegó las reivindicaciones 1 a 13 ya que no cumplen con el requisito de nivel inventivo y ii) declaró que carece de objeto pronunciarse sobre los argumentos de las opositoras ya que las reivindicaciones 14 a 18 se denegaron porque no resultan patentables al referirse a métodos terapéuticos.
Si bien la citada Resolución ha sido apelada por Unimed del Perú S.A. en el extremo que se declaró infundada su oposición, se advierte que las empresas solicitantes no han interpuesto recurso de apelación contra la Resolución N° 000050-2018/CIN-INDECOPI, de tal manera que ha quedado consentida la denegatoria de la patente de invención solicitada.
Teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, si bien Unimed del Perú interpuso recurso de apelación contra la resolución emitida por la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías, resulta necesario precisar que, de acuerdo a lo resuelto por la Sala en casos similares[7], no corresponde pronunciarse sobre los argumentos de dicho recurso, puesto que el efecto deseado por Unimed del Perú S.A. (que se deniegue la presente solicitud de patente de invención) ha sido alcanzado por razones distintas a aquellas que constituyen el fundamento de su recurso de apelación.
En tal sentido, se evidencia un supuesto de sustracción de la materia, por lo que carece de objeto pronunciarse sobre el recurso de apelación interpuesto por Unimed del Perú S.A. correspondiéndole a la Sala dejar firme la Resolución N° 000050-2018/CIN-INDECOPI del 20 de marzo de 2018.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
Por las razones expuestas, CARECE DE OBJETO pronunciarse sobre el recurso de apelación interpuesto por Unimed del Perú S.A. y, en consecuencia, se deja FIRME la Resolución N° 000050-2018/CIN-INDECOPI del 20 de marzo de 2018.
Con la intervención de los Vocales: Néstor Manuel Escobedo Ferradas, Gonzalo Ferrero Diez Canseco, María Soledad Ferreyros Castañeda, Carmen Jacqueline Gavelan Díaz y Ramiro Alberto del Carpio Bonilla
NÉSTOR MANUEL ESCOBEDO FERRADAS
Presidente de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual
/nef.
/pr.
[1] Las formas de dosificación de la presente solicitud se encontrarían anticipadas por la forma de dosificación del documento (Majima T et al (2006)) D7 pues comprende 7,5 mg de pioglitazona.
[2] Las formas de dosificación comprendiendo dosis bajas de pioglitazona se derivan de las enseñanzas de (WO 00/32190) D1 sola o combinada con D7 (debió decir: de D7 solo o combinado con D1).
[3] Reitera que la composición de la presente solicitud que comprende 0,5 mg a 9 mg de pioglitazona se encuentra anticipada por la forma de dosificación oral del documento D7 que comprende 7,5 mg de pioglitazona.
[4] Reitera que las composiciones de la presente solicitud no presentan alguna característica diferenciadora respecto a D1 y D7. Además, no ha sido posible determinar un efecto técnico relacionado con componentes de la formulación, a la luz de lo revelado en los ejemplos 1 a 7 de la descripción. En consecuencia, el antecedente D1 citado por Farmindustria S.A. afectaría el nivel inventivo de las reivindicaciones 1 a 6.
[5] Reitera que las composiciones de la presente solicitud que comprenden 0,5 mg a 6 mg de pioglitazona se derivan a partir de D1 solo o en combinación con D7 (debe decir: D7 solo o en combinación con D1). Además, señala que los argumentos de la solicitante están orientados a justificar la utilidad terapéutica de pioglitazona en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, siendo más que evidente que las composiciones de pioglitazona de la presente solicitud se refieren a un segundo uso terapéutico de dicho compuesto activo, tal como se indicó en el Examen de Patentabilidad VDG 60-2017/A.
[6] El Proceso atípico, Buenos Aires, 1983, primera parte, pp. 129 a 133. En: Ticona Postigo. Análisis y comentarios al Código Procesal Civil, Lima 1996, Tomo II, pp. 845 y ss.
[7] Resoluciones N° 438-2018/TPI-INDECOPI del 5 de marzo de 2018, recaída en el Expediente N° 686135-2016/DSD y N° 439-2018/TPI-INDECOPI del 5 de marzo de 2018, recaída en el Expediente N° 686138-2016/DSD.