Peru

Corte Suprema de Justicia de la República

Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente

 

SENTENCIA

CASACIÓN N° 3877- 2016

LIMA

 

 

Sumilla: La interpretación correcta del artículo 135 inciso b) de la Decisión 486 en el caso que se pretenda el registro de un signo figurativo compuesto por combinación de colores, debe contener indefectiblemente una composición de carácter especial, inusual, y claramente diferenciable; con particularidades suficientes del signo a registrar que lo haga identificable y diferenciable; en caso contrario, el signo figurativo se encontraría inmerso en la prohibición por carencia de distintividad; al no ser identificable ni diferenciable.

 

Lima, tres de agosto de dos mil diecisiete.-

 

LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA:

 

I. VISTA la causa; con el expediente administrativo; de conformidad con el dictamen del señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha, con los señores Jueces Supremos: Walde Jáuregui, Presidente, Vinatea Medina, Rueda Fernández, Toledo Toribio y Bustamante Zegarra; luego de verificada la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia:

 

1. De la sentencia materia de casación.

 

Es objeto de casación la sentencia de vista contenida en la resolución número ocho, de fecha seis de enero del dos mil dieciséis, obrante a fojas doscientos treinta y cinco del expediente principal, por la cual, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, revoca la sentencia apelada contenida en la resolución número diez, de fecha veintiuno de mayo de dos mil catorce, obrante a fojas ciento treinta y dos, que declaró infundada la demanda; y reformándola la declaró fundada; en consecuencia nula la Resolución N° 2403-2011/TPI-INDECOPI, de fecha veintiocho de octubre de dos mil once, debiendo la entidad demandada expedir nuevo acto administrativo; en los seguidos por Productos Paraíso del Perú Sociedad Anónima Cerrada contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – Indecopi, sobre Impugnación de resolución administrativa.

 

2. Del recurso de casación y de la calificación de procedencia.

 

La apoderada del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – Indecopi interpuso recurso de casación con fecha nueve de febrero de dos mil dieciséis, obrante a fojas doscientos setenta y seis del expediente principal, contra la sentencia de vista descrita precedentemente; medio impugnatorio que fue declarado procedente por auto calificatorio de fecha nueve de agosto de dos mil dieciséis, obrante a fojas ciento cuatro del cuaderno de casación formado en este Supremo Tribunal, por la causal de infracción normativa por interpretación errónea del artículo 135 inciso b) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. El sustento medular del casacionista reside en que la Sala de grado habría interpretado erróneamente la prohibición del registro de marcas por carencia de distintividad, en tanto argumentó que un elemento gráfico común podría acceder al registro por presentar colores particulares, sin considerar que dichos elementos particulares deben ser de tal magnitud que varíen sustancialmente la percepción del consumidor para diferenciarlo como perteneciente a un origen empresarial en particular.

 

3. Antecedentes Administrativos.

 

A efectos de mejor comprensión de la controversia materia de autos, se exponen los principales actuados administrativos:

 

- Mediante solicitud de fecha diecinueve de setiembre de dos mil ocho[1], Productos Paraíso del Perú Sociedad Anónima Cerrada, peticionó la inscripción de la marca figurativa de producto consistente en la combinación de colores lila (pantone 687C) y gris dentro de un logotipo de forma rectangular, conformada por ocho figuras irregulares, estilizadas de tal manera que evocan las rayas características de la piel de una zebra, para distinguir productos de la clase 17.

 

- A través de la Resolución N° 10828-2009/DSD-INDECOPI, de fecha veinticuatro de junio de dos mil nueve[2], la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – Indecopi denegó el registro de marca del producto solicitado, al concluir que se encuentra constituido por una figura carente de capacidad diferenciadora, y que no presenta características particulares que permitan atribuirle un origen empresarial determinado, toda vez, que la disposición de las figuras irregulares, así como la combinación cromática del signo no resultan idóneas a fin de ser el elemento identificador de un origen empresarial determinado, estando incurso en la prohibición de registro establecido por el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Decisión que fue impugnada por Productos Paraíso del Perú Sociedad Anónima Cerrada.

 

- A través de la Resolución N° 2403-2011/TPI-INDECOPI, de fecha veintiocho de octubre de dos mil once[3], el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi, en última instancia administrativa confirmó la Resolución N° 10828-2009/DSD-INDECOPI que denegó el registro de la marca de producto solicitado por la empresa demandante bajo el mismo argumento de carencia de distintividad del signo figurativo.

 

4. Del Dictamen Fiscal Supremo.

 

De conformidad con el Dictamen Fiscal Supremo N° 255-2017-MP-FN-FSCA de fecha dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, obrante a fojas ciento veintiséis del cuaderno de casación formado en esta Sala Suprema, con opinión de que se declare fundado el recurso de casación planteado, se case la sentencia de vista y actuando en sede de instancia se confirme la apelada, que declara infundada la demanda.

 

II. CONSIDERANDO:

 

PRIMERO.- Delimitación del objeto de pronunciamiento

 

1.1 Conforme al argumento sustancial del recurso de casación formulado, en el que se postula la interpretación errónea por parte de la Sala de mérito, del artículo 135 inciso b) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina; corresponde en primer orden delimitar el contenido normativo de dicho dispositivo de conformidad con la función nomofiláctica[4] de la sede casacional, en segundo lugar, atañe acudir a la base fáctica fijada por las instancias de mérito analizando la interpretación realizada por la Sala Superior, para finalmente en tercer orden determinar si se ha materializado la infracción normativa en la sentencia de vista.

 

1.2 De advertirse la infracción acotada, corresponderá la actuación en sede de instancia de conformidad con el tercer párrafo del artículo 396 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria al proceso contencioso administrativo, conforme a la Primera Disposición Final del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584[5].

 

SEGUNDO: Sobre la infracción normativa material del artículo 135 inciso b) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina

 

2.1 Cabe anotar que el dispositivo normativo invocado forma parte del artículo 135 de la Decisión 486 inmerso en el capítulo de los “Requisitos para el Registro de Marcas” del Título VI “De las marcas”, en el cual se contemplan los supuestos en los cuales se encuentra prohibido el registro de marcas en los países miembros de la Comunidad Andina.

En dicho contexto el dispositivo normativo invocado por la recurrente, se encuentra compuesto por el siguiente enunciado:

 

“135.- No podrán registrarse como marcas signos que:

(…)

Inciso b) carezcan de distintividad”.

 

2.2 A efectos de interpretar el dispositivo consistente en la prohibición de registrabilidad de marca establecida por la Decisión 486, se debe determinar que se entiende por el término distintividad, correspondiendo acudir a la Interpretación Prejudicial Proceso 53-IP-2015 realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el marco del presente proceso contencioso administrativo; consulta prejudicial obligatoria realizada bajo los alcances del artículo 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[6], en tanto compete a dicho Tribunal Comunitario fijar las pautas interpretativas de la normativa que conforma el ordenamiento jurídico de la Comunidad[7] con la finalidad de aplicación e interpretación unívoca de la normativa comunitaria en los países miembros[8].

 

2.3 En tal sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido en el acápite 21 de la Interpretación Prejudicial Proceso 53-IP-2015 que “(…) la característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. Es entonces distintivo el signo cuando por si solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. Es importante advertir que la distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado (…)”. De lo definido por el anotado Tribunal, se desprende que la distintividad permite en el consumidor en primer lugar debe generar la identificación de la marca, y en segundo lugar advertir de modo categórico la diferenciación del signo registrado como marca de otras marcas en el mercado de bienes y servicios[9].

 

2.4 En tal contexto, la prohibición de registro de marca por parte de los Países miembros, a aquellas solicitudes cuyos signos carezcan de distintividad[10] contenida taxativamente en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486 (cuya interpretación errónea se postula en sede de casación), debe interpretarse como la imposibilidad fáctica de un signo para identificarse y distinguirse de otros signos que representan productos o servicios en el mercado[11], lo cual se determina tras un análisis minucioso de las particularidades del signo, por parte del ente competente para el registro (en el caso de la República del Perú, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – Indecopi ).

 

2.5 Asimismo, en el presente caso, atendiendo a que se peticionó el registro de un signo figurativo de forma rectangular conformado por ocho figuras irregulares, que evocan rayas características de piel de cebra, en la combinación de colores lila (pantone 687C) y gris, para distinguir espumas de poliuretano, en bloques o planchas, de la Clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza; resulta pertinente reseñar la conclusión medular del Tribunal Andino en la interpretación judicial en el marco de la prohibición contenida en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486, respecto al registro de signos compuestos por colores, al respecto delimitó: “Una simple reunión de colores en abstracto no tiene la virtualidad de identificar productos y servicios en el mercado, es decir, no tiene la capacidad de generar un punto de discernimiento para el público consumidor en relación con su actividad de elección. Una combinación de colores, si se pretende registrar como marca, debe generar una composición especial, inusual, y claramente diferenciable. Para esto, debe presentarse con formas, trazos, figuras, siluetas y contornos bien definidos; esto sería lo que le permitiría cumplir con los tres requisitos básicos de registrabilidad.”[Subrayado agregado]. Por lo tanto, se colige que la interpretación correcta del artículo 135 inciso b de la Decisión 486, en el caso que se pretenda el registro de un signo figurativo compuesto por combinación de colores, debe contener indefectiblemente una composición de carácter especial, inusual, y claramente diferenciable; con particularidades suficientes del signo a registrar que lo haga identificable y diferenciable; en caso contrario, el signo figurativo se encontraría inmerso en la prohibición por carencia de distintividad, al no ser identificable ni diferenciable conforme a los acápites 2.3 y 2.4 de la presente sentencia casatoria.

 

TERCERO.- Análisis del caso concreto en torno a la Infracción denunciada

 

3.1 Expuestas las premisas jurídicas precedentes vinculadas a la infracción normativa señalada; conforme a la delimitación objeto de pronunciamiento corresponde acudir a la base fáctica, y seguidamente analizar la interpretación realizada por la Sala del artículo 135 inciso b) de la Decisión 486; así tenemos:

 

- Respecto a la composición de colores del signo figurativo, la Sala en el considerando noveno refiere que el signo solicitado por productos paraíso consiste en: “una figura rectangular (es decir, se encuentra delimitado por una forma) en cuyo interior coexisten dos colores distribuidos en franjas irregulares (existe una combinación de colores) que evocan el tramado de la piel de una zebra. Además, que dicho tramado de colores no se limita a evocar la piel de la zebra en sus colores blanco y negro, sino que consisten en un patrón de dos colores: lila (tonalidad pantone 687C) y gris. Es decir, los colores elegidos no son colores primarios, sino que consisten en dos colores con una totalidad particular (tono lila 687C), pasible de ser diferenciado de otros tramados y combinaciones de colores. Ello le otorga al signo un aspecto de distintividad, y se encuentra dentro de los supuestos permitidos por el artículo 134 de la Decisión Andina 486. [Énfasis agregado].

 

- Asimismo, en torno a la utilización de signos gráficos comunes que se presentan en el signo figurativo, de la valoración de prueba la Sala Superior concluye en el décimo fundamento que: “el Colegiado no comparte el criterio expuesto por la entidad administrativa, debido a que el diseño “animal print” es de uso común en el mercado para una diversidad de objetos (conforme lo acredita Indecopi en la Resolución N° 2403-2011), por lo que diversos productos tiene dicha presentación. Dicho diseño no evoca ninguna marca, y no consta en autos (ni vía documentaria ni por declaración asimilada) que obre registro alguno referido al tramado tipo “animal print” (…) el signo solicitado por PARAISO sí presenta características únicas que lo hacen distintivo, motivo por el cual su registro no implicaría un uso monopólico ni exclusivo del tramado “animal print”.

 

3.2 En tal contexto fáctico determinado por la instancia de mérito (producto de la valoración de los elementos de prueba actuados en el presente proceso), la calificación jurídica de dicha premisa de hecho, por parte de la Sala, se encuentra en el noveno considerando de la sentencia de vista, en el cual concluye sobre el signo acotado: “(…) los colores elegidos no son colores primarios, sino que consisten en dos colores con una tonalidad particular (tono de lila 687C), pasible de ser diferenciado de otros tramados y combinaciones de colores. Ello le otorga al signo un aspecto de distintividad, y se encuentra dentro de los supuestos permitidos por el artículo 134 de la Decisión Andina 486. Asimismo, la Sala esgrime en el considerando décimo, que el signo solicitado por Paraíso si presenta características únicas que lo hacen distintivo, motivo por el cual su registro no implicaría un uso monopólico ni exclusivo del tramado “animal print”.

 

3.3 En tal línea argumentativa, del análisis del encadenamiento de la base fáctica y la calificación jurídica de dicha estructura de hecho realizada por el Colegiado, se advierte que la Sala de mérito incurrió en interpretación errónea del dispositivo normativo contenido en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486, al realizar el análisis de registrabilidad del signo figurativo, en tanto interpretó la causal de irregistrabilidad por carencia de distintividad de forma contraria a lo fijado por el Tribunal de la Comunidad Andina y lo reseñado por esta Sala Suprema, que claramente contienen un parámetro de prohibición en el análisis del registro de combinación de colores, pues como señala el referido Tribunal, una simple reunión de colores en abstracto no tiene la virtualidad para identificar productos y/o servicios en el mercado, ya que la interpretación correcta del dispositivo para determinar la distintividad de la reunión de colores para tener distintividad y registrabilidad, deben presentar tres características, ser una composición especial, inusual y claramente diferenciable; lo que no tuvo presente la recurrida al momento de efectuar la calificación jurídica de la base fáctica -que, el signo figurativo cuyo registro se pretende como marca, está compuesto por ocho figuras irregulares en la combinación de colores lila (pantone 687C) y gris-, limitando su razonamiento en que la unión de los colores particulares resultan suficientes para individualizar y distinguir los productos, de que los colores no son puros sino particulares en combinación única; es decir el Colegiado Superior calificó erradamente que el signo no se encontraba inmerso en la prohibición, pese a que la reunión simple de colores sin la especialidad ni diferenciación se encuentra inmerso en la prohibición por carecer de distintividad; determinando que ha incurrido en la infracción denunciada.

 

3.4 Correspondiendo por lo tanto la actuación en sede de instancia de esta Sala Suprema de conformidad a lo previsto en el artículo 396 del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, advirtiendo que la resolución administrativa impugnada no incurre en causal de nulidad por contravención al ordenamiento jurídico, al aplicar debidamente el marco normativo comunitario, conforme a la interpretación correcta de la prohibición de registrabilidad de marca cuando se trata de simple reunión de colores, que en el caso de la demandante el signo se subsume dentro de la causal del inciso b) del artículo 135 de la Decisión 486, al carecer de distintividad, sumado a que no ostenta la capacidad para distinguir productos en el mercado y no posee la capacidad para diferenciarse de otros signos en el mercado, al enmarcarse el signo figurativo solicitado en el uso común del diseño ‘animal print’, vinculado con los estampados o imágenes que asemejan los patrones de piel de animales, como signo gráfico común sin ostentar un patrón especial, inusual, y claramente diferenciable.

 

III. DECISIÓN:

 

Por estas consideraciones, declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la apoderada del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – Indecopi, con fecha nueve de febrero de dos mil dieciséis, obrante a fojas doscientos setenta y seis del expediente principal; en consecuencia, CASARON la sentencia de vista contenida en la resolución número ocho, de fecha seis de enero del dos mil dieciséis, obrante a fojas doscientos treinta y cinco; y actuando en sede de instancia, CONFIRMARON la sentencia apelada contenida en la resolución número diez, de fecha veintiuno de mayo del dos mil catorce, obrante a fojas ciento treinta y dos, que declaró infundada la demanda; resultando válida la Resolución N° 2403-2011/TPI-INDECOPI, de fecha veintiocho de octubre de dos mil once; en los seguidos por Productos Paraíso del Perú Sociedad Anónima Cerrada contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – Indecopi, sobre impugnación de resolución administrativa; DISPUSIERON la publicación del texto de la presente resolución en el diario oficial “El Peruano” conforme a ley; y los devolvieron. Jueza Suprema Ponente: Rueda Fernández.-

 

S.S.

WALDE JÁUREGUI

VINATEA MEDINA

RUEDA FERNÁNDEZ

TOLEDO TORIBIO

BUSTAMANTE ZEGARRA Ciz/jps