Peru

Corte Suprema de Justicia de la República

Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

SENTENCIA

CAS. N° 8394-2014

LIMA

SUMILLA: En el caso de autos, se advierte que el término MacIron es un término que no necesariamente conduce al consumidor a atribuir que la denominación y el producto es de origen escocés, tanto más si la partícula MAC y MC forma parte de otras marcas registradas a favor de terceros de distintos países de origen para distinguir productos de la Clase 33 de la Clasificación Internacional, entre los cuales se encuentra el whisky; por lo tanto, se colige que dicho termino constituye una denominación de fantasía, al no ser asociada directamente como procedente de Escocia.

Lima, veintitrés de abril de dos mil dieciocho.-

LA TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.-­­­­

VISTA la causa: con los acompañados; de conformidad con el Dictamen N° 175-2018-MP-FN-FSTCA emitido por el Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha, integrada con los señores Jueces Supremos: Pariona Pastrana- Presidente, Vinatea Medina, Toledo Toribio, Cartolin Pastor y Bustamante Zegarra; y luego de verificada la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia:

I. RECURSO DE CASACIÓN:

Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación de fecha veinte de mayo de dos mil dieciséis, obrante a fojas doscientos treinta y ocho, interpuesto por The Scoth Whisky Association, contra la sentencia expedida el dos de abril de dos mil catorce, obrante a fojas ciento noventa y uno, que confirmó la sentencia apelada contenida en la resolución número doce emitida el veintiséis de abril del dos mil doce, obrante a fojas trescientos veinticuatro, que declaró infundada la demanda; en los seguidos por la empresa recurrente contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual-Indecopi y otro sobre acción contenciosa administrativa.

II. CAUSALES DEL RECURSO:

Mediante resolución de fecha treinta de abril de dos mil quince, obrante a fojas ciento dieciocho del cuadernillo de casación, se ha declarado procedente el citado recurso de casación por las siguientes causales: a) La contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, y b) La infracción normativa del inciso i) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

III. CONSIDERANDO:

PRIMERO: ANTECEDENTES DEL PROCESO. Del análisis de los autos se advierte que el presente proceso ha sido iniciado con motivo de la demanda de fojas ciento veintiuno, interpuesta por José Barreda Zegarra en representación de The Scoth Whisky Association, postulando como pretensión principal que se declare la invalidez e ineficacia de la Resolución N° 1959-2009/TPI-INDECOPI de fecha siete de agosto de dos mil nueve, expedida por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual por medio de la cual se confirma la Resolución N° 16158-2008/OSD-INDECOPI, de fecha ocho de agosto de dos mil ocho, que otorgó el registro de la marca de producto constituida por la denominación W. MacIron escrita con letras características, conforme al modelo solicitado por Sequoita Capital Management Ltd., para distinguir whisky de la clase 33 de la Nomenclatura Oficial, y como pretensión accesoria,  solicita que se ordene a la emplazada que cancele el Certificado de Registro de la marca W. MacIron concedida para distinguir whisky de la clase 33 de la Nomenclatura Oficial a favor de Sequoita Capital Management Ltd. Asimismo, la parte demandante entre sus fundamentos señala que la expresión MacIron por sí sola constituye un signo engañoso respecto a la procedencia del producto que va a distinguir, Whisky;  el público al ver el whisky identificado con la denominación MAC/MC, inmediatamente piensa que está frente a un Scoth Whisky o  Whisky escocés, debido a que el prefijo Mac/Mc es propio de los apellidos escoceses y dará a entender al consumidor en forma directa que se trata de un whisky de procedencia de Escocia, y hace mención de otros procedimientos seguidos por la parte demandante ante las autoridades marcarias en los cuales existen antecedentes jurisprudenciales que establecieron una prohibición del registro de signos que imitaban denominaciones de origen escocés en relación a productos de la clase 33 de la nomenclatura Oficial, así como la Interpretación Prejudicial N° 35-IP-98 del Tribunal del Acuerdo de Cartagena, que obra en el expediente administrativo, la cual establece las condiciones para que el uso de una denominación geográfica constituya a su vez una indicación engañosa sobre la procedencia del producto.

SEGUNDO: La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante resolución número doce expedida el veintiséis de abril del dos mil doce, obrante a fojas trescientos veinticuatro, declaró infundada la demanda, señalando entre sus fundamentos, que  “Si bien se ha acreditado en el expediente administrativo que la partícula MC y MAC forma parte de los apellidos escoceses, y que existen marcas de whisky escocés que incluyen dicha partícula, ello no permite concluir que dichas partículas necesariamente sean vinculadas por el público consumidor con dicho país, así en la Resolución 016158-2008/OSD-INDECOPI de fecha ocho de agosto de dos mil ocho se señala: “La partícula Mac/Mc forma parte de apellidos escoceses y de marcas de whisky escocés, tal como acreditan los medios probatorios presentados por el opositor. Sin embargo, dicha partícula (Mac/Mc) forma parte también de apellidos norteamericanos como por ejemplo McDonald´s, apellido reconocido como norteamericano en nuestro medio por la existencia de la marca MCDONALD’S reconocida como notoria con relación a servicios de restaurante de comida rápida. (…) Así, considerando lo señalado sobre el signo solicitado y el producto que pretende distinguir, la Oficina considera que el signo W.MacIron, solicitado para distinguir whisky, no resulta engañoso sobre la procedencia geográfica (escocesa) del mismo, toda vez que si bien la partícula MAC que lo compone forma parte de apellidos escoceses, tal hecho no es conocido por los consumidores de whisky en nuestro país y además la partícula Mc –que será percibida como la partícula Mac- también forma parte de un apellido norteamericano –como se señaló anteriormente- y ellos es conocido por el público consumidor, con lo cual la presencia de la partícula MAC en el signo solicitado no podría indicar al consumidor que el whisky que el mismo pretende distinguir proviene de Escocia”. Por ende, no aparece que la partícula MC o MAC sea identificable exclusivamente como indicador de que el origen geográfico de los productos que protege sean escoceses, sino que identifica productos de la Clase 33 provenientes de distintos países (…), por lo cual no cumple con lo previsto en el artículo 221 de la Decisión N° 486[1] (…) tanto más, si es reconocible para el consumidor peruano que la marca de comida rápida MC DONALD´S es de origen norteamericano, en consecuencia, la denominación W.MacIron constituye una denominación de fantasía, al no ser entendida por el público consumidor peruano promedio como una referencia o alusión de origen geográfico del producto, esto es, no se trata de una marca descriptiva (…)”.

TERCERO: La resolución emitida por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima fue confirmada por la Sala Civil  Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República mediante sentencia de fecha dos de abril del dos mil catorce, obrante a fojas ciento noventa y uno del cuaderno de casación; exponiendo entre sus fundamentos que: “ (…) según Reporte de Búsqueda de Marca (…), se verifica que se encuentran registrados en la Clase 33, otros productos que llevan la denominación MC, así tenemos: MC CORMICK, MC MURDO, MC IVOR, Asimismo, según Informe de Antecedentes al que se refiere la Resolución N° 1959-2009/TPI-INDECOPI, materia de impugnación, se distinguen como productos de la Clase 33 de la Nomenclatura Oficial los siguientes: Con la partícula MAC: MACKINLAY (Escocia), MACANDEAN (Perú), MACNAIRS (Inglaterra), SANDY MAC (Reino de los Países Bajos), GRAND MACNISH (Escocia), CLAN MC GREGOR (Escocia) MAC DONALD GREENLESS (Reino de los Países Bajos), MACORIX (República Dominicana). Con la partícula MC: MCIVOR y logotipo (Inglaterra) MCMURDO (Inglaterra) ANGUS MCKAY (Holanda), MCWILLIAMS HANWOOD ESTATE (Gran Caimán) (…) Las partículas MAC y/o MC forman parte de diferentes marcas registradas a favor de terceros para distinguir productos de la Clase 33 de la Clasificación Internacional, entre los cuales se encuentra el producto whisky, productos que por lo demás no son exclusivos de Escocia sino que incluso, conforme a lo descrito anteriormente, provienen incluso de otras latitudes; por consiguiente, se advierte que dichas partículas no guardan una relación directa de asociación en cuanto al aspecto geográfico o de origen como pretende hacer valer la empresa impugnante”.

Asimismo, dicha resolución señala lo siguiente: “el signo solicitado se encuentra conformado por la denominación W.MACIRON escrita en letras características para distinguir whisky, de la Clase 33 de la Clasificación Internacional. Analizando el signo cuestionado, de manera conjunta y sin descomponer su única gráfica y fonética se advierte que no constituye un signo engañoso en cuanto a la procedencia geográfica del producto a distinguir, en este caso, whisky, toda vez que en él no concurren los elementos necesarios para determinar el carácter engañosos denunciado al no presentar el signo solicitado algún elemento significativo o trascendente del producto registrado a favor de la empresa demandante que pudiera generar una impresión válidamente falsa al no encontrarse constituido  por un elemento en que el consumidor se apoye para adquirir el producto. Asimismo, si bien el prefijo MC o MAC constituye parte de los apellidos de origen escocés, éste no resulta relevante al grado de inducir a engaño o confusión al consumidor o que en caso pudiera provocar de manera indefectible algún estado vincular o asociativo con dicho país. En cuanto a la jurisprudencia sobre signos engañosos que señala la empresa recurrente, se debe precisar que estos no guardan relación de conexidad e incidencia con el caso submateria (…)”. 

CUARTO: SOBRE LA INFRACCIÓN DENUNCIADA. Se ha declarado procedente el recurso de casación por las  siguientes causales: a) La contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, señala la recurrente que la Sala Revisora incurre en la contravención mencionada al no haber cumplido la Sala Revisora con solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la Interpretación prejudicial de las normas andinas aplicables al presente proceso, tal como lo ordena el segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, concordante con el artículo 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; y b) La infracción normativa del inciso i) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, la recurrente alega que dicha norma resulta de puntual pertinencia al caso concreto, pues regula la prohibición de concederse el registro marcario de los signos que produzcan engaño respecto a su origen geográfico como es el caso de W. MacIron que distingue  whisky de la Clase 33 de la Nomenclatura Oficial, el cual es procedente de Bahamas y no de Escocia como lo da a entender la presencia de la partícula MAC dentro de la conformación del signo, pues tal prefijo (MAC) que conforma el signo solicitado corresponde al característico de tradicionales y típicos apellidos de familias escocesas, por ende, si en el mercado internacional y/o peruano surge un nuevo whisky, con la denominación MacIron, este no solo tendrá una gran connotación escocesa, sino que definitivamente dará a entender al consumidor en forma directa que se trata de un whisky escocés, es decir, procedente de Escocia, prueba de ello lo constituyen las numerosas marcas compuestas por el término MAC/MC que identifican los whiskies escoceses.

QUINTO: RESPECTO A LA CONTRAVENCIÓN DE LAS NORMAS QUE GARANTIZAN EL DERECHO A UN DEBIDO PROCESO. La parte recurrente alega que la Sala Revisora incurrió en dicha contravención al no haber cumplido con solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación Prejudicial de las normas andinas aplicables al presente proceso; sin embargo, en virtud a lo solicitado por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema obrante a fojas ciento cuarenta y cuatro del cuadernillo de Casación al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es que el Órgano jurisdiccional de la Comunidad Andina ha emitido su interpretación prejudicial (Proceso N° 145-IP-2016), en relación al caso materia de análisis con fecha veintiséis de junio de dos mil diecisiete, obrante a fojas ciento cincuenta y tres cientos sesenta del cuadernillo de Casación; por lo que en el presente proceso judicial ya se cuenta con la precitada Interpretación Prejudicial de Justicia de la Comunidad Andina, lo que significa que se ha dado cumplimiento a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia en la Comunidad Andina, concordado con el artículo 123 del estatuto de dicho Tribunal; por tanto, la causal invocada en el literal a) corresponde ser desestimada.

SEXTO: SOBRE LA INFRACCIÓN NORMATIVA DEL INCISO I) DEL ARTÍCULO 135 DE LA DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA. En principio debemos entender que, la marca como signo utilizado para la identificación de productos o servicios en el mercado sirve para diferenciar de otros productos o servicios de la misma especie, goza de protección jurídica por la legislación nacional y supranacional, de conformidad con el artículo 134° de la Decisión 486 (Régimen Común sobre Propiedad Industrial), pudiendo constituir palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras, símbolos gráficos, logotipos, monogramas, retrato, etiquetas, emblemas y escudos, sonidos y los olores; letras y los números; un color delimitado por una forma o una combinación de colores; forma de los productos, sus envases o envolturas; y, cualquier combinación de los signos o medios indicados. Al respecto, “Una marca puede incluir en su conjunto palabras que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, y que por ser tales no pueden ser objeto de monopolio por persona alguna. Por ello el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no está legalmente facultado para oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresión, en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea original y lo suficientemente distintivo a fin de no crear confusión”[2].

SÉPTIMO: En relación a las denominaciones geográficas engañosas, es pertinente mencionar que “En esta materia, el sistema jurídico no sólo debe de tutelar el derecho de uso exclusivo de los empresarios situados en el lugar que se trate, sino también impedirse que el uso por terceros sea susceptible de engañar a consumidores sobre la real procedencia de los productos[3]. Así pues, conforme al art. 4º 4º) in fine de la L.M., no podrán asumir la calidad de marca aquellos nombres geográficos susceptibles de crear confusión con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se use la marca. Por su parte, el art. 78, señala: ‘El nombre geográfico que no constituya una indicación de procedencia o denominación de origen, podrá constituirse en marca, siempre que no induzca a error en cuanto al verdadero lugar de origen´. De esta forma se establece una subespecie de signo engañoso, pues al público consumidor reputa al nombre geográfico el lugar de procedencia, cuando en realidad no existe una objetiva relación entre el producto y a su verdadero origen. Por lo anterior, si el consumidor no le atribuye significado geográfico a esa designación, podrá considerársele una expresión fantasiosa, entonces, una válida marca”[4]

OCTAVO: El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[5], expresa: “Los signos caprichosos o de fantasía constituyen una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores. Es la creación de un vocablo que no tiene significado por sí mismo, sino que asocia indirectamente una idea por lo que, al ser altamente distintivo, es registrable”. Asimismo, el citado Tribunal también señala en otro proceso[6] lo siguiente: “los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no son parte del conocimiento común son considerados como signos de fantasía y es procedente su registro como marca: No serán registrables dichos signos si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho de conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, y si además, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos que se pretende identificar”.

NOVENO: Ahora bien, el inciso i) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina establece lo siguiente: “No podrán registrarse como marcas los signos que: i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate”. En tal sentido, se tiene entonces que el tema en controversia es si el signo que se solicitó para registro constituida por la denominación “W. MacIron” induce al consumidor al creer que su procedencia es escocesa, cuando en realidad su origen geográfico es otro (Bahamas).

DÉCIMO: Conforme a la normatividad antes citada y acorde a lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial Nº 145-IP-2016 emitida en la presente causa, la prohibición que prevé el carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que este se produzca efectivamente. La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración exhaustiva de supuestos que tienen en común el motivo que impide su registro, cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que, en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y de este modo enturbia el mercado.

DÉCIMO PRIMERO: El Tribunal ha señalado en otras causas, en torno al engaño, que para determinar el carácter engañoso de una marca suele exigirse la concurrencia de tres elementos. En primer lugar es preciso que la marca represente de manera inexacta algún elemento esencial e importante de los productos o servicios a distinguir. En segundo término, la representación o impresión que da la marca debe ser manifiestamente falsa, y en tercer lugar, debe tratarse de un elemento en la que el público confía o se apoya para tomar su decisión de solicitar o adquirir sus productos o servicios.

DÉCIMO SEGUNDO: En el caso de autos, el signo solicitado está conformado por la denominación “W.MacIron” escrita en letras características que distingue productos de la clase 33 de la Clasificación Internacional. Por lo que efectuando el examen de dicha palabra, desde su aspecto fonético, advertimos que el término MacIron podría ser pronunciado de dos modos: como “maciron” o “mac airon” (este último si lo tomamos como una palabra en idioma inglés), lo que no necesariamente nos conduce a creer que la denominación y el producto es de origen escocés, tanto más si la partícula MAC y MC forma parte de otras marcas registradas a favor de terceros de distintos países de origen para distinguir productos de la Clase 33 de la Clasificación Internacional, entre los cuales se encuentra el whisky, por lo que dicha partícula no necesariamente será asociada directamente como procedente de Escocia.

DÉCIMO TERCERO: Si bien el recurrente alega que la partícula forma parte de apellidos escoceses y que al usarse induciría a creer a los consumidores que el producto es de whisky escoses; al respecto debe recordarse que dicho término MAC o MC bien puede asociarse también a apellidos y marcas de EE.UU (ejemplo de Mc Donald), por tanto, el argumento del recurrente no encuentra sustento, pues el usar la partícula MAC o MC no implica que el producto sea escoses, ya que se usa indistintamente en productos originarios de otras procedencias geográficas tales como MACKINLAY (Escocia), MACANDEAN (Perú), MACNAIRS (Inglaterra), SANDY MAC (Reino de los Países Bajos), GRAND MACNISH (Escocia), CLAN MC GREGOR (Escocia) MAC DONALD GREENLESS (Reino de los Países Bajos), MACORIX (República Dominicana), con respecto a la partícula MAC; y MCIVOR y logotipo (Inglaterra) MCMURDO (Inglaterra) ANGUS MCKAY (Holanda), MCWILLIAMS HANWOOD ESTATE (Gran Caimán), en relación a la nomenclatura oficial MC. En consecuencia, la causal del literal b) corresponde ser desestimada.

IV.- DECISIÓN:

Por tales consideraciones, declararon: INFUNDADO el recurso de casación de fecha veinte de mayo de dos mil dieciséis, obrante a fojas doscientos treinta y ocho, interpuesto por The Scoth Whisky Association, en consecuencia, NO CASARON la sentencia expedida el dos de abril de dos mil catorce, obrante a fojas ciento noventa y uno, que confirmó la sentencia apelada contenida en la resolución número doce emitida el veintiséis de abril del dos mil doce, obrante a fojas trescientos veinticuatro, que declaró infundada la demanda; en los seguidos por la empresa recurrente contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual- Indecopi y otro, sobre acción contenciosa administrativa; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano” conforme a ley; y los devolvieron. Interviniendo como Ponente el señor Juez Supremo Toledo Toribio.-

S.S.

PARIONA PASTRANA

VINATEA MEDINA

TOLEDO TORIBIO

 CARTOLIN PASTOR

 BUSTAMANTE ZEGARRA Rmso/ahv

[1]Artículo 221 de la Decisión N° 486” se entenderá por indicación de procedencia o nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque un país, región, localidad o lugar determinado”.

[2]Proceso 70-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 21 de junio de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1231 de 16 de agosto de 2005

[3]Fernández-Novoa C. La protección internacional  de las denominaciones geográficas cit p.13 citado por Diego Chijane Dapkevicius. Derechos de Marcas, publicado en Editorial Reus SA impreso en Argentina en el mes de febrero de 2007. Pag 143.

[4]Panzarini, Giovanni “False indicazioni di proveninza del prodotto; ancora del prodotto, ancora sul marchio e sul nome geográfico” en Riv. Dir. Ind, II, 1955, p 247. Hughes, Justin,”The Spirited debate over geographic…” cit, p35-36 Respecto al sistema estadounidense: BDRODY, Peter, “Protection of Geographical Indications in the wake of Trips”. Cit. P. 521 citado por Diego Chijane Dapke, Derecho de Marcas, publicada en Editorial Reus SA impreso en Argentina en el mes de febrero de 2007, pag 143.

[5]Proceso 004-IP-2010 O del 04/03/2010 pág.14 quinta  conclusión .

[6] Proceso 113 IP-2008 del proceso 113IP-2008 del 28/01/2009, pag. 14, tercera conclusión.