SENTENCIA ES:APM:2016:17189
ANTECEDENTES DE HECHO:
La LIGA NACIONAL DE FUTBOL PROFESIONAL es una asociación privada formada por clubes y sociedades anónimas deportivas inscritas en competiciones de fútbol profesionales de carácter estatal, es titular de la explotación de derechos de patrocinio y comerciales de las competiciones denominadas Liga BBVA y Liga Adelante. LFP ostenta la titularidad de las marcas mixtas núms. 1766656 en clase 28, 1661413 en clase 28 y 1766663 en clase 25. Desde 2003 suscribió con Nike European Operations Netherlands B.V. un contrato de exclusividad, en virtud el cual dicha compañía es proveedor oficial exclusivo de la LFP, siendo el suministrador del balón de juego oficial con la marca logo LFP. Entre el 7 y el 28 de octubre de 2010, el periódico Mundo Deportivo S.A. insertó en su diario en nueve ocasiones un anuncio de ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. que, entre otros elementos gráficos, reproducía un balón oficial de la liga con el logo de Nike y el de la LFP. Tras advertir sobre este uso no autorizado, La LIGA NACIONAL DE FUTBOL PROFESIONAL demandó a ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. ejercitando acción de cesación, prohibitoria de uso e indemnizatoria. Mundo Deportivo S.A. solicitó voluntariamente ser incluida como parte demandada y dicha solicitud fue admitida a todos los efectos. La demanda se desestimó íntegramente en primera instancia, absolviendo a las codemandadas y condenando en costas a la demandante. LFP recurrió dicha sentencia en apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid.
RESUMEN:
La Audiencia Provincial desestima el recurso de apelación y revoca exclusivamente la sentencia de primera instancia en cuanto a la absolución de MUNDO DEPORTIVO S.A. respecto al que no procede adoptar ningún pronunciamiento. En efecto, la Audiencia señala que como la LIGA NACIONAL DE FUTBOL PROFESIONAL no amplió su demanda (inicialmente dirigida solo a ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.) Mundo Deportivo S.A. no formaba parte del procedimiento aun cuando en primera Instancia se le dio a éste la condición de parte “a todos los efectos”.
En segundo lugar, LIGA NACIONAL DE FUTBOL PROFESIONAL rebate la falta de legitimación pasiva de ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. que se estableció en la sentencia impugnada. Señala que, pese a no ser la autora material del anuncio infractor, mantiene con Mundo Deportivo un contrato publicitario. Pese a que en primera instancia se estimó su falta de legitimación pasiva, la Audiencia Provincial de Madrid considera que, aun cuando ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. no elabora el anuncio, su cualidad de anunciante le legitima como parte al considerarle impulsor del acto publicitario y controlador del uso, ilícito o no, que se dé a la campaña publicitaria.
En tercer lugar, LIGA NACIONAL DE FUTBOL PROFESIONAL insiste en la procedencia de las acciones de cesación, prohibición e indemnizatoria. Sin embargo, ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. considera que, para ello, es imprescindible el ejercicio de la acción declarativa de infracción, de la cual prescindió la demandante. La Audiencia es rotunda al señalar que no resulta imprescindible el ejercicio de la acción declarativa de infracción.
En primera instancia, se consideró que el uso del balón con el logotipo de la demandante era un uso atípico de marca, conforme al artículo 37 LM. No conforme con este pronunciamiento, LIGA NACIONAL DE FUTBOL PROFESIONAL afirma que aparición conjunta, en un mismo espacio, del logotipo y la marca mixta de la LFP en el balón de la competición y el juego de la demandada, da lugar a un riesgo de confusión en los consumidores, que se ven inducidos a creer que el servicio publicitado goza de oficialidad y respaldo de la Liga de Fútbol Profesional. Sin embargo, la Audiencia Nacional considera que el anuncio litigioso transmite la idea de que el juego publicitado está organizado por MUNDO DEPORTIVO S.A. y patrocinado por ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. Mantiene que así se desprende de la referencia destacada a la página web de MUNDO DEPORTIVO y la mención literal "haz tu propio equipo, ficha, traspasa, juega y gana on-line con Allianz Liga Manager de Mundo Deportivo". El patrocinio publicitario de ALLIANZ tampoco resulta dudoso. En cuanto a la acción indemnizatoria, la LIGA NACIONAL DE FUTBOL PROFESIONAL solicita la opción de ser indemnizado según lo previsto en el art. 43.2 LM, es decir, con los beneficios que el titular habría obtenido de la marca sin haberse producido la violación y los beneficios que haya obtenido el infractor con su conducta en cantidad de 1200000 EUR. En este caso la Audiencia entiende que, dado que el anuncio se retiró tan pronto se tuvo conocimiento del requerimiento de LIGA NACIONAL DE FUTBOL PROFESIONAL y habida cuenta de que la parte actora no ha hecho ningún esfuerzo ni probatorio ni alegatorio para justificar los conceptos y cuantías pedidas en su demanda, debe desestimar la pretensión de indemnización.
La sentencia revoca la resolución de primera Instancia exclusivamente en la parte referente a la absolución de MUNDO DEPORTIVO S.A., respecto a la que no procede adoptar ningún pronunciamiento. En cambio, desestima todas las restantes pretensiones de LIGA NACIONAL DE FUTBOL PROFESIONAL.
COMENTARIO:
En esta sentencia se pone de manifiesto los usos atípicos del derecho de marca y como éstos pueden verse limitados por el “ius prohibendi” del titular del derecho y viceversa ya que la línea divisoria es tan endeble que los tribunales han de ser muy exhaustivos en el estudio de cada caso en concreto, aunque siempre ajustándose a criterios legales y jurisprudenciales. No en vano, señala que es importante que el uso se haga respetando las prácticas leales en materia industrial o comercial ya que este presupuesto marca la línea divisoria del límite permitido en el uso de la marca. Destaca que jurisprudencialmente se establece que no se respetan los principios de lealtad cuando: a) cuando se dé la impresión de que existe un vínculo comercial; b) cuando se afecte el valor de la marca obteniendo un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la reputación; c) cuando se denigre la marca y d) cuando se presente el producto como imitación o réplica. En el caso examinado, la Audiencia aprecia que no solo existe riesgo de confusión sobre el vínculo comercial de las partes, sino que además dicho vinculo erróneo se aprovecha de la reputación de la marca infringida al llevar un sello de oficialidad que incrementa el valor del producto y además no se observa ningún esfuerzo por diferenciar el juego de la marca ajena y de su imagen, quedando así fuera de los parámetros de la lealtad comercial, por lo que considera que el anuncio litigioso vulnera la función distintiva de la marca ajena y su uso no consentido no resulta legal por quedar fuera de los límites permitidos.