Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Segunda

C/ General Castaños, 1 , Planta 1 - 28004

33009730

NIG: 28.079.00.3-2018/0007006

RECURSO 276/2018

SENTENCIA NÚMERO 36

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

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Ilustrísimos señores :

Presidente.

D. José Daniel Sanz Heredero Magistrados:

D. José Ramón Chulvi Montaner

Dª María Soledad Gamo Serrano

D.ª Natalia de la Iglesia Vicente

En la Villa de Madrid, a veintitrés de enero de dos mildiecinueve.

Vistos por la Sala, constituida por los Señores del margen, deeste Tribunal Superior de Justicia, los autos del recursocontencioso-administrativo número 276/2018, interpuesto por la entidadConsorzio Italia del Gusto representada por el Procurador D. Rafael GamarraMegías contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas dedenegación de la Marca Internacional nº 1.228.430 CIAO GUSTO (fig) Clases 30 y32 como consecuencia del acuerdo de denegación de fecha 20 de junio de 2017publicada en el BOPI de fecha 26 de junio de 2017 y del acuerdo dedesestimación del recurso de alzada de fecha 25 de julio de 2017 según publicael BOPI de fecha 25 de enero de 2018. Ha sido parte demandada la OFICINAESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, representada por el Abogado del Estado. Se hapersonado como codemandada la entidad Concesiones y Bebidas Carbónicas, S.A.,representada por la Procuradora D.ª Virginia Camacho Villar.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Se interpuso por la entidadConsorzio Italia del Gusto recurso contencioso-administrativo contra laResolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de denegación de laMarca Internacional nº 1.228.430 CIAO GUSTO (fig) Clases 30 y 32 comoconsecuencia del acuerdo de denegación de fecha 20 de junio de 2017 publicadaen el BOPI de fecha 26 de junio de 2017 y del acuerdo de desestimación delrecurso de alzada de fecha 25 de julio de 2017 según publica el BOPI de fecha25 de enero de 2018.

Una vez admitido a trámite el recurso y reclamado el expedienteadministrativo, se dio traslado a la parte recurrente para que formalizara lademanda, lo que hizo en escrito, donde tras exponer los hechos y fundamentosque estimó pertinentes terminó suplicando que se dictase sentencia quedeclarase nula y sin ningún valor ni efecto las Resoluciones de la OficinaEspañola de Patentes y Marcas impugnadas, acordando la concesión de la MarcaInternacional nº 1.228.430 CIAO GUSTO (fig.) también en las Clases 30 y 32mandando rectificar, el asiento de denegación de la mencionada Marca Internacionalen las Clases 30 y 32 por el de concesión en las Clases 30 y 32.

SEGUNDO.- Que asimismo se confirió traslado a la representación de la parte demandada, para contestación a la demanda, lo que verificó por escrito por el Abogado del Estado, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideró pertinentes, terminó suplicando la desestimación de las pretensiones deducidas en la demanda.

Se personó como codemandada la entidad Concesiones y BebidasCarbónicas, S.A., y presentó contestación a la demanda solicitando ladesestimación de ésta última.

TERCERO.- Recibido el pleito a aprueba se practicó la propuesta y declarada pertinente y verificado el trámite de conclusiones, se acordó señalar para la deliberación, votación y fallo del presente recurso día 17 de enero de 2019, en que tuvo lugar, quedando el mismo concluso para Sentencia.

Siendo Magistrado Ponente la Ilma. Sra. D.ª Natalia de la IglesiaVicente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El presente recurso tiene por objeto la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de denegación de la Marca Internacional nº 1.228.430 CIAO GUSTO (fig) Clases 30 "Masa para pasteles; pastas alimenticias; caramelos blandos; café; té; cacao; azúcar; arroz; tapioca; sucedáneos del café; harinas; preparaciones a base de cereales; pan; masa para pasteles; tartas; productos de pastelería; pralinés; helados y helados cremosos; miel; siropes; pimienta; vinagres; salsas; especias; helados y helados cremosos; bebidas a base de café, cacao o chocolate; condimentos" y 32 "Cervezas; aguas minerales; aguas gaseosas y otras bebidas sin alcohol; siropes; preparaciones para elaborar bebidas; zumos de frutas; bebidas a base de zumo de frutas" como consecuencia del acuerdo de denegación de fecha 20 de junio de 2017 publicada en el BOPI de fecha 26 de junio de 2017 y del acuerdo de desestimación del recurso de alzada de fecha 25 de julio de 2017 según publica el BOPI de fecha 25 de enero de 2018.

SEGUNDO.- La recurrente muestra sudisconformidad con la resolución impugnada exponiendo, en síntesis losiguiente.

Relata que la ahora recurrente solicitó ante la OEPM el registrode la Marca Internacional número 1.228.430, CIAO GUSTO, con el fin dedistinguir en la clase 16, 29, 30, 32, 33, 35, 39, 42 y 43. La entidadConcesiones y Bebidas Carbónicas, S.A., se opuso a la solicitud de inscripcióncon fundamento en su marca española nº 458.377 CIAO para distinguir productosde las Clases 30 "hielo", y Clase 32 "Bebidas carbónicas noalcohólicas ni terapéuticas, bebidas gaseosas, granulados efervescentes noterapéuticos, jugos y zumos de frutas sin fermentar (excepto mostos),limonadas, naranjadas, refrescos (excepto horchatas), seltz y soda". LaOEPM denegó la marca solicitada para las Clases 30 y 32 concediéndola en el restode clases solicitadas. Contra dicha denegación se interpuso recurso de alzada ycontra la Resolución desestimatoria del recurso de alzada se interpone elpresente recurso judicial.

Impugna la resolución recurrida porque aprecia indebidamente laconcurrencia de la prohibición del art. 6.1.b) de la Ley de Marcas . Parte deque debe realizarse una comparativa general y no es dable pretender eliminardel examen comparativo de los signos enfrentados, ni el vocablo GUSTO, ni elgráfico, ni tampoco la peculiar caligrafía de la marca CIAO GUSTO, pues ellosignifica perder su singularidad. Existen diferencias gráficas ya que la marcasolicitada es mixta y viene caracterizada por una caligrafía y un diseñocircular particular en el que aparecen inscritos los vocablos CIAO GUSTO endiferente tamaño y posición destacando el vocablo GUSTO, por el contrario lamarca oponente es simplemente denominativa consistente en el vocablo CIAO.Fonéticamente también existen diferencias porque la marca solicitada estácompuesta por dos elementos y cincos sílabas mientras que la marca anteriorestá compuesta por un solo elemento y tres sílabas. Ciao es una expresiónitaliana equivalente a adiós ampliamente conocida en España, es decir, que elpúblico en general lo asocia a decir adiós, por lo que en absoluto puedeentenderse que la mera coincidencia en dicho vocablo genérico en italianogenera en el consumidor riesgo de confusión. Conceptualmente, se precisa quepara el público la denominación CIAO GUSTO es una denominación caprichosadistinta de la que puede tener el simple vocablo CIAO lo que evidencia lasdiferencias ideológicas entre las marcas contrapuestas.

Resalta que en el campo aplicativo las marcas enfrentadasdistinguen productos distintos de la Clase 30.

Concluye citando Jurisprudencia que ha afirmado la compatibilidadde signos como PLUS RENTA y PLUS ULTRA, ORO y DUCADO ORO, JAQUE y JAQUE MATE,entre otras.

TERCERO.- El Abogado del Estado, en larepresentación en que actúa, se muestra conforme con el criterio expuesto en laresolución impugnada y solicita la desestimación del recurso por los siguientesargumentos.

Comienza señalando que los precedentes administrativos yjurisprudenciales que se citan por la parte recurrente en la demanda carecen derelevancia puesto que la actuación del Registro no vincula a los Tribunales nial propio Registro, dado que la concesión o denegación de la inscripción decualquier clase de propiedad industrial constituye un acto reglado y nodiscrecional.

Afirma la concurrencia de la prohibición relativa de la Ley17/2001 de Marcas. Cita Jurisprudencia y concluye, aplicando dichos principiosgenerales al presente caso, ratifica la resolución administrativa impugnadapuesto que se observa una evidente semejanza al incorporar la nueva marca, comoelemento distintivo y característico en el conjunto propuesto, la denominaciónprincipal y única de la marca oponente CIAO, careciendo el elementodenominativo GUSTO, que aparece en la marca solicitada de suficiente poder dediferenciación, y sin que tampoco pueda apreciarse una dimensión conceptual ográfica diferenciadora. Añade que existen semejanzas aplicativas evidentes enrelación con la naturaleza, finalidad, modo de uso o destinatario de losrespectivos campos aplicativos lo que genera riesgo de confusión.

CUARTO.- La codemandada, entidadConcesiones y Bebidas Carbónicas, S.A., se opuso a la demanda en los siguientestérminos.

Afirma la similitud fonética y denominativa, ya que la marcaimpugnada está formada por dos vocablos siendo el primero de ellosabsolutamente idéntico al de la marca prioritaria.

Añade que existen una absoluta identidad aplicativa en una clase yuna absoluta interdependencia aplicativa en la otra clase, si atendemos a lanaturaleza, finalidad, modo de uso o destinatarios de los respectivos camposaplicativos.

Afirma la existencia de riesgo de confusión, asociación yaprovechamiento indebido de la reputación y concluye citando Jurisprudencia quedeclaró la incompatibilidad de marcas tales como EADE/ESADE, VELUTEX/VELUZ,TULIPE/TULIP.

QUINTO.- La final denegación de lainscripción de la marca, ahora impugnada por la recurrente y que contiene elacto impugnado, se basa en la concurrencia de la prohibición del art. 6.1.b) dela Ley 17/2001 de Marcas . Por lo tanto procede examinar el contenido legal dedicho precepto, su interpretación jurisprudencial, y los elementos fácticosconcurrentes en este caso, para determinar si es correcta la decisión de laOficina Española de Patentes y Marcas, aquí recurrida.

El artículo 6 apartado 1º letras a ) y b) 1 de la Ley 17/2001, de7 de Diciembre , de Marcas establece que no podrán registrarse como marcas lossignos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos oservicios idénticos o que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior ypor ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista unriesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo deasociación con la marca anterior.

De este modo, para que la marca no tenga acceso al registro se exigeuna doble identidad o semejanza: en primer lugar la identidad o semejanzafonética, pero además y concurrentemente se exige una identidad o semejanza delos servicios o productos que pretende distinguir, por lo que es posible lainscripción de la marca cuya denominación a otra sea idéntica o semejante silos productos o servicios que ambas distinguen son distintos.

Así lo tiene declarado la jurisprudencia. Señala la Sentencia dela Sala 3ª del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 2009 que bajo el epígrafe de"Prohibiciones relativas", el artículo 6.1 de la Ley de Marcas17/2001, de 7 de diciembre , establece que: "No podrán registrarsecomo marcas los signos: a) Que sean idénticos a una marca anterior que designeproductos o servicios idénticos. b) Que por ser idénticos o semejantes a unamarca anterior y por ser idénticos o similares los productos que designan,exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye elriesgo de asociación con la marca anterior". El caso más claro de prohibiciónes el de la doble identidad de signos y productos o servicios. Está previsto enel apartado a) del artículo 6, pero precisamente por esa claridad, difícilmentese dará un caso que incurra en dicha prohibición, pues nadie se arriesgará auna solicitud de esas características, a sabiendas de que va a ser rechazada sise opusiere el titular de la marca anterior registrada. Más común serán loscasos en que se conjuguen identidades de signos con similitudes de ámbitosaplicativos, o similitudes de signos con identidades de campos aplicativos, osimilitudes de signos con similitudes de ámbitos. Siempre se exigirá unacorrelación entre ambos elementos de la comparación, quedando fuera de lamisma, salvo los supuestos de marca renombrada o notoria del artículo 8, lossupuestos en que exista una absoluta diferenciación en alguno de los doselementos que se enfrentan, de tal forma que la prohibición no opera en lossupuestos en que los signos no sean semejantes, aunque los campos aplicativossean iguales o similares, o en que los signos sean iguales o semejantes perolos campos de aplicación sean distintos o no haya relación entre ellos. Portanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación conuna clase de producto o servicio (regla de la especialidad de la marca). Comoseñala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de estamanera en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en lamente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial,calidad y, en su caso, buena fama de los productos .

Y en el mismo sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 deenero de 2014, rec. 3415/2012 , señala que "(...) como se refiere en lasentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RC5288/2001 ) "exige, para que se produzca la prohibición general de accesoal Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a)que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca onombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga porfinalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que amparala marca precedente, o que guarden relación con la actividad amparada por elrótulo de establecimiento ya registrado o solicitado", puesto que el gradode identidad aplicativa entre las marcas confrontadas, que distinguen productoscoincidentes, no se encuentra compensada dada la cuasi identidad de los signosdistintivos, que provoca que se pueda defraudar la elección del consumidor.

En estas prohibiciones generales, se afirma en las sentencias deesta Sala de 29 de junio , 13 de julio y 28 de septiembre de 2004 , " adiferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta queno se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, ydeba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quieredecir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, nohabrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados sondiferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios yactividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similituden los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signopuesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de laespecialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo yproducto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando lacontemplación del signo produce en la mente de los consumidores lasrepresentaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buenafama de los productos.".

Como ha señalado esta misma Sala y Sección en sentencia de28/09/2015 (recurso 115/2014 ), dos son los elementos que han de analizarse: enprimer lugar la existencia de semejanzas o identidades denominativas yfonéticas y en segundo lugar la existencia de semejanza o identidad en loscampos aplicativos de las marcas.

SEXTO.- Respecto del primero, entre loscriterios jurisprudenciales utilizables para producir la eventual semejanzaentre marcas, ocupa lugar preferente el que con carácter directo propugnen unavisión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cadadenominación confrontada, sin descomponer su unidad fonética y en su casográfica, donde la estructura prevalece sobre sus integrantes parciales en unaperspectiva especialmente adecuada a cuestiones cuyo aspecto más importante esel filológico ( Sentencias del Tribunal Supremo de 13 y 22 de marzo , 24 y 29de abril , y 12 de junio de 1974 entre otras), ya que tal impresión globalconstituyen el impacto verbal y visual imprescindible, cuyo eventual parecidopodría producir la confusión que trata de prevenir la Ley. Se trata endefinitiva de un enfoque estructural en el cual el todo prevalece sobre laspartes o factores componentes. Por otra parte el Tribunal Supremo ha venidoconfigurando diversos factores complementarios no utilizables directamente paraponderar el grado de semejanza entre marcas, aun cuando sirven para perfilarlacon mayor precisión, entre las cuales está el conceptual o semántico, deducidodel significado de los vocablos componentes o el taxonómico o tópico, queconsiste en la naturaleza de los objetos o servicios con independencia de sucatalogación, teniendo reiteradamente declarada la jurisprudencia del TribunalSupremo que tal factor debe ser utilizado de modo indirecto o comocircunstancia coadyuvante para matizar con la mayor exactitud el riesgo deconfusión en el mercado más probable si la concurrencia se produce dentro de unsector comercial común, pero que tal criterio indirecto, excepcional oaccesorio, no puede tener nunca eficacia calificadora directa desde el momentoque no figura recogido en la definición legal como producto determinante de lasemejanza proclive a la confusión ( Sentencias de 3 , 13 , 20 y 26 febrero , 7, 20 y 26 marzo , 18 abril , 21 , 22 , 28 y 30 mayo , 2 , 14 y 17 junio , 3julio y 9 octubre 1975 ).

Teniendo en cuenta esta doctrina, en el presente caso, no secomparten las consideraciones que hace la resolución del recurso de alzada porcuanto entre los signos enfrentados sí se aprecian diferencias suficientes, enuna visión de conjunto, que nos llevan a apreciar que no va a existir riesgo deconfusión en los consumidores. Ya hemos dicho antes que debemos hacer unenfoque estructural en el cual el todo prevalece sobre las partes o factorescomponentes, y en el presente caso la palabra exclusiva que compone la marcaprioritaria CIAO es un término débil y además la marca solicitada acompaña talpalabra con un término GUSTO, que no es una redundancia ni del sentido oconcepto de ciao, ni una redundancia fonética de ciao, ofreciendo en suconjunto una idea completamente distinta del mensaje de la marca prioritaria.

Por todo ello, debemos entender que no existen suficientessemejanzas denominativas y fonéticas como para producir riesgo de confusión yasociación en los consumidores, debiendo estimar el recurso presentado, yconceder la marca solicitada para los restantes productos y serviciossolicitados.

SÉPTIMO.- Según lo dispuesto en el apartadoprimero del artículo 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de laJurisdicción Contencioso-administrativa, al estimarse el recurso debe imponerselas costas a la parte demandada, si bien con la limitación de honorarios delLetrado de la parte recurrente a un máximo de 1500 euros.

VISTOS.- Los artículos citados y demás degeneral y pertinente aplicación.

F A L L A M O S

ESTIMAR el recursocontencioso-administrativo interpuesto por la Resolución de la Oficina Españolade Patentes y Marcas de denegación de la Marca Internacional nº 1.228.430 CIAOGUSTO (fig) Clases 30 y 32 como consecuencia del acuerdo de denegación de fecha20 de junio de 2017 publicada en el BOPI de fecha 26 de junio de 2017 y delacuerdo de desestimación del recurso de alzada de fecha 25 de julio de 2017según publica el BOPI de fecha 25 de enero de 2018, Resolución que ANULAMOS, concediendola marca para todos los productos solicitados.

Expresa imposición a la demandada de las costas causadas, con ellímite máximo establecido en el Fundamento Jurídico Séptimo de esta sentencia.

Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndolas quecontra la misma cabe interponer Recurso de Casación que se preparará ante estaSala en el plazo de 30 días, contados desde el siguiente al de la notificaciónde esta resolución, mediante escrito que deberá, en apartados separados que seencabezarán con un epígrafe expresivo de aquello de lo que tratan, exponer quese da cumplimiento a los requisitos impuestos en el apartado nº 2 del artículo88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la JurisdicciónContencioso-Administrativa, por los únicos motivos recogidos en el primerpárrafo del apartado 3 del artículo 86 de la Ley de la JurisdicciónContencioso-Administrativa (interés casacional objetivo para la formación de lajurisprudencia cuando concurran entre otras, las circunstancias recogidas en elapartado 2º del artículo 88 de la Ley de la JurisdicciónContencioso-Administrativa y se presuma interés casacional objetivo en lostérminos recogidos en el apartado 3 de dicho artículo 88 de la citada Ley),previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquintade la Ley Orgánica del Poder Judicial , bajo apercibimiento de no admitir atrámite dicho recurso.

Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de suimporte en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección,cuenta-expediente nº 2612-0000-93-0276-18 (Banco de Santander, Sucursal c/Barquillo nº 49), especificando en el campo concepto del documentoResguardo de ingreso que se trata de un "Recurso" 24Contencioso-Casación (50 euros). Si el ingreso se hace mediante transferenciabancaria, se realizará a la cuenta general nº 0049-3569-92- 0005001274 (IBANES55-0049-3569 9200 0500 1274) y se consignará el número de cuenta-expediente2612-0000-93-0276-18 en el campo "Observaciones" o "Concepto dela transferencia" y a continuación, separados por espacios, los demásdatos de interés.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos yfirmamos.

D. José Daniel Sanz Heredero D. José Ramón Chulvi Montaner

Dª María Soledad Gamo Serrano Dª Natalia de la Iglesia Vicente

AVISO LEGAL

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