España

Antecedentes de hecho

La disputa jurídica se inicia con una demanda Allied Domecq Spirits & Wine Limited titular de seis Marcas de la UE (denominativas, figurativas y tridimensionales para la clase 33, entre otros) contra Licovin del Mediterráneo S.L. por haber introducido esta última productos distinguidos con las marcas de la demandante en el EEE sin consentimiento de aquella.

En la demanda, Allied solicita la condena a la cesación de la conducta infractora, a la remoción o destrucción de productos infractores y a la indemnización de daños y perjuicios ocasionados por los actos de infracción de sus marcas, con elección del parámetro de la regalía hipotética y de modo subsidiario, los beneficios obtenidos por el demandado consecuencia de la violación y en su defecto, el 1% de la cifra de negocios, con aplicación de multas coercitivas. Por su parte, Licovin contesta a la demanda alegando:

1º) la falta de legitimación activa;

2º) la falta de legitimación pasiva;

3º) la inexistencia de infracción ya por concurrencia de agotamiento del derecho de marca ya por error no imputable en la expedición de los productos;

4º) la improcedencia de las pretensiones de condena interesadas.

El Juzgado Mercantil de Alicante en funciones de Juzgado de Marcas de la Unión Europea nº 1 estimó íntegramente la demanda por considerar acreditados los hechos y por entender que no hubo agotamiento de la marca y, por lo tanto, hay infracción. La demandada recurre la sentencia alegando los siguientes motivos:

1º) existencia de errores materiales;

2º) nulidad de la sentencia por infracción del art 209 LEC;

3º) errónea valoración de la prueba en lo relativo a la

falta de legitimación activa y pasiva y el agotamiento de marca;

4º) improcedencia de la condena de cesación y remoción;

5º) improcedencia de la condena de daños y perjuicios;

6º) vulneración del art 219 LEC por improcedente determinación de la indemnización mediante la regalía hipotética;

7º) improcedencia de la indemnización coercitiva.

Resumen

La Audiencia Provincial comienza su análisis desestimando el primer motivo por considerar que el sistema procesal español inviste al tribunal de apelación de las mismas facultades que el Juez de la primera instancia y permite un nuevo examen completo de la cuestión litigiosa, valorando la prueba y decidiendo las cuestiones jurídicas planteadas según su propio criterio dentro de los límites que imponen la prohibición de la reforma peyorativa y el principio tantum devolutum quantum apellatum.

En cuanto a la infracción del artículo 209 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (regulación sobre la forma y contenido de la sentencia) señala la Audiencia que “lo relevante desde la óptica del derecho a la tutela judicial efectiva es que se dé una respuesta motivada y completa a las distintas pretensiones ejercitadas, con exposición de los hechos que se estiman probados, que sirven de soporte fáctico de la norma aplicada, o la ausencia de los hechos invocados que impiden la aplicación de la consecuencia jurídica pretendida, y en ambos casos reseñar los argumentos que sustentan esas conclusiones fácticas y jurídicas. Y ello se colma cumplidamente en la sentencia. Otra cosa es que se discrepe de ello por estimarlo desacertado, pero eso constituye ya una oposición de fondo”. Por ello se desestima este motivo de recurso.

Respecto del tercer motivo (legitimación y agotamiento de la marca) la Audiencia considera que la demandante posee legitimación activa puesto que es titular de todas las marcas y todas ellas están en vigor, señalando que el hecho de que la titular esté dentro de un grupo empresarial más grande no le impide iniciar los procedimientos judiciales para ejercer su derecho de exclusiva sobre sus marcas.

Tampoco acepta la Audiencia las alegaciones de la recurrente sobre su falta de legitimación pasiva. La recurrente alega que desconocía que las botellas que comercializaba no estaba n dirigidas al Espacio Económico Europea aun cuando en el embalaje figuraba la expresión “NON EEA SALE ONLY”. Además, según la Audiencia “resulta inane que la mercancía fuera adquirida a empresas mayoristas españolas de reconocida solvencia, según se dice. Ni afecta a la legitimación pasiva ni hace desaparecer el ilícito marcario”.

En lo que concierne al agotamiento, se señala que la vulneración del ius prohibendi sólo podrá ser esquivada si se ha producido el agotamiento de la marca de acuerdo con el artículo 15 del Reglamento de la Marca de la Unión Europea. La Audiencia se remite a la abundante jurisprudencia comunitaria (caso Silhouette, caso Zino Davidoff, caso Hewlett-Packard) para interpretar dicho artículo considerando que “el titular de un derecho de marca protegido por la legislación de un Estado miembro no puede ampararse en esta legislación para oponerse a la importación o a la comercialización de un producto que haya sido comercializado en otro Estado miembro por él mismo o con su consentimiento”.

Continua la Audiencia señalando que para que exista agotamiento deben concurrir dos requisitos, uno objetivo y otro territorial:

a) objetivo: los productos deben ser comercializados por primera vez por el titular o por un tercero con su consentimiento.

b) territorial: la comercialización ha de ser en el territorio del EEE, al desecharse el alcance internacional.

Para que se considere otorgado el consentimiento debe realizarse de forma expresa, aunque no se descarta el consentimiento tácito siempre que resulten “implícitamente de elementos y circunstancias anteriores, concomitantes o posteriores a la comercialización fuera del EEE que, apreciados por el Juez nacional, también revelen con certeza la renuncia del titular a su derecho”. El consentimiento tácito en ningún caso puede derivar de un simple silencio.

También analiza la Audiencia el requisito territorial. Se procede a descartar el agotamiento internacional de la marca y se aclara que lo relevante no es el lugar en el que se adquieren los productos designados con la marca sino el lugar en el que se produce la primera comercialización.

La Audiencia procede a desestimar la alegación del recurrente sobre el agotamiento marcario por los siguientes motivos:

-          No queda acreditado el " posible consentimiento tácito, aunque fuera de carácter involuntario" del titular marcario.

-          Queda probado la voluntad expresa del titular de la marca de que esos productos no se comercializaran en el EEE, al insertar en ellos indicaciones de la prohibición de comercialización en el EEE.

-          Que LICOVIN no fuera la importadora directa, sino que, una vez introducida en España sin consentimiento del titular de la marca, lo adquiera de otras empresas en una cadena en la que afirma que es quinto eslabón o nivel, no excluye la ilicitud, pues lo concluyente -como se ha dicho- no es el lugar de adquisición por el demandado

Como consecuencia de ello se desestima la alegación de la recurrente del agotamiento marcario.

Respecto del motivo 4º relativo a la aplicación de la condena a cesación y remoción, la Audiencia desestima de nuevo el motivo puesto que “aunque no quepa afirmar su automaticidad [sin que a ello se oponga la STS de 23 de julio de 2012 (caso Maristas), pues en ella no se discutía la continuación en el uso del signo], la condena debe ser confirmada por el riesgo de que los actos de violación puedan reproducirse”.

El motivo 5º del recurso versa sobre la procedencia de la indemnización de daños y perjuicios impuesta por el Juzgado de Marcas de la Unión Europea nº1. La recurrente alega:

a) La disconformidad sobre la objetividad absoluta estimada en sentencia, al considerar que debe acreditarse al menos cierta culpa por parte del supuesto infractor, ya que lo contrario atenta o a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, amparados constitucionalmente, con apelación a la facultad moderadora del Juez prevista en el artículo 1103 CC.

b) Ausencia de una actuación intencional y negligente.

c) la ausencia de buena fe de la actora, al no tener el menor ánimo de intentar acuerdo alguno.

d) que los meros efectos polémicos un caso de mínima y exonerable culpa por no apercibirse de la existencia de esa mínima inscripción en una botella no puede ser objeto de la misma condena indemnizatoria que otros casos más graves.

e) la ausencia de prueba de perjuicio real alguno por la actora y que la demandada haya obtenido un beneficio económico ilícito, con invocación de varias sentencias del TS, en especial la de fecha 23 de octubre de 2019 y la 3 de octubre de 2019.

Además, la recurrente alega la improcedencia de utilizar el concepto de regalía hipotética y el de beneficio obtenido por el infractor a la hora de fijar la cuantía de la indemnización considerando que ésta debería ser debería ser el 1% de la cifra de negocios obtenida por el demandado exclusivamente con los productos supuestamente infractores comercializados.

La Audiencia hace uso de la jurisprudencia del Tribunal Supremo (STS 516/2019) al señalar que “la opción por un criterio legal u otro, que es una facultad que se atribuye al titular de la marca, no debe venir determinada necesariamente porque se ajuste mejor al perjuicio realmente sufrido. Por ello, una vez que se haya puesto en evidencia que la infracción marcaria ha deparado un "perjuicio" para el titular de la marca, entendido en aquel sentido amplio que incluye el enriquecimiento injustificado del infractor, puede optarse por un criterio legal u otro del art. 43.2 LM, aunque lo que se compense no responda exactamente al concreto perjuicio sufrido con la infracción”.

Desestimadas las alegaciones de la recurrente sobre la improcedencia de la indemnización y los métodos aplicados para su determinación pasa la Audiencia a determinar la cuantía de la misma aplicando la figura de la regalía hipotética. La Audiencia desgrana la figura de la regalía hipotética indicando la existencia de tres elementos en la misma:

-          Un canon de entrada.

-          Un canon variable o royalty.

-          Un royalty mínimo, para el caso de que el royalty calculado con datos reales no superase ese mínimo.

La Audiencia corrige la cuantificación realizada por el juez a quo puesto que se basó en el informe pericial que realizaba la cuantificación de la indemnización basada en una licencia comercial nacional y exclusiva sin justificar dicha práctica más allá de que beneficia a la parte que propuso dicho informe. Por lo tanto, dado que la recurrente sólo realiza actividades comerciales en una parte del territorio nacional la Audiencia establece un factor de corrección y reduce en un 50% la indemnización basada en el informe pericial.

Finalmente, la Audiencia desestima el 7º motivo de recurso que solicitaba la improcedencia de la indemnización coercitiva ya que es un mecanismo establecido en el artículo 44 de la Ley de Marcas y previsto para los casos en que el infractor no cese en sus actividades ilegales.

La Audiencia falla, por lo tanto, estimando parcialmente el recurso al entender que la indemnización solicitada y concedida debía introducir un factor de corrección y reducir en un 50% el monto solicitado por la demandante como consecuencia del cálculo establecido en el informe pericial.

Comentario

El interés de la sentencia reside en el análisis de la figura del agotamiento de la marca que es uno de los límites establecidos a los derechos que el ordenamiento jurídico concede a los titulares de las marcas. Este agotamiento supone que una vez puestos en el mercado bajo una marca por el titular o por tercero con su consentimiento, éste no podrá oponerse a su distribución comercial subsiguiente. En el caso que nos ocupa no se había producido dicho consentimiento y, por lo tanto, no operaba este límite suponiendo los actos de la demandada una infracción de los derechos marcarios.

En segundo lugar, tiene relevancia la disección de los componentes de la denominada “regalía hipotética” que es uno de los métodos de cuantificación de la indemnización de daños y perjuicios que tiene a su disposición el titular para resarcirse de los daños causados por el infractor.