SENTENCIA ES:JMB:2016:22ª
ANTECEDENTES DE HECHO:
SISVEL INTERNATIONAL, S.A. (Sisvel, en adelante) con fecha 19 de febrero de 2016, presentó SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES in audita parte y previas a la presentación de la demanda o, subsidiariamente, con audiencia de las demandadas; por la que se prohíba a las dos demandadas que en la feria del Mobile World Congress (22 a 25 de febrero de 2016) participen, presenten, ofrezcan, promocionen y/o den publicidad de cualquier tipo de los productos Archos 40 Cesium;Archos 40D Titanuim; Archos 45 Neon; Archos 45C Helium Diamond Plus; Archos 45C Helium; Archos 50 Cesium; Archos 50 Helium Plus; Archos 50B Platinum; Archos 50C Neon; Archos 50C Oxygen; Archos 50C Platinum; y otros, así como también del modelo Archos 50D Oxygen y cualquier otro producto que incorpore la tecnología G.
Subsidiariamente a lo anterior, para el supuesto de que no se prohíba la participación de ARCHOS S.A.y ARCHOS TECHNOLOGY ESPAÑA S.L. en el Mobile World Congress de Barcelona SISVEL solicita que se ordene a ARCHOS S.A. y ARCHOS TECHNOLOGY ESPAÑA S.L. el depósito en la cuenta de Consignaciones y Depósitos del Juzgado o la prestación de un aval bancario o garantía a primera demanda, de una cantidad suficiente en ningún caso inferior a cien mil Euros (100.000 Euros) como garantía por el ofrecimiento y presentación durante la MWC de los dispositivos que incorporan la tecnología de su representada sin contar con la debida licencia. Asimismo se solicita que se ordene a la filial española ARCHOS TECHNOLOGY ESPAÑA S.L. a cesar y abstenerse de importar, utilizar, ofrecer, utilizar en el comercio y/o comercializar -ya sea por sí mismas o a través de terceros- los productos identificados en el apartado a) anterior; que retire del tráfico económico o de terceros los productos con tales tecnologías.
SISVEL es propietaria de las patentes europeas EP 852.885 (EP '885) y EP 1.264.504 (EP '504), validadas en España con los números ES 2.250.997 (ES '997) y ES 2.292.570 (ES '570) respectivamente, que son esenciales para los estándares técnicos de telefonía GPRS y UMTS, que cumplen los dispositivos móviles de ARCHOS, S.A. Desde diciembre de 2012 SISVEL ha advertido que determinados productos comercializados por ARCHOS S.A. cumplían con los estándares GPRS y UMTS, y sin embargo ésta no ha adquirido una licencia sobre sus patentes esenciales a pesar de que ha invitado a ello. Tras tres años de negociaciones, el 11 de febrero de 2016 SISVEL envía a ARCHOS S.A. una carta comunicándole la ruptura de las negociaciones.
Hasta el 16 de julio de 2015, SISVEL se ha abstenido de interponer acciones legales en defensa de sus patentes ante el temor de estar incurriendo en un posible abuso de posición dominante en el marco de negociaciones de licencias sobre patentes de carácter esencial referidas a un estándar técnico, y de que se considerase ilícito el ejercicio por su parte de una acción de cesación en virtud del art. 102 TFUE. En la sentencia de 16 de julio de 2015, asunto C-170/13, el TJUE ha sentado los criterios para admitir la presentación de acciones legales por violación de patentes esenciales mientras se están negociando licencias entre las partes. El Tribunal exige a los titulares de las patentes el preaviso o notificación previa a los potenciales infractores, con mención de la patente y las condiciones de la licencia por escrito; y, por otra parte, se impone a los potenciales infractores la obligación de tratar las ofertas con la diligencia debida y de buena fe, prohibiendo cualquier técnica dilatoria , y si los productos controvertidos están siendo ya comercializados, se impone la obligación adicional de constituir garantía suficiente en tanto no se haya adquirido finalmente la licencia.
RESUMEN:
La petición de medidas cautelares se enmarca en lo previsto en la Ley de Patentes y la Ley de Enjuiciamiento Civil. El art. 133 Ley de Patentes establece que " quien ejercite o vaya a ejercitar una acción de las previstas en la presente Ley, podrá solicitar del órgano judicial que haya de entender de aquélla la adopción de las medidas cautelares tendentes a asegurar la efectividad de dichas acciones, siempre que justifique la explotación de la patente objeto de la acción en los términos del art. 83 de la presente Ley o que ha iniciado unos preparativos serios y efectivos a tales efectos ". Las medidas cautelares reguladas en la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil en sus artículos 721 y siguientes se caracterizan por su temporalidad, provisionalidad, discrecionalidad, instrumentalidad y homogeneidad. Su función es garantizar la efectividad de una posible sentencia estimatoria. La parte que solicita la medida debe acreditar que concurren los presupuestos exigidos en el art. 728 LEC, el " peligro por la mora procesal, la apariencia de buen derecho y, en su caso, prestar la caución que corresponda " (arts. 728 y 732 LEC). El art. 733.2 LEC prevé excepcionalmente la posibilidad de adoptar la medida inaudita parte. Por ello, quien lo solicita debe además acreditar que concurren razones de urgencia o bien, que la audiencia previa al demandado puede comprometer el buen fin de la medida cautelar, dejándola si efecto.
Este Juzgado no estima que concurra el periculum in mora. Desde la constatación por parte de SISVEL de la presunta infracción de sus patentes esenciales por parte de ARCHOS han transcurrido más de tres años (diciembre de 2012) y, desde el cambio jurisprudencial con la STJUE de 16 de julio de 2015 , donde se especifican los requisitos para la presentación de acciones legales por violación de patentes esenciales mientras se están negociando licencias entre las partes y desde cuando pudo ejercitar acciones por infracción de sus patentes han transcurrido más de siete meses.
Las razones de urgencia y necesidad para adoptar medidas inaudita parte tampoco son apreciada por este Juzgado. La participación de ARCHOS S.A en la Mobile World Congress no supondría una infracción "ex novo" inminente y que se vaya a producir, por primera vez sino que se lleva extendiendo en el tiempo con anterioridad.
Las medidas solicitadas por la actora se consideran desproporcionadas y muy gravosas para la parte demandada en relación con la auténtica finalidad pretendida, el pago de las correspondientes licencias. La menos gravosa y más proporcionada sería ex art. 727 LEC: el embargo preventivo de bienes, para asegurar la ejecución de sentencias de condena a la entrega de cantidades de dinero, hasta la cantidad que la propia actora refiere de 100.000 euros.
Al no concurrir los requisitos analizados se obvia examinar el resto de requisitos, -fumus bonis iuris y caución -, para adoptar las medidas solicitadas inaudita parte.
Fallo: INADMISIÓN a trámite de las medidas solicitadas pero ADMISIÓN A TRÁMITE de la solicitud de medidas cautelares al amparo de lo previsto en el artículo 734.1 LEC, con audiencia sólo de ARCHOS TECHNOLOGY ESPAÑA S.L., teniéndose por desistida a la demandante de las acciones frente a ARCHOS S.A.
COMENTARIO:
Esta sentencia resulta clave para el estudio de los requisitos exigidos para la adopción de medidas cautelares relacionadas con la infracción de patentes esenciales cuando se está negociando licencias entre las partes. Tiene su fundamento en los criterios fijados por el TJUE en su sentencia de 16 de julio de 2015, asunto C-170/13.