Pérou

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0011-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 727686-2017/DSD

 

ACCIONANTE: DENISE PILAR ALCÁNTARA FONSECA

 

EMPLAZADA: ERCYN TOYS S.A.C.

Acción de nulidad de registro de marca de producto concedida bajo la vigencia de la Decisión 486 y el Decreto Legislativo 1075 – Mala fe

Lima, cuatro de enero de dos mil diecinueve.

 

I. ANTECEDENTES

 

Con fecha 14 de noviembre de 2017, Denise Pilar Alcántara Fonseca (Perú) solicitó la nulidad del registro de la marca de producto constituida por la denominación LIQI TOYS, para distinguir juguetes, muñecas, juegos de mesa, naipes de la clase 28 de la Nomenclatura Oficial, inscrita con Certificado Nº 234895, a favor de Ercyn Toys S.A.C. (Perú).

 

La accionante manifestó lo siguiente:

 

(i) La denominación LIQI TOYS la vienen utilizando diversos importadores en el Mercado Central de Lima, desde mucho tiempo antes de que la emplazada solicitara su registro.

 

(ii) Actualmente, en el mercado se vienen registrado muchas marcas de mala fe a efectos de, posteriormente, cobrar por el uso de la misma a los demás empresarios del rubro.

 

(iii) Dicha situación afecta económicamente a los competidores en el mercado, los cuales han asumido compromisos con bancos y otros empresarios.

 

(iv) La emplazada y muchos otros empresarios del Mercado Central de Lima, utilizaban la marca LIQI TOYS antes de su registro por parte de la emplazada.

 

(v) No puede deberse a una simple coincidencia que la emplazada haya elegido registrar una marca con la denominación LIQI TOYS para comercializar exactamente los mismos productos (juguetes) que muchos empresarios utilizan con anterioridad, más aún cuando la emplazada es una empresa dedicada a la importación de juguetes y vecinos de muchos competidores en el Mercado Central de Lima.

 

(vi) Adjuntó diversas Declaraciones Aduaneras de Mercancías (DAM) de terceros, a efectos de acreditar la importación de productos identificados con la marca LIQI TOYS, con anterioridad al registro de la marca objeto de nulidad.

 

(vii) Solicitó la aplicación del artículo 137 y 172 de la Decisión 486.

 

Con fecha 6 de diciembre de 2017, Ercyn Toys S.A.C. absolvió el traslado de la acción de nulidad manifestando lo siguiente:

 

(i) Su empresa no ha cursado ninguna comunicación a la accionante ni a ningún otro comerciante para que se desista de comercializar de hacer uso de su marca LIQI TOYS.

 

(ii) De la revisión del RUC de la accionante en la página web de la Sunat, se advierte que ésta no cuenta con RUC activo, motivo por el cual, no puede atribuirse la condición de importadora de productos.

 

(iii) Los alegatos formulados por la accionante deben estar respaldados por medios probatorios, lo que no ha ocurrido en el presente procedimiento.

 

(iv) Inició sus actividades económicas en el año 2001, mientras que la importación más antigua, citada por la accionante se remite al año 2008.

 

(v) Su empresa viene comercializando sus productos con anterioridad a las fechas que se observan en las DAM que adjuntó la accionante como medios probatorios, las cuales, corresponden al periodo comprendido entre el 24 de febrero de 2010 y 22 de julio de 2015.

 

(vi) Adjuntó medios probatorios a efectos de acreditar sus argumentos.

 

Mediante Resolución N° 3283-2018/CSD-INDECOPI de fecha 22 de junio de 2018, declaró FUNDADA la acción de nulidad y, en consecuencia, NULO el registro de la marca de producto LIQI TOYS (Certificado N° 234895).

 

Consideró lo siguiente:

 

(i) Cuestiones previas

 

No obstante que la accionante invocó la aplicación del artículo 137 de la Decisión 486, se precisó que los supuestos de competencia desleal no constituyen una causal de nulidad de registro de una marca, debido que el artículo 172 de la Decisión 486 especifica las condiciones y supuestos para la interposición de las acciones de nulidad, en las cuales, no se encuentra el artículo 137 de la referida Decisión.

 

(ii) Mala fe

 

- En algunas de las DAM presentadas por la emplazada, se advierte que ésta importó desde China juguetes identificados con la denominación LIQI TOYS entre el 15 de marzo de 2006 y el 30 de enero de 2008.

 

- Diversas personas, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca objeto de nulidad (año 2015), se dedicaban a la importación de mercancías (juguetes) provenientes desde China, identificados con la denominación LIQI TOYS.

 

- Tanto las personas citadas por la accionante como emplazada han fijado domicilio fiscal ante la Sunat en direcciones colindantes en el Centro de Lima.

 

- Diversas empresas, incluyendo la emplazada, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca objeto de nulidad, importaron productos de la clase 28 de la Nomenclatura Oficial identificados con la denominación LIQI TOYS y LIQI.

 

- La denominación LIQI constituye un término de fantasía en relación a los productos a los que se aplican.

 

- Los hechos descritos constituyen indicios razonables respecto a que la emplazada estuvo en posición de conocer el uso de la marca LIQI TOYS por parte de terceros en el comercio para distinguir productos de la clase 28 de la Nomenclatura Oficial, lo que acredita que la marca objeto de nulidad fue solicitada de mala fe.

 

Con fecha 24 de julio de 2018, Ercyn Toys S.A.C. interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:

 

(i) La Primera Instancia ha merituado los medios probatorios presentados por la accionante, únicamente respecto a las importaciones que demuestran el ingreso al país de productos LIQI TOYS por cuenta de terceros y con anterioridad a su fecha de solicitud, sin embargo, no ha merituado de la misma forma, ni con el mismo criterio, las pruebas aportadas por su empresa.

 

(ii) Su empresa es la importadora prioritaria de la marca LIQI TOYS, lo cual determina su prioridad registral.

 

(iii) Gracias a la inversión en publicidad, desarrollo y mejoramiento del producto ofrecido por su empresa, la referida marca se consolidó a nivel comercial, siendo que, posteriormente, terceros importadores han ingresado sus productos identificándolos con el mismo signo que su empresa ingresó prioritariamente, con la finalidad de sustraerles clientela.

 

(iv) Su empresa no ha actuado de mala fe en perjuicio de terceros, únicamente consolidó a través del registro un derecho prioritario sobre la marca LIQI TOYS.

 

No obstante haber sido debidamente notificada la accionante no absolvió el traslado de la apelación interpuesta por Ercyn Toys S.A.C.

 

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

 

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar si el registro de la marca de producto LIQI TOYS (Certificado Nº 234895), fue solicitado mediando mala fe.

 

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

 

1. Informe de Antecedentes

 

Se ha verificado que Ercyn Toys S.A.C. (Perú), es titular de la marca de producto constituida por la denominación LIQI TOYS, para distinguir juguetes, muñecas, juegos de mesa, naipes de la clase 28 de la Nomenclatura Oficial, inscrita con Certificado N° 234895, vigente desde el 26 de febrero de 2016 hasta el 26 de febrero de 2026. Cabe indicar que dicho registro fue solicitado mediante Expediente N° 638439-2015 de fecha 26 de octubre de 2015.

 

2. Cuestión previa

 

En su recurso de apelación, la emplazada manifestó que la Primera Instancia únicamente habría merituado los medios probatorios presentados por la accionante, tendientes a acreditar las importaciones de productos LIQI TOYS por cuenta de terceros y con anterioridad a su fecha de solicitud, sin embargo, no habría merituado de la misma forma, las pruebas aportadas por su empresa.

 

Al respecto, la Sala conviene en precisar que de la revisión de lo actuado se advierte que a través del punto 3.5. Mala Fe. de la resolución impugnada, la Comisión de Signos Distintivos manifestó expresamente lo siguiente:

 

“Adicionalmente, la emplazada a efectos de acreditar la importación con anterioridad a la accionante respecto de productos de la clase 28 signados con la marca LIQI TOYS presentó copias de DUAS:

 

- Copia de la DUA N° 172-2006-10-007652 de fecha 15 de marzo de 2006.

 

- Copia de la DUA 172-2008-10-004693 de fecha 30 de enero de 2006 (…).

 

De los medios probatorios presentados y lo manifestado por las partes se advierte lo siguiente: (i) En algunas de las DUAS, presentadas por la emplazada se visualiza que importó de China juguetes identificados con la denominación LIQI TOYS, entre el 15 de marzo de 2006 y el 30 de enero de 2008, (ii) diversas personas, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca objeto de nulidad (ano 2010), se dedicaban a la importación de mercancías (juguetes) provenientes de China, identificados con la denominación LIQI TOYS (iii) si bien, según información de SUNAT, en algunos casos se ha consignado la denominación LIQI TOYS en un lugar equivocado del formato de la DUA, de su lectura se puede apreciar que la mencionada denominación es utilizada para identificar al producto importado (…)”.

 

En ese sentido, contrariamente a lo manifestado por la emplazada, la Primera Instancia, sí evaluó todos los medios probatorios presentados por las partes del procedimiento.

 

3. Nulidad del registro de una marca

 

3.1 Determinación de la norma aplicable

 

La declaración de nulidad de un registro determina, con efectos retroactivos, que ni éste ni la solicitud que lo originó, han surtido los efectos previstos por la ley. Siendo así, es importante para declarar la nulidad de un registro determinar la norma que se encontraba vigente al momento en que se otorgó, ya que la nulidad del registro se evaluará de acuerdo a las causales de fondo previstas en la norma vigente a la fecha de concesión de la marca. En tal sentido, aquellas causales de nulidad estipuladas en normas que entraron en vigencia con posterioridad no invalidan un registro otorgado válidamente de acuerdo a la normatividad vigente al momento de su concesión. Lo contrario generaría una inseguridad jurídica y significaría aplicar una norma retroactivamente, lo cual está expresamente prohibido por el artículo 103 de nuestra Constitución[1].

 

La Sala conviene en precisar que, de acuerdo a lo previsto en el cuarto párrafo del artículo 172 de la Decisión 486, si en la nueva norma hubiese desaparecido una causal existente al momento de otorgarse el registro de la marca, ésta ya no será aplicable y no podrá declararse la nulidad de aquella marca que se hubiese otorgado incurriendo en tal causal[2].

 

Ahora bien, en cuanto a la parte procedimental, se aplica la norma vigente a la fecha de tramitación de la acción de nulidad.

La actual Decisión 486 fue aprobada el 14 de setiembre del 2000. En virtud de lo dispuesto en su artículo 274[3] entró en vigor el 1° de diciembre del 2000.

De conformidad con lo establecido en su Primera Disposición Transitoria[4] y teniendo en cuenta que la presente acción de nulidad fue interpuesta con fecha 14 de noviembre de 2017, la norma aplicable, en cuanto a la parte procedimental de dicha acción, es la Decisión 486.

 

La Sala conviene en señalar que actualmente la acción de nulidad se encuentra estipulada en diferentes términos a los establecidos por la Decisión 344 y el Decreto Legislativo 823. Así, mientras la Decisión 344 y el Decreto Legislativo 823 establecían un tipo único de acción de nulidad (cuyas causales podían ser la contravención de las normas vigentes al momento de su registro, la falsedad de los documentos bajo los cuales se hubiera otorgado o la mala fe al momento de la obtención del mismo) que no tenía plazo de prescripción alguno; la Decisión 486 establece una acción de nulidad absoluta (referida a signos que se otorgaron contraviniendo las prohibiciones absolutas de registro), una relativa (que tiene un plazo de prescripción de cinco años desde la fecha de concesión del registro impugnado y está referida a signos que se otorgaron contraviniendo las prohibiciones relativas de registro o cuando se hubiera efectuado el registro de mala fe) y una parcial (referida únicamente a aquellos productos o servicios para los que resultan aplicables las causales anteriores, los cuales se eliminan del registro de la marca)[5].

 

Al momento de otorgarse el registro de la marca de producto LIQI TOYS (Certificado Nº 234895), se encontraban vigentes la Decisión 486 y el Decreto Legislativo Nº 1075. En consecuencia, la solicitud de nulidad del registro de dicha marca debe ser evaluada en base a los criterios contenidos en dichas normas.

 

3.2 Causal de nulidad

 

El artículo 172 de la Decisión 486 señala que la autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

 

En el presente caso, ha solicitado la nulidad de la marca de producto, inscrita bajo Certificado Nº 206295, a favor de Ercyn Toys S.A.C. en la clase 28 de la Nomenclatura Oficial, manifestando que la misma fue obtenida mediando mala fe

4. Derecho de prelación y buena fe

4.1 Concepto y naturaleza jurídica de la buena fe

 

El derecho comparado y la doctrina nacional coinciden en considerar a la buena fe[6] como un principio general del derecho, aunque también se utiliza el concepto para establecer un estándar jurídico o un modelo de conducta a seguir. En efecto, Torres Vásquez[7] señala que los principios generales, entre ellos, la buena fe, fundamentan o sustentan todo el ordenamiento jurídico. Es, a su juicio, además, un principio general de integración: a falta de ley o de costumbres, los vacíos que presenta el ordenamiento jurídico se integran con los principios generales, entre los que figura la buena fe.

 

De la Puente y Lavalle[8] señala que la buena fe es considerada en forma consensual por la doctrina como un elemento de la vida que el derecho ha recibido dándole precisiones técnicas para transformarlo en un concepto jurídico. La buena fe no es una creación del legislador, que ha preestablecido su contenido; es la adaptación de un principio inherente a la conducta de los hombres, en la esfera más amplia de todas sus relaciones, que ha sido preciso regular para que sea susceptible de tener efectos jurídicos. Por su parte, Jiménez Vargas-Machuca[9] señala que la buena fe, como principio general del derecho, constituye una vía de comunicación del derecho con la moral social y con la ética, lo cual supone la canalización del derecho hacia sus metas más elevadas. 

 

Agrega la autora nacional últimamente citada que si bien nuestro Código Civil es asistemático en su conceptualización – al considerarla un principio general interpretativo de los contratos y los actos jurídicos, mientras que, por otro lado, menciona que los contratos se rigen por “las reglas de la buena fe y común intención de las partes” – la ubica como principio precisamente en la norma que establece la forma como debe interpretarse el acto jurídico[10].

 

Con relación a la propiedad intelectual, el Tribunal Andino ha señalado en el Proceso 65-IP-2004[11] lo siguiente:

“La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el lograr algo con mala fe, vale decir con procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de obrar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno.

 

En el régimen marcario andino el principio de la buena fe debe regir las actuaciones tanto de quienes solicitan el registro de las marcas como de quienes las impugnan o formulan observaciones a dicho registro. El obrar en sentido contrario, es decir, con mala fe es sancionado por el régimen jurídico, con la nulidad de la actuación que estuvo regida o alimentada por ella (…)".

 

En el ámbito administrativo, el TUO de la Ley 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General) establece como uno de los principios en los que se sustenta el procedimiento administrativo (Artículo IV del Título Preliminar) al Principio de buena fe procedimental[12] (numeral 1.8), por el cual la autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente Ley. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contraria a la buena fe procesal, lo que ha sido destacado por comentaristas nacionales y extranjeros[13].

 

4.1.2 Clasificación de la buena fe

 

Aunque el principio de buena fe goza del atributo de unidad, la doctrina ha establecido una clasificación entre buena fe objetiva y buena fe subjetiva. Esta clasificación responde, en buena cuenta, a las dos formas en que se manifiesta el derecho: como normativa o como facultad^[14]. Así, la buena fe objetiva se vincula con el cumplimiento de las reglas de conducta establecidas normativamente, mientras que la buena fe subjetiva está asociada con la intencionalidad del agente, en la creencia o ignorancia en la que éste pueda actuar para no dañar un interés ajeno tutelado por el derecho.

 

Se admite asimismo que el legislador pueda establecer un marco de tratamiento del principio de la buena fe en sentido negativo estableciéndose conductas típicas que no son aceptadas en el tráfico mercantil, porque se considera que atentan contra su funcionamiento y el desenvolvimiento de la competencia en el mercado. La primacía del orden público sobre el principio de la buena fe subjetiva se encuentra reflejada en las normas legales sobre la materia[15]. Esta disposición ha excluido expresamente de su ámbito la aplicación del artículo 2014 del Código Civil[16].

 

4.2 El papel de la buena fe en el sistema competitivo de mercado

 

4.2.1 Consideraciones generales

 

La buena fe constituye un principio de observancia general para cualquier relación jurídica. Sin embargo, en el campo del derecho industrial, se manifiesta con un mayor grado de exigencia. Consecuentemente, la actuación de la Administración se orienta hacia el mantenimiento de la seguridad jurídica que reclama el tráfico mercantil, relacionándolo con el fenómeno de la competencia económica y las ramas del derecho que giran dentro de ese entorno, como sucede con el Derecho de la Propiedad Industrial y el Derecho de la Competencia.

 

Aplicando lo anterior al contexto que nos ocupa, los signos distintivos constituyen el elemento identificador de los productos y servicios existentes en el mercado, que contribuyen de manera significativa a reconocer el origen empresarial que responde por ellos. En tal sentido, debe asegurarse su transparencia en beneficio no sólo de los empresarios que compiten entre sí sino fundamentalmente de los consumidores y/o usuarios que son los últimos beneficiarios de dichos bienes y servicios.

 

En atención a lo anterior, el empresario que solicite el registro de una nueva marca ha de someterse a un conjunto de normas y reglas jurídicas, entre las que destacan aquellas cuya finalidad esencial no sólo es la de evitar el riesgo de confusión con otras marcas que ya gozan de protección registral sino, además, definir su origen propiciando una conducta leal y honesta por parte de quien solicita el registro de un nuevo signo.

 

Para que una marca registrada llegue a consolidarse, es necesario que su titular haya obrado de buena fe al momento de solicitar su registro. El comportamiento desleal o de mala fe del titular de la marca registrada supone la ruptura de un principio tan fundamental como es el de la seguridad del tráfico jurídico, cuya consecuencia ineludible debe ser – dependiendo en el momento en el que se produzca – alguna de las siguientes: desconocer el derecho de prelación obtenido por la presentación de su solicitud de registro; denegar el registro en atención a la causal contenida en el artículo 136 inciso d) de la Decisión 486[17]; o sancionar con nulidad el derecho de exclusiva obtenido sobre determinado signo.

 

En el campo de la propiedad industrial no cabe duda de la supremacía del principio de la buena fe subjetiva, puesto que la materia de regulación tiene por objeto conservar la transparencia del mercado, protegiendo tanto los intereses de los competidores como los de los consumidores. Es por ello que la Decisión 486 restringe el acceso de determinados signos al registro a través del establecimiento de prohibiciones absolutas y relativas. Pero también es verdad que regulan en forma objetiva qué tipo de conductas representan actos de mala fe porque atentan contra el desenvolvimiento de la competencia y la transparencia del mercado a través de la actividad deshonesta y desleal en las prácticas comerciales.

 

4.2.2 La mala fe en la etapa pre y post registral

 

En nuestra legislación vigente en materia de propiedad industrial, el principio de la buena fe objetiva se encuentra presente en la etapa pre y post registral.

 

(i) En la etapa pre-registral se pone de manifiesto a través de la prohibición de registro contenida en el artículo 136 inciso d) de la Decisión 486, según la cual se denegará el registro de un signo cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero[18]. En estos casos, la Autoridad denegará el registro de un signo solicitado.

 

El supuesto antes descrito no es el único caso de mala fe que puede presentarse al solicitar el registro de un signo distintivo; para los demás supuestos deberá tenerse en consideración que, al no haber una causal de prohibición, no es posible denegar de oficio o a pedido de parte el registro de un signo basado en tales supuestos. Ello resulta aún más relevante si, durante la etapa pre-registral, la actuación de la Administración ha de orientarse especialmente hacia el mantenimiento de la seguridad jurídica que exige el tráfico mercantil.

 

Ante ello, debe tenerse en consideración que, al haber impuesto la norma legal aplicable en la materia, la carga en la administración de no reconocer la prelación del solicitante cuando quede demostrado que obró sin buena fe y al haber relacionado dicha consecuencia con un derecho (derecho de prelación) cuya vigencia natural es pre-registral, la consecuencia lógica es la de reconocer a los actos de mala fe no contemplados expresamente en el artículo 136 inciso d) de la Decisión 486 como causal de prohibición relativa al registro, cuya aplicación procederá en forma análoga al procedimiento de nulidad.

 

(ii) Con relación a la etapa post-registral, el artículo 172 de la Decisión 486 establece que la autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona la nulidad relativa de un registro de marca cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Cabe indicar que la Decisión 486 no describe – ni siquiera a título de ejemplo, como sí lo hacía la Decisión 344[19] – qué conductas constituyen actos de mala fe por ser reprobables objetivamente, ya que son contrarias a la seguridad jurídica y representan un obstáculo para el desenvolvimiento de la competencia.

 

Debido a que la noción de mala fe constituye un concepto general, cuyo contenido está representado por una gran diversidad de situaciones que deberán ser analizadas por la Autoridad competente en cada caso concreto, la enumeración de los supuestos que pueden generar la aplicación del concepto de mala fe no puede ser establecida taxativamente.

 

Frente a esta complejidad de situaciones, conviene mencionar, en términos generales, siguiendo lo establecido en el derecho comparado[20], que incurre en mala fe quien – en forma reprobable y valiéndose de una solicitud de registro – tenga por finalidad alcanzar un derecho formal sobre una marca con la deliberada intención de perjudicar a un competidor.

 

En este orden de ideas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado en el Proceso 30-IP-97[21] que:

 

 “(...) para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal. La injusticia e ilegalidad del perjuicio resulta de la mayor importancia, pues bajo determinadas circunstancias el ordenamiento tolera la causación de un daño, v. gr. en punto de la competencia económica es natural que cuando un agente del mercado logra conquistar a un cliente, ello implique un perjuicio para los competidores (que ya no contarán con ese cliente), pero el mencionado perjuicio está permitido, y hasta se tutela a quien lo produce, en cuanto no se hayan utilizado medios desleales”.

 

Asimismo, el mencionado Tribunal Andino señala que:

 

“(...) se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme su inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume además que el comportamiento de una persona no se ha desplegado con la intención de causar daño alguno, o de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio, como resultado de lo cual quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo”.

 

6. Aplicación al caso concreto

En el presente caso, Denise Pilar Alcántara Fonseca ha señalado que Ercyn Toys S.A.C. solicitó y obtuvo el registro de la marca LIQI TOYS (Certificado N° 234895) mediando mala fe.

A fin de acreditar sus afirmaciones, la accionante presentó los siguientes medios probatorios:

(i) Impreso del RUC N° 20492482961 correspondiente a la empresa Representaciones Roalse Toys E.I.R.L. (foja 17).

(ii) Impreso de la DAM N° 118-2010-10-055781-00 de fecha 24 de febrero de 2010, por concepto de importación de juguetes LIQI TOYS por parte de Representaciones Roalse Toys E.I.R.L. (foja 18 y 19).

(iii) Impreso de la DAM N° 118-2010-10-069487-00 de fecha 10 de marzo de 2010, por concepto de importación de juguetes LIQI TOYS, por parte de Representaciones Roalse Toys E.I.R.L. (foja 20 y 21).

(iv) Impreso del RUC N° 20519127564 correspondiente a la empresa Importaciones Multitoys E.I.R.L. (foja 22).

(v) Impreso de la DAM N° 118-2010-10-059595-00 de fecha 1 de marzo de 2010, por concepto de importación de juguetes LIQI TOYS, por parte de Importaciones Multitoys E.I.R.L.  (foja 23 y 24).

(vi) Impreso de la DAM N° 118-2010-10-155172-00 de fecha 25 de mayo de 2010, por concepto de importación de juguetes LIQI TOYS, por parte de Importaciones Multitoys E.I.R.L.  (foja 25 y 26).

(vii) Impreso del RUC N° 20512466592 correspondiente a la empresa Inversiones Corporativas Gekasa S. A.C. (foja 27).

(viii) Impreso de la DAM N° 118-2011-10-041671-00 de fecha 1 de febrero de 2011, por concepto de importación de juguetes LIQI TOYS, por parte de Inversiones Corporativas Gekasa S. A.C.  (foja 28 y 29).

(ix) Impreso del RUC N° 10429447505 correspondiente a Neida Vásquez Vásquez (foja 30).

(x) Impreso de la DAM N° 118-2012-10-588506-00 de fecha 27 de diciembre de 2012, por concepto de importación de juguetes LIQI TOYS, por parte de Neida Vásquez Vásquez (foja 31 y 32).

(xi) Impreso del RUC N° 20513407107 correspondiente a la empresa Distribuidora Celimar E.I.R.L. (foja 33).

(xii) Impreso de la DAM N° 118-2013-10-506366-00 de fecha 13 de noviembre de 2013, por concepto de importación de juguetes LIQI TOYS, por parte de Distribuidora Celimar E.I.R.L.  (foja 34 y 35).

(xiii) Impreso de la DAM N° 118-2013-10-526348-00 de fecha 25 de noviembre de 2013, por concepto de importación de juguetes LIQI TOYS, por parte de Distribuidora Celimar E.I.R.L.  (foja 36 y 37).

(xiv) Impreso del RUC N° 20536924940 correspondiente a la empresa Big Shopps S.A.C. (foja 38).

(xv) Impreso de la DAM N° 118-2014-10-491453-00 de fecha 12 de diciembre de 2014, por concepto de importación de juguetes LIQI TOYS, por parte de Big Shopps S.A.C. (foja 39 y 40).

(xvi) Impreso del RUC N° 20492444015 correspondiente a la empresa Inversiones Villar S.A.C. (foja 41).

(xvii) Impreso de la DAM N° 118-2015-10-272613-00 de fecha 22 de julio de 2015, por concepto de importación de juguetes LIQI TOYS, por parte de Inversiones Villar S.A.C. (foja 42 y 43).

Por su parte la emplazada presentó los siguientes medios probatorios:

(xviii) Impreso de la DAM N° 172-2006-10-007652 de fecha 15 de marzo de 2006, por concepto de importación de juguetes LIQI TOYS por parte de la emplazada, Ercyn Toys S.A.C. (foja 62 y 63).

(xix) Impreso de la DAM N° 172-2008-10-004693 de fecha 30 de enero de 2008, por concepto de importación de juguetes LIQI TOYS por parte de la emplazada, Ercyn Toys S.A.C. (foja 62).

Del análisis en conjunto de los medios probatorios se advierte que, las copias de las Declaraciones Únicas de Aduanas acreditan lo siguiente:

 

► Al menos desde el 24 de febrero de 2010 Representaciones Roalse Toys E.I.R.L. importó al Perú juguetes identificados con la marca LIQUI TOYS, es decir, con anterioridad a la solicitud de registro de la marca en cuestión.

 

► Al menos desde el 1 de marzo de 2010 Importaciones Multitoys E.I.R.L. importó al Perú juguetes identificados con la marca LIQUI TOYS, es decir, con anterioridad a la solicitud de registro de la marca en cuestión.

 

► Al menos desde el 1 de febrero de 2011 Corporativas Gekasa S.A.C., importó al Perú juguetes identificados con la marca LIQUI TOYS, es decir, con anterioridad a la solicitud de registro de la marca en cuestión.

 

► Al menos desde el 27 de diciembre de 2012 Neida Vásquez importó al Perú juguetes identificados con la marca LIQUI TOYS, es decir, con anterioridad a la solicitud de registro de la marca en cuestión.

 

► Al menos desde el 13 de noviembre de 2013 Distribuidora Celimar E.I.R.L. importó al Perú juguetes identificados con la marca LIQUI TOYS, es decir, con anterioridad a la solicitud de registro de la marca en cuestión.

 

► Al menos desde el 12 de diciembre de 2014 Big Shopps S.A.C. importó al Perú juguetes identificados con la marca LIQUI TOYS, es decir, con anterioridad a la solicitud de registro de la marca en cuestión.

 

► Al menos desde el 22 de julio de 2015 Inversiones Villar S.A.C. importó al Perú juguetes identificados con la marca LIQUI TOYS, es decir, con anterioridad a la solicitud de registro de la marca en cuestión.

 

► La emplazada, Ercyn Toys S.A.C., al menos desde el 15 de marzo de 2006, importó al Perú juguetes identificados con la marca LIQUI TOYS, es decir, antes que las importaciones efectuadas por las empresas citadas en los medios probatorios por la accionante.

 

Para hacer mejor referencia al caso en análisis, la Sala considera pertinente resumir los hechos en el siguiente esquema:

 

Cronología de los hechos relevantes
15/3/2006   Erycin Toys S.A.C. importó juguetes identificados con la marca LIQI TOYS a Perú	24/2/2010                   22/7/2015   -              Representaciones Roalse Toys E.I.R.L. importó juguetes identificados con la marca LIQI TOYS a Perú. -              Importaciones Multitoys E.I.R.L. importó juguetes identificados con la marca LIQI TOYS a Perú. -              Corporativas Gekasa S.A.C. importó juguetes identificados con la marca LIQI TOYS a Perú. -              Neida Vásquez importó juguetes identificados con la marca LIQI TOYS a Perú. -              Distribuidora Celimar E.I.R.L. importó juguetes identificados con la marca LIQI TOYS a Perú. -              Big Shopps S.A.C. importó juguetes identificados con la marca LIQI TOYS a Perú. -              Inversiones Villar S.A.C importó juguetes identificados con la marca LIQI TOYS a Perú.	26/10/2015   Erycin Toys S.A.C. solicitó el registro de la marca LIQI TOYS

 

En ese sentido, se advierte que, en el presente caso, la emplazada ha acreditado la importación de productos identificados con el signo LIQI TOYS, por lo menos, desde el 15 de marzo de 2006, esto es, con anterioridad a las importaciones efectuadas por las empresas citadas por la accionante (años 2010 a 2015).

 

Sin perjuicio de ello, la Sala considera que dado que Ercyn Toys S.A.C. solicitó el registro de la marca LIQI TOYS recién con fecha 26 de octubre de 2015, esto es, con posterioridad a las importaciones de productos (juguetes) LIQI TOYS efectuadas por terceros durante los años 2010 a 2015, adicionalmente al hecho de que en aplicación del Principio de Verdad Material[22], se verifica a través de la página web de la SUNAT, que la emplazada como las demás empresas importadoras han declarado como domicilios fiscales, direcciones cercanas en el Centro de Lima[23], se infiere que Ercyn Toys S.A.C. conocía de las referidas importaciones efectuadas por terceros y, sin perjuicio de ello, solicitó el registro de la marca LIQI TOYS a efectos de obtener derechos de exclusiva sobre tal denominación en perjuicio de los demás competidores del mercado, lo cual constituye un acto contrario a la buena fe comercial.

 

Finalmente, no obstante que la emplaza alegó ser la importadora prioritaria de la marca LIQI TOYS en Perú, ello no determina que la Autoridad deba amparar conductas desleales a través del registro de un signo que, a la fecha de su solicitud, era conocido perfectamente que venía siendo utilizado por otras personas o empresas.

 

8. Procedencia de la acción de nulidad

 

En virtud de las consideraciones expuestas, el registro correspondiente a la marca de producto LIQI TOYS (Certificado N° 234895), se encuentra incurso en el supuesto de mala fe contenido en el artículo 172 de la Decisión 486.

 

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

 

Primero. - Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Ercyn Toys S.A.C. y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución Nº 3283-2018/CSD-INDECOPI de fecha 22 de junio de 2018, que declaró FUNDADA la acción de nulidad interpuesta por Denise Pilar Alcántara Fonseca contra el registro de la marca de producto LIQI TOYS, inscrita bajo Certificado N° 234895, a favor de Ercyn Toys S.A.C.

 

Con la intervención de los Vocales: Néstor Manuel Escobedo Ferradas, Gonzalo Ferrero Diez Canseco, Carmen Jacqueline Gavelan Díaz, María Soledad Ferreyros Castañeda y Ramiro Alberto del Carpio Bonilla

 

NÉSTOR MANUEL ESCOBEDO FERRADAS

Presidente de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

 

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