Pérou

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

RESOLUCIÓN N° 2813-2009/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 200699-2004

 

SOLICITANTE: DISTRIBUIDORA BRITANIA S.A. (antes FACEL S.A.)

 

OPOSITORA: FOSFORERA PERUANA S.A.

 

Nulidad de actos administrativos: No corresponde - Notoriedad de la marca de la opositora: No acreditada - Aplicación del artículo 137 de la Decisión 486

 

Lima, veintiocho de octubre de dos mil nueve.

 

I. ANTECEDENTES

 

Con fecha 22 de enero de 2004 Facel S.A. (Perú) solicitó el registro de la marca de producto constituida por la figura rectangular con fondo de color amarillo y en su parte central un rostro de diseño característico representando la cara de un tumi en color verde y bajo éste la denominación TUMI escrita en letras características en color rojo; conforme al modelo, para distinguir cerillos, fósforos, cigarros, artículos para fumadores, de la clase 34 de la Nomenclatura Oficial.

 

 

Con fecha 13 de abril de 2004, Fosforera Peruana S.A. (Perú) formuló oposición al registro del signo solicitado manifestando lo siguiente:

 

(i) Es titular de la marca de producto INTI y etiqueta (Certificado N° 68570), que distingue productos de la clase 34 de la Nomenclatura Oficial.

 

(ii) En el Expediente Nº 185148-2003, la solicitante ha solicitado el registro de la marca TUMI y logotipo, solicitud a la cual ha formulado oposición, y el signo solicitado en el presente expediente es el mismo que el solicitado en el Expediente Nº 185148-2003 con la diferencia de que el elemento figurativo ubicado sobre la parte denominativa es de color verde en lugar de color azul.

 

(iii) Desde hace más de 40 años, la marca INTI viene siendo utilizada en el mercado peruano para distinguir fósforos en una forma de presentación característica[1]. Actualmente, tiene una presencia que comprende más de la mitad del mercado a nivel nacional, por lo que se trata de una marca de “fósforos” no sólo conocida sino también reconocida por distribuidores, comerciantes y consumidores, en virtud de la calidad del producto que la misma identifica.

 

(iv) La marca INTI y etiqueta ostenta la calidad de marca notoriamente conocida.

 

(v) Francisco Valdez Malpartida es el socio fundador de Facel S.A. (ex- Fábrica de Accesorios Electrónicos S.A.) empresa que forma parte de un grupo empresarial, entre las que se encuentran Almacenes Canta S.A., Distribuidora Britania S.A. y River Tobacco Co. S.A.. En dichas empresas Francisco Valdez Malpartida es socio fundador, existiendo diversos procedimientos que demuestran el sistemático intento de la solicitante, de Francisco Valdez Malpartida y de Almacenes Canta S.A. por copiar y usurpar signos distintivos de terceros con el objeto de entorpecer la actividad empresarial de los competidores en el mercado. Mencionó los expedientes.

 

(vi) En la Resolución Nº 1340-2003/TPI-INDECOPI, de fecha 26 de noviembre de 2003, la Sala de Propiedad Intelectual hace referencia expresa a Francisco Valdez Malpartida y a su manifiesta intención de entorpecer la actividad empresarial.

 

(vii) La Oficina de Signos Distintivos y la Sala de Propiedad Intelectual han denegado el registro de diversas marcas a Facel S.A. y a Almacenes Canta S.A.  por considerar que las marcas cuyo registro se solicitaron eran semejantes y en algunos casos idénticas a otras marcas previamente registradas. Mencionó los expedientes.

 

(viii) En múltiples oportunidades la Sala de Propiedad Intelectual ha anulado el registro de marcas que estaban inscritas a nombre de Francisco Valdez Malpartida, de Fábrica de Accesorios Electrónicos S.A. – Facelsa y de Almacenes Canta S.A.. Además existen diversos procedimientos referidos a acciones por infracción interpuestas contra Fábrica de Accesorios Electrónicos S.A. – Facelsa, Facel S.A.; y denuncias por competencia desleal contra Fábrica de Accesorios Electrónicos S.A. – Facelsa. Mencionó los expedientes.

 

(ix) El signo solicitado constituye una imitación parcial de su marca INTI y etiqueta la cual es notoriamente conocida, debido a que cada uno de los signos contiene como elemento gráfico una figura típica y representativa del antiguo Perú, en el caso de su marca registrada se aprecia la representación del sol, que traducido en quechua es precisamente Inti, mientras que en el signo solicitado es el Tumi un cuchillo de sacrificio ritual, en cuya parte superior se aprecia la representación del Inti; además, los elementos denominativos, gráficos y la combinación de colores, se encuentran dispuestos de manera similar, por lo que el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro del artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.

 

(x) El uso del signo solicitado es susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con los productos que identifica su marca registrada, por lo que la solicitante busca un aprovechamiento indebido de la excelente reputación que tiene su producto en el mercado.

 

(xi) Existen indicios razonables para concluir que la solicitante ha solicitado el registro del signo TUMI y logotipo para consolidar un acto de competencia desleal.

 

(xii) En los procedimientos sobre los que ha hecho referencia, la solicitante ha intentado, y en algunos casos, ha logrado cometer actos desleales en la modalidad de confusión y aprovechamiento indebido de la reputación ajena, lo cual también ha sucedido con Almacenes Canta S.A. y  Francisco Valdez Malpartida, ya que todos copian elementos de marcas de propiedad de terceros, registran las mismas, y encargan la fabricación de los productos en el extranjero – generalmente China – para importarlos y comercializarlos en el Perú.

 

(xiii) En el presente caso, no sólo las principales características de su marca INTI y etiqueta han sido copiadas flagrantemente por la solicitante, sino también el empaque del producto.

 

Amparó su oposición en lo establecido en el artículo 136, inciso h), así como en el artículo 137 de la Decisión 486, invocó jurisprudencia que consideró aplicable al presente caso y adjuntó medios probatorios destinados a acreditar sus argumentos.

 

Con fecha 30 de abril de 2004, Facel S.A. absolvió la oposición señalando lo siguiente:

 

(i) Los signos difieren en cuanto a las denominaciones que presentan, destacando el hecho de que ya cuenta con registros de marcas que incluyen en su conformación la denominación TUMI (Certificados Nº 29555 y Nº 38018), por lo que no existe semejanza fonética, gráfica ni conceptual entre el signo solicitado y la marca registrada, dado que la denominación TUMI alude al instrumento o especie de cuchillo perteneciente a la Cultura Pre-Inca Mochica Chimu y la denominación INTI proviene del quechua (sol), como es público y notorio.

 

(ii) El signo solicitado presenta como elementos relevantes la denominación TUMI y la representación de la parte superior de dicho instrumento, en tanto que en la marca registrada los elementos principales son la denominación INTI y sobre ella la figura del sol. Además, en la marca registrada no se reivindican colores.

 

(iii) El signo solicitado está conformado por un diseño novedoso que además incluye una denominación ya registrada a su favor, por lo que no existe posibilidad de inducir a confusión a los consumidores. En ese sentido, niega que con el registro que solicita pretenda perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

 

(iv) Los antecedentes expuestos por la opositora son irrelevantes en el presente caso, dado que la mala fe debe ser analizada en cada caso concreto, pues la buena fe se presume, en tanto que la mala fe debe acreditarse.

 

(v) El signo solicitado cuyo registro ha solicitado no puede constituir una copia de cualquier marca registrada a favor de la opositora, ni es similar con otra marca de producto de cualquier otro competidor en el mercado.

 

(vi) La marca TUMI (Certificado Nº 29555) registrada a su favor tiene varios años distinguiendo sus productos en el mercado sin que ello haya generado un problema en los consumidores respecto al origen empresarial de cada producto, por lo que puede inferirse que a la opositora le incomoda la presencia de competidores y lo que pretende es bloquear temporalmente su participación en el mercado.

 

Con fecha 4 de junio de 2004, Fosforera Peruana S.A. reiteró sus argumentos expuestos en el presente procedimiento negando que su empresa se oponga a la entrada de nuevos competidores al mercado, siempre que actúen lealmente.

 

Con fecha 5 de julio de 2004, Fosforera Peruana S.A. señaló lo siguiente:

 

(i) Sus marcas registradas INTI (Certificado Nº 40899) e INTI y etiqueta (Certificado Nº 68570) son notoriamente conocidas.

 

(ii) Su marca INTI debe ser declarada por la Autoridad correspondiente, como un signo notoriamente conocido que, por ende, merece una protección especial; conforme lo acredita con una investigación de mercado realizada entre las amas de casa a nivel local, quienes son las que deciden respecto de las compras para el hogar y, por tanto, son consumidoras efectivas o potenciales de fósforos.

 

(iii) De la investigación de mercado adjuntada, se desprende que más del 77% de las amas de casa del mercado local, conocen la marca INTI y la asocian debidamente con el producto “fósforo”.

 

(iv) El hecho que el consumidor identifique directamente a los fósforos mencionando su marca INTI, pone de manifiesto el esfuerzo constante realizado por su empresa para la divulgación y posicionar la buena imagen de los fósforos identificados con la marca INTI, hasta lograr no sólo el elevado nivel de conocimiento y recordación que la marca INTI goza, sino también un alto prestigio comercial (reconocimiento) para ésta.

 

(v) Es evidente que la marca INTI es sinónimo de calidad, pues sólo de esta manera puede haber logrado ser una marca de fósforos altamente conocida por las amas de casa peruanas.

 

(vi) Los fósforos son un producto de consumo masivo y, por ende, son utilizados por un sector bastante amplio; situación que ha permitido que su marca sea ampliamente difundida, generando como resultado los elevados niveles de conocimiento.

 

(vii) La distribución y comercialización de su producto INTI es 100% óptima.

 

(viii) El hecho de que su marca INTI sea conocida por prácticamente la totalidad del público relevante, determina que, necesariamente, sus competidores también tengan conocimiento de la existencia de la misma.

 

(ix) Los productos que la marca INTI distingue han sido fabricados y vendidos dentro del mercado peruano de manera exitosa desde el año 1962, lo que ha permitido que la referida marca se consolide como una de las más importantes marcas de fósforos en todo el territorio nacional.

 

(x) Dado que los productos que distingue la marca INTI son de consumo masivo, resulta lógico que los canales de distribución y comercialización de los mismos sean amplios y abarquen no sólo el departamento de Lima, sino también todo el territorio nacional.

 

(xi) Ha realizado una intensa promoción de los productos identificados con la marca INTI, a través de la colocación de novedosos exhibidores de fósforos en conocidos autoservicios, tales como E.Wong y Metro.

 

(xii) Es la única empresa fabricante de fósforos que ha realizado publicidad televisiva de su marca, a través de su campaña publicitaria “Duran más de lo que imaginas”, la cual fue difundida durante los meses de agosto y noviembre del 2002, en varios programas televisivos que gozaban de gran difusión a nivel nacional, tales como: Que Buena Raza, América Noticias, Pedro El Escamoso, Cuando Seas Mía, El Centinela, Ritmo de los Sábados, La Cocina de Don Pedrito, entre otros.

 

(xiii) La inversión publicitaria realizada por su empresa ascendió a la suma de US$ 61, 836.78. De dicha suma, se invirtió en televisión nacional el 97% y el 3% restante se invirtió en prensa escrita.

 

(xiv) De los cuadros estadísticos adjuntados, es posible apreciar que la producción de fósforos identificados con la marca INTI a partir del año 1967 hasta el año 2003, ha sido acorde con la demanda de dicho producto en el mercado nacional, ya que en la mayoría de años comprendidos en el período mencionado, las ventas se acercaban prácticamente al 100% de las unidades producidas y, en los otros, las mismas superaban a la producción efectuada en dicho periodo. De las cifras expuestas en el referido cuadro, es evidente que se trata de producciones importantes y, en consecuencia, ventas elevadas para el mercado nacional.

 

(xv) Los niveles de producción y venta que alcanzan sus fósforos, corresponden a la significativa demanda que éstos tienen en el mercado, así como a su calidad.

 

(xvi) Las facturaciones de los productos identificados con la marca INTI llegan a alcanzar sumas ascendientes a millones de soles.

 

(xvii) Si bien su signo no es puramente de fantasía, por cuanto pertenece al idioma quechua, si lo es respecto a fósforos, con los cuales no tiene ninguna relación. El idioma quechua cuenta con un elevado grado de distintividad en la medida que no es utilizado de manera usual o frecuente para constituir marcas, no siendo un idioma conocido por la totalidad del público peruano.

 

Adjuntó medios probatorios destinados a acreditar sus argumentos, solicitando que los documentos presentados como anexos 7 y 8 sean declarados en reserva y confidencialidad.

 

Mediante proveído de fecha 7 de julio de 2004, la Oficina de Signos Distintivos declaró la reserva y confidencialidad de los documentos presentados como anexos 7 y 8.

 

Con fecha 20 de agosto de 2004, Facel S.A. reiteró sus argumentos respecto a las diferencias entre los signos. Agregó lo siguiente:

 

(i) La denominación TUMI significa un hacha o cuchillo ceremonial que representa una divinidad, y el semicírculo que se aprecia no representa al sol, como afirma la opositora, sino a la luna.

 

(ii) Las pruebas presentadas por la opositora para acreditar la supuesta notoriedad de su marca registrada, están circunscritas a demostrar la presunta notoriedad de la marca denominativa INTI inscrita bajo Certificado Nº 40899 y no de la marca INTI y etiqueta inscrita bajo Certificado Nº 68570, por lo que aún en el supuesto negado que la marca INTI y etiqueta pueda ser calificada como una marca notoriamente conocida, ello no determina que se deniegue el registro del signo solicitado por cuanto éste difiere de las marcas registradas.

 

Adjuntó medios probatorios a fin de acreditar sus argumentos.

 

Posteriormente, tanto Facel S.A. como Fosforera Peruana S.A. reiteraron sus argumentos expuestos en el presente procedimiento. Asimismo, adjuntaron documentos relacionados al procedimiento tramitado en el Expediente Nº 185148-2003.

 

Con fecha 27 de diciembre de 2006, Distribuidora Britania S.A. se apersonó al procedimiento en mérito a la cesión de derechos expectaticios realizada por Facel S.A. a su favor, documento que fue suscrito el 13 de diciembre de 2006. Adjuntó medios probatorios destinados a acreditar lo expuesto.

 

Mediante proveído de fecha 28 de diciembre de 2006, la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi, tuvo como nueva solicitante a Distribuidora Britania S.A.

 

Con fecha 29 de marzo y 31 de mayo de 2007, Distribuidora Britania S.A. reiteró los argumentos expuestos por Facel S.A. a lo largo del presente procedimiento.

 

Con fecha 10 de junio de 2008, Fosforera Peruana S.A. señaló que en el Expediente Nº 185148-2003, referido a la solicitud de registro de la marca TUMI y logotipo, tanto la Primera Instancia como la Segunda Instancia determinaron  que existían indicios razonables que permitían suponer que a través de dicha solicitud la solicitante podría entorpecer la actividad empresarial de su empresa. Agregó que contra dicho pronunciamiento, Facel S.A. interpuso una demanda contenciosa administrativa, la misma que fue declarada infundada mediante sentencia de fecha 13 de noviembre de 2007, que confirmando los previos pronunciamientos emitidos en sede administrativa determinó que el signo solicitado en el Expediente Nº 185148-2003 se encontraba incurso en las prohibiciones de registro previstas en los artículo 136 inciso a)(sic) y 137 de la Decisión 486, lo que reafirma los argumentos expuestos a lo largo del presente procedimiento. Adjuntó medios probatorios destinados a sustentar sus afirmaciones.

 

Mediante Resolución Nº 1024-2008/CSD-INDECOPI, de fecha 31 de diciembre de 2008, la Comisión de Signos Distintivos (antes Oficina de Signos Distintivos) declaró fundada en parte la oposición formulada y, en consecuencia, denegó el registro solicitado. Consideró lo siguiente:

 

Notoriedad alegada por la empresa opositora

 

(i) Del análisis de los medios probatorios presentados por la empresa opositora, se advierte que éstos resultan insuficientes a efectos de acreditar la notoriedad de su signo mixto INTI, debiendo en todo caso ser complementados con medios probatorios adicionales, los cuales no se aprecian en el presente caso.

 

(ii) Con relación a los certificados de registro de las marcas de producto INTI (Certificado Nº 40899) e INTI y etiqueta, así como las copias de la solicitud de renovación de la marca de producto INTI (Certificado Nº 40899) y la copia de la resolución que otorga la renovación del registro de la marca INTI y etiqueta (Certificado Nº 68570), se advierte que si bien éstos documentos reflejan la importancia que tienen dichas marcas para su titular y la protección legal de las mismas, los referidos registros no constituyen pruebas fehacientes que demuestren el conocimiento del signo mixto INTI, por parte del público consumidor del sector pertinente del mercado[2].

 

(iii) Mediante Informe Nº 175-2008/GEE de fecha 22 de diciembre de 2008[3], la Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi señaló lo siguiente respecto del documento denominado Medir el Nivel de Conocimiento de la marca “Inti” – Lima:

 

- “Dado que la información metodológica es limitada u omitida, los resultados corresponderían únicamente para la muestra encuestada. Cualquier generalización hacia toda la población objetiva sería imprecisa dado que no se tiene la suficiente confiabilidad estadística para extender los resultados hacia todos los consumidores de la ciudad de Lima.

 

- Se ha comentado solamente los resultados globales (totales), dado que no se tiene suficiente certeza acerca de la representatividad de la distribución según estratos socioeconómicos.

 

- Se desconoce el marco muestral utilizado, es decir el listado de hogares/manzanas a partir del cual se seleccionó la muestra.

 

- No se presentó el examen estadístico necesario para garantizar una adecuada inferencia (deducción) a partir de los resultados obtenidos en la encuesta. Por ello, no se cuenta con el suficiente respaldo técnico para descartar que los resultados son invariables ante cambios en el tamaño de la muestra, o selección de individuos participantes de la misma.”

 

(iv) En ese sentido, consideró que el informe presentado no permite conocer, de manera fehaciente y objetiva, el nivel de conocimiento del público consumidor de Lima de la marca INTI, toda vez que el estudio presentado por la empresa opositora presenta deficiencias metodológicas que impiden tener en cuenta los resultados del referido informe.

 

(v) El signo cuya notoriedad ha sido alegada constituye un signo mixto, por lo que el estudio presentado no resultaría pertinente a efectos de acreditar la supuesta notoriedad del mismo, en tanto no se ha acreditado que esté referido a dicho signo mixto.

 

(vi) Respecto a las copias de las publicaciones efectuadas sobre los 40 años de vida institucional de la empresa Fosforera Peruana S.A., así como de la importante presencia de los productos que la referida empresa comercializa (a saber, fósforos), se advierte que dichas publicaciones no resultan suficientes a efectos de determinar un extenso conocimiento por parte del público consumidor pertinente del signo mixto INTI, toda vez que se trata de publicaciones elaboradas por la propia empresa en la que se brinda información general sobre el funcionamiento de ésta durante sus 40 años de permanencia en el mercado local.

 

(vii) Con relación a las copias de actas notariales en las cuales se deja constancia que en distintos establecimientos comerciales se ha verificado la existencia de exhibidores de fósforos INTI, así como a las copias de cuadros elaborados por Optimedia, respecto a las diversas inversiones efectuadas por Fosforera Peruana S.A. por concepto de publicidad, se advierte que dichos medios por sí solos no resultan suficientes a efectos de determinar un extenso conocimiento y difusión del signo mixto INTI. Así pues, si bien los referidos documentos pueden demostrar cierta preocupación de la empresa Fosforera Peruana S.A. por posicionar sus marcas en el mercado a través de diversas inversiones publicitarias, ello obedece básicamente a una conducta normal de cualquier empresario por obtener éxito en su desempeño comercial, por lo que no es posible sostener que el hecho de realizar inversiones significativas en publicidad, implique necesariamente que la mayoría del público consumidor identifique y asocie a la denominación INTI con los productos “fósforos” de modo inmediato.

 

(viii) Respecto, a las copias de las diversas facturas emitidas por Fosforera Peruana S.A. durante el período comprendido entre los años 1994 al 2004, por concepto de venta de fósforos, se advierte que si bien de éstas se desprende un nivel de comercialización bastante elevado y continuo a lo largo de los años, ello se debe a la naturaleza propia de los productos comercializados. En efecto, tratándose de productos de consumo masivo como es el caso de los fósforos, es de esperar que los niveles de comercialización de éstos sea alto; razón por la cual las facturas por sí solas no resultan suficientes a efectos de determinar un extenso grado de conocimiento del producto en cuestión.

 

(ix) Si bien las copias de Estadísticas de Producción y Venta de Fósforos 1967- 2004, así como las copias de las Memorias y Balances 1971-1983, demuestran altos niveles de fabricación y/o comercialización de los fósforos que Fosforera Peruana S.A. fabrica y expende en el mercado nacional, ello obedece al hecho que  dichos productos son de consumo masivo por lo que su demanda es bastante alta en el mercado, siendo comprensible que los índices de consumo sean significativos, al grado tal que la mayoría de la producción sea colocada en el mercado. Así pues, si bien un alto índice de fabricación y comercialización resulta importante para determinar una extensa difusión de los productos en el mercado, tratándose de productos de consumo masivo, dichos índices son de esperarse dada la naturaleza misma del producto, por lo que a efectos de acreditar un extenso reconocimiento por parte del público consumidor correspondiente, es necesario que dichas cifras sean acompañados por medios probatorios complementarios que puedan crear convicción a la Autoridad de un extenso grado de conocimiento y difusión, lo que no sucede en el presente caso.

 

(x) Respecto a la muestra de una caja de fósforos INTI, se advierte que ésta simplemente permite apreciar a la Autoridad la forma cómo los fósforos (elaborados por FOSFORERA PERUANA S.A.) son presentadas en el mercado a efectos de su comercialización. Así pues, la referida muestra no constituye una prueba fehaciente que demuestre el conocimiento de las marcas de la empresa opositora, por parte del público consumidor del sector pertinente del mercado.

 

(xi) Finalmente, la empresa opositora señala que – conforme a lo establecido mediante Resolución Nº 1127-1998/TPI-INDECOPI de fecha 23 de octubre de 1998 - cuando la notoriedad de una marca fluya del propio mercado como un hecho evidente, la autoridad competente podrá pronunciarse declarando la notoriedad invocada, aun cuando las partes no hayan aportado al expediente prueba alguna. Al respecto, se advierte que dicho argumento ha quedado desvirtuado por el propio Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, quien – conforme se estableció mediante Resolución Nº 1613-2006/TPI-INDECOPI de fecha 24 de octubre de 20066 –ha establecido respecto a la notoriedad de la marca que resulta “(…) inaplicable a su respecto la máxima notoria non egent probatione. Y es que, a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba (…)".

 

(xii) Así pues, en virtud de las consideraciones expuestas, es posible concluir que los medios probatorios presentados por la opositora no logran demostrar una amplia difusión del signo mixto utilizado INTI, de modo tal que se pueda considerar que se trata de un signo ampliamente conocido entre el público consumidor. En tal sentido, no ha quedado acreditado que el signo mixto INTI goce de la calidad de notoriamente conocido, por lo que no resulta de aplicación el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486, corresponde declarar infundada en este extremo la oposición formulada por Fosforera Peruana S.A.

 

Aplicación del artículo 137 de la Decisión 486

 

(xiii) De la revisión de las resoluciones presentadas, se advierte que si bien en dichos procedimientos se determinó que Facel S.A. había cometido infracción contra los derechos de Propiedad Industrial de terceras personas, y además la Sala de Propiedad Intelectual anuló el registro de marcas inscritas a favor de Francisco Valdez Malpartida, éstos tan sólo constituyen indicios que deben ser analizados dentro de su contexto; a lo que se suma el hecho que dichos casos estaban referidos al uso de signos distintos al que es materia del presente expediente.

 

(xiv) No obstante que el signo solicitado y las marcas registradas a favor de la opositora son diferentes, se advierte que, de la apreciación del signo solicitado y de las muestras de los empaques de los productos de las partes intervinientes, los cuales han sido presentados como medio de prueba, estos presentan elementos similares dispuestos de la misma manera.

 

(xv) Así, si bien los signos presentan diferencias en sus respectivos elementos denominativos (TUMI / INTI) y figurativos (en el signo solicitado se advierte la representación de un tumi y en el signo utilizado por la opositora se advierte la figura de un sol), cabe indicar que la disposición de los elementos gráficos y denominativos, así como la combinación y distribución de los colores (amarillo, verde/azul y rojo) determinan que el signo solicitado y el signo utilizado por la opositora en el mercado sean sustancialmente semejantes, lo cual llevaría irremediablemente al consumidor a atribuir que los signos tienen un origen empresarial común, perjudicando de ésta forma la actividad económica de la opositora y generando indebidamente beneficios a la solicitante.

 

(xvi) En virtud a lo señalado, se concluye que la empresa opositora ha aportado elementos suficientes que permitan establecer que la solicitante actúa de una manera desleal, a fin de perpetrar un acto contrario a los usos y prácticas honestas que deben regir el mercado, a través del presente registro del signo solicitado.

(xvii) Realizado el examen de registrabilidad, se concluye que resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 137 de la Decisión 486, razón por la cual no corresponde acceder al registro solicitado.

 

Con fecha 27 de enero de 2009, Distribuidora Britania S.A. interpuso recurso de apelación en el extremo que se denegó el registro del signo solicitado al resultar de aplicación lo dispuesto en el artículo 137 de la Decisión 486 manifestando lo siguiente:

 

(i) No existen indicios razonables para inferir que el registro del signo solicitado tiene el propósito de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal; ya que independientemente de que los signos pudieran presentar una disposición de elementos gráficos y denominativos así como una combinación y distribución de colores subjetivamente parecida, éstos  no son confundibles por cuanto sus denominaciones (TUMI/INTI) son diferentes, son distintos conceptualmente (TUMI: cuchillo ceremonial, INTI: sol), su aspecto fonético y gráfico son diferentes, y los colores no son idénticos.

 

(ii) Mediante Resolución Nº 1021-2008/CSD-INDECOPI, de fecha 31 de diciembre de 2008, recaída en el Expediente Nº 300054-2006, se le ha concedido el registro de un signo idéntico al signo solicitado en el presente expediente pero para distinguir los mismos productos de la clase 34 de la Nomenclatura Oficial, con la diferencia que dicho signo fue solicitado en blanco y negro.

 

Con fecha 30 de enero de 2009, Fosforera Peruana S.A. interpuso recurso de apelación en el extremo en que se desconoció  la condición de marca notoriamente conocida a la marca INTI y etiqueta  inscrita bajo Certificado Nº 68570 en la clase 34 de la Nomenclatura Oficial y reiterando sus argumentos expuestos en el presente procedimiento sobre la notoriedad de dicha marca y la existencia de  indicios razonables para inferir que el registro del signo  solicitado tiene el propósito de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, toda vez que el signo solicitado es una imitación parcial de la marca registrada a su favor. Agregó lo siguiente:

 

(i) Si se analiza con detenimiento las pruebas presentadas en el procedimiento, se podrá advertir que existe abundante material probatorio que demuestra como el sector pertinente de los consumidores de los productos identificados con la marca INTI, tienen pleno conocimiento de la misma así como de su inexorable vinculación con su empresa.

 

(ii) La Primera Instancia ha desestimado el estudio de investigación presentado en virtud a lo concluido en el Informe Técnico Nº 175-2008/GEE de fecha 22 de diciembre de 2008, elaborado por la Gerencia de Estudios Económicos del INDECOPI, el mismo que no le ha sido notificado ni antes de la expedición de la resolución ni conjuntamente con ésta, lo que implica una clara y abierta contravención a su derecho de defensa, ya que no se le ha dado la oportunidad de contradecir dicho informe, circunstancia que vicia de nulidad el pronunciamiento emitido por la Comisión de Signos Distintivos.

 

(iii) No obstante haber acreditado las importantes y sustanciales campañas publicitarias realizadas por su empresa respecto a su marca INTI y etiqueta, se ha pretendido desconocer dicha relevancia alegando que se trata de documentos que pueden demostrar cierta preocupación de su empresa de posicionar su marca en el mercado a través de diversas inversiones publicitarias, incurriendo por ello la Autoridad Administrativa  en contradicción ya que por un lado reconoce que ha realizado diversas inversiones publicitarias e inversiones significativas en publicidad y por otro lado concluye que tal inversión no implica un conocimiento por parte del público consumidor.

 

(iv) La Primera Instancia incurre en contradicción al reconocer que ha demostrado altos niveles de fabricación y/o comercialización de fósforos sin embargo, no reconoce que por tal circunstancia su marca INTI y etiqueta es ampliamente conocida por el sector pertinente.

 

(v) La denominación INTI si bien no es un signo de fantasía puro, pues pertenece al idioma quechua, si lo es respecto a “fósforos” ya que no designa ninguna característica ni tiene relación con éstos, por lo que resulta imposible que se convierta en una denominación común para designar dicho tipo de productos en el mercado y lo mismo ocurre con el elemento gráfico de su empresa; sin embargo, no se evaluó la distintividad inherente de su marca al momento de determinar su condición de signo notoriamente conocido, lo cual constituye un indicador adicional de la ligereza en la forma como se ha evaluado la notoriedad de su marca.

 

(vi) Su marca INTI y etiqueta cumple con la mayoría de los factores señalados por el ordenamiento legal para ser considerada como una marca notoriamente conocida.

Invocó la aplicación del artículo 136 inciso h) de la Decisión 486 y adjuntó medios probatorios destinados a sustentar sus argumentos. 

 

Con fecha 10 de marzo de 2009, Fosforera Peruana S.A. absolvió el traslado de la apelación formulada por Distribuidora Britania S.A.  reiterando los argumentos expuestos en su recurso de apelación. Agregó lo siguiente:

 

(i) La solicitante pretende hacer creer que para la aplicación del artículo 137 de la Decisión 486, es necesario que se suscite el riesgo de confusión previsto en el artículo 136 inciso a) de la referida Decisión, lo que es errado, ya que mientras que el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 tipifica un supuesto de irregistrabilidad relativa que se presenta en los casos en que la marca que se pretende registrar es semejante a una marca registrada en el grado de poder producir problemas de confusión y error en el público, el artículo 137 de la misma norma legal regula un supuesto completamente diferente consistente en reconocerle a la Autoridad Administrativa la facultad de poder denegar el registro de una marca cuando tenga indicios que dicho registro se ha solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

 

(ii) Así, mientras que para la aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 es una condición necesaria la existencia de una semejanza entre los signos, para la aplicación del artículo 137 de la Decisión 486 no lo es, ya que para la aplicación de esta ultima norma es fundamental evaluar la marca que se pretende registrar en relación con lo que sucede en el mercado; es decir, con respecto a la forma cómo se comercializan los productos de la competencia en el mercado.

 

(iii) Los criterios aplicados por la Primera Instancia para denegar el registro del signo solicitado, son los mismos criterios que se aplicó al momento de denegar el registro de la marca TUMI y logotipo en el Expediente anterior, debido a que ambos signos son cuasi idénticos, con la única diferencia que uno reivindica colores.

Invocó jurisprudencia que consideró aplicable al presente caso y adjunto medios probatorios destinados a acreditar sus argumentos.

 

No obstante haber sido debidamente notificada Distribuidora Britania S.A. no cumplió con absolver el traslado del recurso de apelación formulado por Fosforera Peruana S.A.

 

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

 

La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar:

 

a) Si se ha incurrido en algún vicio durante la tramitación del presente procedimiento que acarree la nulidad de lo actuado.

 

b) Si se ha acreditado la notoriedad de la marca registrada INTI y etiqueta (Certificado Nº 68570).

 

c) De ser el caso, si el signo solicitado TUMI y logotipo se encuentra incurso en la prohibición de registro prevista en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.

 

d) Si resulta aplicable el artículo 137 de la Decisión 486.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

Se ha verificado que:

 

a) La opositora, Fosforera Peruana S.A. es titular de las siguientes marcas de producto:

 

- INTI y etiqueta, conforme modelo, que distingue fósforos, cerillas y demás similares, de la clase 34 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado Nº 68570, vigente hasta el 18 de junio del 2012.

 

 

- La etiqueta rectangular con un borde blanco que contiene la denominación INTI escrita en letras características de color azul, sobre ella se aprecia la figura estilizada de un sol partido por la mitad de color rojo, formado por cuatro figuras irregulares que simulan los rayos solares; todo ello sobre un fondo de color amarillo que contiene seis figuras espirales de color blanco simulando al sol, en la parte inferior se aprecia la figura de una llama de color rojo sobre la figura de un rombo de color azul, seguida de la denominación FOSFORERA PERUANA S.A. escrita en letras características de color azul, entre dos líneas paralelas del mismo color y frases alusivas al producto; conforme al modelo, que distingue fósforos, de la clase 34 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado Nº 99308, solicitada el 11 de marzo de 2004 y registrada el 16 de agosto de 2004, vigente hasta el 16 de agosto de 2014.

 

 

b) La solicitante, Distribuidora Britania S.A. es titular de las siguientes marcas registradas en la clase 34 de la Nomenclatura Oficial:

 

- La denominación TUMI escrita en letras características; conforme al modelo, que distingue fósforos, cigarrillos, artículos para fumadores, de la clase 34 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado Nº 85638, vigente hasta el 6 de enero del 2013.

 

 

- La etiqueta con la denominación PARACAS y la representación de un paisaje marino, con rocas a ambos lados, gaviotas volando, todo al interior de un recuadro con bordes de diseño característico; en los colores beige, anaranjado, amarillo, marrón, celeste, blanco y negro; conforme al modelo, que distingue fósforos, cigarrillos, artículos para fumadores, de la clase 24 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado Nº 107043, vigente hasta el 15 de mayo del 2015.

 

 

c) Con fecha 11 de julio del 2003, Facel S.A. (Perú), mediante Expediente Nº 185148-2003,  solicitó el registro de la marca de producto constituida por la caja conformada por cuatro lados, en la cual el anverso es de color amarillo en cuyo interior se aprecia la figura estilizada de un rostro de diseño incaico en color azul, debajo se aprecia la denominación TUMI escrita en letras características de color rojo y en la parte inferior figuras geométricas irregulares de color rojo, en el reverso dos rectángulos con frases alusivas al producto en colores rojo y amarillo con bordes azules, y en los otros dos lados dos rectángulos en color marrón; conforme al modelo, para distinguir cerillas, cigarros, artículos para fumadores, de la clase 34 de la Nomenclatura Oficial, solicitud contra la cual Fosforera Peruana S.A. formuló oposición sobre la base de su marca INTI y etiqueta (Certificado Nº 68570).

 

 

Mediante Resolución Nº 11547-2005/OSD-INDECOPI de fecha 31 de agosto del 2005, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la oposición formulada por Fosforera Peruana S.A. y denegó el registro del signo solicitado, por considerar que de la apreciación del signo solicitado y de la muestra del empaque del producto de la opositora, se advierte que presentan elementos similares dispuestos de la misma manera, a lo que suma el hecho de que el empaque de la opositora presenta las frases NO COMPRE PRODUCTOS DE CONTRABANDO y GENERE UN EMPLEO COMPRE PRODUCTOS LEGALES, mientras que el signo solicitado incluye las frases NO COMPRE PRODUCTOS DE CONTRABANDO y GENERE UN EMPLEO COMPRE PRODUCTOS PERUANOS, apreciándose que en ambos casos se utilizan las mismas frases y con una idéntica combinación de colores. En tal sentido, consideró que la empresa opositora aportó elementos suficientes que permitían establecer que la solicitante actuó de una manera desleal, a fin de perpetrar un acto contrario a los usos y prácticas honestas que deben regir el mercado, a través del registro del signo solicitado, resultando de aplicación lo dispuesto en el artículo 137 de la Decisión 486.

 

Mediante Resolución Nº 251-2006/TPI-INDECOPI de fecha 23 de febrero de 2006, la Sala de Propiedad Intelectual, confirmó la Resolución Nº 11547-2005/OSD-INDECOPI de fecha 31 de agosto del 2005.

 

d) Con fecha 14 de diciembre de 2006, Distribuidora Britania S.A. (Perú), solicitó el registro de la marca de producto constituida por el logotipo conformado por una figura rectangular que contiene en su parte central el diseño característico de la cara de un tumi y bajo éste se aprecia la denominación TUMI escrita en letras características; conforme al modelo, para distinguir cerillos, fósforos, cigarros, artículos para fumadores, de la clase 34 de la Nomenclatura Oficial, solicitud contra la cual Fosforera Peruana S.A. formuló oposición sobre la base de su marca INTI y etiqueta (Certificado Nº 68570) e INTI y logotipo (Certificado Nº 99308).

 

 

Mediante Resolución Nº 1021-2008/CSD-INDECOPI, de fecha 31 de diciembre de 2008, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la oposición formulada y, en consecuencia, otorgó el registro del signo solicitado.

 

Con fecha 30 de enero de 2009, Fosforera Peruana S.A. interpuso recurso de apelación contra dicha resolución. Dicho procedimiento actualmente se encuentra en trámite ante la Sala de Propiedad Industrial.

 

e) En la clase 34 de la Nomenclatura Oficial, se encuentran registradas a favor de distintos titulares, diversas marcas conformadas por una particular distribución de colores, tales como:

 

   

 

Certificado Nº 33472      Certificado Nº 45203           Certificado Nº 106512

 

                

 

Certificado Nº 109463      Certificado Nº 129587       Certificado Nº 118659

 

 

                                  

 

Certificado Nº 118576    Certificado Nº150350     Certificado Nº 155364

 

Con respecto al recurso de apelación interpuesto por Fosforera Peruana S.A.

 

2. Cuestión previa

 

Previamente a realizar el análisis de la cuestión en discusión, la Sala conviene en señalar que si bien Fosforera Peruana S.A. alegó en su escrito de fecha 5 de julio de 2004, que sus marcas registradas INTI (Certificado Nº 40899) e INTI y etiqueta (Certificado Nº 68570), son notoriamente conocidas, ha impugnado la Resolución Nº 1024-2008/CSD-INDECOPI, de fecha 31 de diciembre de 2008, únicamente en el extremo en que no se reconoció la notoriedad de su marca mixta INTI y etiqueta (Certificado Nº 68570), por lo que sólo corresponde a la Sala analizar si la marca INTI y etiqueta (Certificado Nº 68570) ostenta dicha calidad.

 

3. Nulidad del acto administrativo

 

3.1 Marco legal

 

El artículo 10 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 27444, establece que son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes:

 

La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias.

 

El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14.

 

Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o trámites esenciales para su adquisición.

 

Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia de la misma.

 

Asimismo, el artículo 11 de la citada norma señala que los administrados plantean la nulidad de los actos administrativos que les conciernan por medio de los recursos administrativos previstos en dicha ley (11.1).

 

De conformidad con lo establecido en el punto 1.1 de la Directiva N° 02-2001/TRI-INDECOPI, publicada el 24 de enero del 2002, en el Diario Oficial El Peruano, las Salas del Tribunal del INDECOPI son los órganos competentes para declarar de oficio o a solicitud de parte la nulidad de los actos administrativos expedidos por las Comisiones y Oficinas del INDECOPI, cuando se produzca cualquiera de los casos enumerados en el artículo 10 de la Ley del Procedimiento Administrativo General u otros que determinen las normas especiales.

 

3.2 Aplicación al caso concreto

 

Fosforera Peruana S.A. ha señalado en su recurso de apelación que la Primera Instancia ha  desestimado el estudio de investigación presentado por su empresa en virtud a lo concluido en el Informe Técnico Nº 175-2008/GEE de fecha 22 de diciembre de 2008, elaborado por la Gerencia de Estudios Económicos del INDECOPI, el mismo que no le ha sido notificado ni antes de la expedición de la resolución ni conjuntamente con ésta, lo que implica una clara y abierta contravención a su derecho de defensa, ya que no se le ha dado la oportunidad de contradecir dicho informe, circunstancia que vicia de nulidad el pronunciamiento emitido por la Comisión de Signos Distintivos.

 

Al respecto, cabe señalar que el artículo 172.1 de la Ley 27444 faculta a la Autoridad Administrativa a solicitar informes que sean preceptivos en la legislación o aquéllos que juzguen absolutamente indispensables para el esclarecimiento de la cuestión a resolver y en virtud a dicha facultad, la Primera Instancia solicitó a la Gerencia de Estudios Económicos un informe acerca del documento denominado “Medir el nivel de conocimiento de la marca INTI- Lima” presentado por Fosforera Peruana S.A.

 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 27444, la notificación es obligatoria para la eficacia de los actos administrativos; sin embargo, el Informe Técnico Nº 175-2008/GEE de fecha 22 de diciembre de 2008, elaborado por la Gerencia de Estudios Económicos del INDECOPI citado no constituye un acto administrativo, razón por la cual no correspondía notificar dicho informe a las partes del presente procedimiento.

 

Además, se debe tener en cuenta que el informe solicitado no constituye un medio probatorio en el procedimiento, sino un documento que va a permitir a la Autoridad Administrativa contar con mayores elementos para evaluar uno de los medios probatorios presentados por la opositora para sustentar su pronunciamiento.

 

Al respecto, Morón Urbina señala que “el informe o dictamen constituye un antecedente que se incorpora al expediente y aporta a la motivación de la decisión, emitiéndose en ejercicio de una función meramente consultiva, no decisoria. (…) el informe o dictamen es preparatorio de la voluntad administrativa, integrante del proceso volitivo y documental seguido para la toma de decisiones y no resulta válido como argumento para confirmar resoluciones ya adoptadas. Esta misma naturaleza hace que el informe no sea un documento ejecutorio o sujeto a fe plena”.[4]

 

En ese sentido, es recién en la resolución que se conocerá el valor que le otorga la Autoridad Administrativa al informe solicitado, por lo que antes de ello no corresponde notificar dicho informe, el cual finalmente podrá ser refutado a través de los recursos impugnativos que otorga la ley[5].

 

Teniendo en cuenta lo expuesto, lo actuado en el presente expediente se encuentra arreglado a ley, por lo que no corresponde declarar la nulidad solicitada por la opositora.

 

4. Notoriedad de marca

 

4.1 Marco conceptual

 

La calificación de una marca como notoriamente conocida constituye la base jurídica para otorgar a un signo un reconocimiento especial dentro del sistema de marcas nacional: protección privilegiada frente a los principios de inscripción registral y territorialidad.

De ahí que la notoriedad de una marca se encuentre regulada por la Decisión 486, confiriéndole esta norma un tratamiento especialmente previsto en un título específico: Título XIII "De los signos notoriamente conocidos".

 

El artículo 136 inciso h) de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando constituyan su reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

 

Para facilitar la calificación de una marca como notoria, el artículo 228 de la Decisión 486 establece de manera simplemente enunciativa ciertos criterios a ser tomados en cuenta al momento de determinar la notoriedad de una marca.

 

Dichos criterios son los siguientes:

 

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;

 

b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;

 

c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

 

d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

 

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;

 

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

 

g) el valor contable del signo como activo empresarial;

 

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,

 

i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en el que se busca protección;

 

j) los aspectos del comercio internacional; o,

 

k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

 

En adición a estos criterios, la Autoridad competente podrá tomar en consideración otras circunstancias indicativas de la notoriedad, inclusive de orden cualitativo[6], tales como:

 

a) la extensión del conocimiento de la marca entre los círculos empresariales que comercializan productos o prestan servicios del mismo tipo;

 

b) la existencia y difusión de otras marcas idénticas o similares usadas por terceros para distinguir otros productos o servicios en el mercado;

 

c) el tipo y amplitud de los canales de comercialización en los que se distribuyen los productos o se prestan los servicios distinguidos por la marca;

 

d) la protección obtenida en distintos países; y,

 

e) los clientes potenciales de los productos o servicios a los que se refiere la marca.

 

Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido en el Proceso 12-IP-2005[7] lo siguiente:

 

"Se entiende como marca notoriamente conocida aquélla que goza de gran difusión entre el público consumidor de la clase de producto o servicio de que se trate, se ubica en un nivel superior al que logran llegar pocas marcas por sus cualidades especiales, que les permite obtener un alto grado de aceptación por parte del público consumidor".

 

El referido Tribunal de Justicia, además, efectúa las siguientes citas doctrinarias:

 

“La marca notoria que nació única y se mantuvo así debe ser protegida, ese vínculo marca – producto no puede ser manchado, no puede ser diluido. No significa esto el crear un monopolio, como señala Schechter, todo lo que el demandante pide en esos casos es la preservación de un valioso aunque posiblemente invisible eslabón entre él y su consumidor, que ha sido creado por su ingenio y el mérito de sus productos o servicios”. (OTAMENDI Jorge, “DERECHO DE MARCAS”. Lexis Nexis. Abeledo Perrot. Buenos Aires. Cuarta Edición, 2002. Pág. 255).

 

“Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente, una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad.” (ZUCCHERINO, Daniel. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT” Editado por Abeledo Perrot. Buenos Aires, 1997. Págs. 130 y 131).

 

Precisa el Tribunal que "Por su naturaleza, esta clase de marcas, goza de especial protección, ya que no se encuentra limitada por los principios de especialidad y de territorialidad, que se aplican de modo general en el caso de las marcas comunes, la protección que se le brinda a esta clase de marca se dirige a prevenir que otra marca aproveche indebidamente el carácter distintivo o el prestigio de aquélla que goza del carácter de notoriedad (el subrayado es nuestro).

 

La Normativa Comunitaria Andina brinda amplia protección a los signos distintivos que posean el carácter de notoriedad, de tal modo que se impide la reproducción, imitación, traducción o transcripción de un signo notorio en el país donde se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, siempre y cuando la marca que se pretende registrar pueda generar confusión con otra notoriamente conocida.

 

Quien alega la notoriedad de la marca deberá probar tal calidad, es importante señalar que a fin de probar la notoriedad de la marca, es factible hacer uso de los diferentes medios probatorios disponibles en el respectivo sistema judicial nacional y que las pruebas aportadas deben ser valoradas por el administrador o juez competente, como en todo proceso, de acuerdo a la sana critica; el determinar si la marca posee la calidad de notoria o no, es un aspecto que debe ser analizado cuidadosamente por la autoridad nacional competente, ya que tal calificación será la base jurídica para que el signo registrado goce de una protección especial dentro del sistema marcario".

 

En virtud del principio que la carga de la prueba corresponde a la parte que alega la notoriedad de la marca, ésta será la primera interesada en aportar los medios probatorios que logren crear convicción en la Autoridad administrativa respecto a la notoriedad invocada. En efecto, “estando la parte interesada en el triunfo de la causa, a ella corresponde la tarea de producir las pruebas destinadas a formar la convicción del juez en la prestación jurisdiccional.”[8] En ello radica, precisamente, la esencia y el valor de las pruebas aportadas por las partes, esto es, producir certeza en el administrador respecto de la notoriedad alegada.

 

Al respecto, cabe citar lo señalado por el Tribunal Andino en el Proceso N° 114-IP-2005[9], en el extremo que señala lo siguiente:

 

"La protección a la marca notoriamente conocida otorga un tratamiento especial que no tienen las marcas comunes, pero esto no significa que la notoriedad surja del signo por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que, precisamente, le han dado tal característica.

 

Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega. Este dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas" (el subrayado es nuestro).

 

Para tal efecto, las partes podrán aportar cualquier medio probatorio admitido en el procedimiento administrativo, tales como: facturas de ventas, publicidad diversa, resultados de sondeos de opinión entre el público consumidor o en los círculos empresariales, certificados de registro de la marca en países extranjeros, inventarios de producto terminado, estudios de mercado, documentos que acrediten las sumas invertidas en la publicidad y promoción de la marca. Aparte de estos medios probatorios tradicionales comienzan a reconocerse otros tipos de prueba indiciaria de notoriedad que surgen del desarrollo del comercio internacional y de los medios modernos de transporte, comunicaciones y promoción en el mercado global, tales como publicidad relacionada con el intercambio turístico (revistas distribuidas en vuelo por las compañías de transporte aéreo), volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia de la marca en determinado territorio, existencia de actividades de fabricación, compras o almacenamiento por el titular de la marca en el territorio en que se busca la protección, efectos de publicidad residual (entendida como lo que queda en la mente del consumidor luego de haber recibido un mensaje publicitario) proyectada de un territorio a otro, difusión internacional de eventos deportivos y espectáculos en los cuales hay contenido publicitario, etc.[10]

 

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el antes citado Proceso 12-IP-2005 hace mención a los siguientes criterios establecidos en sentencias anteriores (Sentencia de 13 de marzo del 2003. Proceso N° 09-IP-2002. Marca “UBS UNION BANK OF SWITZERLAND”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 777 de 27 de marzo del 2003):

 

"Para que una marca sea considerada notoria debe por lo menos cumplir, según criterios doctrinales generalmente aceptados, con uno de estos factores:

 

- Manejar un amplio despliegue publicitario que hace que la marca sea conocida en un alto porcentaje de la población en general.

 

- Gozar de un uso intensivo y aceptación, lo que produce que la marca sea difundida entre un gran número de consumidores, según sea el carácter más o menos masivo del producto.

 

- Poseer trascendencia en la rama comercial o industrial en la que se encuentra.

 

- Su sola mención debe provocar en el público una asociación directa con el producto o servicio que identifica".

 

Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido que “Para que una marca notoria pueda impedir el registro de otra solicitada o anular el registro ya efectuado, dicha notoriedad tiene que haber sido anterior a la solicitud impugnada, notoriedad que deberá ser probada …” (Sentencia dictada en el expediente N° 08-IP-98, del 13 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 338, del 11 de mayo del mismo año, caso “HERMES”)[11].

 

Además, el referido Tribunal precisa en el Proceso N° 6-IP-2005, respecto de la notoriedad de la marca que resulta "(…) inaplicable a su respecto la máxima notoria non egent probatione. Y es que, a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba (…)".

 

4.2 Aplicación al caso concreto

 

Con el fin de acreditar la notoriedad de su marca INTI y etiqueta, la opositora ha presentado los siguientes medios probatorios:

 

- Copia del Estudio de Mercado “Medir el nivel de conocimiento de la marca INTI – Lima” efectuado por Lima Consulting en el mes de junio de 2004, mediante el cual se concluye que un 77.03% de las amas de casa encuestadas, asocian la denominación INTI al producto “fósforos” (fojas 420 a 434).

 

- Copia de la Resolución Nº 1127-1998/TPI-INDECOPI de fecha 23 de octubre de 1998, sobre solicitud de registro de la marca de servicio T y etiqueta, tramitada bajo Expediente Nº 285576, mediante la cual se señala entre otras cosas, que cuando la notoriedad de una marca fluya del propio mercado como un hecho evidente, la autoridad competente podrá pronunciarse declarando la notoriedad invocada, aun cuando las partes no hayan aportado al expediente prueba alguna (fojas 436 a 447).

 

- Copia de la publicación especial de aniversario efectuada en noviembre de 2002 respecto a los 40 años de vida institucional de la empresa Fosforera Peruana S.A., así como de la importante presencia de los productos que dicha empresa comercializa, a saber, los fósforos INTI (fojas 449 a 462).

 

- Copias de actas de constatación notarial elaboradas por el notario Luis Dannon Brender, donde se deja constancia de que el 25 de junio de 2004 se ha verificado en distintos establecimientos comerciales, tales como: Supermercados E. Wong, Hipermercados Metro y bodegas, la existencia de exhibidores con el producto fósforo identificado con la marca INTI y etiqueta. A dichas actas, se acompañan fotografías de lo constatado (fojas 464 a 480).

 

- Imagen principal del anuncio correspondiente a la campaña “Duran más de lo que imaginas” que consiste en la imagen de un fósforo sobre un candelabro – en lugar de una vela – consignando en la parte inferior del anuncio la frase “Duran más de lo que imaginas” (foja 482).

 

- Copias de cuadros elaborados por Optimedia, en algunos de los cuales no se consigna el año, respecto a las diversas inversiones efectuadas por Fosforera Peruana Inti S.A. por concepto de publicidad en diversos medios de comunicación, tales como diarios y televisión (fojas 484 a 489).

 

- Copia de 124 facturas emitidas por Fosforera Peruana S.A. a favor de British American Tobacco del Perú S.A., Comercial Audiza S.A.C., Representaciones Alpamayo S.A., Distribuidora Dinámica S.A., Distribuidora de Tabacos y Licores S.A.C., Servicios Agrícolas del Perú S.A., Tabacalera del Sur S.A., Corporación Rey S.A., Ventas del Norte S.A. y Productos para la Selva S.A., en el período comprendido entre enero de 1994 a abril de 2004, (fojas 491 a 614).

 

- Copia de la Resolución Nº 13217-1998/OSD-INDECOPI, recaída en el Expediente Nº 269879, sobre solicitud de registro de la marca PILSEN ILO, solicitada para distinguir productos de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial (fojas 616 a 654).

 

- Muestra de una caja de fósforos INTI.

 

- 1 cinta de video conteniendo el anuncio publicitario de la campaña “Duran más de lo que imaginas”.

 

En calidad de información confidencial:

 

- Copia de estadísticas de producción y venta de fósforos identificados con la marca INTI entre los años 1967-2004.

 

- Copia de las Memorias y Balances de la empresa Fosforera Peruana S.A. correspondientes a los años 1971 a 1983.

 

Previamente al análisis de los medios probatorios aportados por la opositora, la Sala conviene en señalar que, conforme a lo establecido por el Tribunal Andino, la calidad de notoria de la marca debe ser anterior a la solicitud de registro contra la cual se opone. En tal sentido, los medios probatorios presentados por la opositora que sean de fecha posterior a la presente solicitud de registro (22 de enero de 2004) no serán tomados en cuenta a fin de acreditar la notoriedad de las marcas registradas a favor de la opositora, tales como: las facturas comerciales que obran a fojas 491, 492, 494; y las actas de constatación notarial elaboradas el 25 de junio de 2004 (fojas 464 a 480).

 

De la revisión de los demás medios probatorios presentados por la opositora se advierte lo siguiente:

 

- Del estudio de mercado “Medir el nivel de conocimiento de la marca INTI – Lima” (fojas 418 a 434), referido a encuestas realizadas entre el 28 de mayo al 7 de junio de 2004, se desprenden las siguientes conclusiones:

 

- El 84% del total de encuestados, recuerda la marca INTI, pero sólo un 77.03% lo asocia bien al producto “fósforos”.

 

- Y el restante 22.97% de amas de casa no conoce la marca INTI (16.0%) ó conocen pero no la asocian al producto fósforos (6.97%).

 

La Sala advierte que el referido estudio constituye prueba de parte y que el total de encuestados [469 personas (amas de casa)] no constituyen el universo representativo de consumidores de tales productos los cuales son de distribución masiva y generalizada, por lo que no resulta un medio de prueba idóneo a efectos de acreditar la notoriedad de la marca INTI y etiqueta, cuya notoriedad se alega, más aún cuando del cuestionario de dicho estudio se desprende que las respuestas fueron inducidas, en tanto una de las preguntas que se formularon fue “¿Conoce la marca INTI?.

 

- La copia de la Resolución 1127-1998/TPI-INDECOPI de fecha 23 de octubre de 1998, sobre solicitud de registro de la marca de servicio T y etiqueta, tramitada bajo Expediente Nº 285576, establecía los criterios a tenerse en cuenta para determinar si una marca es notoriamente conocida.

 

Si bien en la misma se establecía que era posible reconocer la notoriedad de una marca cuando ésta fluía del propio mercado, dicho criterio fue modificado teniendo en cuenta lo establecido en el Tribunal Andino en el Proceso Nº 6-IP-2005 en el que se ha dejado sentado que resulta "(…) inaplicable a su respecto la máxima notoria non egent probatione. Y es que, a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba (…)".  Por ello, la notoriedad de una marca será reconocida en función a los medios probatorios presentados durante el procedimiento por la parte que la alega que acrediten dicha calidad.

 

- Respecto a la Resolución Nº 13217-1998/OSD-INDECOPI, recaída en el Expediente Nº 269879, emitida por la Oficina de Signos Distintivos, la Sala conviene en precisar que, tratándose de una resolución expedida por Primera Instancia no es vinculante para el Superior Jerárquico[12], siendo además que a través de dicha resolución se reconoce la notoriedad de la marca PILSEN ILO que es una marca distinta a la marca INTI y etiqueta cuya notoriedad se ha alegado en el presente expediente.

 

- Si bien en la publicación especial de aniversario efectuada en noviembre de 2002 respecto a los 40 años de vida institucional de la empresa Fosforera Peruana S.A., se publicita las actividades que realiza la opositora en el Perú así como su marca registrada INTI y etiqueta, dicha instrumental no demuestra por sí sola la notoriedad de la marca  INTI y etiqueta ni el grado de difusión y/o conocimiento de la referida marca por parte del sector de consumidores pertinente,  por lo que no resulta idónea para acreditar la notoriedad de la marca INTI y etiqueta.

 

- No obstante que el folleto conteniendo la imagen principal del anuncio correspondiente a la campaña “Duran más de lo que imaginas” - que obra a foja 485 - y la cinta de video conteniendo el anuncio de dicha campaña carecen de fecha cierta, la opositora ha señalado que corresponde a la campaña realizada en el año 2002; sin embargo, en la medida que no se han adjuntado medios probatorios adicionales que demuestren la efectiva difusión de la referida campaña en el mercado peruano o andino, la Sala considera que éstos no constituyen medios de prueba idóneos para acreditar la notoriedad de la marca INTI y etiqueta de la opositora.

 

- Las copias de los cuadros elaborados por Optimedia, acreditan las inversiones efectuadas por Fosforera Peruana Inti S.A. por concepto de publicidad en diversos medios de comunicación, tales como diarios y televisión; sin embargo, no generan certeza sobre el periodo en el que se efectuó dicha publicidad, por cuanto en los cuadros que obran de fojas 485 a 489 no se aprecia el año al que corresponde dicha información. Si bien la opositora ha manifestado que corresponde a la campaña realizada durante el año 2002, no se han adjuntado otros medios probatorios o indicios que permitan apreciar el grado de difusión que ha tenido la publicidad ni se ha adjuntado información adicional sobre la forma de recolección de datos para la elaboración de dichos cuadros.

 

- Con relación a las facturas emitidas por Fosforera Peruana S.A. por la venta del producto “fósforo INTI”, se advierte que éstas están referidas a la marca INTI (denominativa) y no a la marca mixta INTI y etiqueta cuya notoriedad se ha alegado. Además, éstas instrumentales, por sí mismas, no demuestran la extensión del conocimiento de la marca INTI y etiqueta por el sector pertinente del público, así como tampoco acreditan el ámbito de difusión y uso constante de la referida marca en una cantidad suficiente que demuestre la implantación del signo entre el público consumidor peruano o andino como distintivo de los productos que distingue.

 

Cabe precisar que dada la naturaleza de los productos que identifica la marca INTI y etiqueta (especialmente, fósforos), los cuales son considerados productos de consumo masivo resulta razonable que los índices de producción y comercialización de dicho producto sean elevados, por lo que las facturas presentadas no resultan determinantes al momento de evaluar la notoriedad de una marca, debiéndose complementar dichas instrumentales con medios probatorios que acrediten la difusión y extensión del conocimiento de la marca en cuestión en el sector pertinente de los consumidores, lo que no se ha verificado en el presente caso.

 

- La muestra física de una caja de fósforos simplemente permite apreciar la forma de presentación de los fósforos que son identificados con la marca INTI y etiqueta, los cuales son elaborados por Fosforera Peruana S.A.

 

Con relación a las pruebas declaradas confidenciales, la Sala conviene en señalar lo siguiente:

 

- Las copias de estadísticas de producción y venta de fósforos identificados con la marca INTI entre los años 1967-2004 no son documentos que demuestren, por sí solos, la trascendencia de la marca INTI y etiqueta en el sector pertinente de consumidores peruanos a quienes se dirigen los  productos que distingue dicha marca, en tanto se trata de documentos contables que permiten demostrar las ventas y el estado de una empresa y que al haber sido  elaborados por la misma opositora, tienen la condición de una declaración de parte.

 

- Si bien en las Memorias Anuales de Fosforera Peruana S.A. correspondientes a los años 1994 a 2003 se hace mención a la producción y venta de fósforos identificados con la marca INTI, en tanto la circulación de dicho documento suele ser a nivel institucional, no constituyen documentos idóneos que permitan demostrar la extensión del conocimiento de la marca INTI y etiqueta cuya notoriedad se alega.

 

Así, evaluadas las pruebas presentadas de manera individual y/o conjunta se concluye que no crean convicción acerca de la notoriedad de las marcas INTI y etiqueta de la opositora.

 

Cabe reiterar que, conforme a lo manifestado por el Tribunal Andino, la notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada por quien alega ese estatus. Al respecto, el Tribunal, recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status”. (Proceso 08-IP-95, caso “LISTER”, publicado en la G.O.A.C. Nº 231 de 17 de octubre 1996).

 

En atención a lo expuesto, al no haberse acreditado la notoriedad de la marca INTI y etiqueta en el presente caso, no resulta de aplicación lo establecido en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486, careciendo de objeto determinar si el signo solicitado a registro en el presente expediente constituye la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción parcial o total de la marca INTI y etiqueta cuya notoriedad fue invocada.

 

Sin perjuicio de lo expuesto e independientemente del hecho de que no se haya acreditado - para efectos del presente expediente - la notoriedad de la marca INTI y etiqueta de la opositora, dado que Corporación Britania S.A. ha impugnado la resolución de Primera Instancia en el extremo en que aplicó lo dispuesto en el artículo 137 de la Decisión 486, corresponde a continuación analizar dicho supuesto.

 

Con respecto al recurso de apelación interpuesto por Corporación Britania S.A.

 

4. Aplicación del artículo 137 de la Decisión 486

 

4.1. Marco Legal y conceptual

 

El artículo 137 de la Decisión 486 señala lo siguiente: “Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro”.

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 258 de la Decisión 486, se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.

 

Según lo establecido en el artículo 259 inciso a) de la norma comunitaria, constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, “cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor”.

 

Cabe precisar que los actos de competencia desleal no involucran sólo a las marcas registradas, sino también a la forma de presentación de los productos en el mercado (trade dress).

 

4.2. Aplicación al caso concreto

 

Cabe entender que el artículo 137 de la Decisión 486 se configura como un supuesto especial, por el que se faculta a la autoridad a denegar el registro de una marca sobre la base de la verificación de los hechos concretos y de la constatación de la realidad del uso de los signos en el mercado, yendo más allá de un análisis de puro derecho.

 

Para la aplicación de dicho artículo se requiere contar con indicios razonables que permitan inferir que un registro se ha solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

 

Ateniéndose a lo señalado en el artículo 276 del Código Procesal Civil, se entiende que constituyen indicios aquellos actos, circunstancias o signos suficientemente acreditados a través de los medios probatorios que adquieren significación en su conjunto, conduciendo al Juez a la certeza en torno de un hecho desconocido relacionado con la controversia.

 

Víctor de Santo[13] indica que se entiende por indicio todo hecho conocido – o una circunstancia de hecho conocida – del cual se deduce, por sí sólo o juntamente con otros, la existencia o inexistencia de otro hecho desconocido, en virtud de una operación lógica basada en normas generales o en principios científicos o técnicos especiales. El autor señala que:

 

- El fundamento del mérito propio de los indicios se basa en la aptitud que tienen para que el juzgador deduzca lógicamente de ellos el hecho desconocido que motiva su investigación.

 

- El poder indicativo de los indicios se fundamenta en la lógica auxiliada por la experiencia humana y en los conocimientos técnicos o científicos especializados, según se trate de indicios ordinarios o técnicos.

 

- Dada por sentada la prueba plena de los hechos indiciarios, la fuerza probatoria de los indicios dependerá en todo caso de la mayor o menor conexión lógica que el juzgador halle entre aquellos y el hecho desconocido investigado, con apoyo de las máximas generales de la experiencia o en la técnica, según las circunstancias.

 

Hinostroza Minguez califica a los indicios como los hechos conocidos, que constituyen los presupuestos fácticos cuyo mérito probatorio orienta el pensamiento del magistrado para llevarlo a establecer una presunción sobre un determinado hecho. Así, partiendo de un hecho conocido (el indicio) se infiere otro desconocido. Precisa que el indicio puede ser anterior, simultáneo o posterior al hecho desconocido, motivo de indagación[14].    

 

Es importante destacar – conforme lo señala Jorge Kielmanovich –  que la prueba indiciaria no necesariamente exige una pluralidad de indicios que por su precisión, gravedad y concordancia pueden formar la convicción del juez. Puede existir contrariamente un solo indicio, del cual pueda ser argüido lógicamente el hecho relevante para el juicio, pues en un sistema de valoración de la prueba regido por el sistema de la “sana crítica” su eficacia dependerá, antes que de su número, del sentido común del magistrado, máxime si por las circunstancias de la causa no puedan ser encontrados otros medios más idóneos[15]. Citando a Devis Echandía (Teoría General del Proceso, tomo II, p. 627), el autor concuerda en que “...un solo indicio puede ser fuente de prueba plena, así cuando se trata de uno necesario, esto es, el que de manera infalible e inevitable demuestra la existencia o inexistencia del hecho investigado; no se trata de hacerlo muy posible o muy probable, ni que unido a otros similares formen aquella certeza, sino de darla por sí solo, como algo que inexorablemente debe ser así, con independencia de cualquier otra prueba”  

 

Kielmanovich sostiene que el comportamiento procesal de las partes, en tanto aparezca razonablemente vinculado con los hechos llamados a constituirse en objeto de la litis y prueba, puede encajar naturalmente dentro del concepto de indicio, esto es, de un hecho a partir del cual lógicamente puede presumirse la existencia de otro u otros indicados por aquél[16]. 

 

Finalmente, cabe recoger del mismo autor la siguiente cita sobre la eficacia de la prueba indiciaria: “...reivindicamos para el juez una amplia libertad en lo que se refiere a la concreta eficacia que cuadra reconocer a la prueba indiciaria , de manera que también exclusivamente de ella, aquél pueda deducir su convicción, aisladamente o en conjunción con los restantes medios de prueba, con un peso incluso concluyente para la decisión del conflicto.”[17]  

 

En el presente caso, el signo solicitado está compuesto por la figura rectangular con fondo de color amarillo y en su parte central un rostro de diseño característico representando la cara de un tumi en color verde y bajo éste la denominación TUMI escrita en letras características en color rojo; conforme al modelo; para distinguir cerillos, fósforos, cigarros, artículos para fumadores, de la clase 34 de la Nomenclatura Oficial.

 

 

La opositora a fin de acreditar que con el registro del signo solicitado se pretende perpetrar un acto de competencia desleal en su contra presentó los siguientes medios probatorios:

 

- Copia de la Partida Registral Nº 1246275, del Registro de Personas Jurídicas de Lima, correspondiente a Fabrica de Accesorios Electrónicos S.A. Facelsa, que, posteriormente cambio de nombre a Facel S.A., donde se aprecia que Francisco Valdez Malpartida es socio fundador y presidente del directorio de dicha empresa (fojas 60 a 70).

 

- Copia de la Partida Registral Nº 114123, del Registro de Personas Jurídicas de Lima, correspondiente a Almacenes Canta S.A., donde se aprecia que Francisco Valdez Malpartida es socio fundador de dicha empresa (fojas 72 a 74).

 

- Copia de la Partida Registral Nº 11557501, del Registro de Personas Jurídicas de Lima, correspondiente a Distribuidora Britania S.A., donde se aprecia que Francisco Valdez Malpartida es socio fundador y gerente general de dicha empresa (fojas 76 a 78).

 

- Copia de la Partida Registral Nº 11409426, del Registro de Personas Jurídicas de Lima, correspondiente a River Tobacco Co. S.A., donde se aprecia que Francisco Valdez Malpartida forma miembro del Directorio de dicha empresa (fojas 80 a 82) .

 

- Copia de diversas resoluciones, entre ellas la Resolución Nº 251-2006/TPI-INDECOPI de fecha 21 de febrero de 2006 (fojas 717 a 729) que denegó el registro de la marca de producto TUMI y logotipo, solicitado por Facel S.A., que pretendía distinguir productos de la clase 34 de la Nomenclatura Oficial, por estar incursa en la prohibición establecida en el artículo 137 de la Decisión 486 (fojas 363 a 375).

 

- Copia de la Resolución Nº 16, de fecha 13 de noviembre de 2007, emitida por la Corte Superior de Justicia de Lima, Segunda Sala Contencioso Administrativo, que declaró infundada la demanda contencioso administrativa interpuesta por Facel S.A. en contra de la Resolución Nº 251-2006/TPI-INDECOPI, toda vez que consideró que el signo solicitado TUMI y logotipo se encuentra incurso en la prohibición establecida en el artículo 137 de la Decisión 486 (fojas 768 a 770).

 

- Copia de la Resolución Nº 18, de fecha 7 de marzo de 2008, que declaró improcedente por extemporáneo el recurso de apelación interpuesto por Facel S.A. (foja 773).

 

- Una muestra del producto INTI y una muestra del producto TUMI.

 

- Copia de diversas resoluciones recaídas en los diferentes procedimientos administrativos de solicitudes de registro de marcas, acciones de nulidad y acciones por infracción a derechos de Propiedad Intelectual, en los que han participado Facel S.A., Fábrica de Accesorios Eléctronicos S.A.-FACELSA, Almacenes Canta S.A.y Francisco Valdez Malpartida. (fojas 84 a 343).

 

De la evaluación en conjunto de los medios probatorios presentados se advierte que:

 

- Las diversas resoluciones presentadas por la opositora, recaídas en los diferentes  procedimientos administrativos de solicitudes de registro de marcas, acciones de nulidad y acciones por infracción a derechos de Propiedad Intelectual, en los que han participado Facel S.A., Fábrica de Accesorios Electrónicos S.A.-FACELSA, Almacenes Canta S.A.y Francisco Valdez Malpartida, no resultan idóneas a efectos de establecer que con el registro del signo solicitado la solicitante pretende perpetrar actos de competencia desleal en su contra, en tanto se trata de resoluciones referidas a marcas y signos distintos a los que son objeto del presente procedimiento.

 

- La Resolución Nº 251-2006/TPI-INDECOPI de fecha 21 de febrero de 2006- recaída en el Expediente Nº 185148-2003 sobre solicitud de registro de la marca TUMI y logotipo-  y la Resolución Nº 16 emitida por la Corte Superior de Justicia de Lima - recaída en el expediente de la acción contenciosa administrativa interpuesta por Facel S.A. impugnando la Resolución Nº 251-2006/TPI-INDECOPI -  determinaron que existían indicios razonables que permitían suponer que a través de la solicitud de registro de la marca TUMI y logotipo, Facel S.A. podría entorpecer la actividad comercial que realiza Fosforera Peruana S.A. resultando de aplicación lo dispuesto en el artículo 137 de la Decisión 486.

 

Sobre el particular, cabe precisar que el signo solicitado en el presente expediente reproduce los elementos denominativos, gráficos y algunos elementos cromáticos del signo solicitado en el Expediente Nº 185148-2003 así como la distribución de los referidos elementos, con la única diferencia que se ha remplazado el color azul de la figura del tumi por el color verde y se ha suprimido la contratapa con frases informativas, tal como se aprecia a continuación

 

Signo Solicitado por Distribuidora Britania S.A.

Signo Solicitado por Facel S.A.

 

- La presente solicitud de registro fue presentada inicialmente por Facel S.A. que es la misma empresa que solicitó en el Expediente Nº 185148-2003el registro del signo TUMI y logotipo, el mismo que fue denegado al determinarse que existían indicios que con dicho registro se pretendía perpetrar actos de competencia desleal en contra de Fosforera Peruana S.A. Si bien, posteriormente, se cedieron los derechos expectaticios sobre la presente solicitud de registro a favor de Distribuidora Britania S.A., ello no desvirtúa el conocimiento que tenía la solicitante de la previa solicitud de registro del signo TUMI y logotipo tramitada  en el Expediente Nº 185148-2003, más aún cuando uno de los socios fundadores de Distribuidora Britania S.A. - según la Partida Registral Nº 11557501 (fojas 76 a 78) – es el Sr. Francisco Valdez Malpartida, y que la referida persona es además socio fundador de Fabrica de Accesorios Electrónicos S.A. Facelsa que posteriormente cambio de nombre a Facel S.A. – según la Partida Registral Nº 1246275 (fojas 60 a 70).

 

- Así, siguiendo el criterio aplicado por la Sala en la Resolución Nº 251-2006/TPI-INDECOPI de fecha 21 de febrero de 2006[18], antes citada,  en el presente caso, si bien se aprecian diferencias en los elementos denominativos (TUMI / INTI) y figurativos (representación de un tumi y de figura de sol) que conforman los signos, el signo solicitado presenta una disposición y distribución de colores similar, y los elementos denominativos, gráficos y cromáticos se encuentran ubicados en forma semejante a la marca INTI y etiqueta (Certificado Nº 68570) registrada a favor de la opositora  y al empaque[19] con que ésta comercializa sus productos en el mercado,  tal como se advierte a continuación:

 

Signo Solicitado

Marca registrada   Empaque utilizado

 

Cabe señalar que, aun cuando es usual en el mercado la utilización en las etiquetas de los fósforos del color amarillo como fondo y del color rojo dentro de la misma[20], la distribución de los colores varía, lo que no ocurre en el presente caso, pues el signo solicitado y el empaque presentado por la opositora presentan un aspecto general similar, pues sus elementos gráficos y denominativos presentan una disposición muy similar.

 

Teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala considera que las similitudes existentes entre los signos en cuestión no pueden atribuirse a una coincidencia, más aún considerando como antecedente el Expediente Nº 185148-2003 en el que se solicitó el mismo signo con ligeras variaciones, sino que revelan una intención de la solicitante de aproximarse a la marca de la opositora, generando confusión en los consumidores, quienes podrían elegir el producto de la solicitante en la creencia de que se trata del producto de la opositora.

 

En tal sentido, a juzgar por los medios probatorios y por el antecedente mencionado, existen indicios razonables para inferir que con el registro del signo solicitado se busca perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal en contra de la opositora, en la modalidad de confusión.

 

En consecuencia, en aplicación del artículo 137 de la Decisión 486, corresponde denegar el registro del signo solicitado.

 

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

 

CONFIRMAR la Resolución Nº 1024-2008/CSD-INDECOPI, de fecha 31 de diciembre de 2008, que DENEGO el registro de la marca de producto constituida por la figura rectangular con fondo de color amarillo y en su parte central un rostro de diseño característico representando la cara de un tumi en color verde y bajo éste la denominación TUMI escrita en letras características en color rojo; conforme al modelo, solicitado por Distribuidora Britania S.A..

 

Con la intervención de los Vocales: María Soledad Ferreyros Castañeda, Néstor Manuel Escobedo Ferradas, Teresa Stella Mera Gómez, Virginia María Rosasco Dulanto y Edgardo Enrique Rebagliati Castañón

 

MARIA SOLEDAD FERREYROS CASTAÑEDA

Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual

/gh.