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SOLICITANTE

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 1699-2018/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 749462-2018/DSD

Incidente

DENUNCIANTE: KPMG INTERNATIONAL COOPERATIVE

DENUNCIADA: KPMG CONTADORES S.A.C.

Acción por infracción a los derechos de Propiedad Industrial - Apelación de resolución que deniega medidas cautelares

Lima, quince de agosto de dos mil dieciocho.

I. ANTECEDENTES

Mediante escrito de fecha 10 de mayo de 2018, KPMG International Cooperative (Suiza) interpuso denuncia por infracción a los derechos de Propiedad Industrial contra KPMG Contadores S.A.C., manifestando lo siguiente:

- Es titular del registro multiclase de las siguientes marcas de producto y/o servicio:

a) La conformada por la denominación KPMG, inscrita bajo Certificado N° 15912, que distingue productos de las clases 9 y 16 de la Nomenclatura Oficial, así como servicios de las clases 35, 36, 41, 42 y 45.

b) La conformada por la denominación KPMG y logotipo, inscrita bajo Certificado N° 15913[1], que distingue productos de las clases 9 y 16 de la Nomenclatura Oficial, así como servicios de las clases 35, 36, 41, 42 y 45.

c) La conformada por una figura[2], inscrita bajo Certificado N° 15915, que distingue productos de las clases 9 y 16 de la Nomenclatura Oficial, así como servicios de las clases 35, 36, 41, 42 y 45.

- Tomó conocimiento que la denunciada utiliza las marcas base de denuncia sin autorización, para identificar asesoría profesional en el rubro de contabilidad.

- Los signos objeto de cuestionamiento son empleados por la denunciada en diversas redes sociales y páginas web, lo que afecta sus derechos marcarios, pues dichos signos son casi idénticos a las marcas base de denuncia.

- Los servicios que ofrece la denunciada en sus páginas web y redes sociales se encuentran vinculados, relacionados o son complementarios a los servicios que distinguen las marcas base de denuncia.

- Existe riesgo de confusión entre los signos objeto de cuestionamiento y las marcas base de denuncia, lo que perjudicará al público consumidor.

- Solicitó que se dicte la medida cautelar de cese inmediato de los actos que constituyen la infracción, que se le imponga el pago de una sanción a la denunciada y que asuma las costas y costos del presente procedimiento.

- Adjuntó medios probatorios.

Mediante Resolución de fecha 31 de mayo de 2018, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos informó a la denunciante que la Comisión de Signos Distintivos, en su sesión de la misma fecha, DENEGÓ la solicitud de dictado de medida cautelar. Argumentó lo siguiente:

- Del análisis de los medios probatorios presentados por la denunciante, no se desprende que la denunciada realice la conducta imputada, toda vez que no se advierte que esta última sea responsable de las publicaciones realizadas en su página web y redes sociales.

- Teniendo en cuenta lo anterior, no se encuentra acreditada la verosimilitud del derecho invocado, por lo que se requiere previamente realizar una evaluación sobre el supuesto uso indebido de los signos objeto de cuestionamiento, teniendo a la vista además de los antecedentes registrales y los documentos citados, las argumentaciones y medios probatorios ofrecidos por las partes.

Con fecha 11 de junio de 2018, KPMG International Cooperative interpuso recurso de apelación contra la resolución que denegó su solicitud de medida cautelar, argumentando que:

- Tanto en las publicaciones de las páginas web como en las de las redes sociales se aprecia la siguiente información: (i) la denominación social de la denunciada “KPMG CONTADORES S.A.C.”; (ii) el número de teléfono móvil a través del cual uno se puede comunicar directamente con el Sr. Walter Alberto Mori Rodriguez (Gerente General de la empresa denunciada); y, (iii) la dirección de la empresa denunciada.

- Lo antes mencionado vincula a la denunciada con las referidas publicaciones, las cuales no podrían haber sido realizadas por otra persona más que por la misma denunciada o por encargo de ésta, pues es la única interesada en publicitar sus servicios.

- La denunciada ha reconocido ser la responsable de los actos infractores, pues mediante Carta Notarial N° 10693, de fecha 16 de mayo de 2018, el Sr. Walter Alberto Mori Rodriguez (Gerente General de la empresa denunciada) reconoció que la denunciada es responsable de las publicaciones en páginas web y redes sociales; en ese sentido, reconoce la autoría de la infracción.

- Debe tenerse presente que el peligro en la demora como requisito para solicitar la medida cautelar se configura por el daño efectivo o potencial que recae sobre las marcas si las publicaciones siguen siendo difundidas.

Mediante proveído de fecha 13 de junio de 2018, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos admitió a trámite el recurso de apelación formulado por la denunciante y, con fecha 12 de julio de 2018, elevó a la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, en cuaderno separado, lo actuado en el presente procedimiento.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar si corresponde dictar la medida cautelar solicitada.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de antecedentes

Se ha verificado que KPMG International Cooperative (Suiza) es titular del registro multiclase de las siguientes marcas de producto y/o servicio:

(i) La denominación KPMG, que distingue:

Clase 9.- Programas [software] de computadora; cintas magnéticas pregrabadas, discos y otros medios de grabación o almacenamiento de programas de computadora; cintas ópticas y discos de almacenamiento pregrabado de programas de computadora; soportes de registros magnéticos de datos.

Clase 16.- Materiales impresos, publicaciones impresas, papeles impresos para informes, guías o directorios impresos, productos de imprenta.

Clase 35.- Publicidad, administración de negocios, trabajos de oficina; auditoría empresarial externa o interna de empresas u organizaciones; contabilidad, contabilidad forense, servicios de auditoria empresarial; investigación comercial, servicios de contabilidad para la revisión de declaración de impuestos, estudios e investigaciones de mercado; asesoría en gestión de negocios; asesoría en eficiencia de negocio [servicios de expertos en eficiencia empresarial]; asesoría sobre dirección de negocios para la planificación de la continuidad del negocio; asesoría en gestión del personal, servicios de asesoramiento comercial en materia de fusiones y adquisiciones, franquicias y negocios en liquidación que no sean servicios jurídicos; servicios de peritajes comerciales; servicios de asesoría contables en materia tributaria.

Clase 36.- Servicios de asesoría sobre asuntos financieros; servicios de evaluaciones financieras; finanzas corporativas; servicios actuariales; servicios de peritaje financiero [servicios de evaluaciones fiscales].

Clase 37.- Educación y capacitación en materia de negocios, administración de empresas, finanzas y contabilidad, así como en asuntos tributarios, legales y laborales; servicios de organización de conferencias, seminarios, simposios y reuniones de capacitación en las materias y asuntos anteriormente indicados.

Clase 42.- Servicios tecnológicos; asesoría sobre tecnologías de la información; servicios de seguridad informática; diseño de software; programación de software de computadora.

Clase 45.- Servicios jurídicos; servicios jurídicos en materia corporativa, tributaria, laboral, migratoria, administrativa, aduanera, arbitral y judicial, incluyendo consultoría en materia jurídica, defensa legal, patrocinio [representación legal] y preparación de documentos legales.

La referida marca fue inscrita el 2 de marzo de 2017, bajo Certificado N° 15912, y se encuentra vigente hasta el 2 de marzo de 2027.

(ii) La denominación KPMG y logotipo, conforme al modelo, para distinguir:

Clase 16.- Materiales impresos, publicaciones impresas, papeles impresos para informes, guías o directorios impresos, productos de imprenta.

Clase 41.- Educación y capacitación en materia de negocios, administración de empresas, finanzas y contabilidad, así como en asuntos tributarios, legales y laborales; servicios de organización de conferencias, seminarios, simposios y reuniones de capacitación en las materias y asuntos anteriormente indicados.

Clase 42.- Servicios tecnológicos; asesoría sobre tecnologías de la información; servicios de seguridad informática; diseño de software; programación de software de computadora.

La referida marca fue inscrita el 2 de marzo de 2017, bajo Certificado N° 150173, y se encuentra vigente hasta el 2 de marzo de 2027.

(iii) La figura (se reivindica colores), conforme al modelo, para distinguir:

Clase 16.- Materiales impresos, publicaciones impresas, papeles impresos para informes, guías o directorios impresos, productos de imprenta.

Clase 42.- Servicios tecnológicos; asesoría sobre tecnologías de la información; servicios de seguridad informática; diseño de software; programación de software de computadora.

La referida marca fue inscrita el 2 de marzo de 2017, bajo Certificado N° 15915, y se encuentra vigente hasta el 2 de marzo de 2027.

2. Medidas cautelares

2.1 Marco Legal

La Decisión 486 establece requisitos para dictar una medida cautelar. Así, a través del artículo 247[3] establece que una medida cautelar sólo se ordenará cuando quien la pida acredite su legitimación para actuar, la existencia del derecho infringido y presente pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia.

Por su parte, artículo 112 del Decreto Legislativo 1075 modificado mediante Decreto Legislativo 1309, establece que las medidas cautelares podrán ser modificadas o levantadas durante el curso del procedimiento, de oficio o a instancia de parte[4].

Finalmente, el artículo 114 del mismo cuerpo legal, establece que las medidas cautelares serán dictadas por cuenta y bajo responsabilidad de quien las solicita, siendo que la autoridad competente quedará eximida de las responsabilidades que se le pudiera atribuir por la decisión que adopte, tanto de oficio como a pedido de parte, respecto de las medidas cautelares, en caso de actuaciones llevadas a cabo o proyectadas de buena fe.

Por su parte, el primer párrafo del artículo 133 del Decreto Legislativo 1075, modificado mediante decreto Legislativo N° 1309, señala que “En los procedimientos de infracción el recurso de apelación procede, además del supuesto contemplado en el artículo precedente, contra la resolución que impone multas, contra la resolución que se pronuncia sobre una solicitud de medida cautelar, contra los actos administrativos que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento y contra los actos que puedan producir indefensión”.

2.2 Análisis del presente caso

En el presente caso, KPMG International Cooperative solicitó que se dicte la medida cautelar de cese de los actos que constituyen infracción.

A continuación, se evaluarán los requisitos que se deben cumplir para el dictado de la medida cautelar:

a) Respecto a la legitimidad para actuar y la existencia del derecho infringido

Conforme se advierte en el Informe de Antecedentes, la denunciante es titular del registro de las marcas KPMG (Certificado N° 15912), (Certificado N° 15913) y (Certificado N° 15915), registradas en las clases 9, 16, 35, 36, 41, 42 y 45 de la Nomenclatura Oficial, las cuales se encuentran vigentes a la fecha.

En tal sentido, se encuentra acreditada la legitimidad para actuar y la existencia del derecho invocado por la denunciante.

b) Respecto a la posible infracción del derecho invocado

En el presente caso, la denunciante argumentó que la denunciada utiliza signos similares a sus marcas registradas, en diversas páginas web y en redes sociales, para identificar la prestación de servicios contables; tal como se advierte a continuación:

SIGNOS OBJETO DE CUESTIONAMIENTO

Si bien la Comisión de Signos Distintivos consideró que no se advierte que la denunciada sea responsable de las publicaciones realizadas en las páginas web y redes sociales, la Sala considera que existen indicios suficientes para presumir que la denunciada es la responsable de las referidas publicaciones.

Del cuadro anterior, se advierte que la denunciada ha utilizado los signos KPMG y KPMG y logotipo con relación a servicios contables de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial.

Asimismo, de la comparación entre las marcas base de denuncia y los signos utilizados por la denunciada, se advierte que los mismos presentarían semejanzas que podrían inducir a riesgo de confusión al público ususario.

MARCAS BASE DE DENUNCIA

SIGNOS UTILIZADOS POR LA DENUNCIADA

KPMG

Conclusión

De una evaluación preliminar de los medios probatorios presentados, la Sala advierte que se acredita la legitimidad para actuar y el derecho potencialmente infringido de la denunciante, así como la posible vulneración por parte de la denunciada de sus derechos marcarios, por lo que corresponde dictar la medida cautelar de CESE DE USO.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

Primero.- Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por KPMG International Cooperative.

Segundo.- REVOCAR la Resolución de fecha 31 de mayo de 2018 que denegó el dictado de la medida cautelar solicitada y, en consecuencia, DICTAR, por cuenta y riesgo de la denunciante, la medida cautelar consistente en el CESE DE USO, por parte de la denunciada, de los signos KPMG y en forma aislada o conjuntamente con otros elementos e independientemente del color y demás elementos que se le pudiera haber adicionado, con relación a la prestación de servicios contables de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial.

Con la intervención de los Vocales: Néstor Manuel Escobedo Ferradas, Gonzalo Ferrero Diez Canseco, Carmen Jacqueline Gavelan Díaz, María Soledad Ferreyros Castañeda y Ramiro Alberto del Carpio Bonilla

NÉSTOR MANUEL ESCOBEDO FERRADAS

Presidente de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

/rdb.

/pc.

[1] Tal como se aprecia a continuación:

[2] Tal como se aprecia a continuación:

[3] Artículo 247.- Una medida cautelar sólo se ordenará cuando quien la pida acredite su legitimación para actuar, la existencia del derecho infringido y presente pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia. La autoridad nacional competente podrá requerir que quien pida la medida otorgue caución o garantía suficientes antes de ordenarla.

Quien pida una medida cautelar respecto de productos determinados deberá suministrar las informaciones necesarias y una descripción suficientemente detallada y precisa para que los productos presuntamente infractores puedan ser identificados.

[4] Cabe señalar que el artículo 113 del Decreto Legislativo 1075 modificado mediante Decreto Legislativo 1309 dispone que las medidas cautelares caducan únicamente con la resolución que pone fin a la instancia.

[5] Obtenido de la página www.olx.com.pe

[6] Obtenido de la página www.olx.com.pe

[7] Obtenido de la página www.olx.com.pe

[8] Obtenido de la página www.olx.com.pe

[9] Obtenido de la página www.mercadolibre.com.pe

[10] Obtenido de la página www.mercadolibre.com.pe

[11] Obtenido de la red social Facebook.

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PE016-j

Sala Especializada en Propiedad Intelectual, Resolución del 15 de agosto de 2018. Resolución Número: 1699-2018 TPI-INDECOPI