Santiago, tres de diciembre de dos mil doce.
Vistos:
En estos autos rol C-6743-2008, seguidos ante el Primer Juzgado Civil de San Miguel, el abogado don Leonardo Marcelo Onetto Bertín, en representación del demandante don Jaime Rafael Salinas Pérez, deduce en lo principal y primer otrosí de fojas 501 sendos recursos de casación en la forma y en el fondo en contra de la sentencia de ocho de mayo de dos mil doce, que confirma el fallo de primera instancia por el cual se rechaza la demanda de indemnización de daños y perjuicios y demás sanciones legales deducida en contra de Industrias Manufactureras Eléctricas Limitada o IMEL Ltda., al estimar que no se acreditaron sus presupuestos, con costas del recurso.
Declarado admisible el presente arbitrio, se ordenó traer los autos en relación, tal como se lee a fs. 525.
Considerando:
Primero: Que por el recurso de casación en la forma se denuncia la infracción contemplada en la causal N° 5 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 170 N° 6 del mismo cuerpo normativo, esto es, haberse dictado la sentencia definitiva con omisión de la decisión del asunto controvertido. Funda su arbitrio en que, conforme se lee del petitorio de la demanda, se pretendió no solo la indemnización de perjuicios, sino también otras sanciones, como la publicación de la sentencia en un diario de circulación nacional, la prohibición del uso de la marca IMEL por parte de la demandada, que se rotulen los productos de la clase 6 y 19 borrando la marca IMEL, que se retiren los letreros con la marca IMEL en los establecimientos comerciales de la demandada y que se la condene en costas.
Expresa que, a pesar de ello, los sentenciadores del grado decidieron rechazar la demanda de indemnización de perjuicios, sin pronunciarse sobre las otras pretensiones de la acción, y que son perfectamente compatibles con la sentencia que confirma el fallo de primer grado, ya que nacen del derecho esencial que posee el dueño de la marca, y no se relacionan con los perjuicios cuya indemnización fue desestimada.
Segundo: Que la sentencia de segunda instancia, en lo resolutivo, expresa que confirma la de primer grado, con costas del recurso. Previo a ello, en su razonamiento tercero, luego de plasmar sus consideraciones respecto de la acción de estos antecedentes, finaliza explicando que "Las razones antes dichas, llevan a desestimar las pretensiones del actor, las que deben prevalecer por sobre el reconocimiento que hace la demandada, cuya justificación aparece como plausible, lo que, a la luz de los hechos establecidos, impide que se le condene en la forma pedida". Previamente, en el mismo motivo, el fallo discurrió en torno a la falta de alegación y prueba respecto de un perjuicio concreto que haya sufrido el actor con los hechos que se imputan a la demandada, agregando que ésta usaba la marca con anterioridad a la gestión del demandante para inscribirla a su nombre.
Tercero: Que, como ha podido advertirse de la lectura de los párrafos que se transcriben o detallan, la sentencia en examen no ha incurrido en el vicio que se denuncia. En efecto, los sentenciadores manifiestan en sus motivaciones, sin lugar a dudas, que no se verifican en la demanda de autos los presupuestos necesarios para que sea acogida, de suerte tal que con ello dejan en evidencia que no es posible otra decisión que su rechazo. Siendo esos los fundamentos de lo resuelto, no es posible entender que la decisión de desestimar la pretensión de indemnización de perjuicios sea compatible con un eventual laudo favorable respecto de las demás peticiones de la demanda, ya que los jueces del fondo han discurrido en torno a la carencia de uno de los requisitos que permiten acoger la acción deducida, consistente en la falta de daños a indemnizar o reparar, y no en cuanto a la falta de prueba respecto de la entidad o naturaleza de tales daños. Ello fluye ostensiblemente del texto del fallo impugnado, por cuanto en éste, luego de explicar sus motivaciones, los jueces del grado dejaron constancia que las razones expresadas llevan a desestimar las pretensiones del actor, siendo evidente que se pronuncia sobre la totalidad de lo demandado y no sólo sobre la indemnización de perjuicios.
Ello se aprecia, además, de lo resolutivo de la sentencia dictada por el tribunal de alzada, por cuanto la decisión de confirmar el fallo de primera instancia, sin más declaraciones, ciertamente mantiene incólume lo que viene decidido, que es el rechazo de la demanda en todas sus partes. Se impone, por todo ello, el rechazo de la solicitud de invalidación formal.
Cuarto: Que, en lo relativo a la casación en el fondo, comienza el recurrente indicando los hechos inamovibles de la causa, consistentes en que el demandante perteneció a la sociedad demandada entre los años 1975 y 2000 y que luego cedió sus derechos en la misma; que el actor es dueño de las marcas IMEL para las clases 6 y 19 del registro internacional de marcas; y que la demandada usaba la referida marca desde su creación. Estima vulnerados por el fallo en comento los preceptos contenidos en los artículos 18 bis F, 19 bis D, 23 bis B, 30 y aplicado en forma errónea el artículo 106, todos de la Ley N° 19.039.
Explica que la demandada carece de titularidad de dominio de la marca IMEL para clases 6 y 19, reconoce el dominio del actor, y a pesar de esto la utiliza abierta y provocativamente. Así, el artículo 106 de la Ley sobre Propiedad Industrial, fundante de la demanda, contempla un requisito básico de la acción que es la existencia de un titular de un derecho de propiedad industrial. Este titular goza del derecho de usar su marca en forma exclusiva y excluyente, y de impedir que cualquier tercero la utilice sin su consentimiento, de acuerdo con las normas sustantivas invocadas. Por lo tanto, explica, el hecho que la demandada haga uso de la marca sin autorización, sabiendo que ello implica un incumplimiento de la ley, constituye una lesión del derecho de propiedad industrial, a pesar de lo cual los sentenciadores de segunda instancia desestimaron la demanda ya que realizaron una interpretación errada del artículo 106 ya mencionado, al estimar que también es requisito de la acción en comento que la marca se esté utilizando, en circunstancias que la norma no contempla tal exigencia.
Finaliza indicando que una correcta interpretación de ese precepto legal debió llevar a acoger la demanda, fijándose el monto a indemnizar conforme con lo prevenido por la letra b) del artículo 108 de la Ley 19.039.
Quinto: Que, sobre este punto, el fallo en examen deja asentado, en su razonamiento primero, que son hechos no controvertidos en la causa que el demandante perteneció a la sociedad demandada entre los años 1975 y 2000 y que luego cedió sus derechos en la misma, para posteriormente inscribir a su nombre las marcas de las cuales es titular y que la referida sociedad usaba desde su creación. Deja asentado, además, en el motivo segundo, que el demandante estaba en pleno conocimiento del uso porque perteneció a la sociedad que empleaba dicho distintivo, y que consintió en dicha situación por muchos años.
Es importante destacar que, sobre el derecho aplicable, el razonamiento segundo entrega luces sobre el problema jurídico a dilucidar, cual es, si el uso de la marca efectuado por la demandada constituye un motivo suficiente para entender que se configura el daño cuya reparación se pide. Inserto luego, en ese contexto, el considerando tercero del fallo en examen indica que la norma que concede la acción de autos exige que se haya producido una lesión a la propiedad industrial que se pretende proteger, supuesto que corresponde probar a la parte demandante. A continuación, el mismo motivo expresa que se hace necesario demostrar que el uso de la marca por la demandada le produjo un perjuicio, que luego describe, añadiendo que ello no se acreditó porque el demandante no lo mencionó en su libelo y tampoco rindió prueba al efecto.
Concluye esta línea argumentativa con la alusión a que la sola titularidad de la marca en cuestión no puede considerarse motivo suficiente para accionar en la forma que se hizo, más aún cuando el uso que la demandada da a la misma es anterior a la inscripción a nombre del actor, justificación que estima plausible ante el reconocimiento registral con que cuenta el demandante.
Sexto: Que, conocidas las razones de invalidación planteada por la recurrente, y sabidos los motivos de la sentencia que encaminan su decisión, corresponde determinar cuál es el marco dentro del cual debe ejercerse la acción de estos antecedentes, a fin de conocer las exigencias que estableció el legislador para deducirla. Sobre ese punto, el artículo 106 de la Ley N° 19.039, consigna que "El titular cuyo derecho de propiedad industrial sea lesionado podrá demandar civilmente…", para luego enumerar las pretensiones que puede contener la acción. Del tenor de la norma transcrita aparece claro, entonces, que son dos los presupuestos para acoger una acción como la de la especie, a saber: contar con la calidad de titular de un derecho de propiedad industrial, y que el mismo haya sido lesionado. En esas circunstancias, entonces, aparece que el fallo de segundo grado no incurre en vulneración alguna del precepto invocado al resolver como lo hizo, por cuanto, establecida como un hecho de la causa la titularidad del dominio registral de la marca IMEL por parte del actor, desestima la acción al no haberse alegado ni probado los daños que el uso de la seña por parte de la demandada habría ocasionado a ese derecho.
No cabe entender que los sentenciadores del grado impusieron al actor una exigencia adicional, cual es el uso de la marca por parte de éste, ya que lo que revela el razonamiento tercero del fallo impugnado es la necesidad que se haya ocasionado, alegado y probado un daño concreto al propietario del derecho sobre la marca. Dicha imposición es de toda evidencia, por cuanto nos encontramos frente a una demanda civil que contempla una serie de sanciones a la lesión de un derecho de propiedad industrial –consignadas en los literales del artículo 106 de la ley del ramo-, siendo una de ellas la indemnización de perjuicios, de suerte tal que cualquiera de las penas que se pretenda requiere la verificación de idénticos presupuestos, dentro de los cuales está la mentada lesión del derecho invocado, que necesariamente debe ser concreta, y cuya ausencia se denota en toda la tramitación del proceso a partir del libelo de demanda. Así, no es tal el vicio de casación en el fondo que se denuncia en el recurso, de suerte tal que no corresponde sino el rechazo del arbitrio.
En consecuencia y visto, además, lo dispuesto en los artículos 764, 767, 785 y 805 del Código de Procedimiento Civil, SE RECHAZAN los recursos de casación en la forma y en el fondo formalizados en lo principal y primer otrosí de fs. 501, por el abogado don Leonardo Marcelo Onetto Bertín, en representación de don Jaime Rafael Salinas Pérez, contra de la sentencia de segunda instancia de ocho de mayo de dos mil doce, que se lee a fs. 498 y 499, rectificada a fs. 500.
Regístrese y devuélvase.
Redacción a cargo del Ministro señor Brito.
Rol Nº4647-12.
Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Milton Juica A., Hugo Dolmestch U., Carlos Künsemüller L., Haroldo Brito C. y el abogado integrante Sr. Luis Bates H. No firma el Ministro Sr. Dolmestch, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar con permiso.
Autorizada por la Ministro de Fe de esta Corte Suprema.
En Santiago, tres de diciembre de dos mil doce, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.