DECRETO LEGISLATIVO 8 ottobre 1999, n.447 Disposizioni in materia di marchi d'impresa per l'applicazione del protocollo relativo all'intesa di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi. (GU n. 282 del 1-12-1999)
Capo I
Modifiche al regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, in materia di marchi d'impresa, da ultimo modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, recante testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati;
Vista la legge 12 marzo 1996, n. 169, relativa alla ratifica ed esecuzione del protocollo relativo alla intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, firmato a Madrid il 27 giugno 1989, ed in particolare l'articolo 3;
Vista la legge 29 marzo 1999, n. 102, ed in particolare l'articolo 4 che reca delega al Governo per modificare la legislazione interna allo scopo di adeguarla e di coordinarla con il predetto protocollo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 settembre 1999;
Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo per l'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvalersi se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per soggetti definiti. L'art. 87 della Costituzione conferisce, fra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 12 marzo 1996, n. 169: "Art. 3. 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per l'applicazione del protocollo di cui all'art. 1 e per modificare la legislazione interna allo scopo di adeguarla e di coordinarla con il predetto protocollo, anche al fine di eliminare una differenza di trattamento per i richiedenti i marchi nazionali, in particolare con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere che la tassa spettante all'Italia di cui all'art. 8, comma 7, lettera a), del protocollo sia equivalente all'importo previsto per il deposito del marchio in Italia dedotto il risparmio risultante dalla procedura internazionale, e che quindi la dichiarazione prevista dal protocollo venga inviata all'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale; b) stabilire che il termine di un anno previsto dall'art. 8 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, come modificato dall'art. 9 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, sia esteso a diciotto mesi in conformita' all'art. 5, comma 2, lettera b), del protocollo, e che quindi la dichiarazione prevista dal protocollo venga inviata all'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale, e stabilire le modalita' anche organizzative per l'effettuazione dell'esame dei requisiti di registrabilita' e le norme che disciplinano la procedura di opposizione alla registrazione di nuovi marchi da parte dei titolari di diritti anteriori; c) stabilire le modalita' e le condizioni di conversione del marchio internazionale in marchio nazionale, ai sensi dell'art. 9quinquies del protocollo". La legge n. 102/1999 reca: "Ratifica ed esecuzione del trattato sul diritto dei marchi e del regolamento di esecuzione, fatti a Ginevra il 27 ottobre 1994".
Note all'art. 1:
Si riporta il testo dell'art. 8 del R.D. n. 929/1942, come modificato dal presente decreto legislativo: "Art. 8 (Art. 92 del regio decreto 13 settembre 1934, numero 1602). Rimangono ferme, per la registrazione dei marchi presso l'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale di Ginevra OMPI, le disposizioni vigenti ai sensi delle convenzioni internazionali. I marchi internazionali registrati presso l'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale (OMPI) di Ginevra, in base all'accordo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi ed al relativo protocollo adottato a Madrid il 27 giugno 1989, recanti la designazione dell'Italia quale Paese in cui si richiede la protezione, devono rispondere ai requisiti previsti per i marchi nazionali dal presente decreto. L'Ufficio italiano brevetti e marchi effettua l'esame dei marchi internazionali designanti l'Italia, conformemente all'art. 29, comma 1, numeri 1) e 2)".
Il testo dell'art. 29, comma 1, numeri 1) e 2) del R.D. n. 929/1942 e' il seguente:
"1. L'esame della domanda, della quale sia stata riconosciuta la regolarita' formale, e'
rivolto ad accertare:
1) se puo' trovare applicazione l'art. 2 di questo decreto, quando si tratta di marchi
collettivi;
2) se la parola, figura o segno possono essere registrati come marchio a norma degli articoli 16 e 17, comma 1, lettera a), 18, comma 1, lettere a), b), c), d) , e) e 21".
Art. 2.
Art. 3.
Note all'art. 3:
L'accordo di Madrid e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76, supplemento
ordinario, del 19 giugno 1976.
Il protocollo relativo all'accordo di Madrid e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
76, supplemento ordinario, del 30 marzo 1996.
Art. 4.
Nota all'art. 4:
Il testo dei commi 4 e 5 dell'art. 77 del R.D. n. 929/1942 e' il seguente:
"4. Il mandato puo' essere conferito soltanto a mandatari iscritti in un albo all'uopo tenuto
dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.
5. Il mandato puo' essere conferito ad un avvocato o procuratore legale iscritto nel rispettivo albo professionale".
Art. 5.
Art. 6.
Nel comma l dell'articolo 17 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, alle lettere d) , e) e g), le parole: "o, se comunitario, di una valida rivendicazione di anteriorita'" sono sostituite dalle seguenti: "o di una valida rivendicazione di preesistenza".
Nota all'art. 6:
1. Si riporta il testo dell'art. 17 del R.D. n. 929/1942, come modificato dal presente decreto legislativo: "Art. 17. 1. Non sono nuovi, ai sensi del precedente art. 16, i segni che alla data del deposito della domanda: a) consistano esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio; b) siano identici o simili ad un segno gia' noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio
o prestati da altri, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identita' o somiglianza tra i segni e dell'identita' o affinita' fra i prodotti o servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che puo' consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. Si considera altresi' noto il marchio, che ai sensi dell'art. 6bis della Convenzione di Parigi (testo di Stoccolma 14 luglio 1967), sia notoriamente conosciuto presso il pubblico interessato, anche in forza della notorieta' acquisita nello Stato attraverso la promozione del marchio. L'uso precedente del segno, quando non importi notorieta' di esso o importi notorieta' puramente locale, non toglie la novita'. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non e' di ostacolo alla registrazione; c) siano identici o simili ad un segno gia' noto come ditta, denominazione o ragione sociale e insegna adottato da altri, se a causa dell'identita' o somiglianza fra i segni e dell'identita' od affinita' fra l'attivita' d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio e' registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che puo' consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. L'uso precedente del segno, quando non importi notorieta' di esso o importi notorieta' puramente locale, non toglie la novita'. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non e' di ostacolo alla registrazione; d) siano identici ad un marchio gia' da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorita' o di una valida rivendicazione di preesistenza, per prodotti o servizi identici; e) siano identici o simili ad un marchio gia' da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorita' o di una valida rivendicazione di preesistenza, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identita' o somiglianza fra segni e dell'identita' o affinita' fra i prodotti o servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che puo' consistere anche in un rischio di associazione tra i due segni; f) nei casi di cui alle lettere d) ed e), non toglie la novita' il marchio anteriore che sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se si tratta di un marchio collettivo o possa considerarsi decaduto per non uso ai sensi del successivo art. 42 al momento della proposizione della domanda principale o riconvenzionale di nullita'; g) siano identici o simili ad un marchio gia' da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorita' o di una valida rivendicazione di preesistenza, per prodotti o servizi non affini, quando il marchio anteriore goda nella Comunita' economica europea, se comunitario, o nello Stato, di rinomanza e quando l'uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi; h) siano identici o simili ad un marchio gia' notoriamente conosciuto ai sensi dell'art. 6bis della Convenzione di Parigi (testo di Stoccolma 14 luglio 1967), per prodotti o servizi non affini, quando ricorrano le condizioni di cui al punto g).
2. Ai fini previsti dal comma 1, lettere d), e) e g), le domande anteriori sono assimilate ai marchi anteriori registrati sotto riserva della conseguente registrazione". Art. 7.
Art. 7
Nota all'art. 7:
Il testo del comma 1 dell'art. 35 del R.D. n. 929/1942, e' il seguente: "1. L'ufficio pubblica la notizia delle domande e delle registrazioni effettuate e l'esemplare dei marchi nel Bollettino di cui all'art. 80 del presente decreto".
Art. 8.
Note all'art. 8:
Per il testo del comma 1 dell'art. 35 del R.D. n. 929/1942, v. in nota all'art. 7.
Il testo dell'art. 21 del R.D. n. 929/1942, e' il seguente:
"Art. 21. 1. I ritratti di persone non possono essere registrati come marchi, senza il consenso
delle medesime e, dopo la loro morte, senza il consenso del coniuge o dei figli, in loro
mancanza, o dopo la loro morte, dei genitori e degli altri ascendenti; e, in mancanza, o dopo la
morte anche di questi ultimi, dei parenti fino al quarto grado incluso.
Per il testo dell'art. 17, comma 1, lettere d) ed e), del R.D. n. 929/1942, v. in nota all'art. 6.
Art. 9.
Art. 10.
l. Nel regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, dopo l'articolo 32ter e' aggiunto il seguente: "Art. 32quater . 1. Il procedimento di una opposizione proposta ai sensi dell'articolo 32bis, comma 2, dal titolare di una domanda di marchio e' sospeso fino alla registrazione di tale marchio. Del pari, il procedimento di una opposizione basata su un marchio internazionale e' sospeso fino a quando non siano scaduti i termini per il rifiuto o la presentazione di opposizione avverso la registrazione di tale marchio ovvero si siano conclusi i relativi procedimenti di esame o di opposizione.
Nota all'art. 10:
Art. 11.
l. Nel regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, dopo l'articolo 32 quater, e' aggiunto il seguente: "Art. 32quinquies . 1. Se il richiedente intende estendere la protezione del marchio all'estero ai sensi dell'accordo di Madrid, l'Ufficio italiano brevetti e marchi anche se sia gia' stata proposta una opposizione, procede alla registrazione ed effettua le relative annotazioni.
Art. 12.
Nel regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, l'articolo 33 e' sostituito dal seguente: "Art. 33. 1. Il provvedimento con il quale l'Ufficio italiano brevetti e marchi respinge in tutto o in parte la domanda di registrazione ovvero dichiara inammissibile o respinge l'opposizione, e' comunicato alle parti, le quali entro trenta giorni dalla data della comunicazione hanno facolta' di presentare ricorso alla commissione di cui all'articolo 71, primo e secondo comma, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni.".
Nota all'art. 12:
Art. 13.
1. Nel regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, dopo l'articolo 33 e' inserito il seguente: "Art. 33 bis . 1. La procedura di opposizione si estingue se: a) il marchio sul quale si fonda l'opposizione e' stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in giudicato; b) l'opposizione e' ritirata; c) la domanda di marchio oggetto di opposizione e' ritirata o rigettata con decisione definitiva; d) chi ha presentato opposizione cessa di essere legittimato a norma dell'articolo 32 bis, comma 2.".
Art. 14.
Note all'art. 14:
Il testo del comma 1, lettera f), dell'art. 18 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e' il seguente: "1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa, oltre ai segni diversi da quelli indicati all'art. 16: a)e) (omissis); f) i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprieta' industriale, o altro diritto esclusivo di terzi". Per il testo dell'art. 21 del R.D. n. 929/1942, v. nelle note all'art. 8. Per il testo dell'art. 25, comma 3, lettera b), del R.D. n. 929/1942, v. in nota all'art. 10.
Art. 15.
1. All'articolo 80 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, dopo il comma l e' aggiunto il seguente: "1 bis. Il bollettino puo' essere edito, a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, anche a mezzo di supporti informatici.".
Nota all'art. 15: Il testo dell'art. 80 del R.D. n. 929/1942, come modificato dal presente decreto legislativo, e' il seguente: "Art. 80. 1. Le pubblicazioni previste nel presente decreto si effettuano nel ''Bollettino dei brevetti per invenzione e modelli e dei marchi'' di cui all'art. 97 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sui brevetti per invenzioni industriali. 1bis. Il bollettino puo' esere edito, a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, anche a mezzo di supporti informatici".
Capo II
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, contenente disposizioni regolamentari in materia di marchi d'impresa, modificato da ultimo dal decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1993.
Art. 16.
Note all'art. 16:
Per il testo dell'art. 77 del R.D. n. 929/1942, v. in nota all'art. 4. Il testo dell'art. 42 del R.D.
n. 929/1942, e' il seguente: "Art. 42. – 1. Il marchio decade altresi' se non e' stato oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali e' stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione, o se tale uso e' stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo.
Art. 17.
1. All'articolo 69, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948,
n. 795, e successive modifiche, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ", nonche' notizia dei rifiuti definitivi emessi dall'Ufficio italiano brevetti e marchi in relazione ai marchi oggetto di registrazione internazionale designanti l'Italia".
Capo III Disposizioni transitorie e finali
Art. 18.
1. All'articolo 71 del regio decreto del 29 giugno 1939, n. 1127, in materia di brevetti per invenzione, da ultimo modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198, il primo comma e' sostituito dal seguente: "Le decisioni sui ricorsi, ammessi da questo decreto, contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, sono deferite ad una commissione composta di un presidente, un presidente aggiunto e di otto membri, scelti fra i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di appello, sentito il Consiglio superiore della magistratura, o fra i professori di materie giuridiche delle universita' o degli istituti superiori dello Stato. La commissione si articola in due sezioni, presiedute dal presidente e dal presidente aggiunto. Il presidente, il presidente aggiunto ed i membri della commissione sono nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, durano in carica due anni e sono rieleggibili. Alla commissione possono essere aggregati dei tecnici scelti dal presidente tra i professori delle universita' o degli istituti superiori, per riferire su singole questioni ad essa sottoposte. I tecnici aggregati non hanno voto deliberativo.".
Nota all'art. 18:
Per il testo dell'art. 71 del R.D. n. 1127/1939, v. in nota all'art. 12.
Art. 19.
L'articolo 80 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, contenente disposizioni regolamentari in materia di brevetti per invenzione, e' sostituito dal seguente:
"Art. 80. 1. Il presidente della commissione assegna alla sezione competente il ricorso. Il presidente o il presidente aggiunto nomina un relatore tra i componenti assegnati alla sezione e, ove trattasi di questioni di natura tecnica, puo' nominare anche uno o piu' relatori aggiunti, scelti tra i tecnici aggregati.".
Art. 20.
Art. 21.
1. La tassa individuale di designazione dell'Italia nella domanda di registrazione internazionale, nella designazione posteriore o nell'istanza di rinnovo applicabile ai marchi internazionali esteri che chiedono la protezione sul territorio italiano tramite l'OMPI di Ginevra, ai sensi del protocollo relativo all'accordo di Madrid, e' fissata nella misura del 90% delle tasse previste per il deposito e la concessione di un marchio nazionale ovvero della rinnovazione.
Art. 22.
I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto sono coperti dagli introiti di cui all'articolo 21. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 8 ottobre 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Dini, Ministro degli affari esteri Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Diliberto