JUZGADO MERCANTIL Nº 5 BARCELONA

SECCIÓNDE PATENTES

Dña.Yolanda Ríos López

D.Alfonso Merino Rebollo

D.Florencio Molina López

ESCRITO PREVENTIVO (Protocolo de Actuación Rápida MWC 2018)

Caso:nº 68/2018

SOLICITANTEPREVENIDA: * HUAWEI TECHNOLOGIES ESPAÑA S.L.

Procurador: Dña. María del Pilar Albácar Arazuri

Letrado:D. José Ángel García Zapata PRE-ACTORA: * FRACTUS S.A.

Magistrado Titular que dicta la resolución: D. Florencio Molina López

AUTO

EnBarcelona, a 25 de enero de 2018

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-Dña. María del Pilar Albácar Arazuri, Procurador de HUAWEI TECHNOLOGIES ESPAÑAS.L. (en adelante, Huawei), presento escrito con fecha de entrada en estejuzgado de 25 de enero de 2018, solicitando, en resumen, que se tenga porformulado el presente escrito preventivo en relación con un eventualprocedimiento de medidas cautelares inaudita parte en materia depatentes, y se acuerde:

a.      Tenerpor personada a HUAWEI TECHNOLOGIES ESPAÑA S.L. a través de la procuradoraMaría del PilarAlbácar Arazuri, con quien se entenderán las notificaciones ycitaciones que pudieran producirse en caso de una eventual solicitud de medidascautelares inaudita parte presentadas por FRACTUS S.A.

b.      Laadmisión del presente escrito preventivo, de modo que, por no concurrir en elpresente supuesto losrequisitos de urgencia extrema debidamente motivada encaso de presentarse solicitud de medidas cautelares inaudita parte frente a mimandante, no habrá lugar a su adopción, y se señalará la celebración de lavista ex art. 734 LEC .

c.      Lanotificación del presente escrito a FRACTGUS S.A. en su sede de Sant Cugat delVallés (Barcelona), avenidaAlcalde Barnils, 64-68.

d.      Daral presente escrito el curso procesal previsto en el art. 132 LP.

SEGUNDO.-Presentado dicho escrito ante el Juzgado Decano, se repartió entre los Juzgadoscompetentes por razón de la materia especializada, correspondiendo al Juzgadode lo mercantil nº 5 de esta ciudad.

TERCERO.-Mediante resolución del Letrado de la Administración de Justicia, se da cuentaa su Señoría para resolver.

CUARTO.-La presente resolución se ha adoptado cumpliendo los plazos y compromisos derespuesta y resolución rápida fijados en el Protocolo de servicio deguardia y actuación rápida de los Juzgados Mercantiles de Barcelona para elMobile World Congress 2018 , aprobado por la Junta de Jueces de losJuzgados Mercantiles de Barcelona en su reunión de fecha 13 de diciembre de2017.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-Hechos

1.1 Lasolicitante HUAWEI TECHNOLOGIES ESPAÑA S.L. es filial de la multinacionalHUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD. cuyo objeto es la fabricación y suministro detecnología de telecomunicaciones.

Lasactora potencial FRACTUS S.A. (Fractus, en adelante), también tiene por objetola fabricación y suministro de tecnología de telecomunicaciones y es titularde, entre otras, las siguientes de patentes:

EP 1592083 (ES 2410085) EP 1223637 (ES 2241378) EP 1935057(ES 2380580)

1.2HUAWEI y FRATUS viene intentando negociar un acuerdo de licencias de lasprecitadas patentes (documento núm. 8), al menos, desde febrero de 2016 ycontinúan a día de hoy en negociaciones para ello, según manifiesta lasolicitante.

1.3 Loantes expuesto hace que HUAWEI advierta el riesgo objetivo de una solicitudinminente de medidas cautelares inaudita parte en su contra, y enrelación a esta tecnología patentada y con ocasión del Mobile World Congress(MWC, en adelante) que se celebra en Barcelona durante los días 26 de febrero a1 de marzo de este año 2018.

SEGUNDO.- Sobre el escrito preventivo

2.1 Elescrito preventivo es un instrumento procesal de defensa anticipatoria por elque la persona que prevé o teme que va a ser sujeto de unas medidas cautelares inauditaparte en su contra y por parte del titular de un derecho, puede comparecerante el órgano jurisdiccional competente y justificar preventivamente suposición jurídica, a través de un escrito de alegaciones de hechos y dederecho, con el fin, principal, de evitar la adopción de la medida cautelar y/ocon el fin, subsidiario, de que se celebre una audiencia para ser oído.

2.2 Elescrito preventivo aparece por primera vez con la denominación schutzschriften Alemania en una Sentencia de 14 de mayo de 1965 del Tribunal Superior de Justiciade Hamburgo. En el idioma inglés, se utiliza la terminología de protectiveletter o protective writ . Y, en nuestro país, se ha consolidado lautilización del término "escrito preventivo".

2.3 Laparte que lo presenta es el "solicitante" del escrito preventivo,también futuro demandado o demandado potencial - de las medidas, entiéndase-;pudiendo, incluso, hablarse de sospechoso, acusado o acusado putativo o,también, presunto infractor. La parte a la que se dirige el escrito preventivoes la solicitante potencial de las medidas cautelares inaudita parte ;futura demandante, demandante potencial o, simplemente, titular del derecho.Preferimos los términos "solicitante prevenida" y"pre-actora" para identificar a las dos partes intervinientes en estafigura jurídica, respectivamente.

2.4 Elescrito preventivo ha de tener una causa e interés legítimo: prever lainterposición de unas medidas cautelares inaudita parte . En definitiva,un temor razonable a ser sujeto pasivo de las mismas. Que tendrá por base yfundamento indicios relevantes: requerimientos notariales, burofaxes, cartas deadvertencia, correos cruzados, negociaciones previas, acciones judiciales yprocesos abiertos ya en otros países, etc.

2.5 Enel presente caso, nos encontramos ante un escrito preventivo siendo la partesolicitante prevenida HUAWEI TECHNOLOGIES ESPAÑA S.L. y la potencial demandanteo pre-actora la mercantil FRACTUS S.A. y concurre igualmente causa e interéslegítimo, derivado de los documentos acompañados, conversaciones para unacuerdo de licencia entre ambas partes.

TERCERO.- Sobre el escrito preventivo en Alemania y en elReglamento de procedimiento del Tribunal Unificado de Patentes (TUP)

3.1 Elescrito preventivo es una invención procesal de origen netamente germánico,consolidada desde hace ya más de 50 años en Alemania como práctica judicial sibien reconocida por ley recientemente, en el art. 945 (a) del ZPO, que haentrando en vigor en enero del año 2016.

3.2Consecuencia de esa experiencia práctica en Alemania es la adopción de unRegistro central de escritos preventivos[https://schutzschriftenregister.hessen.de/] público y a nivel federal, quepermite recepcionar on line [https://www.zssr.justiz.de/] cualquierescrito preventivo presentado y ser consultado de forma automática porcualquier tribunal del Estado, haciendo muy práctica la gestión de los más de20.000 escritos preventivos que se depositan anualmente en Alemania.

3.3Otros países, de la órbita de influencia germánica, también reconocen elescrito preventivo ya legalmente ya por la práctica de los tribunales comopueden ser Suiza [art. 270 del Código procesal civil suizo (CH-ZPO)], Holanda,Bélgica o Francia.

3.4 Elart. 207 del Reglamento de procedimiento del funcionamiento del TribunalUnificado de Patentes (TUP) regula la figura del escrito preventivo comomecanismo de defensa frente a las medidas cautelares inaudita parte , deforma que con este reconocimiento normativo expreso a nivel europeo ysupranacional se le otorga plena carta de naturaleza a esta figura jurídica, sibien limitado al ámbito de las patentes. También se prevé un sistema registralpara su gestión.

CUARTO.- Sobre el escrito preventivo en España

4.1 EnEspaña, al igual que en los países antes referidos, el proceso de génesis delescrito preventivo se ha se ha producido a través de la práctica forense y delos tribunales, siendo el Auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 4 de Barcelonade 18 de enero de 2013 (ponente Sr. Rodríguez Vega), la primera resoluciónjudicial en España que admite esta figura.

4.2 Enel contexto de la celebración de congresos y ferias profesionales en el queestán implicados derechos propiedad intelectual e industrial, el escritopreventivo se erige en un mecanismo procesal ideal de defensa anticipatoria,frente a la posibilidad de ser sujeto pasivo de medidas cautelares inauditaparte por parte de un competidor. Un ejemplo es el Mobile World Congress,evento de relevancia a nivel internacional en innovación de tecnología móvilque se celebra todos los años en Barcelona y que ha marcado un punto deinflexión y de eclosión en la presentación de los escritos preventivos ennuestro país.

4.3 Elart. 132 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes , que entró en vigor enabril del año 2017, regula por primera vez en España la figura del escritopreventivo, convalidando lo que hasta ahora era una práctica judicial y forensey homologándonos a países de nuestro entorno donde, de igual forma, se halegalizado esta figura jurídica tras una primera fase de reconocimientoúnicamente por parte de los tribunales.

QUINTO.- Tramitación de conformidad con la nueva Ley 24/2015,de 24 de julio, de Patentes

5.1 Lanueva Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, prevé expresamente que lapresentación del escrito preventivo supondrá que "el Juez o Tribunalacordará la formación de un procedimiento de medidas cautelares" (párrafo2º del apartado 1º del art. 132 ), esto es, la apertura de un expediente opieza de medias cautelares.

5.2Por tanto, el expediente ya no va a ser el que se seguía hasta ahora, esto es,un expediente de jurisdicción voluntaria ex arts. 1.2 y 139 de la nueva Ley deJurisdicción Voluntaria de 2015. Con la nueva Ley de Patentes de 2015, el cauceprocedimental pertinente para la tramitación de las solicitudes de escritospreventivos presentadas es un procedimiento de medidas cautelares,obligatoriamente ("el Juez o Tribunal acordará ..."). Lo cual tienesu lógica, en la medida que el escrito preventivo no deja de ser unacontestación anticipada o una oposición adelantada a una previsible demanda demedidas cautelares inaudita parte .

5.3Por lo dicho, con el presente auto de admisión del escrito preventivo, en suparte dispositiva, se ordena la formación de la pieza de medidas cautelares.

5.4 Enel caso de autos, ha habido comunicaciones escritas/negociaciones entre laspartes sobre la tecnología controvertida, en concreto, sobre las siguientespatentes:

EP 1592083 (ES 2410085)

EP1223637 (ES 2241378) EP 1935057 (ES 2380580) , dela que FRACTUS es titular, lo que justifica el interés de la solicitanteprevenida por promover la tutela judicial solicitada y su tramitación a travésde un procedimiento cautelar.

SEXTO.- Efectos de la admisión del escrito preventivo ycomunicaciones a otros Tribunales a) Regla general: no procede la adopciónde medidas cautelares sin audiencia de parte

6.1 Enprimer lugar, la admisión del escrito preventivo tiene como efecto principal ycomo regla general la de no haber lugar a la adopción de las medidas cautelaressin audiencia de parte.

6.2Ahora bien, la admisión de este escrito preventivo no altera la facultadjudicial de acordar o no la convocatoria de audiencia o vista; y no impide que,una vez presentadas las medidas cautelares inaudita parte , éstas sepuedan acordar "sin más trámite" mediante auto en los términos yplazos que dicta el art. 733.2 de la LEC , esto es, acreditadas por la actorarazones de urgencia o que la audiencia previa puede comprometer el buen fin dela medida cautelar.

b) Notificación obligatoria al demandante potencial yprincipio de buena fe

6.3 Ensegundo lugar, se ha de notificar a FRACTUS , como titular de laspatentes, la presente resolución. Dicha notificación, viene exigida por elpropio art. 132 ("que notificará al titular de la patente"). Lafinalidad de la notificación es doble:

en elplazo de tres meses podrá presentar las medidas cautelares ante el mismo Juez oTribunal que ha admitido el escrito preventivo, ha formado la pieza de medidascautelares y le ha notificado el auto de admisión

(párrafosegundo del apartado 1 del art. 132 de la LP); si considera que el Juez oTribunal ante el que se presentó el escrito preventivo no es el competente,podrá presentar su solicitud de medidas cautelares ante aquél que entiendarealmente competente, debiendo hacer constar en su solicitud la existencia delescrito preventivo y el órgano judicial ante el que éste se hubiere presentado(apartado 2 del art. 132 de la LP).

c) Notificación al resto de Juzgados Mercantilespotencialmente competentes

6.4 Entercer lugar, se ha de notificar a los Decanatos de los Juzgados Mercantilescompetentes para estas materias, Barcelona, Madrid y Valencia, la presenteresolución a fin de que el Juzgado Mercantil que resulte finalmente competentepueda tener en cuenta las alegaciones de hecho y derecho formuladas por lassolicitantes en el escrito preventivo.

d) Efectos desde la fecha de la solicitud

6.5 Encuarto lugar, hemos de retrotraer los referidos efectos de la admisión delescrito preventivo al momento mismo de la solicitud del escrito preventivo, ennuestro caso, el 25 de enero de 2018 (sello de Decanato). En sistemasregistrales on line de escritos preventivos como el alemán o en el delart. 207 del TUP, su carácter automático e instantáneo no produce losinconvenientes que sí se dan en nuestro país, donde puede haber lapsos detiempo desde que se presenta la solicitud del escrito preventivo hasta que sedicta la resolución de admisión y/o se notifica a la futura demandante. De ahíla ficción de retrotraer los efectos de protección a la misma fecha de lasolicitud y con las mismas consecuencias.

e) Plazode duración, posibilidad de prórroga e indisponibilidad del escrito preventivo.Extensión de efectos a terceros

6.6 Lavigencia del escrito preventivo será de tres meses a computar desde lanotificación de la presente resolución de admisión al potencial demandanteFRACTUS, quien en dicho plazo podrá presentar las medidas cautelares inauditaparte ante este Juzgado Mercantil o cualquier Juez Mercantil que considerecompetente. Transcurrido el señalado plazo quedará sin efecto el presenteescrito preventivo y se archivará este expediente. Todo ello sin perjuicio deque la solicitante, antes del término de dicho plazo, solicite una prórroga porotros tres meses. En este sentido, seguimos el criterio del art. 207.9º delReglamento de procedimiento del TUP, que admite las prórrogas.

6.7Finalmente, admitido el escrito preventivo queda fuera del ámbito dispositivodel instante y queda ya sometida a un plazo de validez de tres meses. Seráncuando transcurra los tres meses de validez cuando el escrito pierda sueficacia ex lege - y no ex parte ni ex ante -.

6.8Extensión de la protección a terceros. Consideramos que no existe problemaspara que una solicitud de escrito preventivo parta de un grupo de personas quetemen ser objeto de unas medidas cautelares inaudita parte . Eso sí,debemos exigir una cierta conexión fáctica o jurídica entre esas personas ogrupo de personas, que estén perfectamente identificadas y determinadas y atodas ellas comparecer bajo la misma representación procesal. En el presentecaso, se solicita la carta de protección para HUAWEI TECHNOLOGIES ESPAÑA S.L.como filial de la matriz HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD., si bien se añade lapetición se hace en nombre de ambas compañías, aunque no ha dado tiempo alotorgamiento de poderes por parte de esta última.

Existela determinación e identificación del tercero y la conexión fáctica queexigimos para ampliar el escrito de protección, este caso, a la matriz. Ahorabien, no consta en las actuaciones el otorgamiento de poderes para actuar antelos Tribunales por parte de la citada mercantil. Por tanto, hemos de supeditarla extensión de los efectos de la presente resolución a la mercantil HUAWEI TECHNOLOGIESCO. LTD. a que se subsane ese defecto procesal o, en último caso, se adhieravoluntariamente a este expediente ex art. 13 de la LEC .

6.9Extensión de la protección frente a terceros. Entendemos que la protección delescrito preventivo se puede desplegar si la interposición de las medidascautelares se prevé/teme que pueda proceder de varios potenciales demandantes.No si éstos están indeterminados o son desconocidos. Por lo que ha de admitirseque la solicitud del escrito preventivo se presente frente a previsiblesmedidas cautelares que puedan partir bien de una matriz (por lo general,titular de la patente) y/o bien de sus filiales (por lo general, licenciatariasen exclusiva de la matriz, titular de la patente, en diferentes países) o lainversa; siendo lo conveniente identificar al máximo los posibles solicitantesde las medidas cautelares, ya sea el del grupo o la matriz y/o el de lasfiliales. Tratando de evitar en lo posible, caer en fórmulas genéricas, con elconsiguiente riesgo de inadmisión y, en ningún caso, utilizar esquemastotalmente indeterminados del tipo "por parte de tercero". En elpresente caso, en el encabezamiento de la solicitud presentada por Huawei, sepide la protección " en relación con la eventual solicitud de medidascautelares que pueda instar la compañía FRACTUS S.A. y/o cualquiera de suslicenciatarios por infracción de todas o algunas de las siguientes patenteseuropeas con efectos en España (o cualesquiera otras patentes sobre tecnologíade antenas para dispositivos móviles y estaciones base celulares)" .En consecuencia, estando indeterminadas y no identificadas cuáles pueden ser"cualquiera de sus licenciatarios", el presente escrito preventivo hade desplegar sus efectos solo si la medida cautelar parte de FRACTUS S.A. Y, enigual sentido, solo en relación con las patentes concretas y específicasrelacionadas; no admitiéndose, tampoco, un escrito preventivo cuyo objeto deprotección sea genérico y/o indeterminado, a modo de "cheque enblanco".

PARTE DISPOSITIVA

La Secciónde Patentes del Tribunal de 1ª instancia de lo Mercantil de Barcelona acuerda:

1º.-Admitir a trámite la solicitud del escrito preventivo presentado por Dña. Maríadel Pilar Albácar Arazuri, Procurador de HUAWEI TECHNOLOGIES ESPAÑA S.L., conefectos desde el 25 de enero de 2018, ordenándose la apertura y formación de lacorrespondiente pieza separada de medidas cautelares, con su númerocorrespondiente.

2º.-Que salvo razones acreditadas de urgencia debidamente motivadas , nohabrá lugar a la adopción de las medidas cautelares sin audiencia de parte contraHUAWEI TECHNOLOGIES ESPAÑA S.L., por supuesta infracción de las siguientespatentes:

EP 1592083 (ES 2410085)

EP1223637 (ES 2241378) EP 1935057 (ES 2380580) , yse señalará la celebración de la vista de los arts. 733.1 y 734.3 LEC ,realizándose las notificaciones y citación de HUAWEI TECHNOLOGIES ESPAÑA S.L.,directamente a través de su representación procesal en este expediente.

3º.-Notificar con carácter urgente a las compañía FRACTUS S.A. através de la representación procesal de la solicitante, Dña. María del PilarAlbácar Arazuri, la presente resolución con las siguientes advertencias:

en elplazo de tres meses a contar desde la notificación de la presente resolución,podrá presentar la demanda de medidas cautelares ante este mismo Tribunal queha admitido el escrito preventivo y ha formado la pieza de medidas cautelares;en los tres meses siguiente a contar desde la notificación de lapresente resolución, si considera que este Juez o Tribunal ante el que sepresentó el escrito preventivo no es el competente , podrá presentar susolicitud de medidas cautelares ante aquél que entienda realmente competente,debiendo hacer constar en su solicitud la existencia del escrito preventivo yla pieza de medidas cautelares que se lleva ante este órgano judicial, para quepuedan ser tenidas cuenta las alegaciones de hecho y derecho formuladas por lassolicitantes.

si hasolicitado con posterioridad al 25 de enero de 2018 y antes de lanotificación de este auto de admisión, medidas cautelares inauditapartecontra HUAWEI TECHNOLOGIES ESPAÑA S.L., por supuesta infracción de lassiguientes patentes: EP 1592083 (ES 2410085)

EP1223637 (ES 2241378) EP 1935057 (ES 2380580) ,ante cualquier Juzgado Mercantil competente, deberá poner enconocimiento inmediato del mismo la existencia de la presente resolución paraque puedan ser tenidas cuenta las alegaciones de hecho y derecho formuladas porlas solicitantes.

4º.-Notificar la presente resolución al Decanato de los Juzgados Mercantiles deBarcelona, para que en el caso de que la pre-actora FRACTUS S.A. solicitenmedidas cautelares inaudita partecontra HUAWEI TECHNOLOGIES ESPAÑA S.L.,por supuesta infracción de las siguientes patentes:

EP EP 1592083 (ES 2410085)

EP1223637 (ES 2241378) EP 1935057 (ES 2380580) , searepartida por antecedentes a este Juzgado Mercantil nº 5 de Barcelona.

5º.-Notificar la presente resolución a los Decanatos de los Juzgados Mercantiles deMadrid y Valencia para que en el caso de la pre-actora FRACTUS S.A. hayasolicitado con posterioridad a la fecha de presentación del presente escrito(25 de enero de 2018) o solicite en los tres meses siguientes a la notificaciónde la presente resolución, medidas cautelares inaudita parte contra contraHUAWEI TECHNOLOGIES ESPAÑA S.L., por supuesta infracción de las siguientespatentes:

EP EP 1592083 (ES 2410085)

EP1223637 (ES 2241378) EP 1935057 (ES 2380580) , elJuzgado Mercantil que resulte competente pueda tener en cuenta lasalegaciones de hecho y derecho formuladas por las solicitantes en el escritopreventivo.

A talefecto, a petición del Juzgado Mercantil que resulte competente, se le remitirácopia testimoniada del contenido de la solicitud del escrito preventivopresentada, sin perjuicio de que las propias solicitantes puedan presentarcopias ante el Juzgado Mercantil ante el que se presenten las medidascautelares inaudita parte , si tuviera conocimiento de ello.

6º.-Que transcurridos tres meses desde la notificación a la pre-actora FRACTUS S.A.de la presente resolución, sin que se hubiesen presentado ante el JuzgadoMercantil que resulte competente medidas cautelares inaudita parte ,quedará sin efecto el presente escrito preventivo y se archivará esteexpediente. Todo ello sin perjuicio de que la solicitante, antes del término dedicho plazo, solicite una prórroga por otros tres meses.

7º.-Que la extensión de los efectos de la presente resolución a la mercantil HUAWEITECHNOLOGIES CO. LTD. queda supeditada a se subsane el defecto procesal de lafalta de representación procesal en forma o, en último caso, a que se adhieravoluntariamente a este expediente ex art. 13 de la LEC .

Firmado,D. Florencio Molina López, Magistrado Titular de este Juzgado Mercantil,habiendo dado cuenta a la Sección de Patentes del Tribunal dePrimera Instancia de lo Mercantil de Barcelona, integrada por Dña. Yolanda RíosLópez (coordinadora), Don Alfonso Merino Rebollo y D. Florencio Molina López,en el marco del protocolo de Estatuto del Tribunal de Primera Instancia de loMercantil de Barcelona, aprobado por acuerdo de 15 de julio de 2014 la ComisiónPermanente del CGPJ

RECURSO.Contra esta resolución cabe interponer recurso de reposición en el plazo decinco días antes este Juzgado.

AVISOLEGAL

Para larealización de cualesquiera actos de reutilización de sentencias y otrasresoluciones judiciales con finalidad comercial, debe ponerse en contacto conel Centro de Documentación Judicial -CENDOJ-