“MUSEO F. CHOPIN Y G. SAND” “COLECCIÓN CHOPIN Y GEORGE SAND” (Quetglas-Tous, S.L.) vs. (Ferrá-Capllonch, S.L.), Resolución 98/2018, decidida por el Juzgado de lo Mercantil de Palma de Mallorca el 14 de febrero de 2018
| Roj: SJM IB 1470/2018 - ECLI: ES:JMIB:2018:1470 Id Cendoj: 07040470012018100205 Órgano: Juzgado de lo Mercantil Sede: Palma de Mallorca Sección: 1 Fecha: 14/02/2018 Nº de Recurso: 1176/2016 Nº de Resolución: 98/2018 Procedimiento: Procedimiento ordinario Ponente: VICTOR MANUEL FERNANDEZ GONZALEZ Tipo de Resolución: Sentencia |
JDO.DE LO MERCANTIL N. 1 PALMA DE MALLORCA
SENTENCIA:00098/2018
JUZGADODE LO MERCANTIL Nº1 PALMA DE MALLORCA
ASUNTO:Juicio Ordinario nº 1176/16
SENTENCIA
En laciudad de Palma de Mallorca a 14 de febrero de 2018
Vistospor mí, Víctor Fernández González, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantilnº1 de los de esta ciudad y su partido, los autos de juicio de Ordinario nº1176/2016, a instancia del Procurador Dña. Margarita Ecker Cerdá, en nombrerepresentación de Quetglas-Tous SL, contra Ferrá-Capllonch SL, representada porel Procurador Dña. Sara Coll Sabrafín.
Deigual forma los presentes autos tienen origen en la demanda reconvencionalpresentada por el Procurador Dña. Sara Coll Sabrafín, en nombre representaciónde Ferrá-Capllonch SL, contra Quetglas-Tous SL, representada por el ProcuradorDña. Margarita Ecker Cerdá.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Segundo
Tercero
1.
2.
3.
4.
5.
Españolcon cargo a la demandada en reconvención, la entidad Q uetglas Tous SL
b)
c)
1.
2.
3.
4.
5.
Españolcon cargo a la demandada en reconvención, la entidad Quetglas Tous SL
d)
e)
1.
2.
3.
4.
5.
Españolc on cargo a la demandada en reconvención, la entidad Quetglas Tous SL
f) Yen consecuencia, se condene a Q uetglas Tous SL a estar y pasar por lasanteriores declaraciones, con expresa imposición de costas a la misma.
Cuarto
Cuarto
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- Hechos conformados por las partes
Conformese deduce de la demanda, de la contestación a la misma, de la demandareconvencional y de la oposición a ésta, quedan acreditados los siguienteshechos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
G.Sand", "Colección Chopin Sand" en la explotación de lasdependencias de que es titular.
10.
11.
12.
Segundo.- Planteamiento de la litis
Apartir de la demanda, de la contestación, de la demanda reconvencional y de laoposición a ésta última, las partes ejercitan las siguientes acciones ysuscitan las siguientes cuestiones:
1.
2.
3.
Quedaclaro que por sistemática el Tribunal debe valorar la titularidad de las marcasque dan origen a la presente controversia dado que a partir de ahí podremoscomprobar los derechos inherentes a esa titularidad y si existe algún tipo deinfracción, para en consecuencia, aplicar los pronunciamientos y condenas quepudiera haber lugar en derecho.
Tercero.- El sistema español de adquisición de derechosmarcarios
Comoya se ha referido la primera cuestión de fondo que ha de tratarse es larelativa a la acción reivindicatoria que se plantea, para lo cual, porconveniencia práctica, conduce a hacer una referencia sobre el nacimiento delderecho sobre la marca, esto es, analizar el punto en que se genera y crea elderecho sobre el signo distintivo. Para ello se hace necesario el análisisprevio de los principios básicos sobre el germen del derecho exclusivo delderecho de marcas.
Enprimer lugar aparece el denominado principio de prioridad en el uso, aquélsegún el cual el derecho sobre la marca se adquiere originariamente a través dela utilización efectiva del correspondie nte signo en el tráficojurídico-económico; así, el derecho de marca pertenece a quién la usa porprimera vez para designar sus productos o servicios. Es el modo adquisitivo queprevaleció en las etapas iniciales del sistema de marcas, e implica que lainscripción registral de la marca tiene un valor declarativo y no constitutivo,lo que motiva que en caso de conflicto entre el usuario anterior de la marca yel titular posterior de la misma se debe resolver a favor del primero.Posteriormente este sistema evolucionó hacia la notoriedad del signo derivadodel uso en el mercado, en el que no bastaba con la utilización de la marca sinoque ese empleo fuese realizado de forma que tuviese constancia por terceros,que a los efectos del mercado existiese el conocimiento de la existencia delsigno y a quién pertenecía, por la utilización en el trafico, de éste. Ladiferencia entre una y otra situación estriba en que frente al simple uso delprincipio, la notoriedad implica una difusión y reconocimiento de la marca porlos consumidores.
Frentea este sistema aparece el de la inscripción registral, principio que se ha idoimponiendo de forma gradual; según este sistema el nacimiento del derecho sobrela marca tendrá lugar mediante su inscripción en el registro; a través de ellael titular adquiere un derecho exclusivo sobre el signo distintivo, queimpediría su uso por terceros no autorizados. De aquí que el nacimiento sobrela marca se produce mediante la inscripción en el registro con independencia desu uso y de si éste es o no notorio, revelándose como constitutiva, ya queademás de atestiguar el nacimiento de aquella, la inscripción genera el derechode exclusiva sobre la marca.
Fijadoslos sistemas existentes debemos acudir a la evolución experimentada en elordenamiento español, partiendo para ello del Estatuto sobre la PropiedadIndustrial de 1929, y más concretamente de su artículo 14, el cual establecíaun sistema mixto, en el que se conjugaba el principio de inscripción registralcon el de la prioridad en el uso. En efecto, el derecho exclusivo sobre lamarca se confería en virtud de la inscripción del signo del registro que debíaconsolidarse mediante su utilización ininterrumpida en los tres años posteriores,pese a lo cual, el usuario no titular de la misma no quedaba desamparado sinoque se le atribuía un derecho de alcance limitado por cuanto se le permitíaimpugnar la marca confundible con aquella que se venía utilizando mediante elcorrespondiente proceso declarativo, que debía entablarse antes de tres años,plazo en el que se consolidaba la marca registrada, siempre que ésta fueseusada por el titular inscrito.
Frentea este sistema, la Ley de Marcas de 1988, en su artículo 3.1 y 2 , si bienconsolidaba la adquisición del derecho de marcas mediante la inscripción en elregistro, instauraba el principio diferente del de la notoriedad de la marca;con ello, el usuario de una marca registrada, a la hora de impugnarla no solodebía acreditar su utilización anterior a la inscripción sino que debíaacreditar, además, la notoriedad de la marca como consecuencia del uso de lamisma. Y ello sin que se requiera la utilización posterior del titularregistral.
Finalmente,la vigente ley de Marcas de 2001 regula en su artículo 2.1 el nacimiento delderecho sobre la marca, al especificar que "El derecho de propiedad sobrela marca y el nombre comercial se adquiere por el registro válidamenteefectuado de conformidad con las disposiciones de la presente Ley ."Considerada de forma aislada dicha norma, parecería dar a entender que lavigente normativa se decantaría por un sistema de adquisición registral puro,pero analizándola de forma conjunta y coordinada con otras normas la conclusióncambia de forma radical. En efecto, según el art.6.2 de la ley de 2001, alenumerar las marcas anteriores que impiden el registro de una marca posterior oconfundible, se está equiparando la marca notoriamente conocida a la marcaregistrada, lo que conduce a que el titular de aquella pueda oponerse alregistro de una marca posterior idéntica o confundible. Por otro lado, elart.34 de la ley, en su apartado quinto, equipara al titular de la marcanotoriamente conocida en España al titular de la marca registrada,concediéndole un ius prohibendi equivalente al que se confiere al titular demarca registrada. Igualmente, al regularse la nulidad relativa de la marca, lavigente norma equipara la norma notoriamente conocida a la registrada, y másconcretamente, el art.52.1, al remitirse al art.6, reconoce el mismo valor a lamarca anterior notoriamente conocida por su uso a la posterior registrada y quees igual o confundible con la primera. A diferencia de lo dispuesto en la normade 1988 (que disponía que, salvo en el caso de solicitud presentada de mala fe,la acción de nulidad de la marca confundible posteriormente registradaprescribía en el plazo de cinco años contados desde la fecha de la publicaciónde la concesión del registro de la marca, transcurrido el cual la marcaposteriormente registrada se consolidaba y su titular podía prohibir cualquieruso de la marca, aún incluso la anterior notoriamente conocida) la normativaactual, a través de lo dispuesto en el artículo 52.2, permite la coexistenciade la marca registrada y la anterior usada de forma notoria a pesar de habertranscurrido el plazo de los cinco años, por la denominada prescripción portolerancia.
Comoconclusión, se puede afirmar que la Ley de 2001, consagra un sistema mixto enel que coexisten el principio de inscripción registral y el principio denotoriedad del signo.
Cuarto.- La acción reivindicatoria de marcas
Laacción reivindicatoria viene recogida en los apartados 2 y 3 del art.2 de laley de 2001 (al igual que sucedía con el art.3.3 de la ley de 1988),posibilitando a la persona perjudicada por la conducta dolosa o desleal deltitular o solicitante de una marca o que contravenga una obligación contractualo legal, se subrogue en la posición jurídica que detenta el solicitante otitular de la marca indebidamente solicitada o concedida; y ello sin perjuiciode los derechos de los licenciatarios y demás terceros afectados por el cambiode titularidad.
Comoseñala la STS de 9 de mayo de 2016 (con referencia a la de 14 de junio de 2013)"... la acción reivindicatoria de una marca o de un nombre comercial,tal y como viene regulada en el art.2.2 LM , constituye un modoespecial de adquirir la titularidad del signo, previamente registrado por otro,cuando este registro fue solicitado "con fraude de los derechos de untercero o con violación de una obligación legal o contractual".Ordinariamente alcanza a supuestos de registro de una marca o nombre comercialpor el distribuidor o agente, y, en general, a los de abuso de confianza oincumplimiento de un deber de fidelidad, que presuponen una previa relaciónentre las partes (tercero defraudado y solicitante de la marca). Pero tambiéntienen cabida dentro del art.2.2 LM casos de registro de mala fe de unamarca o nombre comercial para aprovecharse de la reputación ajena. Es lo que enla doctrina se describe como "registro de una marca del que resulte elaprovechamiento o la obstaculización injustificados de la posición ganada porun tercero sin que haya mediado vinculación alguna entre las partes en elconflicto".
Deeste modo, el que ejercita la acción reivindicatoria de la solicitud o de lamarca registrada tiene que acreditar que el solicitante o el titular actuó enfraude de los derechos del propio demandante o violando una obligación legal ocontractual frente a él. Por otro lado, si lo que se pide es la reivindicaciónde la solicitud de una marca, la acción deberá plantearse antes de la fecha deconcesión del registro de la marca, mientras que si lo que se reclama es latitularidad de la marca registrada, la acción debe entablarse antes deltranscurso de cinco años, computables desde la publicación del registro de lamarca o bien desde el momento en que la marca registrada hubiese comenzado aser utilizada conforme a las previsiones del art.39 de la ley de 2001.Finalmente hay que destacar como hecho de notoria importancia el que en laacción reivindicatoria no aparece como presupuesto esencial y determinante elque la marca usada tenga el carácter de notoria a los efectos del art.6 bis delConvenio de la Unión de París.
Dichotodo ello procede analizar los requisitos básicos al objeto de determinar si halugar o no a la acción reivindicatoria ejercida, para lo cual, y dado que nosencontramos en presencia de unas marcas que han sido solicitada y han sidoregistradas por la demandada reconvencional, y cuya titularidad se reivindicapor Ferrá Capllonch SL, lo fundamental será determinar si se cumple elrequisito que la norma impone, y si queda o no acreditado ese fraude dederechos o contravención de una obligación contractual o legal, por el titularinscrito.
Perosiempre teniendo presente que si no se ejercita en el plazo legal, la acción nodebe prosperar.
FerráCapllonch Sl considera que el registro marcario llevado a cabo por QuetglasTous SL supuso la constatación de un ejercicio fraudulento de derechos que solotenía como objeto obtener un beneficio injusto, creando una situación deposición de monopolio que impida el desarrollo de la actividad de lacompetencia, obstaculizando por el registro marcario cualquier ejercicio empresarialdel resto de competidores. Y todo ello bajo el conocimiento y conciencia de quequien reivindica ha venido usando sus signos marcarios durante décadas, deforma consentida por el actual titular registral.
Dehecho, ante la conducta exteriorizada por Quetglas Tous SL, el 27 de febrero de2017, le dirigió un requerimiento notarial comunicándoles que procedería aejercitar las oportunas acciones judiciales lo cual supondría, a su juicio, lainterrupción de la prescripción que prevé el art.2 LM . Unas acciones que seplasman en la demanda reconvencional que tuvo entrada en este Juzgado, en estosmismos autos, el 7 de marzo de 2017.
Laoposición de Quetglas Tous SL, se basa en de la ausencia de ese comportamientoabusivo y, sobre todo, en el transcurso del plazo de caducidad previsto en elart.2 LM . A su juicio no se trataría de un plazo de prescripción, sino decaducidad con las consecuencias que ello implica. Quinto.- La caducidad oprescripción de la acción reivindicatoria marcaria
Apartir del planteamiento de las partes, antes de entrar a valorar laconcurrencia de la mala fe, será procedente analizar el elemento temporal.
Unanálisis que debe efectuarse desde un doble prisma, sobre la base de losargumentos que exponen las partes en sus respectivos escritos.
De unlado habrá que decidir si el plazo de los cinco años que fija el art.2 LM es decaducidad o de prescripción, para a partir de ahí, en función de la concluciónque se extraiga, valorar si habían transcurrido esos cinco años. La decisióndel Tribunal, en cuanto al primer apartado, es que estamos en presencia de unplazo de caducidad.
Paraello hace suyos los razonamientos de la SAP Granada de 9 de mayo de 2014 ,cuando dice "... que aquí estamos realmente ante un plazo de caducidad,como señalan las sentencias de las sección 28 de la AP Madrid de 28 deenero de 2014 , y 22 de abril de 2013 , no susceptible deinterrupción, ya que aunque no resulta pacífica la doctrina, en cuanto a lanaturaleza del plazo fijado, tanto en el artículo 3.3 de la anterior Leyde Marcas como en el artículo 2.2 de la vigente, sobre si se trata de unplazo de caducidad o de prescripción, el Tribunal Supremo se ha inclinado afavor de considerarlo como un plazo de caducidad.
A talefecto, el Tribunal Supremo en su sentencia de fecha 5 de octubre de2007 señala lo siguiente: "Para el éxito de la acción de que setrata es necesario que se prueben en el proceso sus elementos constitutivos -elfraude o la violación de norma legal o contractual-, como exige reiteradamentela jurisprudencia - sentencias de 14 de febrero de 2000 (RJ 2000, 1237) y 30 demayo de 2005 (RJ 2005, 4363). Además, la acción debe haberse ejercitado atiempo, lo que dependerá de que el registro hubiera sido sólo solicitado o yaconcedido - artículo 3.3 de la Ley 32/1988 (RCL 1988, 2267)-
Ellosentado, a la vista del supuesto de hecho declarado en la instancia, se ha deentender: Que la acción se ejerció cuando no había vencido el plazo decaducidad establecido en el artículo 3.3 de la Ley32/1988 ."
Delmismo modo, la sentencia del Tribunal Supremo de 30de diciembre de 2010 vuelve a referirse al plazo previsto para la acciónreivindicatoria como un plazo de caducidad: "La declaración de laprescripción extintiva aparece en la sentencia de apelación precedida de unanecesaria calificación de la acción o acciones ejercitadas en la demanda. Dichalabor la concluyó la Audiencia Provincial con el empleo de una fórmulaalternativa fundamento de derecho cuarto -, según la que aquella no era otraque la reivindicatoria de la marca que regulaba el artículo 3, apartado3, de la entonces vigente Ley 32/1.988, de 10 de noviembre , de modo quehabía caducado a los cinco años contados desde la fecha de publicación de laconcesión del registro.".
En lamisma línea cabe citar la sentencia del TribunalSupremo, de 30 de julio de 2013 cuando indica: "El artículo 1939constituye derecho transitorio común - sentencias de 16 de noviembre de 1988 y12/2007, de 22 de eneroy es analógicamente aplicable a un plazo de caducidadcomo el establecido en los artículos 2, apartado 2, de la Ley de 2001 y 3,apartado 3, de la Ley de 1988."
Portanto, estamos en presencia de un plazo de caducidad y no de prescripción, loque supone que, además de ser apreciable de oficio, no es susceptible deinterrupción y obliga a ejercitar las acciones en el lapso de tiempo fijado porla norma, de tal manera que de no plantear las acciones en el marco temporallegal, se perderá el derecho correspondiente.
Sexto.- Análisis del plazo de caducidad en relación con lasmarcas de Quetglas Tous SL
Comoya hemos señalado en el fundamento de derecho primero de esta sentencia, Quetglas Tous SL es titular de las siguientes marcas n acionales: " MuseoFrédéric Chopin y George Sand Cartuja de Valldemossa " (con el número2.972.853, fecha de concesión en el Registro el 22 de n oviembre de 2011)" Frédéric Chopin-George Sand Real Cartuja de Valldemossa "(con número de marca 3.585.950 y fecha de concesión en el Registro a 1 de abrilde 2016) y " Colección Museográfica Frédéric Chopin y George Sand" (con el número de marca 3.073.017 y fecha de concesión en el Registro el29 de julio de 2013).
Estostres signos registrados son los que se reivindican por Ferrá Capllonch SL. Deahí que, sobre la base de la defensa de la caducidad planteada, debamosefectuar el análisis temporal correspondiente respecto de cada uno de lossignos registrados.
Dehecho, este estudio solo se hace, en la contestación a la demandareconvencional, respecto de la primera de ellas, " Museo FrédéricChopin y George Sand Cartuja de Valldemossa" , sin que se planteeexcepción sobre las otras. No se plantea por cuanto, atendida la fecha deconcesión de las marcas (1 de abril de 2016 para " FrédéricChopin-George Sand Real Cartuja de Valldemossa " y 29 de julio de 2013para " Colección Museográfica Frédéric Chopin y George Sand"), y comparándolo con la fecha de la presentación de la demandareconvencional (el 7 de marzo de 2017), queda claro que no habría transcurridoel plazo de los 5 años.
Distintoes la primera marca mencionada, dado que, partiendo de que fue concedida el 22de noviembre de 2011 (y habiendo sido usada desde el primer momento, una vezque nunca se ha negado este hecho por Ferrá Capllonch SL), y que la demanda fuepresentada el 7 de marzo de 2017, queda claro que ha transcurrido el plazo decaducidad fijado por la ley, obligando a desestimar la demanda reconvencional aeste respecto, en cuanto a la marca " Museo Frédéric Chopin y GeorgeSand Cartuja de Valldemossa" , por entender caducada la acciónreivindicatoria.
Séptimo.- El registro marcario en fraude de los derechos deun tercero en la acción reivindicatoria marcaria
Elsiguiente paso en nuestro estudio, una vez que se ha reclamado la titularidadde las otras dos marcas (" Frédéric Chopin-George Sand Real Cartuja deValldemossa " y " Colección Museográfica Frédéric Chopin yGeorge Sand "), corresponde analizar el fraude de los derechos quedebe presidir el registro marcario, al amparo de la normativa vigente. Unconcepto jurídico que la STS de 9 de mayo de 2016 define como la situación quese produce en un "... registro de una marca del que resulte elaprovechamiento o la obstaculización injustificados de la posición ganada porun tercero sin que haya mediado vinculación alguna entre las partes en elconflicto"
Eneste punto de la discusión se hace necesario traer a colación la regulaciónlegal y consiguiente doctrina jurisprudencial del principio de la buena fe ydel abuso de derecho, para poder atender si la conducta del titular registralostenta la consideración de fraudulenta, en relación con los derechos de FerráCapllonch SL.
Así,la buena fe se define como la confianza o esperanza en una actuación correctade otro, concretándose en la lealtad en los tratos y en la fidelidad de lapalabra dada. Incluso Cossío ha llegado a formular el hecho de que la buena feha llegado a ser, dentro de nuestro derecho positivo, una verdadera fuente denormas objetivas, un conjunto de normas jurídicas sin formulación positivaconcreta y que son reunidas bajo esta denominación impropia y ocasionada aequívocos. Con ello se pretende el que las relaciones jurídicas, el ejerciciode los derechos y el cumplimiento de las obligaciones, se produzca conforme aprincipios que la conciencia social considera como necesarios; principios quese encuentran implícitos o deberían estarlo en el ordenamiento positivo. Loexpuesto conduce a que todo acto realizado en el ejercicio de un derecho es,por principio, un acto lícito y justo, excluyente de responsabilidad, al teneruna causa suficiente de justificación.
Ahorabien, cuando ese ejercicio de derecho se sigue como medio para causar daño aterceros (y partiendo de los actos de emulación), tendrá la consideración deilícito y en consecuencia, dignos de reprensión. Así surge la teoría del abusode derecho, el cual se produce cuando, si bien se actúa dentro del círculo quela ley marca como frontera al derecho que sea, sin embargo, de alguna forma nose usa conforme al "papel" que tiene encomendado o para la finalidadpara la que está pensado; es decir, los actos realizados conforme a lo que elderecho tolera es perfectamente tolerable y amparable, mientras que cuando esemismo acto se realiza con determinados fines o propósitos (al margen de laley), será rechazable y sujeto a indemnización. Así lo recoge el art.7 CC , queexige la buena fe en el ejercicio de los derechos y la persecución (conconsiguiente indemnización) del abuso de derecho.
Inclusola Jurisprudencia, al amparo de dicha regulación, ha venido a fijar loselementos esenciales del abuso de derecho, consistentes en un uso de un derechoexternamente legal, un daño a un interés no protegido por una específicaprerrogativa jurídica y una inmoralidad o antisocialidad de ese daño,manifestándose en la voluntad de perjudicar a terceros o cuando se ejercita conexceso el derecho.
Trasladadoal ámbito marcario, y como se dispone la Corte inglesa al resolver el caso"Gromax Plasticure LTD. Vs. Don & Low Nonwovens LTD", unaconducta abusiva sería aquella que tuviere la consideración de deshonesta, conprácticas que no se ajustan a las pautas de una conducta comercial aceptableobservadas por personas razonables y experimentadas en el sector concretopertinente, lo cual, a modo ejemplificador, sucedería cuando al tiempo dedepositar la solicitud, el solicitante tenga conocimiento (que tenga concienciareal y efectiva de ello) de que un tercero está usando una denominación o signoidéntica o semejante en relación con productos o servicios idénticos o similaresa los que comprende la marca solicitada, siempre y cuando el uso del signodistintivo anterior y confundible haya sido real y efectivo (prolongado en eltiempo y con un nivel estimable de venta y reconocimiento en el mercado);igualmente cuando la intención con el registro de la marca es meramenteespeculativa o de bloqueo, cuando se pone de manifiesto una actitud meramenteobstruccionista, reveladora de que, pese a que en la actualidad no se imponeuna obligación de uso al titular de la marca, la finalidad de la inscripciónrevela una conducta abusiva o fraudulenta al pensarse en fines espurios a losderechos amparados por la normativa de propiedad industrial.
Finalmente,la STS de 8 de febrero de 2017 , analizando el precepto en estudio, concluye losiguiente: " Es cierto que en la reseñada sentencia 391/2013, de 14 dejunio , declaramos que el presupuesto previsto en el art.2.2 LM parajustificar la acción reivindicatoria (registro de una marca con fraude de losderechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual),no queda reducido a «supuestos de registro de una marca o nombre comercial porel distribuidor o agente, y, en general, a los de abuso de confianza oincumplimiento de un deber de fidelidad, que presuponen una previa relaciónentre las partes (tercero defraudado y solicitante de la marca)». Alcanzatambién a supuestos «de registro de mala fe de una marca o nombre comercialpara aprovecharse de la reputación ajena. Es lo que en la doctrina se describecomo "registro de una marca del que resulte aprovechamiento o laobstaculización injustificados de la posición ganada por un tercero sin quehaya mediado vinculación alguna entre las partes en el conflicto ".
Octavo.- La doctrina anterior aplicada al caso de autos
De lalectura de la demanda reconvencional presentada por Ferrá Capllonch SL, en loque se refiere a las marcas " Frédéric Chopin-George Sand Real Cartujade Valldemossa " y " Colección Museográfica Frédéric Chopin yGeorge Sand", se infiere que la conducta observada por Quetglas TousSL podría encuadrarse dentro del concepto de mala fe que acaba de ofrecerse; enefecto, no cabría otra solución para alguien que trata de apropiarse delesfuerzo, de la creación, de la ideación efectuada por un tercero y perpetuadaa lo largo del tiempo, máxime cuando aquel es conocedor pleno de la situaciónfáctica concurrente. En concreto plantea los siguientes hitos como base de suargumentación y reclamación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Sejustificaría así que, quien aparece como titular de unos registros marcarios,procedió a la inscripción de los mismos con conocimiento pleno de latitularidad extraregistral de los mismos por parte de un tercero. Un registroque se produciría en el marco de un conflicto evidente por la titularidad dedeterminados derechos en torno a la figura de la persona de Aquilino y de Delia, que condujo a la ruptura de la situación patrimonial y jurídica que se habíaconfigurado previamente en aras a la explotación conjunta de todo el patrimonioexisnte en el Monasterio de la Cartuja.
Perolo más relevante que se expone es que, toda esa conducta registral, se enmarcaen una global que tiene por objeto, no la explotación de esos derechos, sino elbloqueo de la actividad de aquellos que pudieran ser competencia, laobstaculización injustificada de la posición ganada por un tercero fruto de suactuar con el paso del tiempo, así como por el conjunto de bienes y derechos delos que sería titular y que le avalarían como propietario de esos signosdistintivos. Todo ello en el marco territorial de un edificio monumental comoes el Monasterio de la Cartuja de Valldemossa, en que se concentran lasactividades de ambas empresas, focalizadas en estancias colindantes.
Quedaclaro que la lectura de esos hitos, el relato que se expone en la demandareconvencional permitiría avalar la reclamación efectuada por Ferrá CapllonchSL y estimar la reivindicación de los signos registrados, cumpliéndose aquelloque la STS 5 de octubre de 2007 expresa con los siguientes términos: " "Lanorma sacrifica aquella en beneficio de éste -si es que la acción se hubieraejercitado una vez concedida la marca- y otorga protección -con elreconocimiento de la facultad de subrogarse, ya en el expediente de solicitud,ya en el asiento practicado- a quien ostente el mejor derecho por razonesajenas al registro, con tal que hubiera sido perjudicado, por el solicitante oel titular registral, con una actuación fraudulenta o que signifique violaciónde una obligación legal o contractual"
Noobstante lo dicho, no podemos acoger la reivindicatoria por tener que estimarlos argumentos presentados por Andrés SL, que justifican que no se produjo unaprovechamiento o una obstaculización injustificada de una posición ganada porun tercero, sino que dicha entidad también desarrolló una actividad vinculada alas personas de Aquilino Chopin y Delia , en el mismo marco monumental,prolongada en el tiempo, a partir de elementos artísticos y existiendovinculación mercantil entre las partes en el conflicto.
Enconcreto deben destacarse los siguientes argumentos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Detodo lo expuesto hay que reiterar que lo que se analiza ahora no es laimportancia de esos fondos (propiedad de unos y otros) o la forma en que sehabrían publicitado esas colecciones privadas, sino si Andrés SL, a través delregistro marcario, habría incurrido en una conducta prohibida tratando deobstaculizar la actividad empresarial ajena, al no existir ninguna causajustificada. Si Andrés SL, a través del registro marcario, sin justificaciónalguna, con un ánimo espúrio, acude al Registro en aras, no para proteger susactivos, sino con el fin de bloquear a los terceros que pudieran sercompetidores.
Quedaclaro que Andrés SL, con su registro marcario, ejercita unos derechos derivadosde la existencia de determinados bienes que pueden ser amparados por signos distintivos.Andrés SL no ha acudido al registro a partir de su conflicto con lacompetencia, sin haber desarrollado actividad alguna previa, sin disponer deelementos que registrar.
ElTribunal tiene claro que, desde la década de los años 30 del siglo pasado,viene desarrollando la actividad que sigue desarrollando actualmente; y lo quees más relevante, esa actividad está relacionada de forma directa con bienespropiedad o usados por Aquilino y Delia , con unos bienes que han generadonegocio para ambas sociedades durante todo el tiempo y que permitió unaconvivencia pacífica durante mucho tiempo, en la que mutuamente se respetabanlos signos y actividades contrarias.
Porello no se llega a apreciar esa mala fe que se requiere para que triunfe laacción reivindicatoria, no se acredita el aprovechamiento del prestigio o de lareputación de terceros, sino que queda acreditado que cada una de lassociedades litigantes, ostentando activos relacionados con Aquilino y Delia ,han desarrollado en paralelo, actividades empresariales. De ahí que proceda ladesestimación de la demanda, una vez que no se acredita el parasitismo propiode la mala fe que preside la reivindicatoria.
Noveno.- Acción declarativa de nulidad absoluta
Comosegunda acción planteada en la demanda reconvencional, Ferrá Capllonch SLdenuncia que las marcas titularidad de Andrés SL habrían sido solicitad as demala fe, incurriendo una causa de nulidad prevista en el artículo 51.1.b) de laLM .
Elartículo 51.1.b) de la LM señala que es causa de nulidad absoluta de la marcaregistrada, " Cuando al presentar la solicitud de marca el solicitantehubiera actuado de mala fe".
Lamala fe del registro es un concepto jurídico indeterminado que, conforme a laSTJUE de 11 de junio de 2009 (Asunto C-529/07, Chocoladenfavrkien Lindt vsFranz Hauswirht), debe valorarse conforme a los siguientes criterios:
a)
b)
La STSde 8 de febrero de 2017 concreta la mala fe en los siguientes términos: " hade estimarse la concurrencia de mala fe cuando se ejercita un derecho a lainscripción de la marca con una finalidad económico-social distinta de aquellapara la cual ha sido atribuido su titular en el ordenamiento jurídico, y másparticularmente, cuando se pretende aparentar una inexistente conexión entrelos productos o servicios con los de un tercero, buscando, con una aproximaciónal signo ajeno, obtener el favor de los consumidores con el aprovechamiento dela reputación del segundo"
Lamala fe del registro de la marca del demandado como afirma Ferrá Capllonch SL,se obtendría de los indicios existentes en autos que nos indican que lafinalidad del registro no fue tanto identificar el origen empresarial de losproductos de la demandada, como lograr aprovecharse de la calidad, prestigio eimagen de marca de la parte demandante, y conseguir de esta forma unadenominada "marca de cobertura", que amparara y justificara las prácticasilícitas de los demandados.
Entodo caso, el análisis que debe efectuarse en este caso, debe ir coordinado, deforma complementario, al de la mala fe relatado para solventar la acciónreivindicatoria, y en particular, a partir de las conclusiones que hemosextraído en relación con la conducta desarrollada por Andrés SL, sobre tododesde el prisma que, al tiempo de la solicitud del registro marcario, dichaentidad, realmente ejercitaba una actividad empresarial en relación con losbienes protegidos por los signos distintivos.
No seha negado (como ya hemos tenido la oportunidad de explicar), que la relaciónentre ambas mercantiles, desde los orígenes de la explotación empresarial delas diferentes dependencias del conjunto monumental de la Cartuja deValldemossa, ha pasado por diversas vicisitudes, desde el enfrentamiento hastala concertación en el marco de una sociedad civil, para posteriormente volveral conflicto.
Ambasentidades han competido en el mercado ofreciendo a los consumidores sus productos,una vez fijando unas reglas de actuación coordinadas, y otras en plenacompetencia, hasta llegar al estadio actual en que la "lucha" por elmercado, es total.
Sereitera que Andrés SL ha defendido sus derechos, no solo a través de promoverel registro marcario de unos signos distintivos, sino principalmente en losTribunales buscado el reconocimiento judicial que los bienes y derechos queostenta, son originales a diferencia de los de la competencia. Así se haconcluido en cuanto al piano de Chopin y la celda en la que habitó éste yGeorge Sand. Los tribunales han dado la razón a Andrés SL sobre tansignificativos bienes.
Deesta forma, siguiendo el excurso del anterior fundamento, podemos concluir enel sentido de la sentencia del Tribunal Supremo que se ha citado: lainscripción de los signos distintivos no se ha realizado buscando una finalidaddistinta a la prevista por el legislador y que debe ser la que ha de presidirun registro marcario, quedando acreditada la conexión entre unos productos y serviciostitularidad de Andrés SL con esos signos, mostrando una verdadera actividadempresarial en torno a esos activos y signos a lo largo del tiempo.
ElTribunal considera que Andrés SL pretende la protección de su actividadempresarial, la que de forma real ejecuta y ha ejecutado a lo largo del tiempo.Y todo ello a través del registro de unos signos vinculados a su actividad y alos productos de que es titularidad y sobre los que pivota aquella.
Porello no se acredita la mala fe del registro marcario, y por tanto deberechazarse la nulidad absoluta planteada al respecto.
Décimo.- La acción declarativa de nulidad relativa
Porparte de Ferrá Capllonch SL, en la demanda reconvencional y de formasubsidiaria a las acciones reivindicatoria y de nulidad absoluta, plantea laacción declarativa de nulidad relativa basada en el art.52.1 en relación conlos artículos 6.1.b ), 6.2.d ) y 8 de la LM .
Unaacción que pretende que el registro marcario de los signos propiedad de Andrés SLsea declarado nulo, y por ende provoque la desaparición de los mismos,implicando la desaparición de la protección propia de la ley de marcas. Paraello debe acreditarse la concurrencia de alguna de las causas de nulidadrelativa que prevén los art.6 , 7 , 8 , 9 y 10 .
Ennuestro caso, los motivos que se citan son los mencionados 6.1.b), 6.2.d) y 8,lo que comporta que debamos distinguir entre dos grupos de causas:
a)
b)
Lógicamenteen el primero de los supuestos, amén de analizar el riesgo de confusión, loprimordial es que existan registros marcarios propiedad de las parteslitigantes. Decimos ello, por que, si el demandante de la nulidad, no estitular de un signo marcario registrado y anterior en los términos del art.6.2LM , no podrá invocar esa causa de nulidad.
En elcaso de autos, conforme a lo que se menciona en la demanda reconvencional, seestá solicitando la nulidad relativa de las tres marcas registradas por Andrés SL,por colisionar con los signos titularidad de la demandante reconvencional; enconcreto con "Museo F. Chopin y G. Sand" y "Colección ChopinSand". Pero como acabamos de referir, ninguno de esos signos goza delcarácter de marca anterior del art.6.2 LM , por no constar su registro osolicitud previa a la que siguió ese registro, en los términos de prioridad quecontempla la norma.
De ahíque no pueda atenderse a la nulidad relativa por este primer motivo de nulidadrelativa
Undécimo.- La nulidad relativa basada en marcas notorias orenombradas
Comoya hemos dicho en el anterior fundamento, el legislador también ha planteado laposibilidad de conceder la nulidad de signos registrados, si los mismosincurren en riesgo de confusión con signos que, a la fecha de presentación oprioridad de la solicitud de la marca en examen, gocen de notoriedad orenombre; estén o no registrados esos signos notorios o renombrados.
Eneste caso, antes de efectuar el análisis del riesgo de confusión, lo procedentees comprobar si se acredita la notoriedad o renombre de esos signos, que ennuestro caso, serían "Museo F. Chopin y G. Sand" y "ColecciónChopin Sand"
Paraello debemos aclarar los requisitos que deben producirse para poder declarar unsigno o una marca como notoria, siendo el punto de partida la STS de 23 dejulio de 2012 , en la que se expone lo siguiente: "... La STJUE de 6 deoctubre de 2009, C-301/07 (Pago), afirma que este concepto"supone un cierto grado de conocimiento por parte del públicopertinente" (ap. 20). Y, con cita de la anterior STJUE de 14 de septiembrede 1999, C-375/97 (General Motors), apostilla que este grado deconocimiento "debe considerarse alcanzado cuando una parte significativadel público interesado por los productos o servicios amparados por la marcacomunitaria conoce esta marca" (ap. 24). Para ello, "el juez nacionaldebe tomar en consideración todos los elementos pertinentes de los autos, esdecir, en particular, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad,la extensión geográfica y la duración del uso, así como la importancia de lasinversiones realizadas por la empresa para promocionarla" (ap. 25).
Deeste modo es posible concluir, como ya lo hizo en su día la doctrina, que elrequisito determinante de la notoriedad de la marca es su difusión entre elpúblico interesado por los productos y servicios amparados por dicha marca ypor los sectores interesados.
A esteconcepto responde la definición contenida en la Exposición de Motivos de la Leyde Marcas de 2001: "La marca notoria es la conocida por el sectorpertinente del público al que se destinan sus productos o servicios y, si estáregistrada, se protege por encima del principio de especialidad según su gradode notoriedad (...). Cuando la marca es conocida por el público en general, seconsidera que la misma es renombrada y el alcance de su protección se extiendea cualquier género de productos o servicios."
Estadefinición está inspirada en la "Recomendación conjunta relativa a lasdisposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas",aprobada por la Asamblea de la Unión de París y por la Asamblea General de laOMPI en la 34ª sesión, que tuvo lugar del 20 al 29 de septiembre de 1999,conocida como "Recomendación de la OMPI". La letra a) del art 2.1 deesta Recomendación de la OMPI prescribe que "a la hora de determinar siuna marca es notoriamente conocida, la autoridad competente tomará enconsideración cualquier circunstancia de la que pueda inferirse que la marca esnotoriamente conocida".
Laletra b) del mismo artículo 2.1 pormenoriza los criterios que pueden sertomados en consideración:
"Enparticular, la autoridad competente considerará la información que se le sometaen relación con los factores de los que pueda inferirse que la marca es o nonotoriamente conocida, incluida, aunque sin limitarse a ella, la informaciónrelativa a lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Es muysignificativo que, para evitar equívocos, esta Recomendación de la OMPI, acontinuación, en la letra c), advierta que estos factores son "pautas paraasistir a la autoridad competente en la determinación de si una marca esnotoriamente conocida", pero "no constituyen condiciones previas paraalcanzar dicha determinación. Antes bien, la determinación en cada casodependerá de las circunstancias particulares del caso en cuestión". Por loque no sería necesario que concurrieran todos ellos y, además, pueden sertenidos en consideración otros factores distintos".< /i>"
Apartir de aquí, como concluye la sentencia de 22 de diciembre de 2016 delJuzgado de Marcas de la Unión Europea nº1 de España, con sede en Alicante, sepueden extraer unas conclusiones:
"
b)
c)
Duodécimo.-La doctrina anterior aplicada al caso de autos.
Llevadala doctrina anterior al caso presente puede afirmarse que Ferrá Capllonch SL noha acreditado la notoriedad ni el renombre de sus signos.
Comose acaba de concretar la notoriedad o renombre debe predicarse de los signos,del conocimiento generalizado que de los mismos ha de tener el públicointeresado en los productos o servicios identificados con el signo en cuestión.Y debemos diferenciarlo del hecho de que se acredite que esos signos han sidousados, de forma pública o notoria en el mercado, tanto local, nacional ointernacional.
Concordamoscon Ferrá Capllonch SL que la labor de las personas vinculadas a la entidad handesarrollado un trabajo ingente, tanto desde e punto de vista cuantitativo,cualitativo e histórico por la preservación y difusión de los fondos de que estitular, y que ello ha merecido el reconocimiento que menciona a lo largo de sudemanda reconvencional.
Peroese reconocimiento no se ha acreditado que también lo sea de los signos enlitigio. La existencia de los fondos relacionados con Aquilino y Delia en lalocalidad de Valldemossa queda acreditada por la documentación aportada por laspartes y por las testificales escuchadas en el acto del juicio, pero en cambio,no se puede decir lo mismo de los signos no registrados que pretende hacervaler Ferrá Capllonch SL.
Dehecho este Tribunal, más allá de tener la certeza de lo que se acaba de decir,no alcanza el mismo grado de conocimiento de lo que resulta relevante enrelación con la notoriedad. No se ha acreditado que el público interesadoostente ese grado de conocimiento respecto de los signos, que permita hablar denotoriedad.
Dehecho, un gran problema que se plantea el Tribunal es la delimitación de esepúblico de referencia, una vez que la prueba que se aporta en el juicio versasobre personas más o menos vinculadas con la actora reconvencional o con lalocalidad de Valldemossa, pero no se traído a los autos otra prueba(especialmente la pericial) que pudiera concluir que, el público interesado enlos bienes de Aquilino (tanto los estudiosos del artista, como el resto devisitantes de las instalaciones de la Cartuja de Valldemossa), tengan porreconocidos los signos de Ferrá Capllonch SL con el nivel que la notoriedadimpone.
Laexistencia del signo de la demandante reconvencional en el mercado denotaría laexistencia de un uso del mismo. Pero la notoriedad implica un plus de ese uso.Impone que el público de referencia tenga cabal y pleno conocimiento del signo,a efectos de identificar el origen empresarial y los productos y servicios quedistingue.
Dar larazón a Ferrá Capllonch SL en cuanto a la notoriedad demandada, sería reconocerque el uso externo de un signo conduce a conferir la especial protección que lanotoriedad conlleva.
Másaún cuando del relato histórico de las relaciones entre los litigantes, seobserva que la presentación en el mercado de los productos y de los serviciosrelacionados con Aquilino y Delia y con la localidad de Valldemossa, hatranscurrido por distintas fases en que la explotación del negocio, ya fuerabajo un acuerdo entre las sociedades (con la fórmula de la sociedad civil osimplemente por la convivencia de ambos negocios) o fuera de él, se presentababajo diferentes formulaciones de signos, ya fuera celda, colección, museo o elnombre propio de Aquilino o Delia .
Endefinitiva no consta acreditado esa "difusión entre el público interesadopor los productos y servicios amparados por dicha marca y por los sectoresinteresados" de que habla la jurisprudencia. No se ha probado ante elTribunal un grado de conocimiento de los signos que resulte muy alto, tanto enel sector de los productos y servicios para los que están registradas lasmarcas de la parte demandada reconvenida.
Enconclusión, no probándose la notoriedad de los signos de Ferrá Capllonch SL,comporta que no pueda acogerse la nulidad relativa invocada
Décimotercero.- La violación de los signos distintivos de Andrés SL
Unavez que se han desestimado las peticiones de nulidad de los signos registradostitularidad de Andrés SL, una vez que se ha concluido que Ferrá Capllonch SL noostenta signos protegidos, así como que Andrés SL resulta legítimo propietariode marcas registradas, procede analizar si se ha dado la violación marcaria quese denuncia en la demanda principal.
Labase de la reclamación es el uso inconsentido por la entidad Ferrá Capllonch SLde los signos "Museo Chopin y George Sand" y "Colección F.Chopin-G. Sand", que comportaría una colisión con aquellos para los que seha obtenido el registro marcario por la actora principal. Un uso inconsentidoque provoca un riesgo de confusión, con las consecuencias que de ello deriva.En particular la infracción se manifiesta cuando los signos en confrontaciónpresentan una similitud denominativa, fonética y conceptual, rayana en laidentidad con aquellos que están registrados, que conlleva un evidente riesgode confusión o asociación empresarial, al aplicarse los signos para distinguirlos mismos servicios
Estamosen el ámbito del art.34.2.c) de la LM , preceptoque reza del siguiente tenor: "El titular de la marca registrada podráprohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráficoeconómico: (...) c) Cualquier signo idéntico o semejante para productos oservicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada lamarca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización delsigno realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichosbienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso puedaimplicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo ode la notoriedad o renombre de dicha marca registrada.
Estaprotección otorgada al titular de una marca, independientemente de que sea o nonotoria, es la que permite al titular poder prohibir a un tercero el uso de unsigno idéntico o similar a aquella registrada para productos o serviciosidénticos o similares para los que está inscrita la citada marca, siempre queentre ésta y los signos discutidos exista un riesgo de confusión, que incluyael riesgo de asociación. Ahora bien, el análisis del riesgo de confusión debeefectuarse teniendo presente que dicho concepto jurídico indeterminado haquedado perfectamente delimitado por el TJUE, y condensado en la
"i)"El riesgo de confusión consiste en el de que el público pueda creer quelos productos o servicios identificados con los signos que se confrontanproceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que elriesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve paraprecisar su alcance" [Sentencia núm. 119/2010, de 18 de marzo, con cita dela STJUE de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ),Lloyd c. Klijsen].
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
Décimocuarto.- La doctrina anterior aplicada al caso de autos
Llevadoal caso de autos, queda claro, porque así las partes lo han conformado en susrespectivos escritos, y aceptándolo como hecho no controvertido en la audienciaprevia del proceso, que estamos ante signos, que si no idénticos, si quemuestran una coincidencia tal que permite sostener la existencia del riesgo deconfusión. De hecho baste analizar los signos titularidad de las partes yreferidos en el fundamento de derecho primero de esta sentencia.
Esavisión de conjunto de los signos, tanto de los términos empleados, de lossustantivos, de los nombres propios incluidos permiten afirmar que elconsumidor medio alcanza la conclusión de estar ante el mismo origenempresarial para los distintos productos y servicios, ante empresas quemuestran una vinculación.
Dehecho en la vida de las sociedades litigantes así se ha mostrado al público,mediante la participación en la sociedad civil de la que eran socios.
Másaún por el tipo de productos y servicios que se ofrecen, y sobre todo por elmarco territorial en el que se manifiestan, presentando el mismo origen desdeel prisma de la localidad en la que se manifiestan y en el que las empresascompetidoras desarrollan su actividad. Una actividad localizada en Valldemossa,en el complejo monumental de La Cartuja, en espacios casi contiguos.
De ahíque esa confusión esté plenamente acreditada, implicando la existencia de laviolación por parte de Ferrá Capllonch SL, debiendo dar la razón a Andrés SL,al respecto, lo que impone analizar el resto de acciones demandadas por éstamercantil.
Décimoquinto.- Acción de cesación y de abstención.
El
Así,la mencionada resolución argumenta que, una vez estimada la acción porinfracción de marca, la titular de los signos violados se encuentra legitimadapara pedir la cesación de los actos infractores, ordenando la abstención y laremoción ejercitada por la parte demandante.
Paragarantizar la cesación de la conducta, cabe condenar a la entidad demandada ala multa coercitiva fijada en el artículo 44 de la LM ,de 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva dela cesación. Esta condena se considera ajustada a Derecho, teniendo en cuentala conducta omisiva de la entidad demandada ante los requerimientos dirigidospor la entidad demandante, y la infracción de los derechos de exclusiva deésta, que no aconseja la imposición de una cuantía mayor, al no quedaracreditado el grado de penetración en el mercado de los signos infractores y elefecto diluyente sobre la marca de la entidad demandante. Como indemnizacióncoercitiva mínima, no procede su fijación en fase de ejecución, pese a loseñalado por el artículo 44 de la LM , dado que este Juzgador nopuede otorgar más de lo pedido.
Décimosexto.- Acción de remoción.
Aligual que en el caso de la acción de cesación y de abstención, el
Y enel caso presente, la documentación aportada por la parte demandante en suescrito de demanda, tanto los reportajes fotográficos, como las actasnotariales, muestra la actitud de la entidad demandada respecto de losrequerimientos dirigidos a ella, y la continuación en el tiempo de la violaciónde las marcas de la entidad demandante, lo que hace precisa la estimacióníntegra de la acción de remoción.
Décimoséptimo.- Sistema de responsabilidad a acoger y responsabilidad de FerráCapllonch SL.
Laparte demandante, a partir de los hechos controvertidos fijados en la audienciaprevia de este proceso, acoge el sistema objetivo de responsabilidad previstoen el artículo 42.1 de la LM , por entender que FerráCapllonch SL es responsable de la comercialización, de la explotación deproductos y servicios ilícitamente marcados. En concreto está mostrando en elmercado el signo de su titularidad indicando la existencia de un museo y de unacolección relacionados con Aquilino y con Delia , en los que se exigen bienespertenecientes a dichas personas.
Deesta forma, considera que ese ofrecimiento, utilizando los signos ilícitos parasu identificación en la promoción y publicidad de las actividadesdesarrolladas, constituye un acto de comercialización o reproducción previstoen el artículo 34.3.f) de la LM , lo que da lugar a que"en todo caso" se considere responsable al comercializador oreproductor. Esta argumentación es compartida por este Juzgador.
En laSTMUE de 1 de septiembre de 2016 se analiza profusamente la problemática de laresponsabilidad patrimonial de la infracción marcaria, cuestionándose si,cualquiera que sea el sistema de responsabilidad por el que abogue el instantede la acción ex artículo 42 de la LM , siemprees preciso acreditar los daños y perjuicios que se quieran reparar.
Por laclaridad de sus términos reproducimos lo que allí se recoge: " 21.El artículo 43.5 de la LM establece lo que se conocecomo una indemnización mínima (1% de la cifra de negocios "realizada porel infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados"), y lohace a través del establecimiento de una suerte de presunción "iuris et deiure" de que cualquier infracción de la marca produce un daño y que sureparación se cifra en la indemnización citada del 1%. En consecuencia, en estecaso, no será precisa la acreditación del daño pues va implícito en el actoinfractor.
22.
Por lotanto, habiéndose acudido a esta suerte de presunción "iuris et deiure" de que cualquier infracción de la marca produce un daño y que sureparación se cifra en la indemnización citada del 1%, procede estimar lademanda al respecto.
Ahorabien, dado que no ha sido posible acopiar datos suficientes para ladeterminación de la cifra de negocios, y tal y como se conformó por las partesen la audiencia previa de este juicio, esta operación habrá de diferirse a lafase de ejecución de sentencia, sin que suponga violación de la prohibición desentencias con reserva de liquidación del artículo219 de la LEC , ya que las bases de cálculo están delimitadas.
Décimooctavo.- Acción de condena a la publicación de la sentencia.
Respectode esta acción, hemos de tener presente que el Tribunal Supremo sostiene en su
Quedaclaro que se trata de un pronunciamiento que no debe efectuarse en todo caso deinfracción marcaria, sino que queda reservado para aquellos supuestos en losque resulte necesario remover, deshacer, eliminar los efectos de un actoinfractor del derecho de exclusiva. Se precisa justificar ese interés especialque merece la publicación, fruto de la exteriorización de la situación deconflicto, cuando la infracción se hubiera reflejado en medios de comunicación,incluso sectoriales, no apreciándose tal interés cuando en el contexto fácticoque ha motivado el litigio no resulta probada una disminución del valor delderecho subjetivo, o no resulta perjudicada la imagen del producto de laactora.
Portanto, no debe acordarse esta medida extraordinaria con criterio sancionador ymenos aún como una consecuencia inevitable e inescindible de la apreciación dela infracción. Solo procederá su aplicación como instrumento de remoción de losefectos de un acto infractor del derecho de exclusiva, cuando el interés de lapublicación haya quedado justificado, así, cuando el conflicto se hubiera vistoreflejado en medios de comunicación, incluso sectoriales, no apreciándose tal interéscuando en el contexto fáctico que ha motivado el litigio no resulta probada unadisminución del valor del derecho subjetivo, o no resulta perjudicada la imagendel producto de la actora.
En elcaso presente, Andrés SL no ha dedicado ningún párrafo de la demanda ajustificar la procedencia de la estimación de la acción de condena a lapublicación de la sentencia, por lo que no procede su estimación, por cuantoque de hacerlo se estaría estimando esta acción como una consecuencia necesariade la estimación de la acción de infracción marcaria y no como medio pararemover un efecto perjudicial de la infracción marcaria.. Décimo noveno.- Delas costas
Encuanto a las costas, es de aplicación lo dispuesto en el
1.
2.
Vistoslos preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación
FALLO
Quecon estimación parcial de la demanda interpuesta por el Procurador Dña.Margarita Ecker Cerdá, en nombre representación de Andrés SL, contraFerrá-Capllonch SL, representada por el Procurador Dña. Sara Coll Sabrafín SL:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Todoello sin especial pronunciamiento sobre las costas del juicio.
Quecon desestimación de la demanda reconvencional interpuesta por el ProcuradorDña. Sara Coll Sabrafín, en nombre representación de Ferrá-Capllonch SL, contraAndrés SL, representada por el Procurador Dña. Margarita Ecker Cerdá, DEBOABSOLVER Y ABSUELVO a Andrés SL de todos los pedimentos de la demandareconvencional. Todo con condena en costas a Ferrá Capllonch SL
Notifíquesea las partes y hágales saber que contra la misma cabe RECURSO DE APELACION, enambos efectos, ante la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca que se prepararáante este Juzgado en el plazo de CINCO días
Así loacuerda, manda y firma D. Víctor Fernández González Magistrado-Juez del Juzgadode lo Mercantil nº1 de Palma de Mallorca.
Líbresey únase certificación de esta resolución a las actuaciones, con inclusión deloriginal en el Libro de Sentencias.
Leíday publicada fue la anterior sentencia por el Sr. Juez que la dicto estandocelebrado en audiencia pública, el mismo día de su pronunciamiento, ante mí doyfe.
AVISOLEGAL
Parala realización de cualesquiera actos de reutilización de sentencias y otrasresoluciones judiciales con finalidad comercial, debe ponerse en contacto conel Centro de Documentación Judicial -CENDOJ-