RECURSO ESPECIAL Nº 1.719.131
- MG (2018/0010220-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE RECORRENTE : KOCH DO
BRASIL PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA ADVOGADOS : MARCO ANTÔNIO CORRÊA FERREIRA -
MG001445
ANDRÉ PERDIGÃO VIANA - MG104996
VINICIUS DE ANDRADE SIMOES E OUTRO(S) - MG143585 CAMILA ROCHA GUERRA -
MG155965
RECORRIDO : KOCH METALURGICA S.A
ADVOGADOS : ANDRÉ FRIEDRICH DORNELES -
RS059288
PAULO HENRIQUE SCHNEIDER - RS058713 ELTON WILLI SPODE - RS041843
GEAN CARLOS KERBER NUNES - RS096057
INTERES. : TECNOMETAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
MECÂNICAS LTDA
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO. 1. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 2. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 3. PROVA DOCUMENTAL JUNTADA
INTEMPESTIVAMENTE. MANIFESTAÇÃO DA PARTE ADVERSA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
CONTRADITÓRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 4.
PRESCRIÇÃO. AFERIÇÃO DE ACORDO COM CADA UMA DAS PRETENSÕES CUMULADAS.
VIOLAÇÃO DE MARCA. CONTAGEM. TEORIA DA ACTIO
NATA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. 5. VIOLAÇÃO
AO DIREITO DE EXCLUSIVIDADE DA MARCA. RECONHECIMENTO. DEVER DE INDENIZAR.
ATUAÇÃO COLABORATIVA DE EMPRESAS DO MESMO GRUPO EMPRESARIAL. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. 6. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
1.
As questões suscitadas como
omissas foram expressamente decididas pelo Tribunal de origem, com a indicação,
clara e coerente, de todos os fundamentos adotados como razão de decidir, ainda
que em sentido contrário, o que afasta a alegação de violação do art. 1.022 do
CPC/2015.
2.
A alegação de cerceamento de
defesa foi afastada pelo acórdão recorrido, ao fundamento de que foi dada
oportunidade para manifestação das partes acerca dos documentos juntados
posteriormente. Alterar essa conclusão implica no reexame de fatos e provas, o
que esbarra no óbice do enunciado n. 7/STJ.
3.
Excepcionalmente, pode ser admitida
a juntada de documentos relevantes para a formação do livre convencimento
motivado, desde que não haja má-fé na juntada extemporânea e o direito ao
contraditório seja observado pelo Julgador. Precedentes.
4.
A análise de prescrição de
pretensão deve levar em consideração cada uma das pretensões cumuladas, em
razão dos diferentes direitos cuja tutelada é pleiteada, bem como dos atos de
violação declinados como causa do pedido.
5.
A pretensão de abstenção de
uso de marca para comercialização de bens tem prazo prescricional deflagrado
pelo conhecimento da violação – teoria da actio
nata. Precedentes.
6.
A colocação no mercado de
produtos identificados com marca objeto de direito exclusivo de terceiros é ato
de contrafação acarreta para o usurpador o dever de indenizar os danos
decorrentes.
7.
Ainda que a solidariedade não
seja expressamente prevista na Lei n. 92.79/1996, a responsabilidade civil é
solidária para todos os autores e co-autores que adotem condutas danosas ao
direito protegido de outrem, conforme sistema geral de responsabilidade
estabelecido no art. 942 do CC/2002.
8. As empresas recorrentes, integrantes do mesmo grupo empresarial, atuaram ativamente na colocação dos bens contrafeitos no mercado: enquanto uma fabrica os bens, a outra oferta-os à comercialização, sendo, portanto, responsáveis solidárias pelo dano causado
pela diluição da marca.
9.
Recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por
unanimidade, negar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro (Presidente), Nancy Andrighi, Paulo de
Tarso Sanseverino e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Brasília, 11 de fevereiro de 2020 (data do julgamento).
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator
RECURSO ESPECIAL Nº 1.719.131 - MG (2018/0010220-9)
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO MARCO
AURÉLIO BELLIZZE:
Cuida-se de recurso
especial interposto por Koch do Brasil Projetos Industriais Ltda. e Tecnometal
Engenharia e Construções Mecânicas Ltda., fundamentado nas alíneas a e c
do permissivo constitucional.
Depreende-se dos
autos, que Koch Metalúrgica S.A. propôs a ação de obrigação de não fazer
cumulada com pedidos reparação de danos materiais e morais contra a recorrente
e Tecnometal Engenharia e Construções Mecânicas Ltda., cujos pedidos foram
parcialmente procedentes nos termos do seguinte dispositivo (e-STJ, fl. 837):
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para determinar que a
requerida Koch do Brasil Projetos Industriais Ltda. abstenha-se de utilizar a
marca KOCH de maneira semelhante à marca da requerente, retirando-a, com até 30
(trinta) dias, de todos os locais em que esta está veiculada, inclusive em
veículos, uniformes de empregados ou prestadores de serviços, materiais
publicitários de qualquer espécie, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), limitada a R$ 100.000.00 (cem mil reais), sem prejuízo de
sua majoração, na hipótese de descumprimento.
Interpostas
apelações pelas ora recorrente e recorrida, o Tribunal de origem deu parcial
provimento aos dois recursos, em acórdão assim ementado (e-STJ, fl. 1.049):
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO.
VIOLAÇÃO AO DIREITO DE EXCLUSIVIDADE DA MARCA.
1.
A marca registrada destina-se a
distinguir e individualizar determinando produto no mercado (art. 123, inciso I
da Lei n.° 9.279/96) sendo que, nesta condição, ao proprietário do seu
registro, é garantida a proteção de utilização exclusiva da marca.
2.
O titular da marca possui a
prerrogativa de utilizá-la, de maneira exclusiva, no âmbito da especialidade da
classe para o qual foi registrada, em todo o território nacional pelo prazo de
duração do registro no INPI.
3.
Comprovada a anterioridade do
registro da marca no INPI, deve ser acolhido o pedido inicial, para impedir que
outra empresa a utilize a mesma marca, já que passível de induzir o consumidor
a erro.
V.V. EMENTA: COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS - IMPOSSIBILIDADE - VERBA DO
ADVOGADO E NÃO DA PARTE.
Os honorários sucumbenciais pertencem ao advogado e não a parte, não
podendo haver sua compensação.
Contra esse acórdão,
as três empresas litigantes opuseram embargos de declaração, os quais foram
rejeitados.
Sobreveio, então, a
interposição dos primeiros recursos especiais (REsp n. 1.595.595/MG), providos
para reconhecer a existência de vício de omissão e determinar o retorno dos
autos para novo julgamento. Baixados os autos ao Tribunal de origem, foram
reapreciados os aclaratórios, nos termos da seguinte ementa (e-STJ, fl. 1.480):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA, DE ACORDO COM DECISÃO DO
STJ. CUMPRIMENTO DECISÃO TRIBUNAL SUPERIOR. ACOLHER RECURSO. Os embargos de declaração
devem ser acolhidos quando decisão do Superior Tribunal de Justiça afirma que
existe omissão no acórdão.
Contra este acórdão,
foram opostos novos embargos de declaração, os quais foram rejeitados.
Nas razões do
especial, as recorrentes alegam violação dos arts. 373, 436, 437, 489 e 1.022
do CPC/2015; 130 e 219 do CPC/1973; 205, 264 e 265 do CC/2002; e 123 e 124 da
Lei n. 9.279/1996; bem como dissídio jurisprudencial.
Sustentam que, a
despeito do rejulgamento dos embargos de declaração, o Tribunal de origem não
se manifestou acerca das questões reconhecidas como omissas no julgamento do
recurso especial anterior. Isso porque o novo acórdão não se pronunciou acerca
da alegação de que alguns registros marcários se encontram extintos.
Aduzem que o
prejuízo do cerceamento de defesa é manifesto, uma vez que houve o julgamento
pela improcedência da demanda, sem se assegurar às recorrentes oportunidade
para se manifestarem adequadamente sobre os documentos comprobatórios juntados
inoportunamente. Acrescentam que a sentença foi fundamentada nessa
"extensa documentação (mais de 50 páginas)" (e-STJ, fl. 1.526), de
modo que sua sucinta pronúncia referida pelo Tribunal de origem não abarcou a
integralidade dos documentos, mesmo porque não houve tempo hábil para
preparação de ampla defesa e contraditório substancial. Acrescentam ainda que o
indeferimento de perícia requerida para demonstrar a distinção técnica entre as
atividades das partes recorrentes e recorrida também resultou em cerceamento de
defesa, quanto à averiguação de efetiva colidência de marcas.
Acerca do mérito da
demanda, as recorrentes afirmam a ocorrência de prescrição, uma vez que a
fundação de Koch do Brasil Projetos Industriais Ltda ocorreu em 1998, e a ação
foi proposta tão somente em março de 2010, portanto, após o transcurso do prazo
decadencial decenal.
Subsidiariamente,
sustentam que a proteção marcária deve observar o princípio da especialidade,
de modo que somente os produtos específicos para os quais obtido o registro da
marca há direito de sua exploração exlcusiva, e não para todos os produtos
daquela classe. Tratando-se de produtos distintos, por consequência, seria
juridicamente possível sua convivência no mercado.
Por fim, impugnam a
presunção da solidariedade imposta à Tecnometal Engenharia e Construções
Mecânicas Ltda., que teria decorrido exclusivamente do fato de ambas as
recorrentes formarem um grupo econômico entre si.
Contrarrazões
apresentadas (e-STJ, fls. 1.603-1.619). É o relatório.
RECURSO
ESPECIAL Nº 1.719.131 - MG (2018/0010220-9)
VOTO
O SENHOR MINISTRO MARCO
AURÉLIO BELLIZZE (RELATOR):
Além da adequação da
tutela jurisdicional entregue pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
devolve-se a esta Terceira Turma a controvérsia acerca da extensão da proteção
marcária dentro da classe de registro especificada pelo Instituto Nacional da
Propriedade Industrial – INPI, bem como da responsabilidade solidária pela
venda de produtos com violação de marca registrada.
1.
Da adequação da tutela jurisdicional: alegação de
violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015
Da leitura da
decisão desta relatoria prolatada no bojo do REsp n. 1.595.595/MG), nota-se que
seu provimento decorreu expressamente da ausência de manifestação quanto à
alegação de juntada extemporânea de documentos, bem como da alegação de
extinção dos registros de algumas classes.
Cotejando-se a
referida decisão e o acórdão do Tribunal local, que reapreciou os embargos de declaração
(e-STJ, fls. 1.480-1.488), há a expressa apreciação das referidas questões,
ainda que a conclusão alcançada seja diametralmente oposta à pretendida.
Nesse cenário, é
relevante transcrever o seguinte trecho do acórdão impugnado (e-STJ, fls.
1.484-1.486):
Esclareço mais que, com relação ao momento da juntada dos documentos,
coaduno com o entendimento de que não há óbice algum a que sejam analisados,
sob pena de malferir o principio da "Verdade Real", norteador do
Processo Civil moderno.
Neste sentido, mesmo que a juntada de documentos ocorra fora do prazo
previsto pelo art. 396 do CPC/73, aplicável ao caso, o magistrado deve
mantê-los nos autos, acaso sejam pertinentes, relevantes ou úteis para a
elucidação dos fatos suscitados pelas partes, já que deve o juiz utilizar das
provas em benefício do esclarecimento da verdade, explorando ao máximo a potencialidade
do processo.
Conforme consta do voto, esta discricionariedade encontra limites no
direito constitucional à ampla defesa, que garante à parte todos os meios
legais para a demonstração de seus interesses. Por tal razão, destaquei que a
parte ré teve vista dos documentos, não havendo que se falar em violação ao
princípio supramencionado.
Cumpre elucidar que os documentos mencionados são aqueles de f. 720 e
seguintes dos autos, juntados aos autos em 14.01.2013.
Em 04.02.2013, a parte ré, pediu pelo seu desentranhamento e, na
eventualidade deste argumento não ser acolhido, manifestou-se sobre os documentos,
confira:
Cumpre elucidar que os documentos mencionados são aqueles de f. 720 e
seguintes dos autos, juntados aos autos em 14.01.2013.
Em 04.02.2013, a parte ré, pediu pelo seu desentranhamento e, na
eventualidade deste argumento não ser acolhido, manifestou-se sobre os
documentos, confira: [...]
Por sua vez, acerca
da abstenção da utilização da marca, o acórdão que reapreciou os embargos de
declaração acrescentou à fundamentação o fato de que o parcial provimento ao
recurso de apelação teria reconhecido a limitação do "dever de abstenção
de uso tão somente para as classes/serviços específicas às quais possua a
autora registro junto ao INPI, discriminadas no documento de f. 37"
(e-STJ, fl. .487), os quais seriam incontroversos, em razão da confissão de que
"comercializa alguns dos produtos daquelas classes" (e-STJ, fl.
1.487).
Portanto, ainda que
o julgamento não tenha satisfeito a pretensão das ora recorrentes, o acórdão
foi suficientemente fundamentado e decidiu, de forma clara e coerente, todas as
questões devolvidas à sua apreciação, não havendo que se cogitar de nulidade do
acórdão de fls. 1.480-1.488 (e-STJ).
2.
Do cerceamento de defesa: alegação de violação dos
arts. 373, 436 e 437 do CPC/2015 e 130 do CPC/1973
Também não se
sustenta a alegação de cerceamento de defesa.
Com efeito, as
instâncias ordinárias são as destinatários das provas, competindo-lhes a apreciação
soberana da necessidade, utilidade e relevância dessas provas produzidas. Nesse
passo, ainda que a prova documental deve ser carreada aos autos no momento da
petição inicial ou da contestação, a regra processual não é absoluta. A
jurisprudência desta Corte Superior tem admitido a juntada tardia de
documentos, desde que respeitado o contraditório e ausente a má-fé.
Nesse sentido (sem
destaques no originan( �
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE DE APELAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE FATO NÃO SUSCITADO NO
MOMENTO OPORTUNO. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO. JUÍZO DE CONTROLE E DE REVISÃO.
2.
Outrossim, trata-se de um juízo de
controle e de revisão, admitindo-se a
juntada de novos documentos desde que seja para comprovar fatos anteriormente
alegados, obedecido o contraditório e ausente a má fé. Precedentes.
3.
Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 294.057/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 24/9/2013)
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES. CABIMENTO. DECISÕES DE
MÉRITO. NECESSIDADE. DOCUMENTO. JUNTADA. APELAÇÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE
RESPEITADO O CONTRADITÓRIO E INOCORRENTE A MÁ-FÉ. FALSIDADE DE DOCUMENTO. ÔNUS
DA PROVA. ARGÜIDOR. PROVA. INICIATIVA DO JUIZ. POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO, OU CONFUSÃO.
- A juntada de documentos com a
apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a
má-fé, com fulcro no art.
397 do CPC. Precedentes. Na espécie, contudo, o banco teve a oportunidade de, no
incidente de falsidade, produzir todas as provas que entendesse necessárias com
vistas a demonstrar a inidoneidade do recibo de pagamento, mas preferiu
quedar-se inerte, dispensando inclusive a prova pericial. Diante disso,
operou-se a coisa julgada material, conforme prevista no art. 467 do CPC, de
sorte que não cabia às instâncias ordinárias rediscutir tal controvérsia no
âmbito do processo principal.
Recurso especial conhecido e provido.
(REsp n. 980.191/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe
10/3/2008).
No caso dos autos,
verifica-se que o Tribunal de origem foi expresso em reconhecer que a prova
documental era relevante e que as partes contrárias haviam se manifestado nos
autos. Para desconstituir essas conclusões seria imprescindível o reexame de
fatos e provas, o que é vedado na estreita via do recurso especial, nos termos
do enunciado n. 7/STJ.
Do mesmo modo, a
questão acerca da existência de prova constitutiva do direito judicialmente
vindicado é matéria sujeita ao juízo soberano das instâncias ordinárias. Tendo
o Tribunal a quo reconhecido como
demonstrada a existência de registros marcários, bem como a existência de
confissão acerca da comercialização de produtos da classe em que obtido o
registro de marca, não há como se rever a conclusão do acórdão recorrido, ante
a incidência do referido enunciado n. 7/STJ.
Desse modo, não é
possível o conhecimento do recurso especial quanto a esses pontos.
3.
Da prescrição: alegação de violação dos arts. 205 do
CC/2002 e 219
do CPC/1973
Dos pedidos
formulados na petição inicial se verifica a extensão da pretensão da recorrida,
que, em razão de direitos marcários adquiridos pelos registros obtidos junto ao
INPI, se insurge contra a utilização do termo KOCH para identificação i) da empresa e ii) dos produtos que comercializa. Assim, a ação veiculada pretende
impor o dever de abstenção da utilização do termo KOCH tanto a título de nome
empresarial como a título de marca.
Contra essas
pretensões, sustentam as recorrentes a ocorrência da prescrição, aduzindo a
possibilidade de convivência de ambas, uma vez que já coexistem desde a
constituição da recorrente Koch do Brasil Projetos Industriais Ltda. Além
disso, afirma-se a ausência da própria violação do direito material, porquanto
termo central de sua denominação empresarial, KOCH, é também o sobrenome do
fundador da referida empresa.
Em relação à
pretensão da recorrida de abstenção de uso do termo KOCH por qualquer forma, as
recorrrentes se opõem, sustentando a prescrição da pretensão. Asseveram que o
prazo prescricional decenal deveria ser contatado desde o registro do nome
empresarial, o que se deu em maio de 1998, momento em que passa a explorar o
termo ora sub judice. Todavia, a
presente ação de obrigação de não fazer somente teria sido proposta em
10/3/2010.
De fato, há
precedentes desta Corte Superior em que se reconheceu a incidência do prazo
prescricional decenal para a pretensão de abstenção de exploração de marca
registrada, cujo termo inicial deve ser aferido à luz da actio nata.
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE
INDUSTRIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA E NOME EMPRESARIAL E DE REPARAÇÃO
DE DANOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. PRETENSÃO INIBITÓRIA. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. CIÊNCIA DA
VIOLAÇÃO DO DIREITO. PRAZO DE 10 ANOS. REPARAÇÃO DE DANOS. VIOLAÇÃO PERMANENTE.
PRAZO DE 5 ANOS. MARCO INICIAL QUE SE RENOVA A CADA DIA.
1.
Ação ajuizada em 28/3/2011.
Recursos especiais interpostos em 30/3/2017 e 4/4/2017 e conclusos à Relatora
em 29/9/2017.
2.
O propósito recursal é definir se
as pretensões de abstenção de uso de marca e nome empresarial e de reparação de
danos decorrentes da utilização não autorizada de sinais registrados estão
prescritas.
3.
Ausentes os vícios do art. 1.022
do CPC/15, devem ser rejeitados os embargos de declaração.
4.
A pretensão concernente à abstenção de uso de marca ou nome empresarial
nasce para o titular do direito protegido a partir do momento em que ele toma
ciência da violação perpetrada (princípio da actio nata), incidindo sobre ela o prazo prescricional de 10 anos.
5.
A notificação extrajudicial, no
particular, constitui instrumento hábil à comprovação de que o alegado uso
indevido do signo distintivo era conhecido por seu titular, no mínimo, a partir
da data nela aposta (momento em que poderia ter ajuizado a ação cabível), o que
dá ensejo a reconhecer como prescrita a pretensão inibitória, em razão do
decurso do prazo aplicável.
6.
O prazo prescricional para
propositura de ação indenizatória por uso não autorizado de marca é quinquenal,
sendo que seu termo inicial nasce a cada dia em que o direito é violado.
Precedentes.
-
RECURSO ESPECIAL DE WALTER
BELTRAME & CIA LTDA CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.
-
RECURSO ESPECIAL DE BELTRAME &
IRMÃOS LTDA PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp n.1.696.899/RS, Rel. Min. Nancy
Andrighi, Terceira Turma, DJe 21/9/2018)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA
182 DO STJ. INCIDÊNCIA.
1.
A jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido de que mesmo questões de ordem
pública devem ser objeto de prequestionamento. Precedentes.
2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido
de que o prazo de prescrição da ação para abstenção do uso do nome ou marca é
de vinte anos, sendo quinquenal o prazo para reparação
de danos decorrentes do uso indevido. Precedentes.
3.
O caráter continuado da conduta
faz com que a prescrição só alcance a indenização por utilização indevida do
nome com mais de cinco anos do ajuizamento da ação.
4.
Tendo o afastamento da indenização
por dano moral se dado sob o fundamento de ausência de pedido, não pode haver
redistribuição da sucumbência decorrente do ponto se a autora não postulou a
respeito e, portanto, não foi sucumbente.
5.
"É inviável o agravo do art.
545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada" (Súmula 182/STJ).
6.
Agravo interno a que se nega
provimento.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.137.328/AM, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 10/5/2019)
Nesse passo, apesar
de a prescrição ser matéria preliminar, a definição do ato violador e do
momento em que se materializa a violação ao direito passa a ser matéria
imprescindível à verificação da contagem do prazo prescricional.
Para tanto, deve-se
analisar a pretensão de abstenção de uso de forma destacada em razão das diferentes
naturezas jurídicas dos direitos envolvidos.
Quanto ao nome
empresarial, nota-se que nem sequer há sucumbência das recorrentes, uma vez que
o acórdão manteve a sentença de primeiro grau, consignando-se, a respeito do
tema, que (e-STJ, fl. 1.060/1.063):
Quanto ao nome empresarial, conforme afirmado pelo magistrado, sua
proteção se dá no âmbito do Estado da Junta Comercial em que registrados os
atos constitutivos do empresário individual ou da sociedade empresária.
In casu, como os nomes empresariais em conflito foram registrados em Unidades
Federativas distintas, deve ser mantida a sentença neste ponto.
Assim, a utilização do
nome empresarial tal qual registrado perante a junta comercial não foi
considerada afronta a direito da recorrida, tampouco há determinação para
abstenção de sua utilização.
De outra parte, no
que se refere à utilização do termo KOCH para comercialização de bens, a
prescrição acabou afastada pelo Tribunal de origem, com o seguinte fundamento
(e-STJ, fl. 1.056):
[...] a violação ao direito de marca se protrai no tempo, de modo que a
cada momento em que as rés comercializam os produtos discutidos são gerados
direitos próprios reabrindo-se, a cada vez, o prazo prescricional
Pois bem, nesse
contexto, evidencia-se que a pretensão que deve ser apreciada no presente
recurso especial fica adstrita à oferta em mercado consumidor de bens e
serviços com signo distintivo assemelhado à sua marca registrada. Portanto, o
ato que dá ensejo à violação cuja prescrição foi afastada não pode ser confundido
com a utilização do termo KOCH enquanto nome empresarial – porquanto este já
foi tido como lícito.
Além disso, não se
pode perder de vista que os regramentos de nome empresarial e marca não se
confundem, do mesmo modo que também não se equiparam a utilidade e finalidade
de cada um dos objetos de direito tutelados.
Isso porque o nome
empresarial tem por objetivo a identificação do ente social: lembrando a lição
de Carvalho de Mendonça, é pelo nome comercial que se individualiza e assinala
o patrimônio e as responsabilidades assumidas no exercício mercantil (Tratado
de Direito Comercial, Ed. Freitas de Bastos, 1963, p. 143). Por sua vez, a
marca se presta a identificar o próprio produto ou serviço ofertado ao mercado,
de modo que se trata do objeto explorado pela atividade empresarial, e não da
pessoa que exerce essa atividade (nesse sentido, é vasta a jurisprudência desta
Corte Superior: REsp n. 1.804.960/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão
Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 2/10/2019; REsp n. 1.763.419/SP, Rel.
Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1º/10/2018; REsp n. 1.327.773/MG, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 15/2/2018; entre outros).
Além dessa distinção
essencial entre os institutos, o nascimento da proteção jurídica também é
distinto. O direito à marca somente se origina do registro perante o órgão
competente, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, em consequência da
adoção do sistema atributivo pela Lei n. 9.279/1996. Por sua vez, a proteção ao
nome empresarial se inicia a partir de seu registro na Junta Comercial
competente, tendo eficácia, a princípio, restrita ao respectivo Estado
federado.
A modesta proteção
ao nome empresarial reconhecida pela Lei de Propriedade Industrial, no caso de
confronto entre marca e nome empresarial, somente assegura o exercício do
direito de precedência, nos termos de seu art. 129, § 1º. Portanto, diante da
inexistência de debate acerca de eventual direito de preferência, que nem mesmo
seria possível na situação fática sub
judice, não se pode admitir que a mera preservação do nome dê ensejo ao
direito à exploração de termo central para identificação de bens ou serviços
comercializados.
Assim, destacada a
finalidade de cada um dos institutos, é possível se antever efeitos distintos
para cada violação de bens jurídicos imateriais. Diferentemente da violação por
conflito de nome empresarial, que, em tese, seria ato permanente, que se
protrai no tempo, a violação de marca pode ser pontual ou reiterada, impondo-se
a análise contextual do ato violador.
Com efeito, a oferta
de um único bem contrafeito já é suficiente para fazer nascer para o titular
tanto o direito à imposição da retirada do bem, como o direito à indenização
decorrente do uso indevido. Do mesmo modo, a oferta esporádica de bens leva à
conclusão de que há a prática de diversos atos, cada qual causador de dano e,
portanto, apto a ensejar a pretensão e a deflagrar a contagem do prazo
prescricional correspondente. Há ainda a possibilidade de uma empresa
desenvolver-se tão somente mediante a exploração de marca alheia, situação que
configuraria um ato continuado. Cada uma dessas situações produzem violações de
ordens distintas, o que deve ser levado em consideração não só na apuração do
dano e da sanção aplicável, como também para determinar a pretensão e o prazo
prescricional correspondente.
Feitas essas
considerações, não se pode pretender o cômputo do prazo prescricional para a
utilização indevida da marca KOCH desde a inscrição dos atos constitutivos da
recorrente, ocorrida em 1998, porque não é o nome empresarial que deu ensejo ao
reconhecimento da violação da marca. De fato, o ato ilícito reconhecido
soberanamente pelas instâncias ordinárias é precisamente a oferta aos
consumidores de produtos semelhantes aos comercializados pela recorrida e para
os quais somente ela detém o registro, desde 1958.
É nesse cenário que
deve ser compreendido o entendimento das instâncias ordinárias de que "a
violação a direitos da propriedade intelectual, como nome empresarial e marca,
se prolonga no tempo" e que, por isso,"toda e cada vez que as rés
comercializam um produto com a marca discutida, surge uma eventual violação ao
direito" (e-STJ, fl. 830), especialmente quando não há, nos autos, debate
ou alegação acerca de eventual conhecimento prévio da prática ofensiva (fato
incontroverso nestes autos) para fins de incidência da teoria da actio nata. Aliás, ao que consta da
demanda, ao tomar conhecimento da conduta comercial apontada foi providenciada
notificação extrajudicial em 30/9/2009 (e-STJ, fls. 42-48), tendo a ação sido
proposta em 10/3/2010.
Portanto, tendo-se
apontado como ato violador a oferta de bens com símbolo semelhante à marca
registrada, o qual não era de prévio conhecimento, tampouco havia autorização
ou anuência, devem ser estes atos considerados como termo inicial do prazo
prescricional decenal da pretensão de abstenção de utilização indevida.
3. Da solidariedade
das recorrentes
Afastada a
prescrição e mantida a conclusão do acórdão de origem acerca da existência de
violação do direito de exploração exclusiva da marca registrada, impõe-se
verificar a solidariedade da condenação imposta a ambas as recorrentes.
Com efeito, a
sentença havia julgado improcedente a demanda contra a litisconsorte passiva
Tecnometal Engenharia e Construção Ltda., conforme razões explicitadas em
julgamento de aclaratórios (e-STJ, fl. 866):
Saliento que não há omissão em relação à ré Tecnometal, uma vez que não
restou comprovado o uso indevido da marca objeto da lide pela referida ré,
razão pela qual, em relação a ela, o feito foi julgado improcedente.
Nos termos do
acórdão recorrido, no entanto, verifica-se que o Tribunal local condenou a
litisconsorte passiva Tecnometal Engenharia e Construção Ltda. com a seguinte
fundamentação (e-STJ, fl. 1.060):
Com relação ré Tecnometal Engenharia e Construção Ltda., verifico pelos
documentos de fis. 49/56, reproduzidos de seu site, que ela divulga e
comercializa os produtos da ré Koch do Brasil S/A, sendo ambas do mesmo grupo.
Desse modo, não há que se falar em improcedência da demanda com relação
a ela.
Extrai-se, portanto,
que a condenação se deu em virtude da divulgação e comercialização de produtos
da Koch do Brasil Projetos Industriais Ltda., com a qual compõe grupo
econômico. A questão posta perpassa por assentar os limites da responsabilidade
pela exposição à venda de produtos contrafeitos.
Nesse cenário, é
importante consignar que a contrafação é a reprodução, no todo ou em parte, de
marca registrada, ou sua imitação – quando a imitação possa induzir confusão.
Por meio dela, dilui-se a própria identidade do fabricante, criando-se na mente
dos consumidores confusão sobre quem são os competidores e duplicando
fornecedores para um mesmo produto (nesse sentido: REsp n. 1.032.014/RS, Rel.
Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 4/6/2009).
A colocação desses
bens contrafeitos no mercado podem ser concretizadas pelo próprio fabricante ou
por meio de terceiros, os quais se disponham à levar os bens contrafeitos à
efetiva exposição à venda. Nesses últimos casos é nítido que a participação do
terceiro é determinante para a criação daquela confusão acerca dos
competidores, dificultando sobremaneira a vinculação do produto ao seu
fabricante, função precípua do instituto da marca.
Assim, a violação do
instituto marcário acaba sendo realizada não apenas pela fabricação de produto
similar e imitação da marca, mas também pelos atos subsequentes que
efetivamente introduzem no mercado a oferta dos bens contrafeitos. Tem-se aí a
prática de uma causalidade comum, em que ambas as empresas recorrentes
concorreram efetivamente para o abalo ao direito exclusivo da exploração de
marca registrada.
É verdade que não há
na Lei n. 9.279/1996 a previsão de hipóteses de solidariedade do dever de
reparar decorrentes de atos de contrafação. Entretanto, à míngua de regra
específica, não se encontra a responsabilidade dos causadores do dano num vácuo
legislativo absoluto, devendo-se aplicar, ao caso dos autos, a norma geral
prevista no art. 942 do CC/2002.
Com efeito,
disciplina o Código Civil que os co-autores de violações a direitos de outrem
respondem solidariamente pela obrigação de indenizar:
Art. 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de
outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente
pela reparação.
Parágrafo único. São
solidariamente responsáveis com os autores os co-autores e as pessoas
designadas no art. 932 .
Desse modo, até
mesmo uma eventual distinção acerca da proporção de concorrência de cada uma
das condutas para causação do dano indenizável não pode ser oposta à recorrida,
na condição de vítima da violação marcária.
Diante desse
contexto fático, em que é possível se discriminar condutas lesivas de ambas as
empresas recorrentes, a existência de grupo econômico apenas incrementa o ônus
probatório daquele que pretende obstar a comprovação do fato constitutivo do
direito à prestação jurisdicional. Noutros termos, tratando-se de empresas tão
umbilicalmente associadas, a prova de que a recorrente Tecnometal Engenharia e
Construção Ltda. desconhecia a exploração marcária indevida dependeria de
demonstração fático-probatória, a qual não foi sequer debatida nos autos desta
demanda.
Isso porque, ao que
consta dos autos, a recorrente Tecnometal Engenharia e Construção Ltda. não se
trata de empresa voltada à intermediação de vendas e compras de produtos, mas
sim de grupo econômico que desenvolve soluções de engenharia e no
desenvolvimento de equipamentos voltados para mineração, siderurgia, terminais
portuários, termoelétricas, óleo e gás, fertilizantes, cimento, celulose e
agroindústria.
Com esses
fundamentos, nego provimento ao recurso especial. É como voto.
CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
Número Registro: 2018/0010220-9 PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.719.131 /
MG
Números Origem: 10024111004842
10024111004842007 10048421420118130024 111004842 201600954836 PAUTA: 11/02/2020
JULGADO: 11/02/2020
Relator
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS ALPINO BIGONHA
Secretário
Bel. WALFLAN TAVARES DE ARAUJO
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : KOCH DO BRASIL PROJETOS
INDUSTRIAIS LTDA ADVOGADOS : MARCO ANTÔNIO CORRÊA FERREIRA - MG001445
ANDRÉ PERDIGÃO VIANA - MG104996
VINICIUS DE ANDRADE SIMOES E OUTRO(S) - MG143585 CAMILA ROCHA GUERRA -
MG155965
RECORRIDO : KOCH METALURGICA S.A
ADVOGADOS : ANDRÉ FRIEDRICH DORNELES -
RS059288
PAULO HENRIQUE SCHNEIDER - RS058713 ELTON WILLI SPODE - RS041843
GEAN CARLOS KERBER NUNES - RS096057
INTERES. : TECNOMETAL ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES MECÂNICAS LTDA ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Obrigações
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). ANDRÉ PERDIGÃO VIANA, pela parte RECORRENTE: KOCH DO BRASIL PROJETOS
INDUSTRIAIS LTDA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe
na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso
especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro (Presidente), Nancy Andrighi, Paulo de Tarso Sanseverino e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.