Sección nº 15 de laAudiencia Provincial de Barcelona. Civil

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Recurso de apelación736/2019-2ª

Materia: Medidascautelares

Órgano deorigen:Juzgado de lo Mercantil nº 02 de Barcelona

Procedimiento deorigen:Medidas cautelares previas (art. 727) 786/2018

Parterecurrente/Solicitante: CHAPTER 4 CORP. DBA SUPREME

Procurador/a:Ignacio Lopez Chocarro

Abogado/a: JoaoPaulo O. Miranda Sousa

Parte recurrida:ELECHIM SPORTS, S.L.,

Procurador/a: AngelJoaniquet Tamburini

Abogado/a: JuanCarlos Del Campo Gomis

Cuestiones.- Marcas.Infracción marca notoria. Medidas previas a la interposición de la demanda.

AUTO núm.14/2020

Ilmos. Sres.Magistrados

DON JUAN F GARNICAMARTÍN

DON JOSE MARIARIBELLES ARELLANO DON LUIS RODRÍGUEZ VEGA

En Barcelona aveinticuatro de enero de dos mil veinte.

Parte apelante: CHAPTER 4 CORP. DBASUPREME Parte apelada: ELECHIM SPORTS S.L.

Resoluciónrecurrida: Auto

-Fecha: 5 de octubrede 2018

-Parte demandante:CHAPTER 4 CORP. DBA SUPREME -Parte demandada: ELECHIM SPORTS S.L.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La parte dispositivadel auto apelado es del tenor literal siguiente:

"Desestimar lapetición de medidas cautelares interpuesta por la entidad CHAPTER 4 CORP. DBASUPREME contrala entidad ELECHIM SPORTS S.L., absolviendo a ésta de lareclamación contra ella entablada.

Se imponen lascostas de este incidente a la parte actora."

SEGUNDO.- Contra la anteriorresolución se interpuso recurso de apelación por la representación procesal dela parte demandante. Dado traslado a la parte demandada, presentó escrito deoposición.

TERCERO.- Recibidos los autosoriginales y formado en la Sala el Rollo correspondiente, se procedió alseñalamiento de día para votación y fallo, que tuvo lugar el pasado 31 deoctubre de 2019.

Es ponente el Ilmo.Sr. DON JOSE MARIA RIBELLES ARELLANO.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO .- Términos enlos que aparece contextualizada la controversia en esta instancia.

1.           Laentidad demanda CHAPTER 4 CORP. DBA SUPREME (en adelante, CHAPTER), presentósolicitud demedidas cautelares previas a la interposición de una demanda porinfracción de la marca notoriamente conocida en España en el sentido delartículo 6 bis del Convenio de la Unión de París "SUPREME" y porcompetencia desleal. Según se relata en la solicitud, CHAPTER, que abrió suprimer establecimiento en Manhattan en el año 1994, comercializa prendas devestir y otros accesorios (fundamentalmente, camisetas de algodón, sudaderas,gorras y calzado) con la marca "SUPREME", que se ha llegado aconvertir en una "marca de culto" por su elevado grado deconocimiento en todo el mundo, el éxito alcanzado en la industria de la moda ypor la calidad del producto, con un diseño sencillo y sumamente atractivo parael consumidor. La demandante es titular de 130 solicitudes y registros de marcaen más de 52 países alrededor del mundo.

2.           Lasolicitud se dirigió inicialmente contra seis entidades que habían iniciado lacomercialización en España de prendas de vestir y accesorios con el signo"SUPREME", si bien, tras haber alcanzado distintos acuerdos con cincode las empresas demandadas, acuerdos homologados judicialmente, la reclamaciónse sustancia únicamente con la demandada ELECHIM SPORTS S.L. (en adelanteELECHIM). Esta entidad, según se relata en la solicitud, dispone de dos establecimientosabiertos al público, uno en Ibiza y otro en Barcelona, en los que comercializaproductos idénticos o muy similares a los de la actora con la marca SUPREME,aprovechándose indebidamente de la reputación de la actora. También loscomercializa por medio de la página web www.supremespain.com.

3.           Enla solicitud también se hizo referencia al registro por la entidad inglesaINTERNATIONAL BRAND FIRM LTD(en adelante IBF) de la marca española 3.661.526"Supreme Spain", registro efectuado de mala fe, por lo que la actorainterpuso una demanda de nulidad contra la titular registral el mismo día enque solicitaba las medidas cautelares que nos ocupan. IBF tiene comoadministrador único a Pablo , que también es administrador único de ELECHIM.

4.           Laactora, al amparo de lo dispuesto en los artículos 721 y siguientes de la Leyde Enjuiciamiento Civil,solicitó que se acordara el cese provisional einmediato en la promoción y comercialización de productos con el signo"SUPREME" o con cualquier otro signo que incluya ese término, ya seaen tiendas físicas o a través de plataformas on line.

5.           Aunqueen la solicitud se interesó que las medidas se adoptaran sin previa audienciade la parte demandada,el Juzgado convocó a las partes a vista, en la queELECHIM se opuso a la solicitud alegando que no concurrían los presupuestospara la adopción. No existen razones de urgencia, por cuanto los productos seencuentran en el mercado desde agosto de 2017 (la demanda se interpuso el 13 dejulio de 2018). Y tampoco concurre apariencia de buen derecho, dado que elsigno de la actora no es notorio en nuestro país o no lo era cuando se solicitóel registro de la marca española.

6.           Elauto apelado deniega las medidas cautelares por dos motivos. Uno, de índoleprocesal, pero vinculado alas razones de urgencia esgrimidas por la actora. Enconcreto, el juez de instancia considera que la solicitud de medidas cautelaresinfringe el artículo 730.1º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, dado que nojustifica por qué se presentó antes de interponerse la demanda. En segundolugar y en cuanto al fondo del asunto, no aprecia apariencia de buen derecho (artículo 728.2º de la LEC), pues no tiene por acreditado, a partir de la pruebapracticada, que el signo "SUPREME" fuera una marca notoria en España.Tampoco considera que exista apariencia de buen derecho en relación con lasacciones de competencia desleal.

7.           Elauto es recurrido por la demandante, que impugna los motivos aducidos por elJuzgado para denegar lasmedidas. La demandada se opone al recurso y solicita laconfirmación del auto.

SEGUNDO.- Sobre la solicitudde medidas cautelares previas a la interposición de la demanda.

8.           Elauto recurrido considera motivo suficiente para desestimar las medidas el hechode haber sido solicitadasantes de interponerse la demanda y, en consecuencia,con infracción de lo dispuesto en el artículo 730 de la Ley de EnjuiciamientoCivil. Dispone dicho precepto que "las medidas se solicitarán, deordinario, junto con la demanda principal". El apartado segundo, porsu parte, añade que "podrán también solicitarse medidas cautelaresantes de la demanda si quien en ese momento las pide alega y acredita razonesde urgencia o necesidad", en cuyo caso la demanda deberá presentarseen los veinte días siguientes a su adopción. La LEC de 2000, por tanto,modifica la situación anterior, por cuanto el artículo 1.428 de la LEC de1.881, según la redacción dada por la Ley 34/ 1.881, permitía al demandante,sin restricción alguna, solicitar las medidas " antes o después deentablarse la demanda". De este modo el actor, de acuerdo con loprevisto en el artículo 730 , no puede escoger libremente el momento de lasolicitud -si antes o con la demanda-; como regla general, las medidas debeninteresarse conjuntamente con la demanda y sólo excepcionalmente, si "alegay acredita razones de urgencia o necesidad", el demandante podrásolicitar medidas previas. Y la urgencia o necesidad que debe acreditar elsolicitante, a satisfacción del tribunal, van más allá de las razones deurgencia o necesidad implícitas en el llamado peligro en la demora procesal, alque alude el artículo 728 de la LEC e, incluso, de las razones de urgencia quepermiten al tribunal adoptar la medida cautelar sin oír al demandado ( artículo733.2º). Debe exigirse un plus de urgencia o de necesidad, esto es, conforme ala LEC de 2000, sólo es posible solicitar la medida de forma simultánea a lademanda, salvo que, por su naturaleza, por la premura de tiempo, por nodisponer el actor de todos los elementos de juicio o por cualquier otra causa,sólo quede garantizado el buen fin de la medida cautelar si se solicita "exante". La opción del Legislador, al restringir las medidas previas ala demanda, no es caprichosa; siempre han sido miradas con recelo, dado quealteran los mecanismos de defensa del demandado y perturban el desarrollo delfuturo pleito, pues, de mediar oposición, el demandante, al preparar sudemanda, conocerá los argumentos que pueda esgrimir su oponente.

9.           Eneste caso, la resolución apelada concluye que la actora pudo formular lasolicitud de medidas conjuntamente con la demanda de infracción y, enconsecuencia, que debió hacerlo. Llega a tal conclusión tomando enconsideración que la infracción fue conocida por la actora a partir de ladenegación de la oposición a la marca solicitada por IBF en diciembre de 2017,por la extensión de la solicitud (casi cien páginas) y, finalmente, por elhecho de haber interpuesto una demanda de nulidad del registro de la marcaespañola y de infracción contra la titular de la marca al mismo tiempo queformuló la solicitud de medidas.

10.         Elrecurso señala que el auto apelado incurre en dos errores. En primer lugar,sostiene que conoció lainfracción en abril de 2018 (en lugar de diciembre de2017, como señala el auto), esto es, con la apertura del primer establecimientofísico en Ibiza. Y, en segundo lugar, que la demanda contra IBF tuvo como únicoobjeto la nulidad de la marca española 3.661.526 " Supreme Spain"(y no por infracción de marca, como señala el auto), pues al tiempo deinterponerla (el 12 de julio de 2018) no tenía constancia de que IBF estuvieracomercializando o participando en la comercialización de productosidentificados con dicha marca. Además, considera suficiente la justificaciónofrecida para sustentar la solicitud de medidas cautelares previa a lainterposición de la demanda. Así, en las once semanas trascurridas desde el 20de abril de 2018 hasta el 13 de julio de 2018, se abrieron tiendas en Ibiza,Málaga, Barcelona, Madrid, Santiago de Compostela y Tenerife. Se inició entoncesuna compleja investigación dirigida contra seis empresas (no sólo contraELECHIM). Además, en julio de 2018 tuvo repercusión en los medios decomunicación y en redes sociales la presencia de la marca SUPREME en tiendas" fake" en España (documentos 2.1 de la solicitud) y con lasolicitud se pretendía evitar la apertura de un flagship en Madriddurante el verano bajo el nombre de Supreme Spain, tal y como se habíaanunciado por ELECHIM en prensa. Además, existían investigaciones en curso queno estaban finalizadas.

11.         Puesbien, a la vista de lo argumentado por la apelante, entendemos que la actorajustificó suficientementepor qué anticipó la solicitud de medidas cautelares y,en definitiva, por qué no las solicitó conjuntamente con la demanda, tal y comoobliga el artículo 730 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Junto a la aperturaacelerada de tiendas físicas en distintos puntos del país y por distintassociedades, lo que complica la indagación de los hechos, consta que lainvestigación se prolongó más allá de la solicitud de medidas, comprobándose laapertura de nuevas tiendas en el segundo semestre del año 2018 (en Formentera,Málaga, Palma de Mallorca y Madrid). La necesidad de recabar nuevos hechos y deconocer otros sujetos infractores, datos necesarios para preparar la demanda,justifica que se adelante la tutela cautelar, evitando que las sociedadesinicialmente demandadas perseveraran en la actividad infractora durante lacampaña de verano.

Estimamos, portanto, el primer motivo de impugnación esgrimido por la apelante.

TERCERO.- Sobre la aparienciade buen derecho .

12.         Elauto apelado, por otro lado, tras valorar la prueba practicada, no tiene poracreditado que el signo"SUPREME" fuera una marca notoriamenteconocida en España, por lo que concluye que no existe apariencia de buenderecho. Recordemos que, en relación con este presupuesto de las medidascautelares, el 728.2º de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone que "elsolicitante de medidas cautelares también habrá de presentar los datos,argumentos y justificaciones documentales que conduzcan a fundar, por parte deltribunal, sin prejuzgar el fondo del asunto, un juicio provisional e indiciariofavorable al fundamento de su pretensión. En defecto de justificacióndocumental, el solicitante podrá ofrecerla por otros medios". Endefinitiva, dicho requisito implica una valoración positiva de laprosperabilidad de la acción.

13.         CHAPTERfunda su petición de medidas cautelares -el cese provisional en la promoción ycomercializaciónde productos identificados con el signo SUPREME u otros signosque incluyan el mismo término- en su condición de titular la marca notoria noregistrada en España "SUPREME". Recordemos que el apartado séptimodel artículo 34 de la Ley de Marcas (apartado cinco en su redacción inicial)atribuye al titular de la " marca no registrada "notoriamenteconocida" en España en el sentido del artículo 6 bis del Conveniode París " los mismos derechos que el propio precepto contemplapara el titular de la marca registrada, entre los que se encuentra la deprohibir el uso en el tráfico económico, sin su consentimiento, de cualquiersigno idéntico o similar para productos idénticos o similares, siempre queexista riesgo de confusión.

14.         Pormarca notoria, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2º de la Ley deMarcas (en su redacciónvigente al tiempo de presentarse la solicitud), seentiende " la que, por su volumen de ventas, duración, intensidad oalcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado opor cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinentedel público al que se destinan los productos, servicios o actividades quedistinguen dicha marca".

15.         ElTribunal Supremo (Sentencia de 11 de marzo de 2014, ECLI ES:TS:2014:1107), con cita de la STJUE de 14 de septiembre de 2009, señala que el conceptode marca notoria "supone un cierto grado de conocimiento por parte delpúblico pertinente", añadiendo que este grado de conocimiento "debeconsiderarse alcanzado cuando una parte significativa del público interesadopor los productos o servicios amparados por la marca comunitaria conoce estamarca" (apartado 24 de la STJUE de 14 de septiembre de 2014, a la que seremite). "Para ello, "el juez nacional debe tomar en consideracióntodos los elementos pertinentes de los autos, es decir, en particular, la cuotade mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y laduración del uso, así como la importancia de las inversiones realizadas por laempresa para promocionarla (ap. 25).

De este modo esposible concluir, como ya lo hizo en su día la doctrina, que el requisitodeterminante de la notoriedad de la marca es su difusión entre el públicointeresado por los productos y servicios amparados por dicha marca y por lossectores interesados."

16.         Ambaspartes y la propia resolución apelada se hacen eco de la "Recomendaciónconjunta relativa a lasdisposiciones sobre la protección de las marcasnotoriamente conocidas" aprobada por la Asamblea General de la OMPI (enadelante, Recomendaciones de la OMPI), que establece los siguientes criteriosque pueden ser tomados en consideración de los que inferir que la marca esnotoriamente conocida (letra b del artículo 2.1º):

"En particular,la autoridad competente considerará la información que se le someta en relacióncon los factores de los que pueda inferirse que la marca es o no notoriamenteconocida, incluida, aunque sin limitarse a ella, la información relativa a losiguiente:

1.           el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sectorpertinente del público;

2.           la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquierutilización de la marca;

3.           la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquierpromoción de la marca, incluyendo la publicidado la propaganda y lapresentación, en ferias o exposiciones, de los productos o servicios a los quese aplique la marca;

4.           la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/ocualquier solicitud de registro, de la marca, en lamedida en que reflejen lautilización o el reconocimiento de la marca;

5.           la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre lamarca, en particular, la medida en que lamarca haya sido reconocida comonotoriamente conocida por las autoridades competentes;

6.           el valor asociado a la marca"

17.         En la medida que el juez de instancia no tiene por acreditado quela marca de la demandante fuera notoriamente conocida en España, procedemos arevisar todo el material probatorio, si bien estimamos conveniente señalar dosconsideraciones previas. En primer lugar, que el análisis del buen derecho dela demandante debe ceñirse al carácter notorio de la marca SUPREME y suinfracción por los productos de la demandada. Fuera de este proceso cautelarqueda la cuestión relativa a las circunstancias del registro de la marcaespañola 3.6661.536 "Supreme Spain" por IBF y la posible mala fe delsolicitante. Precisamente por dirigirse la acción de infracción contra unaentidad distinta de la titular registral, el análisis del buen derecho enprimera instancia no se ha extendido a la eventual nulidad del título por malafe en la solicitud, que también ha quedado al margen del recurso.

18.         Ensegundo lugar, la notoriedad de la marca debe valorarse en el momento desolicitarse el registro dela marca española (abril de 2017). En efecto, estelitigio se sustancia entre el usuario de una marca que se afirma que es"notoriamente conocida en España" en el sentido del artículo 6 bisdel Convenio de París y quien utiliza el mismo o similar signodebidamente registrado (la demandada tiene la condición de licenciataria).Tanto el titular registral como el usuario del signo notorio ostentan elderecho exclusivo de uso y el ius prohibendi del artículo 34.2º de la Ley deMarcas . Recordemos que el artículo 6, que contempla las prohibicionesrelativas de registro, tras establecer que no podrán registrarse como marcaslos signos idénticos a una marca anterior que designe productos o serviciosidénticos (o semejantes, para productos o servicios idénticos o similares, siexiste riesgos de confusión), dispone en su párrafo segundo, apartado d), quepor marca anterior se entenderá "las marcas no registradas que en la fechade presentación o prioridad de la solicitud de la marca sean "notoriamenteconocidas" en España en el sentido del artículo 6 bis del Conveniode París ". Es decir, la notoriedad suple al registro, siendo causade denegación de la solicitud o de nulidad del signo registrado incompatiblecon una marca anterior notoriamente conocida ( artículo 52.1º de la Leyde Marcas ). Por tanto, la notoriedad en España debe haberse alcanzadocon anterioridad a la solicitud del registro, pues en otro caso el signoposterior puede ser registrado y su titular tiene el derecho a usarlo.

19.         LasRecomendaciones de la OMPI abundan en la misma conclusión, esto es, que elconflicto entre unamarca notoriamente conocida y un signo registrado debevalorarse tomando como fecha de referencia la de la solicitud del registro,salvo que se aprecie mala fe en el registro. En efecto, el artículo 4, quelleva por título las "marcas conflictivas", tras definir en quéconsiste el conflicto, establece en su párrafo 1º, apartado d), que "noobstante lo dispuesto en los párrafos 2) a 4), un Estado miembro no estaráobligado a aplicar (...) (i) el párrafo 1) b) para determinar si una marca estáen conflicto con una marca notoriamente conocida, si la marca ha sido utilizadoo registrada, o se ha presentado una solicitud de registro, o haya sidoregistrada, en relación al Estado miembro o en relación con dicho Estadorespecto determinados productos y/o servicios, antes de que la marcanotoriamente conocida pasara a ser notoriamente conocida en el Estado miembro".

20.         Ellono obstante, de acreditarse que el signo "SUPREME" era notoriamenteconocido en España en elsentido del artículo 6 bis del Convenio de París en elmomento en que se solicitó la marca española "Supreme Spain", laacción de violación podría prosperar sin necesidad de la previa anulación de lamarca registrada. La tesis de la inmunidad registral fue sostenida por el TribunalSupremo hasta las Sentencias de 14 de octubre de 2014 (ECLI ES:TS:2014:5089) y 28 de octubre de 2014 (ECLI ES:TS:2014:5562 ), que cambiande criterio, ajustándolo a la jurisprudencia comunitaria, a partir de laSentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de febrero de2013, que interpreta que el artículo 9.1º del Reglamento CE 207/2009 delConsejo, de 26 de febrero de 2009 (el homólogo para la marca comunitariadel artículo 34 de la Ley de Marcas ) en el sentido de que elderecho exclusivo del titular de una marca comunitaria de prohibir a cualquiertercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a sumarca se extiende al tercero titular de una marca comunitaria posterior, sinque sea necesaria una declaración previa de nulidad de esta última marca.

21.         Elartículo 41 bis de la Ley de Marcas , introducido por el RDL23/2018, de 21 de diciembre de 2018 (posterior, por tanto, a la demanda),señala al efecto que "en las acciones por violación, el titular de unamarca no podrá prohibir la utilización de una marca registrada posterior siesta última no pudiera declararse nula conforme al artículo 52, apartados 2, alartículo 53 o al artículo 59, apartado 5 ." En este caso,la marca de la demandada podría anularse conforme al artículo 52-2º, enrelación con el artículo 6.2º, apartado d), por lo que no existe impedimentoalguno para ejercitar la acción de violación.

22.         Puesbien, entrando a valorar la prueba practicada, no es controvertido que elconsumidor final de losproductos de una y otra parte se sitúa en el sector dela moda y, más en concreto, en la población de edad comprendida entre los 18 ylos 35 años. Ahora bien, hemos de precisar que el artículo 2.2 de lasRecomendaciones de la OMPI establece que el sector pertinente del publico estácompuesto, no sólo (i) por los consumidores reales o potenciales de losproductos a los que se aplica la marca, sino también (ii) por las personas queparticipan en los canales de distribución de esos productos y (iii) loscírculos comerciales que se ocupen del tipo de productos o servicios a los quese aplique la marca. Los apartados b) y c) de dicho precepto aclaran que bastaque la marca sea conocida por al menos un sector pertinente del público paraque se considere como notoriamente conocida en España.

23.         Tampocose discute que la actora no tiene tiendas físicas en España y que no ha llevadoa cabo actividadpublicitaria alguna en nuestro país. Sus productos, portanto, se comercializan por Internet (a través de la webwww.supremenewyork.com). A partir de ahí, dos son los medios de prueba sobre elconocimiento efectivo de la marca en los que se centra principalmente laresolución apelada. En primer lugar, la declaración testifical de Micaela ,responsable de Planificación y Análisis Financieros de Chapter (documento 8 bisde la solicitud), que certifica las ventas en Estados Unidos en los años 2016 y2017 (500 millones de dólares USD) y el volumen de ventas en España de la marcaSUPREME desglosados de la siguiente manera:

-En el periodo 2013a 2016, 282.000 libras GBP -En el año 2017, 637.000 libras GBP. -En el año2018, 847.000 libras GBP.

24.         La declaración por escrito de Micaela también certifica que lasvisitas a la web de la actora desde España se disparan en el año 2017, pues delas 3.025.691 de visitas en el año 2016 se pasan a las más de 25 millones en elaño 2017. También constata una presencia relevante de la marca en lasredes sociales. En efecto, un total de 17.000 españoles se habían suscrito a lacuenta de correo de la actora; 11.237 personas se habían descargado laaplicación SUPREME a 28 de junio de 2018; y a esa misma fecha la actora contabacon 93.000 seguidores en Instagram y 14.506 seguidores en Facebook. Estosúltimos datos, por tanto, no están referenciados a la fecha que venimosestimando como relevante (abril de 2017), sino que se corresponden con el año2018. Por otro lado, el informe de Acceso (documento nueve) también acreditauna notable presencia de la marca en Twitter.

25.         Ensegundo lugar se encuentra el estudio demoscópico sobre la notoriedad de lamarca realizado porel Instituto DYM (documento 22 de la demanda) que, contra elcriterio de la resolución apelada, estimamos muy relevante. Se trata de unaentidad acreditada que utiliza, a estos efectos, una muestra suficiente (1016entrevistas a jóvenes españoles de entre 18 a 35 años). Entendemos que elestudio evidencia un conocimiento muy extendido de la marca SUPREME cuandomenos en el periodo de tiempo en que se llevó a cabo el trabajo de campo (entreel 8 y el 15 de junio de 2018). En efecto, preguntados por las marcas deStreetwear de lujo o exclusivas, un 10,4% de los entrevistados señalan la marcaSUPREME en primer lugar, por encima de otras marcas muy conocidas como Gucci,Nike o Adidas. Es mencionada, por otro lado, por el 16,9% de los entrevistados,sólo por detrás de Gucci, que es mencionada por el 17,8% de los encuestados.Por otro lado, a la llamada "pregunta en sugerido", esto es,mostradas distintas marcas de Streetwear de lujo, el 47,4% de los encuestadosconocía la marca SUPREME (frente al 86,1% de VANS, el 82% de DC y el 55,3% deObey, y por encima de otras marcas conocidas como Carhartt o Volcom). En estepunto también se pregunta a los entrevistados desde cuándo conocen la marca ycasi la mitad (el 49,3%) la conocen "desde hace más de un año (abril de2017)".

26.         La notoriedad de la marca SUPREME en Estados Unidos y en otrospaíses, extremo que no se cuestiona, va acompañada de un notable prestigio, quese manifiesta con los acuerdos de colaboración alcanzados con otras marcas muyvaliosas, como Louis Vuitton, Nike, Chanel, Rolex o Lacoste (documentos once ydoce de la demanda) o con artistas reputados, como Jeff Koons, Andy Warhol,Damien Hirts o Jean Michel Basquiat. Además, personajes famosos y respetados anivel internacional, como Lady Gaga, Kate Moss, Justin Bieber, Michel Jordan OBarak Obama han sido fotografiados con productos SUPREME (documento catorce).

27.         Por otro lado, la presencia de la marca SUPREME en los medios decomunicación es muy destacada. El informe emitido por la entidad Acceso(documento nueve de la demanda) certifica que durante los años 2013 a 2017 serealizaron 600 publicaciones, de prensa escrita o en medios digitales, sobre lamarca SUPREME. El informe contiene una relación de los medios y un enlace quete dirige a la publicación. A modo de ejemplo, en la edición digital de EL PAISdel 26 de mayo de 2014, bajo el título "El éxito de la marca de lastiendas vacías", el artículo expresa lo siguiente: "Nadie conoce a suresponsable. Su ropa apenas se encuentra en establecimientos. Y sin embargo, lamarca Supreme cumple dos décadas de éxito imparable" o "De todas lasmarcas de ropa que existen en el mundo, solo una puede protagonizar a la vez unartículo en el New Yorker y un capítulo de Mi extraña adicción, el programa quese emitía en el difunto canal Xplora y en el que aparece gente que es adicta apracticar sexo con su coche, a comer piedras o a beber esmalte de uñas. Quienha logrado semejante combinación es Supreme, la firma de ropa urbana que acabade cumplir 20 años como objeto de un culto que no tiene nada de casual."También con la demanda se acompañan artículos de Revista o de diarios, como GQ,Vogue, The Luxonomista o Harpers Bazar sobre la marca SUPREME como una marca deculto y de gran valor (documentos tres a seis).

28.         LaAsociación Nacional para Defensa de la Marca (ANDEMA) emitió certificado defecha 5 de julio de 2018en el que señala que la marca SUPREME es una marcanotoriamente conocida en España en el sentido del artículo 6 bis delConvenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (documento23 de la solicitud).

29.         Laresolución apelada, teniendo en cuenta fundamentalmente el volumen de ventas enlos meses yaños anteriores al mes de abril de 2017, que considera pocosignificativo, llega a la conclusión que la marca SUPREME utilizada por lademandante no reúne las características de una marca notoria. Se trataría deuna marca en pleno desarrollo o expansión que no habría alcanzado en el mes deabril de 2017 la difusión necesaria para ser digna de protección con arreglo alartículo 34.5º (hoy apartado 7º) de la Ley de Marcas . Pues bien, nopodemos compartir las conclusiones del auto impugnado, aunque reconocemos elesfuerzo de análisis y la corrección formal de los argumentos empleados por eljuez de instancia. Ciertamente, el volumen de ventas es un indicador deconocimiento y como tal es un criterio que el derogado artículo 8 de laLM contemplaba para apreciar el carácter notorio de la marca o nombrecomercial. Ahora bien, no es el único criterio ni tiene por qué ser elpreponderante, máxime cuando se trata de obtener la protección de marcasnotorias en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de la Unión deParis , esto es, de marcas que han alcanzado notoriedad en otros paísesfirmantes del Convenio que buscan protección en un Estado distinto. La Ley noprotege la marca efectivamente utilizada en el país en que se reclama laprotección, sino la marca conocida, aunque ese conocimiento no vaya acompañadode uso relevante del signo. Es más, cabe concebir marcas notorias en España sinun uso efectivo en nuestro país. En el caso de la marca SUPREME, además, que secomercializa por medio de Internet y utilizando para su promoción comercial, deforma primordial, las redes sociales, la magnitud de las ventas ocupa unsegundo lugar, pues su comercialización se caracteriza por una oferta limitaday selectiva por un periodo corto de tiempo.

30.         A partir de ahí, analizada la cuestión desde una perspectivaestrictamente cuantitativa, esto es, valorando únicamente el alcance de ladifusión, entendemos, con las cautelas propias del carácter indiciario yprovisional de nuestra decisión, que ya en abril de 2017 la marca SUPREME de lademandante era notoriamente conocida al menos en dos de los sectorespertinentes del público interesado, el de las personas que participan en loscanales de distribución y el de los círculos comerciales. Llegamos a talconclusión a partir de la presencia muy notable de la marca en los medios decomunicación y en la prensa especializada en los años anteriores al registro,muy superior a lo que indican las ventas reales, presencia motivada por laconstante promoción de la marca por personajes de gran relevancia internacionalcomo Lady Gaga, Kate Mos, Justin Biber, Michel Jordan, Mike Tyson o Neymar ypor los acuerdos de colaboración con marcas de renombre (Rolex o LouisViutton). No es controvertido que el propio administrador de ELECHIM, que formaparte de ese círculo de profesionales que participan en la distribución,conocía la marca cuando solicitó el registro. El grado de conocimiento por elconsumidor final, que analizaremos a continuación y que estimamos también muyrelevante (y suficiente, a estos efectos), permite deducir un conocimientoprácticamente absoluto por parte de los sectores profesionales. Sólo así seexplica la repercusión que tuvo en distintos medios de comunicación españoles,como Vogue, moda.es o La Vaguardia, y extranjeros, como las webs Highsnobiety oNssmag, la apertura de lo que se denominó "tiendas fakes" o "tiendasiegales" Supreme en los meses de junio y julio de 2008. Muy ilustrativo esel titular de la Revista Vogue de 4 de julio de 2018: "Supreme, la marcamás copiada del mundo, tiene ahora una tienda "fake" en España".

31.         Pero es más, también estimamos que el conocimiento entre elconsumidor final (jóvenes entre 18 y 35 años) ya era suficiente, a estosefectos, en abril de 2017. En efecto, aunque el trabajo de campo del estudiorealizado por DYM (documento 22 de la demanda) es posterior a esa fecha (del 8al 15 de junio de 2015), es posible hacer una extrapolación de los datos a lasituación que existía un año antes (prescindiendo de la notoriedad ganada trasel registro), atendida la contundencia de los datos y teniendo en cuenta queuna de las preguntas también incluye el momento en el que los entrevistadosconocieron la marca. En efecto, como hemos indicado, por lo que se refiere alconocimiento espontáneo (página 4 del informe), SUPREME, en junio de 2018, erala marca de Streetwear de lujo más conocida (el 10,4% de los encuestados lamencionan en primer lugar), por encima de Gucci, Nike, Adidas, Chanel o Dolce& Gabana. Respecto del conocimiento sugerido (a los entrevistados se lesmuestra una serie de marcas de Streetwear de lujo, entre las que se encuentraSUPREME), esta ocupa el cuarto lugar, por detrás de VANS, DC y OBEY: el 47,40%manifestó que conocía la marca y de estos casi la mitad (el 49,3%) señaló quela conocían desde hace más de un año. Tratándose del consumidor final, lanotoriedad del signo no precisa su conocimiento por la generalidad del públicointeresado. Basta con que lo sea para una parte significativa, conceptorelativo pero que estimamos que se da en este caso a la vista de los resultadosdel estudio de mercado realizado por DYM, unido al resto de la pruebapracticada. El conocimiento de la marca, por demás, se extiende a todo elterritorio nacional, se remonta a tiempo antes de solicitarse el registro ypervive en la actualidad.

32.         Juntoa la difusión extendida entre el sector del público interesado, no puededesconocerse, al enjuiciar elcarácter notorio de la marca, el gran prestigio yreputación que goza la marca SUPREME (aspecto cualitativo), extremo queconsideramos incontrovertido. Recordemos que la valoración y el prestigio de lamarca alcanzado en el mercado se contemplaba en el artículo 8 de la LM (ensu redacción vigente en el momento de presentarse la demanda) como un factor aconsiderar, en plano de igual al volumen de ventas, duración, intensidad oalcance geográfico de su uso, para determinar si la marca es notoria. Tambiénestá presente en el artículo 2 de la Recomendaciones de la OMPI, cuando aludeal "reconocimiento de la marca" y al "valor asociado de lamarca". Además de no ser discutido, el prestigio de la marca resulta delos acuerdos de colaboración con otras marcas renombradas y con personasfamosas que promocionan la marca SUPREME. Entre los acuerdos de colaboracióndestaca el alcanzado con Louis Vuitton, por el que se comercializan coleccionesde productos identificados con ambas marcas (SUPREME y Louis Vuitton). Tampocose cuestiona que la marca SUPREME es muy valiosa en términos económicos. Elrecurso cifra su valor en un billón de dólares (casi mil millones de euros). Eldiario El País, en un artículo publicado el día 16 de enero de 2018 (documentocinco de la demanda) hizo referencia a esa valoración en los siguientestérminos: "De Supreme a Palace: en 2018 querrás tener en el armario estasmarcas "urban". De culto. Supreme ha conquistado el mundo. Y no lodecimos nosotros, lo dicen los expertos y el billón de dólares en el que estávalorada la marca. Y es que Jebbia habla poco, apenas concede entrevistas, peroacierta siempre. Un ejemplo, la colaboración con Louis Vuitton".

33.         Endefinitiva y como conclusión, estimamos que la demandante es titular de lamarca notoria y noregistrada SUPREME, que distingue ropa de skate, comocamisetas, sudaderas, gorras, calzado y otras prendas de vestir y complementos,marca que prevalece sobre la marca española núm. 3.661.526 "SupremeSpain" al haber alcanzado notoriedad antes de que esta fuera solicitada enabril de 2017. El juicio provisional e indiciario, por tanto, es favorable a lapretensión de la demandante, dado que ELECHIM promociona y comercializa losmismos productos con signos que contienen el término "Supreme" o lostérminos "Supreme Spain", tanto en la forma en la que está registrada(el término en negro sobre un recuadro amarillo) como en la forma en que es usaday tiene registrada CHAPTER la marca en distintos países extranjeros (letrasblancas sobre fondo rojo). La comercialización se lleva a cabo tanto enestablecimientos físicos abiertos en distintas ciudades (Ibiza, Barcelona,Formentera, Málaga, Madrid y Palma de Mallorca), como a través de la webwww.supremespain.com. No se cuestiona, por otro lado, que exista riesgo deconfusión en el mercado a los efectos establecidos en el artículo 34 de laLey de Marcas .

CUARTO.- Incidenciade la negativa de la EUIPO a registrar la mara 16.815.763 presentada porCHAPTER en la apariencia del buen derecho. Análisis de los hechos desde laperspectiva de la Ley de Competencia Desleal.

34.         Otorgadaprotección a la demandante por ser titular de una marca notoria que entendemosprioritariaal signo registrado de la demandada, no debe analizarse la mismaconducta desde la perspectiva de la Ley de Competencia Desleal. Como esconocido, las relaciones entre la Legislación Especial sobre PropiedadIndustrial (en este caso, la Ley de Marcas) y la Ley de Competencia Deslealestán presididas por el principio de complementariedad relativa. La STSde 18 de julio de 2019 (ECLI ES:TS:2019:2464 ), que reiterajurisprudencia anterior, señala que, "partiendo de la distinta función quecumplen las normas de competencia desleal y las de marcas, el criterio de lacomplementariedad relativa sitúa la solución entre dos puntos: de una parte, lamera infracción de estos derechos marcarios no puede constituir un acto decompetencia desleal; y de otra, tampoco cabe guiarse por un principio simplistade especialidad legislativa, que niega la aplicación de la Ley de CompetenciaDesleal cuando existe un derecho exclusivo reconocido en virtud de losregistros marcarios a favor de sus titulares y estos pueden activar losmecanismos de defensa de su exclusiva". Al analizar en qué casos esprocedente completar la protección que dispensa la Ley de Marcas con la queotorga la LCD, el Tribunal Supremo tiene dicho que no es posible acudir a estaLey para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de lanormativa de Marcas.

35.         Ahorabien, en el escrito de oposición al recurso ELECHIM invoca, como hechorelevante que privaría decapacidad distintiva a la marca "SUPREME" dela actora, la Resolución de la EUIPO de 25 de abril de 2018, que denegó lasolicitud de la marca de la Unión Europea núm. 016815763 "SUPREME"(en la forma usada por la actora, esto es, el vocablo escrito en blancoenmarcado en un rectángulo rojo) solicitada por CHAPTER para productos de lasclases 18, 25 y 35. La decisión, aportada como documento nueve en el acto dela vista, justifica la denegación del registros en la infracción del artículo7, apartado 1, letras b ) y c), del RMUE ( artículo5.1.b / y c/ de la Ley de Marcas ). Según la EUIPO, el consumidorpromedio que habla inglés (y rumano) percibiría el signo como capaz deproporcionar información sobre la calidad de los productos y, por ese carácterdescriptivo, no tendría capacidad distintiva.

36.         Nocreemos que sea este el momento procesal oportuno para extendernos en elanálisis de la capacidaddistintiva en España del signo "SUPREME". Lademandada se ha limitado a reseñar la decisión de la EUIPO, que aportó en lavista, y la actora a destacar que dicho Organismo ha emitido una comunicaciónprovisional ante las observaciones realizadas por un tercero (Comercial JapadaS.L.), tras lo cual CHAPTER presentó ante la EUIPO un escrito justificando porqué la marca "SUPREME" no puede considerarse descriptiva (documento55). En todo caso, entendemos que el enjuiciamiento de la capacidad distintivade la marca presenta perfiles propios en el mercado español, en el que elvocablo "SUPREME" no deja de ser un término inglés. Precisamente portratarse de una palabra inglesa, la marca tiene un componente caprichoso o defantasía en España, componente que no tiene en Inglaterra o en otros países dehabla inglesa. Además, en su versión en castellano (supremo o suprema), setrata de un adjetivo que no se utiliza frecuentemente para describir una prendade superior calidad o exclusiva. En definitiva, admitimos que el signo"SUPREME" puede sugerir mayor calidad, circunstancia que no essuficiente para negar en España a la marca su capacidad distintiva (apartado b/del artículo 5) o que se utilice para designar la calidad del producto (apartadoc/). Recordemos que el Tribunal Supremo tiene como criterio que el caráctersugestivo de un signo, respecto de las cualidades o efectos de un producto, nole priva de fuerza distintiva. Sólo si deja de ser sugestivo y pasa a serdescriptivo, incurriría en la prohibición de registro del artículo 5, apartadoc/ ( STS de 19 de junio de 2013 , sobre el signo "PASCUALFUNCIONA"). Además, la falta de capacidad distintiva, que no apreciamos,alcanzaría tanto al signo de la actora como de la demandada.

37.         Endefinitiva y como conclusión, contra el criterio del auto apelado, apreciamosapariencia de buen derecho( apartado segundo del artículo 728 de la Ley deEnjuiciamiento Civil).

QUINTO.- Peligro enla demora.

38.         Elartículo 728 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece en su apartado primeroque "solo podrán acordarse medidas cautelares si quien las solicitajustifica que, en el caso de que se trate, podrán producirse durante lapendencia del proceso, de no adoptarse las medidas solicitadas, situaciones queimpidieren o dificultaren la efectividad de la tutela que pudiera otorgarse enuna eventual sentencia estimatoria." El requisito del peligro en lademora, por tanto, se conforma por el riesgo fundado de situaciones ocomportamientos durante la pendencia del proceso (pues hasta la sentenciadefinitiva ha de mediar un trámite de declaración y de prueba que se prolongaen el tiempo) que hagan peligrar la efectividad de la tutela pretendida y quesólo con la protección cautelar pueden neutralizarse.

39.         Entodo caso, conviene destacar que el pericullum in mora en los supuestos,como el enjuiciado, de medidas anticipatorias, que no persiguen tantogarantizar la ejecución como evitar el "riesgo de inefectividad"de la sentencia estimatoria, en los términos establecidos en el artículo 728 dela Ley de Enjuiciamiento Civil, presenta perfiles propios. En ocasiones hemossostenido que el peligro en la demora se encuentra implícito en la probabilidadde que se reiteren los actos de infracción del derecho cuya efectividad se pretendetutelar (auto de 30 de septiembre de 2005)). Sin embargo, en otras (autos de 20de julio de 2009 y 27 de julio de 2015) hemos recordado que hay que estar a lascircunstancias del caso concreto y que el peligro en la demora no siempre puedeceñirse al riesgo de vulneración del derecho de exclusiva, sino que es precisoque el riesgo de infracción o de continuación en ella pueda llegar a frustrar oa perjudicar la tutela definitiva en el proceso principal.

40.         Puesbien, en este caso, junto con la reiteración de la infracción, concurrencircunstancias que privarían enbuena medida de efectividad a la sentencia si nose accede a la tutela cautelar solicitada. En efecto, no sólo se ha generadouna enorme confusión en el mercado por la comercialización de unos mismosproductos con la marca SUPREME de distinta procedencia empresarial, confusiónde la que se han hecho eco los medios de comunicación y las redes sociales,sino que el modelo de negocio de la demandada contraviene frontalmente el de laactora. Los productos de CHAPTER, con un precio elevado, van dirigidos a ungrupo de consumidores de medio o alto poder adquisitivo. Se presenta como unamarca de culto y utiliza un sistema de comercialización alejado de las ventasmasivas, precisamente para preservar el carácter exclusivo de sus artículos. Laescasez en la oferta es un elemento esencial en la comercialización, pues sepersigue convertir el artículo SUPREME en un objeto de deseo. CHAPTER nodispone de tiendas físicas en España, llevando a cabo las ventas por Internet yutilizando como medio de promoción primordial las redes sociales. Por elcontrario, ELECHIM comercializa sus productos a través de su web y por medio deestablecimientos abiertos al público. Los precios son mucho más reducidos y lademandada asegura gran disponibilidad en los productos que oferta. La presenciamasiva de artículos SUPREME en el mercado, por tanto, causa a la actora unperjuicio que va más allá de las ventas que pudieran desviarse a favor de lademandada.

Por tanto, tambiénconsideramos que concurre el presupuesto de peligro en la demora.

SEXTO.- Estimación de lasmedidas cautelares. Caución.

41.         Endefinitiva, debemos estimar el recurso y acordar la medida solicitada del ceseprovisional en la promoción y venta de productos identificados con los signos Supremeo Supreme Spain, o cualesquiera otros signo que incluya ese término,tanto se lleve a cabo la comercialización en tiendas físicas u on line,todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 727.7º de la LEC y128, apartado a), de la Ley de Patentes, aplicable a las marcas por remisión dela disposición adicional primera de la Ley de Marcas.

42.         Entodo caso, la efectividad de la medida quedará condicionada a la previaprestación de una cauciónen cualquiera de las formas admitidas en derecho porimporte de 1.000.000 de euros (suma ofrecida por la demandante), tal y comodispone el apartado tercero del artículo 728 de la LEC.

SEPTIMO.- Costas procesales.

43.         Dadoque los artículos 735 y 736 de la LEC sólo contemplan la imposición de costascaso de denegarselas medidas cautelares, no se imponen las costas de primerainstancia.

44.         Deacuerdo con lo dispuesto en el artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,no se imponen las costasdel recurso.

PARTE DISPOSITIVA

Estimamos el recursode apelación interpuesto por la representación procesal de CHAPTER 4, Corp. DBASupreme, contra el auto de 5 de octubre de 2018, que revocamos. En su lugar,estimamos la solicitud de medidas cautelares formuladas contra ELECHIM SPORTS S.L.,acordando el cese provisional por la demandada en la promoción y venta deproductos identificados con los signos Supreme o Supreme Spain, ocualesquiera otros signos que incluya el término Supreme, tanto se llevea cabo la comercialización en tiendas físicas u on line. La efectividadde la medida queda condicionada a la previa prestación de una caución de1.000.000 de euros, en cualquiera de las clases admitidas en derecho, quedeberá prestarse en el plazo de cinco días a contar desde que sea requerida alefecto por el Juzgado de lo Mercantil. Sin imposición de las costas en ningunade las dos instancias y con devolución del depósito constituido para recurrir.

Contra la presenteresolución no cabe interponer recurso extraordinario alguno.

Remítanse los autosal juzgado de procedencia con testimonio de esta resolución, a los efectospertinentes.

Así lo pronunciamos,mandamos y firmamos los ilustrísimos señores magistrados componentes deltribunal.

AVISO LEGAL

Para la realizaciónde cualesquiera actos de reutilización de sentencias y otras resolucionesjudiciales con finalidad comercial, debe ponerse en contacto con el Centro deDocumentación Judicial -CENDOJ-