AUDIENCIA PROVINCIAL

Sección Primera

ALBACETE

Apelación Civil nº 635/2018

Juzgado de 1ª Instancia nº 3 de Albacete. Proc. Ordinario nº123/17

APELANTE: COMITÉ PARALIMPICOESPAÑOL Procuradora: Dª. María-Teresa Fajardo de Tena APELADO: JOMA SPORT S.A.

Procuradora: Dª. María-Victoria Falcón Dacal

S E N T E N C I A NUM.388-191388-19

EN NOMBRE DE S. M. EL REY Ilmos. Sres.

Presidente

D. CESAR MONSALVE ARGANDOÑA

Magistrados

D. JOSE GARCIA BLEDA

D. MANUEL MATEOS RODRIGUEZ

En Albacete, a siete de octubre de dos mil diecinueve.

VISTOS en esta Audiencia Provincial en grado deapelación, los autos de Procedimiento Ordinario nº 123/17, seguidos ante elJuzgado de Primera Instancia nº 3 de Albacete y promovidos por el COMITÉPARALIMPICO ESPAÑOL contra la mercantil "JOMA SPORT S.A."; cuyos autoshan venido a esta Superioridad en virtud de recurso de apelación que, contra lasentencia dictada en fecha 5 de abril de 2018 por la Ilma. Sra. MagistradaJuezde refuerzo de Primera Instancia de dicho Juzgado, interpuso la referida partedemandante. Habiéndose celebrado Votación y Fallo en fecha 3 de octubre de2019..

ANTECEDENTES DE HECHO

ACEPTANDO en lo necesario los antecedentesde la sentencia apelada; y

1º.- Por el citado Juzgado se dictó la referidasentencia, cuya parte dispositiva dice así: " FALLO: DESESTIMOíntegramente la demanda ejercitada por COMITÉ PARALIMPICO ESPAÑOL, representadopor la Procuradora Sra. Fajardo de Tena y contra JOMA SPORT, S.A, representadapor la Procuradora Sra. Falcon Dacal y en consecuencia ABSUELVO a JOMA SPORT,S.A, de los pedimentos ejercitados en su contra.- Con expresa condena en costasal demandante.- Notifíquese la presente sentencia a las partes haciéndose saberque la misma no es firme y el modo de impugnación.- MODO DE IMPUGNACIÓN: Cabeinterponer Recurso de Apelación ante la Audiencia Provincial de Albacete conarreglo al artículo 455 LEC. El recurso se interpondrá mediante escritopresentado en este Juzgado en el plazo de veinte días hábiles contados desde eldía siguiente de la notificación ( artículo 458 LEC).- Llévese el original allibro de sentencias.- Así por esta mi sentencia, de la que se expedirátestimonio para incorporarlo a las actuaciones, lo pronuncio, mando yfirmo.-"

2º.- Contra la Sentencia anterior se interpusorecurso de apelación por el COMITÉ PARALIMPICO ESPAÑOL, representado por mediode la Procuradora Dª. María-Teresa Fajardo de Tena, bajo la dirección delLetrado D. Dulce Mª Miranda Naranjo, mediante escrito de interposiciónpresentado ante dicho Juzgado en tiempo y forma, y emplazadas las restantespartes personadas, por la mercantil "JOMA SPORT, S.A.", representadapor la Procuradora Dª. María-Victoria Falcón Dacal, bajo la dirección delLetrado D. José-Luis Gómez Castaño se presentó en tiempo y forma ante elJuzgado de Instancia escrito oponiéndose al recurso de apelación, elevándoselos autos originales a esta Audiencia para su resolución, previo emplazamientode las partes para su comparecencia ante esta Audiencia Provincial por términode diez días, compareciendo los mencionados Procuradores en sus respectivasrepresentaciones ya indicadas.

Y habiéndose acordado el recibimiento del juicio a prueba en estainstancia se acordó su práctica, de la que se dio traslado a las partes paraalegaciones, con el resultado que obra en las actuaciones.

3º.- En la sustanciación de los presentes autos sehan observado las prescripciones legales.

VISTO siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D.CESAR MONSALVE ARGANDOÑA.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- COMITÉ PARALÍMPICO ESPAÑOLinterpuso demanda contra JOMA SPORT S.A. invocando la vulneración por lademandada de la marca ADOP PATROCINADOR DEL EQUIPO OLÍMPICO ESPAÑOL, dela que es titular la demandante. Aseguraba la actora que JOMA SPORT S.A. habíavenido utilizando dicha marca después del día 31 de Diciembre de 2015, fechaque vencía el derecho a esa utilización por parte de la demandada merced alcontrato de cesión suscrito por ambas partes en fecha 2 de Junio de 2015. Y envirtud de dicha vulneración solicitaba se dictase sentencia por la que:

a/ Se declarase que JOMA SPORT había realizado actos de violaciónde la marca titularidad de la actora mediante la utilización del signodistintivo ADOP PATROCINADOR DEL EQUIPO OLÍMPICO ESPAÑOL b/ Se condenasea JOMA SPORT a la cesación de la utilización de tal signo distintivo

c/ Se prohibiese a JOMA SPORT a realizar en el futuro actosconsistentes en la utilización de tal signo distintivo o cualquier otro queincorpore la denominación ADOP PATROCINADOR DEL EQUIPO OLÍMPICO ESPAÑOL d/Se condenase a JOMA SPORT a la retirada del tráfico económico de todos loselementos en que se materialice el signo distintivo ADOP PATROCINADOR DELEQUIPO OLÍMPICO ESPAÑOL

f/ Se condenase a JOMA SPORT a la destrucción ( o cesión con fineshumanitarios ) de los productos ilícitamente identificados con el signodistintivo ADOP PATROCINADOR DEL EQUIPO OLÍMPICO ESPAÑOL que estén enposesión de la demandada

g/ Se condenase a JOMA SPORT a indemnizar a la actora en la cantidadque se determine en ejecución de sentencia a través del procedimiento previstoen los arts. 712 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil h/ Se ordenase lapublicación de la Sentencia recaída en estos autos en dos revistas ypublicaciones de difusión nacional a costa de la demandada.

JOMA SPORT S.A. se opuso a la demanda alegando que únicamentehabía usado la marca ADOP PATROCINADOR DEL EQUIPO OLÍMPICO ESPAÑOLcuando estuvo autorizada para ello asegurando que el hecho de que existieranproductos suyos en el mercado con esa marca después del día 31 de Diciembre de2015 obedecía a que se trataba de productos que JOMA había vendido aestablecimientos comerciales antes de la finalización de la cesión del derechoal uso de la marca y que no habían sido todavía vendidos por dichosestablecimientos a los consumidores finales.

La sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia desestimóla demanda al considerar que en el momento de utilizar el logotipo en losenvoltorios y etiquetado de los productos deportivos la demandada estabaautorizada por el titular de la marca, ya que se utilizó en productos quehabían sido encargados por los distribuidores en los meses de junio a agosto de2015 y con el fin de destinarlos a la venta durante la campaña de Navidad de2015 habiendo sido vendidos y entregados a terceros para su venta al consumidorfinal cuando JOMA SPORT estaba autorizado para ello.

Frente a dicha sentencia interpone recurso de apelación COMITÉPARALÍMPICO ESPAÑOL suplicando su revocación y el dictado de otra en su lugarque estime en su integridad la demanda y condene en costas a la demandada.

JOMA SPORT S.A. se opuso al recurso interesando su desestimación yla confirmación de la sentencia dictada en primera instancia con imposición decostas a la actora.

SEGUNDO.- El único motivo de recurso invocala existencia de un error en la valoración de la prueba practicada. Contra loresuelto en la sentencia de primera instancia, asegura COMITÉ PARALÍMPICOESPAÑOL que los propios documentos 2 a 7 del escrito de contestación a lademanda acreditan que JOMA SPORT realizó actos de explotación o uso de la marcauna vez había expirado el plazo de vigencia de su derecho pues tales documentosrevelan que la carga de toda la mercancía en China se produce entre finales delmes de Octubre de 2015 y primeros de Enero de 2016, siendo así que si se une adichas fechas el plazo de otros 22-25 días que tarda la carga en llegar alpuerto de Valencia - según la declaración de su representante legal - y despuésa la sede de JOMA en Toledo, resulta que la mercancía, singularmente la que secargó en Diciembre o Enero de 2016, necesariamente se distribuyó a los clientesdespués de expirado el derecho al uso de esta marca, con evidente vulneraciónde la misma. Llama igualmente la atención sobre el hecho de que la sentencia deprimera instancia no toma en consideración la totalidad de los derechosconferidos por la marca conforme a lo preceptuado en el art. 34 de la Ley deMarcas, puesto que limita el derecho sobre la marca a lo previsto en el art.34.3.a) esto es, el derecho exclusivo a poner la marca en el producto o en supresentación, sin tener en cuenta que el titular de la marca tiene tambiénreconocido el ius prohibendi sobre otros actos de explotación del signodistintivo como son la importación, el almacenamiento o la distribución delproducto, envoltorios o embalajes con la marca, que es precisamente lo que hizola demandada expirado su derecho al uso de la misma.

El motivo debe ser estimado con respecto a parte de los productos suministradospor JOMA a esos establecimientos comerciales o distribuidores. Indiscutida latitularidad de COMITÉ PARALÍMPICO ESPAÑOL sobre la marca o logotipo ADOPPATROCINADOR DEL EQUIPO OLÍMPICO ESPAÑOL, y no controvertido tampoco entrelas partes el hecho de que la cesión para el uso y explotación de ese logotipoa favor de JOMA SPORT S.A. documentado en el contrato de 2 de Junio de 2015expiraba el día 31 de Diciembre de 2015, se centra el objeto de debate yrecurso en determinar si la demandada se extralimitó realmente en dicho uso yexplotación atendido el hecho acreditado debidamente con las actas notarialesacompañadas a la demanda de que en Julio y Agosto de 2016 había en variasciudades de España establecimientos comerciales que tenían a la venta zapatillasde deporte fabricadas por JOMA incorporando el repetido logotipo en embalajes yetiquetas. Antes de adentrarnos en la prueba practicada, importa detenersebrevemente en el contenido de ese derecho de uso y explotación de la marca ologotipo que fue cedido temporalmente y hasta el día 31 de Diciembre de 2015 afavor de JOMA SPORT S.A. Y es que, contrariamente a lo que sugiere la apeladaen su escrito de oposición al recurso, el derecho de uso y explotación de lamarca no se agota o limita a la producción o fabricación del producto dentrodel periodo en que se tiene derecho a la explotación de la marca de suerte quefabricado, etiquetado y embalado en dicho periodo pueda comercializarse odistribuirse más allá del límite temporal de la cesión. No es así. Laimportación, la distribución o la comercialización de productos con la marca ologotipo son también manifestaciones de ese derecho de uso y explotación y, porende, también sujetas al límite temporal de la cesión. Entenderlo de otro modonos llevaría al absurdo de que la cesionaria podría fabricar 100.000 o1.000.000 de zapatillas con el logotipo durante el periodo de cesión y luego irdistribuyéndolas o comercializándolas a su conveniencia durante los añossiguientes al amparo de aquella cesión temporal. La mejor evidencia de que ellono es así la ofrece el art. 34.3 de la Ley de Marcas, que al precisar losderechos conferidos al titular de la marca otorga al mismo la facultad deprohibir a terceros colocar el signo en los productos o embalajes, ofrecerlos,comercializarlos, almacenarlos, importarlos, exportarlos, etc, de donderesulta claro que el uso o explotación de una marca comprende muy diversasactividades, además de la fabricación o producción, que no pueden realizarsepor quien no es titular de la marca.

TERCERO.- Sentado lo anterior, correspondeahora examinar a la luz de la prueba practicada si realmente JOMA SPORT S.A. seextralimitó temporalmente en el uso de la marca o si, como afirmaba en suescrito de contestación a la demanda, ello no fue así y el hecho de queexistieran en Agosto de 2016 y en distintos establecimientos comerciales deEspaña zapatillas de deporte fabricadas por ella con el logotipo ADOPPATROCINADOR DEL EQUIPO OLÍMPICO ESPAÑOL en sus etiquetas y embalajesobedecía a una comercialización o distribución previa a la extinción delderecho de uso y a que dichos establecimientos todavía no habían vendido elproducto a los consumidores finales, pues es evidente que de ser ello así nocabría apreciar vulneración alguna del derecho por la demandada.

Y es así que la prueba practicada en esta alzada ha acreditado queen tres de esos establecimientos comerciales la mercancía se suministró porJOMA SPORT habiendo cesado ya en su derecho al uso y explotación de la marca.Así ocurre con parte de la mercancía adquirida por SPRINTER MEGACENTROS DELDEPORTE S.L., mercantil que certifica que " La mercancía a que serefiere la factura de 31/12/2015 tuvo entrada en sus instalaciones en Enero de2016 ". También con la mercancía suministrada a DECATHLON ESPAÑA S.A.,que certifica que " El pedido de JOMA nº 52-007586 tiene como fecha derecepción de la mercancía la de 8 de Marzo de 2016 ( se adjunta albarán de JOMAque lo acredita) ". Y otro tanto ocurre con la mercancía que estaba ala venta en El Corte Inglés de Princesa ( Madrid ), cuya asesoría jurídicacertifica que dicha mercancía pertenece a la colección Primavera-Verano de 2016sin precisar fecha de entrada pero que con evidencia debió serlo igualmente yaentrado el año 2016. Por el contrario, esa misma prueba testifical escritarevela que las zapatillas servidas a la mercantil SPORT ZONE ESPAÑA COMERCIO DEARTICULOS DE DEPORTE S.A. tuvo entrada en sus instalaciones en Diciembre delaño 2015, y las servidas a FUTCORCON S.L. tuvieron igualmente entrada a sus instalacionescentrales el día 31 de Diciembre de 2015.

En definitiva, no es cierto que toda esa mercancía se entregase alos distintos establecimientos comerciales o distribuidores para la campaña deNavidad como se indicó por D. Alberto López, representante legal de JOMA, enacto de juicio. Hubo parte de esa mercancía que se entregó a los distribuidoresdespués de esa campaña y de expirado el plazo de uso de la marca, por lo querespecto de esa parte de mercancía existió esa vulneración del derecho de marcade la que es titular COMITÉ PARALÍMPICO ESPAÑOL. Y acto propio igualmenterelevante del conocimiento por JOMA de que estaba vulnerando el derecho a lamarca es la comunicación que recoge el documento nº 10 de la demanda, que es laque JOMA cursó a sus distribuidores para que cubriesen con una pegatina lamarca que aparecía en embalajes y etiqueta una vez que fue requerido de cese deese uso por COMITÉ PARALÍMPICO ESPAÑOL.

Habiéndose producido la vulneración de la marca en los tres casosque hemos referido más arriba, el art. 41 de la Ley de Marcas permite a latitular de la marca reclamar una indemnización de daños y perjuicios, queefectivamente cabe reconocer a favor de la perjudicada. Y habiendo solicitadoexpresamente la demandante que esa indemnización se cuantifique en ejecución desentencia a través del procedimiento previsto en los arts. 712 y ss. de la Leyde Enjuiciamiento Civil y con la prueba que en el mismo se practique procedeacceder a lo interesado y diferir a ese procedimiento la determinación delimporte de dicha indemnización.

En cuanto a la publicación de la sentencia en dos revistas deámbito nacional que solicita la demandante, reputando la Sala que lavulneración del derecho de la actora por parte de JOMA SPORT S.A. no ha tenidoun carácter grave ni continuado limitándose a los primeros dos o tres meses de2016, y habida cuenta el tiempo transcurrido desde que la misma se produjo,entendemos que no procede acodar dicha publicación.

CUARTO.- Estimado en parte el recurso, deconformidad con lo dispuesto en el art. 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civilno se hace imposición de costas en la alzada. Y tampoco de las de primerainstancia, de acuerdo con lo normado por el art. 394 al haberse producido unaestimación parcial de la demanda.

Por todo lo expuesto, vistos los preceptos citados, concordantes ydemás de general y pertinente aplicación.

FALLAMOS

Que estimando en parte el recurso de apelación interpuestopor la Procuradora Dª Mª Teresa Fajardo de Tena actuando en representación deCOMITÉ PARALÍMPICO ESPAÑOL contra la sentencia dictada por el Juzgado dePrimera Instancia nº 3 de Albacete en autos de Procedimiento Ordinario123/2017, DEBEMOS REVOCAR COMO REVOCAMOS PARCIALMENTE dicha resolución,acordando en su lugar estimar parcialmente la demanda y en su virtud:

a/ DECLARAMOS que JOMA SPORT había realizadoactos de violación de la marca titularidad de la actora mediante la utilizacióndel signo distintivo ADOP PATROCINADOR DEL EQUIPO OLÍMPICO ESPAÑOL b/CONDENAMOS a JOMA SPORT a la cesación de la utilización de tal signo distintivo

c/ PROHIBIMOS a JOMA SPORT a realizar en elfuturo actos consistentes en la utilización de tal signo distintivo o cualquierotro que incorpore la denominación ADOP PATROCINADOR DEL EQUIPO OLÍMPICOESPAÑOL d/ CONDENAMOS a JOMA SPORT a la retirada del tráficoeconómico de todos los elementos en que se materialice el signo distintivo ADOPPATROCINADOR DEL EQUIPO OLÍMPICO ESPAÑOL

f/ CONDENAMOS a JOMA SPORT a la destrucción ( ocesión con fines humanitarios ) de los productos ilícitamente identificados conel signo distintivo ADOP PATROCINADOR DEL EQUIPO OLÍMPICO ESPAÑOL queestén en posesión de la demandada

g/ CONDENAMOS a JOMA SPORT a indemnizar a laactora en la cantidad que se determine en ejecución de sentencia a través delprocedimiento previsto en los arts. 712 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civily con la prueba que en el mismo se practique

No se hace especial imposición de costas ni en la primerainstancia ni en esta alzada.

Contra la presente no cabe interponer recurso ordinario. Cabeinterponer recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación en elplazo de 20 días hábiles contados desde el día siguiente al de la notificaciónante este Tribunal, en los términos previstos en los arts. 468 y ss., y 477 yss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Expídase la correspondiente certificación con remisión de losautos originales al Juzgado de procedencia.

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se llevarácertificación al rollo de su razón, lo pronunciamos mandamos y firmamos.

AVISO LEGAL

Para la realización de cualesquiera actos dereutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales con finalidadcomercial, debe ponerse en contacto con el Centro de Documentación Judicial-CENDOJ-