SENTENCIA
ES: APB:2019:3169
ANTECEDENTES DE HECHO:
Inoxcrom S.A. (“Inoxcrom”) es una sociedad mercantil dedicada a la
venta y fabricación de bolígrafos, estilográficas y otros artículos de
escritorio, inicialmente de carácter familiar, dirigida por Lucas y su esposa
Serafina, padres de Marino.
Esta sociedad fue declarada en concurso voluntario por el Juzgado
de lo Mercantil 7 de Barcelona, que se vio abocado a la liquidación y posterior
venta de la unidad productiva, que comprendía también todos los derechos de
propiedad industrial y de marca de dicha entidad.
La marca que constituye un "GLOBO TERRÁQUEO" figuraba
registrada a nombre de Dña. Serafina desde el año 1993, registro que caducó el
27 de noviembre de 2003, pese a lo cual Inoxcrom continuó utilizándola en
diversos catálogos.
Durante el proceso de transmisión de la unidad productiva de
Inoxcrom, Dña. Serafina procedió por su parte a vender a su hijo Marino la
marca "GLOBO TERRÁQUEO”.
Por auto de fecha 13 de septiembre de 2012 la unidad productiva de
Inoxcrom se transmitió a Blond Europe, ahora Inoxcrom Internacional. A dicho
procedimiento de adjudicación de la unidad productiva también concurrió, sin
éxito, la sociedad ahora demandada Inoxgrup SCCL (“Inoxgrup”).
Lucas, que había registrado su marca en octubre de 2012, concedió
a Inoxgrup una licencia de uso de la marca "GLOBO TERRÁQUEO" el día 4
de enero de 2013.
A partir de estos hechos se han venido sucediendo diversos
enfrentamientos judiciales entre Lucas e Inoxgrup por una parte, e Inoxcrom
Internacional por otra, como lo fue la demanda interpuesta por los primeros
ante el Juzgado de lo Mercantil 2 de Barcelona por presunta infracción
marcaria, en la que mediante reconvención se planteó por Inoxcrom Internacional
una acción reivindicatoria de la marca "GLOBO TERRÁQUEO", por mala fe
en su registro, que fue estimada en primera instancia y confirmada por
sentencia firme de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 14 de julio de
2016, dando lugar a la extinción de " todos (los) contratos y licencias
que hubiera podido otorgar el Sr. Marino " sobre la referida marca.
En dicho procedimiento, se dictó auto de 18 de enero de 2017 por
el que se acordaba (i) el cese inmediato y la prohibición provisional, hasta la
resolución del juicio, en la realización de cualquier acto de explotación
comercial, incluyendo la fabricación, importación, distribución, ofrecimiento
(en internet o de cualquier otro modo), publicidad y comercialización de
cualquier producto, material publicitario o para el envasado de los productos,
o de cualquier otro, identificado con el signo gráfico del "GLOBO
TERRÁQUEO"; (ii) ordenar a Inoxgrup que, por sí misma o por medio de sus
distribuidores, procedan a la retirada de todos los productos, material
publicitario o para el envasado con el signo objeto de la demanda, retención,
precinto y depósito, hasta la resolución del juicio, de todas las unidades de producto;
(iii) retirar de su página web (inoxcrom.es) y de sus cuentas de twitter y de
Facebook, y de cualquier otra a través de la cual opere en internet, de
cualquier signo que reproduzca el signo gráfico del "GLOBO
TERRÁQUEO"; y (iv) ordenar a INOXGRUP que proceda a informar a sus
distribuidores y a sus clientes de venta a comercio minorista que procedan a
cesar en el uso de cualquier publicidad.
La sentencia de instancia dictada por el Juzgado de lo Mercantil
nº9 de Barcelona el 12 de enero de 2018 desestima las alegaciones de cosa
juzgada respecto del anterior procedimiento seguido ante el Juzgado de lo
Mercantil 2 de Barcelona, y también rechaza la falta de legitimación activa que
se imputa a Inoxcrom por no acreditar que en el momento de interponer la
demanda se hubiera efectuado el cambio de titularidad registral de la marca
"GLOBO TERRÁQUEO".
Por otro lado, desestima la acción de infracción por entender que
la sentencia que estimó la acción reivindicatoria, por la que adquirió la
actora su titularidad sobre la marca, carece de efectos retroactivos, lo que
impide estimar una acción de infracción sobre actos anteriores a dicha
sentencia. Se desestima la acción de cesación por entender que ya no se
producen actos de infracción, lo que lleva a la juzgadora de instancia a
desestimar la acción indemnizatoria.
Inoxcrom recurre sosteniendo una interpretación jurídica distinta
a la contenida en la sentencia de instancia. Afirma que su titularidad sobre la
marca "GLOBO TERRÁQUEO" lo es con efectos ex tunc, por haber
prosperado la acción reivindicatoria por la que se le atribuye dicha
titularidad, debiendo por ello estimarse las acciones de infracción de su marca
por actos cometidos con anterioridad al reconocimiento de su titularidad.
Sostiene también que no ha existido cese de actos infractores de la marca, que
se han venido produciendo con posterioridad, no pudiendo ampararse en una
licencia concedida por un titular aparente.
Inoxgrup se opone alegando la inexistencia de una doble opción
para la defensa de la marca sino dos vías (nulidad o acción reivindicatoria)
con efectos distintos en cada caso y rechaza la existencia de actos infractores
por su parte.
RESUMEN:
La Audiencia Provincial de Barcelona (sección 15ª) comienza
afirmando que la primera cuestión es de orden estrictamente jurídico, y pasa
por discernir entre la diferente finalidad que persigue la acción de nulidad
sobre la marca inscrita y el ejercicio de la acción denominada reivindicatoria
del art. 2.2 LM.
Como ya ha matizado la doctrina y la jurisprudencia, frente a la
tajante redacción del art. 2.1 LM: "el derecho de propiedad sobre la marca
y el nombre comercial se adquiere por el registro válidamente efectuado de
conformidad con las disposiciones de la presente Ley ", no rige en nuestro
derecho marcario un sistema registral puro, pues existen varios preceptos que
impiden el acceso de un signo a su válido registro por terceros que no tienen
su derecho inscrito, pues el artículo 2.2 LM contempla una de las posibles
formas de adquirir el derecho de marca.
Sin embargo, precisa también que con la acción de nulidad no se
pretende obtener una titularidad registral, pues sus efectos suponen la
extinción del derecho sobre el signo que constituye la marca, que pasa a ser de
dominio público, perdiendo su titular cualquier derecho que tuviera sobre la
misma y posibilitando que otros, en determinados casos, puedan registrar (y
adquirir) el signo anulado. La acción de nulidad extingue la marca, por lo que
finalidad y efectos no deben ser comparables a los que se derivan de la acción
reivindicatoria del art. 2.2 LM.
La acción reivindicatoria de la marca permite que el titular de
una marca registrada en fraude de los derechos de un tercero o con violación de
una obligación legal o contractual recupere esta titularidad, por lo que se
presenta como excepción al principio general de "titularidad
registral" que rige en esta materia.
Sin embargo, la cuestión relevante en este recurso pasa por
concretar los efectos de la acción reivindicatoria, y en particular, frente a
la nulidad de la marca que se hubiera declarado judicialmente.
Es incuestionable que su efecto principal es restituir al
demandante como titular registral, pero la acción del art. 2.2 de la LM no
puede tener alcance retroactivo, pese a tener un ámbito de aplicación común con
la acción de nulidad, según se deduce de los arts. 51.1.b), 2.2 y 2.3 así como
del art. 52.2, de la LM.
El cambio de titularidad en el que se opera a través del ejercicio
de una acción reivindicatoria del art. 2.2 LM es limitado. El nuevo titular no
es un titular originario, sino que solo obtiene dicha condición desde la
sentencia que así lo declara, por lo que le resulta vetado un posible ejercicio
de acciones de infracción por hechos anteriores. Con ello, la Audiencia Provincial
confirma el criterio de la sentencia recurrida.
Inoxcrom en su argumentación alude al hecho de que el
licenciatario de la marca (Inoxgrup SCCL) actuó con mala fe, ya que Inoxgrup,
antes de la suscripción del contrato de licencia conocía que no podía utilizar
la marca, y era sabedor de su registro de mala fe, por lo que había suscrito un
contrato de licencia "atípico", prácticamente gratuito y con una
finalidad fraudulenta.
Sin embargo, la Audiencia Provincial señala que el artículo 2.3 la
LM es claro en relación a los efectos de la acción reivindicatoria sobre las
licencias otorgadas por el titular registral a terceros "si como
consecuencia de la sentencia que resuelva la acción reivindicatoria se
produjera un cambio en la titularidad de la marca, las licencias y demás
derechos de terceros sobre la misma se extinguirán por la inscripción del nuevo
titular en el Registro de Marcas, sin perjuicio del derecho que les asista a
reclamar de su transmitente."
La Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) matiza que los
efectos sobre las licencias del titular registral vencido en la acción
reivindicatoria se producen con la sentencia que la estima y su inscripción en
la OEPM, sin que la mala fe que pudieran albergar licenciante y licenciatario
cuando contrataron entre ambos deba tenerse en cuenta para determinar si
existieron actos de infracción por parte de aquellos, pues del tenor literal de
la norma, la concurrencia de esta mala fe, entendida como conocimiento de la
titularidad ajena, solo tiene trascendencia, en un momento previo, para valorar
si en el caso concreto puede prosperar la acción reivindicatoria ejercitada.
Ello tiene como consecuencia que no podamos hablar de actos de
infracción por el licenciatario que formalizó la licencia con el titular
registral que lo era en aquel momento. La LM no condiciona a ningún presupuesto
el efecto extintivo de la licencia anteriormente otorgada, se trata de un
efecto ope legis, ajeno al conocimiento que el licenciatario tuvo sobre la
forma y modo en que se registró la marca, por lo que se ve obligado a cesar en
el uso que venía haciendo de la marca, en virtud de la licencia preexistente.
Al contrario, no cabe más que concluir que los actos anteriores estaban
amparados por el contrato de licencia vigente y por ello no podían constituir
comportamientos infractores.
La Audiencia Provincial considera que esta interpretación resulta
además acorde a las reglas del sistema marcario, en la medida en que la buena o
mala del que inscribe inicialmente la marca solo es valorada, en nuestra LM, en
determinados supuestos, y en ninguno de ellos aparece como presupuesto para
apreciar la infracción marcaria. Asimismo, precisa que el acto de infracción es
un hecho objetivo, desprovisto en la norma de elementos subjetivos, como pueda
ser el conocimiento y/o intención de usar la marca en cuestión. La mala fe es
relevante para apreciar la nulidad de un registro o en como se deduce del art.
42.2 LM respecto de la fijación de los daños y perjuicios, pero no incide en
los efectos que tienen lugar tras la estimación de la acción reivindicatoria de
la marca.
En cuanto a los usos infractores posteriores a la sentencia
estimatoria de la acción reivindicatoria de la marca, la Audiencia Provincial
considera que el hecho de que se aporten actas notariales en las que se aprecia
en el mercado la existencia de productos que incorporan el signo "globo
terráqueo" no es un elemento suficiente para afirmar que la
comercialización o distribución de tales productos ha sido posterior a la
sentencia que estimó la titularidad de esta marca en favor de la recurrente.
Tampoco existe prueba tajante para afirmar que los objetos que
incorporan el signo en cuestión se introdujeron en un momento anterior. Sin
embargo, la Audiencia Provincial señala que Inoxgrup acredita haber cursado
instrucciones a sus proveedores y comerciales para que se dejasen de
comercializar aquellos productos que incorporaban el signo "GLOBO
TERRÁQUEO", eliminó los catálogos correspondientes e incluso ordenó
modificar el encapuchado de bolígrafos que incorporaban el signo en cuestión,
por lo que cabe deducir que el uso del signo ha cesado, sin perjuicio de algún
efecto residual, que no impide apreciar la inexistencia de actos de infracción
posteriores al ejercicio de la acción reivindicatoria.
Por todo ello, la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª)
desestima el recurso de apelación. Sin embargo, dadas las dudas de derecho que
suscita la cuestión, no se imponen las costas causadas en ambas instancias a
ninguna de las partes, de conformidad al art. 398 y 394 LEC.
COMENTARIO:
La sentencia resulta relevante, ya que analiza de manera
exhaustiva la diferente naturaleza y efectos de la acción reivindicatoria y de
la acción de nulidad. Asimismo, precisa que pese a lo dispuesto en el artículo
2.3 de la LM, la mala fe no incide en los efectos que tienen lugar tras la
estimación de la acción reivindicatoria de la marca.