SENTENCIA
ES: APB:2019:4747
ANTECEDENTES DE HECHO:
Wasa Real Estate, S.L. (“Wasa Real Estate”) fue constituida en
1998 por D. Cesareo y D. Claudio y es titular de la marca denominativa
"WASA REAL ESTATE GUIDE", para productos de la clase 16ª (Revista
destinada al mercado inmobiliario) solicitada el 17 de noviembre de 1998 y cuya
última renovación fue publicada el 1 de marzo de 2009. D. Elías trabajó como
gerente de ventas de Wasa Real Estate durante más de 20 años.
El 20 de septiembre de 2012 Wasa Real Estate y Jacobsen
Enterprises, S.L. (“Jacobsen Enterprises”) suscribieron un contrato por el cual
D. Cesareo transmite la marca “WASA REAL ESTATE” a D. Elías (por un precio de
50.000 euros), así como su fondo de comercio (por un precio 6.000 euros). En
virtud del citado contrato, Jacobsen Enterprises explota el negocio y la marca
en todas las posibles vertientes de “WASA”. Sin embargo, la cláusula CUARTA del
citado contrato establece que D. Cesareo podrá adoptar el nombre de Wasa
Consulting, S.L., además de trabajar, bajo dicha denominación social de forma
ilimitada, y sin condición de ningún tipo, siendo ésta la única acepción de
“WASA” que quedará permitida a D. Cesareo tras la cesión de la marca a D.
Elías. Jacobsen Enterprises no ha abonado el precio pactado en el citado
contrato.
Jacobsen Enterprises interpuso ante el Juzgado de Primera
Instancia nº 7 de Marbella demanda de resolución del contrato de compraventa de
la marca y del negocio contra Wasa Real Estate, que fue desestimada en primera
instancia por sentencia de 16 de junio de 2017, estando pendiente de recurso de
apelación.
Jacobsen Enterprises solicitó el 17 de enero de 2016 la marca
"WASA REAL ESTATE" para distinguir los servicios incluidos en la
clase 36, publicada en el BOPI el 29 de enero de 2016. El 15 de marzo de 2016
consta la oposición formulada por la marca "WASA REAL ESTATE GUIDE",
denominativa para los productos de la clase 16, que fue denegada por Resolución
de 7 de julio de 2017, pendiente de firmeza al haber sido recurrida en vía
contencioso-administrativa.
Wasa Real Estate inició ante la OEPM los trámites para registrar a
su nombre la marca “WASA REAL ESTATE”, la cual le fue concedida mediante
Resolución de 29 de marzo de 2017, pendiente de firmeza.
Jacobsen Enterprises ha hecho uso de la web www.wasa.es desde el
2012 hasta enero de 2016. Sin embargo, no existen dominios de páginas web que
incorporen la denominación “WASA REAL ESTATE GUIDE”, aunque sí consta
www.wasaconsulting.com como página web en construcción.
Jacobsen Enterprises interpuso demanda de caducidad por falta de
uso de la marca denominativa “WASA REAL ESTATE GUIDE” para productos de la
clase 16 (revista destinada al mercado inmobiliario), que figura en la OEPM
inscrita a nombre de la demandada Wasa Real Estate. En la demanda se señala que
las últimas publicaciones de la revista datan del año 2003 y que la demandada
no ha hecho un uso real y efectivo durante cinco años en la forma establecida
en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (LM).
La demandada Wasa Real Estate alegó que la marca “WASA REAL ESTATE
GUIDE” estaba siendo utilizada por la propia demandante en Internet, en
concreto, a través de los dominios wasa.es y wasarealestate.com que utiliza
Jacobsen Enterprises para los servicios inmobiliarios que presta, uso amparado
en el contrato de cesión de marca y del negocio inmobiliario suscrito por las
partes el 20 de septiembre de 2012.
Asimismo, alegó que el no uso de la marca por “WASA REAL ESTATE”
estaría justificado, conforme a lo establecido en el artículo 39.2, apartado
a), de la LM, dado que la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia
7 de Marbella mantiene la vigencia del contrato hasta que no se resuelva la
apelación.
La sentencia de primera instancia desestimó íntegramente la demanda
al considerar que Jacobsen Enterprises carece de interés legítimo para postular
la caducidad, al haber adquirido la marca que pretende caducar, pues el
comprador de la marca que no la usa carece de legitimación para solicitar la
caducidad. De aceptarse la legitimación del demandante, el no uso de la marca
por su titular registral estaría justificado (artículo 39.4 de la LM).
La sentencia es recurrida por Jacobsen Enterprises. En cuanto a la
falta de legitimación activa, la recurrente considera que tiene interés
legítimo, no tanto por haber solicitado la marca “WASA REAL ESTATE” para
servicios de la clase 36, sino por la competencia comercial entre las partes y
los conflictos en los que están involucrados. A partir de ahí, la impugnación
de la sentencia se fundamenta en los siguientes motivos:
(i) Cuestiona que se atribuya a la demandante Jacobsen Enterprises
la condición de titular de la marca “WASA REAL ESTATE GUIDE”, cuando no pagó el
precio convenido (50.000 euros) y que, con arreglo a la estipulación tercera
del contrato, la falta de pago determinaba el retorno automático de la marca a
la demandada Wasa Real Estate. En el recurso se justifica el impago al haber
advertido que la marca estaba registrada para un producto (revista destinada al
mercado inmobiliario), cuando Jacobsen Enterprises pretendía adquirir la marca
para prestar servicios inmobiliarios. La oposición por la demandada Wasa Real
Estate al registro de la marca “WASA REAL ESTATE” para servicios de la clase 36
o la falta de inscripción de la transmisión de la marca corroboran que la marca
“WASA REAL ESTATE GUIDE” es propiedad de la demandada Wasa Real Estate.
(ii) Jacobsen Enterprises no ha hecho uso de la marca denominativa
“WASA REAL ESTATE GUIDE” para los productos para los está concedida (revista
inmobiliaria), sino de la marca “WASA REAL ESTATE”, que se utiliza para
servicios inmobiliarios prestados, fundamentalmente, por Internet. Por ello
considera que la marca “WASA REAL ESTATE GUIDE” no ha sido usada en los últimos
cinco años.
(iii) No concurren causas justificativas de la falta de uso
(artículos 39.4 y 58.1 de la Ley de Marcas), por cuanto dichos preceptos sólo
amparan el no uso por causas independientes de la voluntad de su titular.
(iv) No existe prueba alguna del uso real y efectivo de la marca
“WASA REAL ESTATE GUIDE”. El artículo 39.2, apartado a), de la LM, sólo ampara
variaciones en el signo, sin modificar su carácter distintivo, lo que no es el
caso.
La demandada Wasa Real Estate se opone al recurso y solicita que
se confirme la sentencia apelada por sus propios fundamentos.
RESUMEN:
La Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) comienza por
analizar la interpretación de los artículos 39, 55 y 58 de la LM por el
Tribunal Supremo y afirma que la apreciación del carácter efectivo del uso de
la marca debe basarse en la totalidad de los hechos y circunstancias apropiados
para determinar la realidad de la explotación comercial de ésta, en particular,
los usos que se consideren justificados en el sector económico de que se trate
para mantener o crear cuotas de mercado en beneficio de los productos o de los
servicios protegidos por la marca, la naturaleza de esos productos o servicios,
las características del mercado, la magnitud y la frecuencia del uso de la
marca.
La Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) comparte en lo
sustancial, los argumentos de la sentencia apelada y coincide con ella en que
el interés de Jacobsen Enterprises para instar la caducidad de la marca no es
legítimo, pues existe un conflicto entre las partes sobre la marca, que tiene
su origen en el hecho de haber transmitido Wasa Real Estate una marca (“WASA
REAL ESTATE”) que no coincide exactamente con la marca registrada (“WASA REAL
ESTATE GUIDE”) y en la circunstancia de estar registrada la marca para un
producto de la clase 16 (revista destinada al mercado inmobiliario), cuando el
interés real de la demandante lo es por una marca para servicios inmobiliarios
en general.
Jacobsen Enterprises sostiene que la obligación de usar la marca
por Wasa Real Estate revivió al haber incumplido Jacobsen Enterprises el
contrato y al haber quedado este resuelto de facto. La Audiencia Provincial de
Barcelona (Sección 15ª) no puede aceptar semejante argumentación y mucho menos
que pueda ser utilizada en un proceso de caducidad de marca, cuando existe otro
pleito en que se dilucida la vigencia del contrato y el objeto real de lo
transmitido.
Conforme al artículo 59.1, apartado a) de la Ley de Marcas, que
regula la legitimación activa para el ejercicio de la acción de caducidad por
falta de uso, el interés del demandante ha de ser "legítimo". En este
caso, las circunstancias expuestas deslegitiman por completo el interés que
pueda ostentar la demandante para instar la caducidad.
La Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) precisa que
desde el año 2012 sólo Jacobsen Enterprises estaba facultada para usar la marca
registrada “WASA REAL ESTATE GUIDE” o la versión abreviada del signo al que se
hace referencia en el contrato (“WASA REAL ESTATE”). No cree que deba
dilucidarse en este pleito si la marca transferida a la demandante, registrada
para una revista impresa, le facultaba también a utilizarla para identificar
una revista inmobiliaria on line o un portal de Internet. En cualquier caso, es
incontestable que ese uso le estaba vedado por contrato a Wasa Real Estate. Por
ello, el ejercicio de la acción de caducidad es abusivo y no considera que el
interés de la demandante sea legítimo.
De igual modo considera ilegítimo y contrario a las exigencias de
la buena fe, sostener que la marca retornó a la demandada por un incumplimiento
de la propia demandante, que no pagó el precio convenido y que, por tal motivo,
Wasa Real Estate debería haber reanudado su uso, máxime cuando no se discute
que Jacobsen Enterprises ha continuado utilizando la marca en Internet. Existe
un pleito pendiente, resuelto en primera instancia de forma favorable para la
demandada por el Juzgado de Primera Instancia 7 de Marbella, en el que se
analiza el alcance y la vigencia del contrato. En todo caso, la facultad
resolutoria compete exclusivamente al contratante cumplidor, que puede optar
por exigir el cumplimiento del contrato.
En este contexto tampoco cree la Audiencia Provincial de Barcelona
(Sección 15ª) que la oposición de la demandada ante la OEPM del registro de la
marca “WASA REAL ESTATE” por Jacobsen Enterprises para servicios de la clase
36, denegado por resolución de 7 de julio de 2016 o el registro de la misma
marca en el año 2017 por la propia demandada justifique la actuación de la
actora. Parece razonable que la demandada defienda el registro, pese a la
transmisión de la marca a la demandante por contrato de 20 de septiembre de
2012, al haberse incumplido el contrato por Jacobsen Enterprises y ante una
eventual resolución del contrato.
Por ello, rechazada la legitimación del demandante desestima el
recurso y confirma la sentencia apelada, sin entrar a analizar si, como
sostiene la demandada, el no uso de la marca está amparado por el artículo 39.4
de la LM o si ha existido un uso real y efectivo de la marca, que Wasa Real
Estate justifica en el propio uso realizado por la actora.
COMENTARIO:
La sentencia resulta relevante, ya que analiza detenidamente la
legitimación para instar acciones de caducidad por falta de uso y aclara que
debe existir un interés legítimo. En este sentido, precisa que tal interés
legítimo en solicitar la caducidad de una de las marcas no existe cuando existe
un litigio previo entre ambas partes por incumplimiento contractual y que la
falta de legitimación para instar dicha acción de caducidad por falta de uso
aplica incluso aunque las de ambas empresas marcas y sus productos o servicios
puedan considerarse similares.