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RESOLUCIÓN |
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Entrada N°08-08-01-10-3-13459-2024 Proceso de Oposición a la Solicitud de registro N°293799 01 de la marca KR Y DISEÑO, en Clase 32, propuesto por la sociedad HACK, LTD. en contra de la empresa GRUPO EMBOTELLADOR ATIC, S.A. Mgda. Ponente: Aidelena Pereira Véliz
Sentencia Apelada TERCER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. Panamá, primero (1°) de abril de dos mil veinticuatro (2024). VISTOS: Procedente del Juzgado Octavo de Circuito, Ramo de lo Civil del Primer Circuito Judicial, en GRADO DE APELACIÓN, el expediente que contiene el Proceso de Oposición a la solicitud de registro N°293799 01 de la marca KR Y DISEÑO, Clase 32, propuesto por la sociedad HACK LTD., en contra de GRUPO EMBOTELLADOR ATIC, S.A. El recurso fue incoado por el Licenciado ALLEN E. CANDANEDO, en representación de la firma forense MORGAN & MORGAN LEGAL, apoderados judiciales de la demandada (Sec. 186) en contra de la Sentencia N°80 de 30 de noviembre de 2023 (Sec. 182) que dice así: “En consecuencia de todo lo antes expuesto, quien suscribe, JUEZ OCTAVO DE CIRCUITO, RAMO DE LO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE PANAMÁ, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RESUELVE: PRIMERO: ACCEDER a la pretensión de la parte actora en este Proceso de Oposición a la Solicitud de Registro N°293799-01 correspondiente a la marca “KR Y DISEÑO” en la clase 32 Nomenclatura Internacional, propuesto por HACK LTD., en contra de GRUPO EMBOTELLADOR ATIC, S.A. SEGUNDO: NEGAR el Registro de la marca “KR Y DISEÑO” en la clase 32 internacional, cuya inscripción solicitó GRUPO EMBOTELLADOR ATIC, S.A., mediante formulario N°293799-01 de 19 de enero de 2022, ante la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial. TERCERO: CONDENAR en costas a la parte demandada las cuales se fijan en la suma de DOS MIL BALBOAS CON CERO CENTESIMOS (B/.2,000.00). LIQUIDE el secretario los gastos que por ley le corresponden. CUARTO: COMUNÍQUESE lo resuelto a la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial y ARCHÍVESE el expediente previa inscripción de su salida en el libro de registro respectivo. FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 91, 96, 98 y 199 de la Ley 35 de 10 de mayo de 1996 (modificada por la Ley 61 de 2012); artículo 124 del Decreto Ejecutivo N°85 de 4 de julio de 2017 (que reglamenta la Ley N°35 de 10 de mayo de 1996); artículos 780, 990, 1069, 1071 y demás concordantes del Código Judicial.” (Sec. 182) Ingresado el negocio a este Tribunal se imprimió lo pautado en el artículo 193 de la Ley N°35 de 10 de mayo de 1996 - modificado por la Ley N°61 de 5 de octubre de 2012 -, ordenando a las partes la presentación de sus alegatos dentro del término de diez (10) días hábiles (fs.4), fase que fue aprovechada por ambas, en sus respectivas posiciones (fs.7-13/14-33). Evacuadas las etapas de segunda instancia, y como no se han encontrado vicios ni pretermisiones que pudiesen ocasionar la nulidad de lo actuado, procede este Tribunal a resolver el negocio, no sin antes adelantar las siguientes consideraciones. CRITERIO DEL TRIBUNAL DE ALZADA Inicia la resolución recurrida expresando que la actora se encuentra legitimada para demandar en este proceso, tal como lo estable en el artículo 124 del Decreto Ejecutivo N°85 de 4 de julio de 2017 – Que reglamenta la Ley N°35 de 10 de mayo de 1996 -, al tener un mejor derecho sobre la marca y comprobarse el uso y/o registro de su marca. En cuanto a la legitimación pasiva en la causa, GRUPO EMBOTELLADOR ATIC, S.A., presentó la Solicitud de registro N°293799-01 de 19 de enero de 2022 de la marca KR Y DISEÑO, en Clase 32, en Panamá, publicada en el Boletín Oficial del Registro la Propiedad Industrial N°392 de 9 de mayo de 2022. En cuanto al registro previo de la marca, indica que HACK LTD., posee un mejor derecho de acuerdo a la regla del trato nacional, mediante el Certificado de Registro N°1017777 de la marca KR, en Clase 32 internacional, en Chile, cuya fecha de registro es 27 de marzo de 2013; amén de la demandada no logró demostrar que tuviese un registro anterior a éste, ni en la República de Panamá ni en el resto de los países que forman parte del Convenio de París, bajo el nombre de GRUPO EMBOTELLADOR ATIC, S.A. Advierte el Suplente que la demandada mencionó de que registró y usó con anterioridad la marca KR, pero sin prueba que desvirtúe lo expresado por la actora; ya que las pruebas indican que existen dos sociedades que no forman parte de este proceso.
En lo referente a la identidad o similitud entre las marcas, expresa que, como quiera que la demandante ha superado el primer extremo procesal en relación a la titularidad anterior, se hace necesario determinar si la marca impugnada, al momento de solicitar el registro de la marca KR actúo en contravención a la prohibición acusada en el numeral 9 del artículo 91 de la Ley N°35 de 1996, modificada por la Ley N°61 de 2012. Agrega el Juzgador suplente que existe una evidente similitud materializada en la utilización de las letras KR; es decir que la totalidad la marca opositora está incluida en la marca impugnada, y que la ley exige que las marcas de la demandada sean lo suficientemente distintivas para diferenciarse de las marcas de la demandante. Y agrega que,de permitir que la demandada registre su marca, no solo estaría violando las disposiciones contenidas en la ley sino que estaría diluyendo la capacidad distintiva que poseen las marcas. Concluye el Suplente que, las coincidencias señaladas aunado a que las marcas distinguen los mismos productos y al registro previo, lleva a acceder las pretensiones de la demandante. POSICIÓN DE LA DEMANDADA – RECURRENTE El Licenciado ALLEN E. CANDANEDO, en representación de la firma forense MORGAN & MORGAN LEGAL, apoderados judiciales de la empresa demandada, GRUPO EMBOTELLADOR ATIC, S.A., al sustentar el recurso de alzada (fs.7-13), solicitó la revocatoria de la sentencia y que se le permita a la demandada continuar con el proceso de registro, fundamentando sus hechos en los siguientes punto: 1) Que no fueron valoradas las documentales aportadas por su representada y que hacen constar la calidad de sucesora natural de los activos de las sociedades ACAVA LIMITED y AEONIA LIMITED con GRUPO EMBOTELLADOR ATIC, S.A.; 2) Que no fueron valoradas las documentales presentadas ante la DIGERPI y que guardan relación a las solicitudes desistidas presentadas por terceros – Solicitud de registro N°126681, de la marca KIR KOLA REALSA, Clase 32, presentada por JORGE ROLANDO AÑAÑOS JERI; Solicitud de registro N°192907 de la marca KOLA REALSA Y DISEÑO, Clase 32, presentada por VILLA DE ODEON, S.A. y Solicitud de registro N°230265 de la marca KR KOLA REAL, Clase 32, presentada por HACK LTD. - y 3) Que no se valoró la Escritura N°1,088, Minuta, 775 de la donación de derechos sobre signos distintivos que otorgan EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L., a favor de JORGE ROLANDO AÑAÑOS JERI y VICKY MARISA AÑAÑOS JERI, quienes son las personas detrás de las partes en este proceso, demandante y demandada. Entre las marcas que en porcentaje fueron donados, estaban KR, KOLA REAL, KOLA REALSA y KR KOLA REAL, entre otras. POSICIÓN DEL DEMANDANTE - OPOSITOR La Licenciada ISABELLA S. PAOLO, quien actúa en representación de la firma forense CEDEÑO & MENDEZ, apoderados judiciales de la sociedad demandante, HACK LTD., al oponerse al escrito de sustentación de la alzada (fs.14-33) solicitó se niegue la pretensión de la parte demandada en este proceso, se acceda a la pretensión de la parte actora y se ratifique la sentencia, y en consecuencia, se niegue, suspenda y archive el trámite de registro de la solicitud de marras; basando su solicitud en los siguientes hechos: 1) Que la marca de la demandada es idéntica en su aspecto fonético, ortográfico, gráfico, visual y conceptual a la de la demandante; 2) Que su representada HACK LTD., posee la titularidad de la marca, desde el 2000 en República Dominicana y desde el 2013 en Chile – Certificado de registro (vigente) N°1017777 de 27 de marzo de 2013 de la marca KR, en Clase 32 - y en uso desde mucho antes que el de la demandada. Además, la demandada no ha mostrado prueba alguna que demuestre un mejor derecho; 3) Que la demandada aportó pruebas sobre registros que no guardan relación al proceso; así como de titulares que no forman parte del proceso y que no demuestran un mejor derecho de parte de la demandada; mismas que no fueron valoradas por el Juzgador y que no deberían ser valoradas, tomando en cuenta que dichos titulares, si eran interesados o se verían afectados por los resultados de este proceso, debieron comparecer siguiendo lo establecido en nuestro Código Judicial a través de una petición de litisconsorte o tercería y que esas partes ajenas al proceso tampoco se acompañaron de pruebas de uso que demuestren su relación comercial; 4) Que las pruebas aportadas sobre las supuestas sucesión de activos de dos sociedades disueltas y que los activos de dichas sociedades pasan a ser parte de los activos de la sociedad demandada/recurrente en este caso, no va acompañada de los documentos pertinentes, ni tampoco se constató ante las oficinas de propiedad intelectual a fin de que los registros quedasen a nombre de la demandada; y es una suposición sin fundamento ni caudal probatorio que lo avale; 5) Que la contraparte hace alusión a unos supuestos intentos de parte de su representada de registrar marcas similares; documentos que no deben ser valorados toda vez que no demuestran lo alegado. Hacen referencia a marcas que no son objeto del proceso y no son marcas que están en vigor o que pertenecen a partes que no forman este proceso y 6) Que no se debe tomar en consideración un documento de una supuesta donación realizada por la sociedad EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L., a favor de dos personas naturales, que no forman parte del proceso. POSICIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA Con la finalidad de dar inicio al análisis jurídico de los aspectos en conflicto, corresponde a este Tribunal delimitar la normativa aplicable al caso, quedando reservada en la Ley N°35 de 10 de mayo de 1996, modificada por la Ley N°61 de 5 de octubre de 2012; por motivo de la fecha de la interposición de la demanda de oposición; así como por efecto del trato nacional que consagra el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Ley N°41 de 13 de julio de 1995), por ser tanto el demandante como el demandado, nacionales de uno de los Estados miembros de la Convención de París (Malta, España y Panamá). Advierte esta Superioridad, que el epicentro de esta controversia se encuentra situado en los señalamientos vertidos por los apoderados judiciales de la empresa GRUPO EMBOTELLADOR ATIC, S.A., respecto a la falta de valoración de las pruebas aportadas por ésta, y que guardan relación con la calidad de sucesora natural de los activos de las sociedades ACAVA LIMITED y AEONIA LIMITED con GRUPO EMBOTELLADOR ATIC, S.A.; 2) Las pruebas documentales presentadas ante la DIGERPI y que guardan relación a las solicitudes desistidas presentadas por terceros – Solicitud de registro N°126681, de la marca KIR KOLA REALSA, Clase 32, presentada por JORGE ROLANDO AÑAÑOS JERI; Solicitud de registro N°192907, de la marca KOLA REALSA Y DISEÑO, en Clase 32, presentada por VILLA DE ODEON, S.A. y Solicitud de registro N°230265, de la marca KR KOLA REAL, Clase 32, presentada por HACK LTD. - y 3) la falta de valoración de la Escritura N°1,088, Minuta, 775 de la donación de derechos sobre marcas que otorga EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L., a favor de JORGE AÑAÑOS JERI y VICKY AÑAÑOS JERI, de quienes se alega son las personas detrás de las partes en este proceso, demandante y demandada. Respecto a las pruebas aportadas por la demandante, HACK LTD., se incorporaron, entre otras, copias autenticadas por la Dirección General de Registro de la Propiedad Industrial (DIGERPI); a saber: Solicitud de registro N°293799 01 de 19 de enero de 2022 de la marca KR Y DISEÑO, Clase 32 – Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas - de la empresa demandada GRUPO EMBOTELLADOR ATIC, S.A.; página 220 del BORPI N°392 de 9 de mayo de 2022. Aportó de Chile: Certificados de registro (apostillado y vigente) N°1017777 de 27 de marzo de 2013 de la marca KR (Denominativa), Clase 32; N°1058083 de 18 de noviembre de 2013 de la marca KR Y DISEÑO, Clase 32; N°1143102 de 27 de noviembre de 2014 de la marca KR Y DISEÑO, Clase 32 y N°1281920 de 13 de septiembre de 2018 de la marca KR SABOR COLA ZERO Y DISEÑO, Clase 32, emitidos por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Finanzas y Turismo a favor de la actora; República Dominicana: N°111302 de 15 de marzo de 2000 de la marca KR (Denominativa), Clase 32; N°216350 de 1° de diciembre de 2014 (apostillado y vigente), de la marca KR (Denominativa), Clase 32; N°202797 de 16 de abril de 2013 de la marca KR (Mixta), Clase 32; N°211969 de 2 de junio de 2014 (apostillado y vigente), de la marca KR (Mixta), Clase 32; emitidos por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria y Comercio. GRUPO EMBOTELLADOR ATIC, S.A., incorporó al infolio, entre otras, copias autenticadas por la Dirección General de Registro de la Propiedad Industrial (DIGERPI); a saber: Certificado de registro N°117895 01 de 31 de octubre de 2001 de la marca KOLA REAL Y DISEÑO, Clase 32, propiedad de EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L. y Resueltos N°11387 de 18 de junio de 2009 que la registra por el término de diez (10) años - EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L. -; N°4675 de 7 de abril de 2011 y N°10533 de 11 de mayo de 2022 que lo renueva por diez (10) años, a favor de ACAVA LIMITED; N°4676 de 7 de abril de 2011 que toma nota del cambio de nombre de EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L. a EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO LIMITED; N°4678 de 7 de abril de 2011 que toma nota del cambio de nombre de EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO LIMITED a ACAVA LIMITED; Certificado de registro N°123391 01 de 3 de octubre de 2002 de la marca KR Y DISEÑO, Clase 32, propiedad de EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L. Se aportó al dossier, de Colombia: Certificado de registro (apostillado y vigente) N°352835 de la marca KR (Mixta), Clase 32, expedido a GRUPO EMBOTELLADOR ATIC, S.A., con vencimiento hasta el 30 de abril de 2028; Nicaragua: Certificados de registro (apostillado) N°2015108998 M, Folio 144 y Tomo 349 de 6 de abril de 2015 de la marca KR KOLA REAL GUARANÁ, Clase 32; N°58270 LM, Folio 10 y Tomo 201 de 2 de julio de 2003 de la marca KR KOLA REAL GUARANÁ, Clase 32; N°58314 LM, Folio 93 y Tomo 4 de 3 de julio de 2003 de la marca KR CALIDAD AL PRECIO JUSTO, Clase 32; expedidos a favor de EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L. Antes de escrutar el recurso de apelación interpuesto por la representación judicial de la demandada, esta Magistratura quiere dejar sentado que ha quedado demostrado, mediante documentación aportada – pruebas documentales y otras provenientes del extranjero e inspección ocular a sitios web -, la relación comercial existente entre la empresa GRUPO EMBOTELLADOR ATIC, S.A. con las compañías ACAVA LIMITED y AEONIA LIMITED, dentro del presente proceso. Advierte el Tribunal de Alzada - producto de la ponderación de las pruebas allegadas al expediente - que la sociedad demandante HACK LTD., ostenta <> frente a la demandada, GRUPO EMBOTELLADOR ATIC, S.A., en esta disputa marcaria, dado que es titular de los Certificados de registros (apostillado y vigentes) en Chile: N°1017777 de 27 de marzo de 2013 de la marca KR (Denominativa), Clase 32, emitido por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Finanzas y Turismo, y en República Dominicana: N°111302 de 15 de marzo de 2000 de la marca KR (Denominativa), en Clase 32; hecho que le confiere mejor derecho, al ostentar un <> que le permite reclamar la oposición de la Solicitud de registro N°293799 01 de 19 de enero de 2022 de la marca KR Y DISEÑO, Clase 32, de la empresa demandada GRUPO EMBOTELLADOR ATIC, S.A., a pesar de contar con el Certificado de registro (apostillado y vigente) N°352835 de la marca KR (Mixta), Clase 32, con fecha de vencimiento hasta el 30 de abril de 2028, emitido en Colombia. Se hace la salvedad que el Certificado de registro que se emitió en la República Dominicana a favor de la demandante - N°111302 de 15 de marzo de 2000 - tiene registro anterior al que se emitió en Colombia - N°352835, con fecha de vencimiento hasta el 30 de abril de 2028 – a favor de la demandada. En cuanto a la calidad de sucesora natural de los activos de las sociedades ACAVA LIMITED y AEONIA LIMITED con GRUPO EMBOTELLADOR ATIC, S.A., las pruebas muestran tales garantías comerciales, pero no dejan establecido, las titularidades registrales de la marca KR, en los países de la región latinoamericana, ni mucho menos en Panamá, donde se posee el registro de la marca KOLA REAL, cuyas iniciales conforman la marca KR - Certificado de registro N°117895 01 de 31 de octubre de 2001 de la marca KOLA REAL Y DISEÑO, Clase 32, de propiedad de EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L. y Resueltos N°11387 de 18 de junio de 2009, que la registra por el término de diez (10) años - EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L. -; N°4675 de 7 de abril de 2011 y N°10533 de 11 de mayo de 2022, que lo renueva por diez (10) años, a favor de ACAVA LIMITED; N°4676 de 7 de abril de 2011, que toma nota del cambio de nombre de EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L. a EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO LIMITED; N°4678 de 7 de abril de 2011, que toma nota del cambio de nombre de EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO LIMITED a ACAVA LIMITED -. Referente a las pruebas documentales presentadas ante la DIGERPI, que guardan relación a los trámites ejercidos por la demandada ante los Juzgados de Circuito y las solicitudes desistidas presentadas por terceros – Solicitud de registro N°126681, de la marca KIR KOLA REALSA, Clase 32, presentada por JORGE ROLANDO AÑAÑOS JERI; Solicitud de registro N°192907, de la marca KOLA REALSA Y DISEÑO, Clase 32, presentada por VILLA DE ODEON, S.A. y Solicitud de registro N°230265, de la marca KR KOLA REAL, Clase 32, presentada por HACK LTD. -, la Sala es del criterio que, de la Prueba de Informe aducida en el Acto de Audiencia Ordinaria de 28 de junio de 2023 y admitida por el Juez (Sec.158), diligenciadas a través de los Oficios N°920 de 3 de julio de 2022 (sic) (Sec.158) y N°943 de 5 de julio de 2022 (sic) (Sec.160), practicada por el ente administrativo por medio de la Nota MICI-DIGERPI-N-N°-(110)-2023 de 18 de julio de 2023 (Sec.165) se confirman las tramitaciones surtidas por la demandada – Solicitud de registro N°230265 01 de 12 de marzo de 2014 - y por las empresas que, según la demandada, forman parte del grupo económico (COMPAÑÍA ISTMEÑA DE REFRESCOS, S.A.; EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO LIMITED; EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L.; ACAVA LIMITED; VILLA DE ODON S.A.C.), sin que consten los Certificados de Registro marcario que pertenezcan a la demandada. El último de los reparos efectuados por el recurrente esta fundamentado en la falta de valoración de la Escritura N°1,088, Minuta, 775 de la donación de derechos sobre marcas y signos distintivos que le otorgan EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L. a los señores JORGE ROLANDO AÑAÑOS JERI y VICKY MARISA AÑAÑOS JERI, quienes son las personas detrás de las partes en este proceso, demandante y demandada, desea esta Colegiatura expresar que, entre las marcas que fueron donadas se encuentran: KOLA REAL - Certificado de registro N°005152 y Folio 152 -; KR - Certificado de registro N°97513 y Folio 42 -; KOLA REALSA - Certificado de registro N°97512, Tomo 435 y Folio 41 –; KR KOLA REAL - Certificado de registro N°50873 y Folio 183 – y SABOR DE ORO DE KOLA REAL - Certificado de registro N°72333, Tomo 362 y Folio 043 –; todas registradas en INDECOPI; marcas que, como expresa la Escritura fueron donadas a JORGE ROLANDO AÑAÑOS JERI y VICKY MARISA AÑAÑOS JERI, sin precisar qué marcas le corresponderían a cada titular pues sólo se expresa el porcentaje de marcas que detentará cada uno de los señores AÑAÑOS JERI, omitiendo la identificación respectiva de marca-titular, por lo que desconoce el Tribunal fehacientemente tal hecho, e impide asignar los derechos que a cada cual le correspondería dentro de este proceso marcario. Como quiera que no existen razones de hecho ni de derecho que motiven la revocatoria de la resolución revisada, la Sala procederá a confirmar la Sentencia N°80 de 30 de noviembre de 2023, sin obviar el comentario de que las marcas demandadas son similares a las prioritarias y promoverían la confusión con las mismas; situación que prohibe la Ley y le impide ser registrada en Panamá. Se condenará en costas a la demandada, en aplicación del artículo 196 de la Ley 45, conocida como Ley Marcaria. En mérito de lo antes expuesto, el TERCER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la Sentencia N°80 de 30 de noviembre de 2023, proferido por el Juzgado Octavo de Circuito, Ramo de lo Civil del Primer Circuito Judicial, dentro del Proceso de Oposición a la Solicitud de registro N°293799 01 de la marca KR Y DISEÑO, en Clase 32, propuesto por la sociedad HACK LTD. en contra de GRUPO EMBOTELLADOR ATIC, S.A. Se condena en costas a la parte recurrente-demandada en la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA BALBOAS (B/.250.00) en favor de la demandante-opositora. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
MGDA. AIDELENA PEREIRA VÉLIZ MGDO. LUIS A. CAMARGO V. LCDA. LLOVANA OSIRIS DE ALONSO Secretaria Judicial III |