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DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

 

RESOLUCIÓN N° 831-2017/CSD-INDECOPI

 

EXPEDIENTE : 667998-2016

 

SOLICITANTE : ROBLE INTERNATIONAL CORPORATION

 

OPOSITORA : CIUDADELA COMERCIAL UNICENTRO

 

MATERIA :  SOLICITUD DE REGISTRO DE NOMBRE COMERCIAL OPOSICIÓN

 

Lima, 06 de abril de 2017

 

1. ANTECEDENTES

 

Con fecha 05 de julio de 2016, ROBLE INTERNATIONAL CORPORATION, de Reino Unido, solicitó el registro de la marca de servicio constituida por la denominación UNICENTRO GRUPO ROBLE y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo:

 

 

Para distinguir publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial, trabajos de oficina de la clase 35 de la Clasificación Internacional.   

 

Mediante escrito de fecha 19 de setiembre de 2016, CIUDADELA COMERCIAL UNICENTRO, de Colombia formuló oposición manifestando lo siguiente:

 

- Es titular del nombre comercial UNICENTRO (certificado Nº 16209) y de la enseña comercial UNICENTRO (certificado Nº 17760) registrados en Colombia, en las clases 16 y 35, respectivamente.

 

- Los servicios que pretende distinguir el signo solicitado en la clase 35 están vinculados con las actividades económicas que distinguen los nombres^[1] comerciales en las clases 16 y 35, respectivamente.

 

- Los nombres comerciales registrados (sic) tienen como objeto social a los mismos servicios que el signo solicitado pretende distinguir, además que tienen los mismos canales de comercialización, finalidad y público consumidor al que van dirigidos.

 

- Los signos son semejantes ya que comparten el término UNICENTRO y si bien el signo solicitado posee elementos gráficos y cromáticos adicionales, ellos no resultan relevantes para diferenciarlos entre sí.

 

- Citó jurisprudencia que consideró aplicable al caso.

 

- Amparó sus argumentos en lo establecido en los artículos 136 inciso b) y artículo 146 de la Decisión 486, así como en el artículo 45 del Decreto Legislativo N° 1075.

 

Mediante escrito de fecha 23 de setiembre de 2016, CIUDADELA COMERCIAL UNICENTRO, señaló que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 147 de la Decisión 486, ha solicitado con fecha 19 de setiembre de 2016, la marca de servicio UNICENTRO (expediente Nº 677312-2016 y Nº 677313-2016) para distinguir servicios en las clases 35 y 16, acreditando de ese modo el interés real en el mercado peruano.

 

Mediante providencia de fecha 10 de octubre de 2016, se dejó constancia de lo siguiente:

 

- La oposición andina se basa en los nombres comerciales^[2] (sic) UNICENTRO registrados en Colombia con certificados de registro Nº 16209 y 17760 para distinguir productos de la clase 16 y servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional, respectivamente cuyo interés real en el mercado peruano se pretende acreditar con las solicitudes de registro Nº 677313-2016 y Nº 677312-2016.

 

- Se considerará como fundamento de la oposición a las marcas^[3] registradas en Colombia únicamente respecto de los productos y servicios que coinciden con aquéllos que forman parte del distingue de las solicitudes de registro Nº 677313-2016 y 677312-2016, con las que se pretende acreditar el interés real en el mercado peruano.

 

Mediante providencia de fecha 28 de noviembre de 2016, se dejó constancia que el solicitante no ha absuelto el traslado de la oposición y habiendo vencido el plazo de ley, de conformidad con el artículo 150 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, se pasó el expediente a resolver.

 

2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN

 

La Comisión, conforme a los antecedentes descritos, deberá determinar lo siguiente:

 

(i) Si CIUDADELA COMERCIAL UNICENTRO, cuenta con legítimo interés para formular oposición con base a su nombre comercial y enseña comercial registrados en Colombia.

(ii) De ser el caso, si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado  en el presente procedimiento y los signos de titularidad de la opositora.

 

3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN

 

3.1 Informe de Antecedentes

 

De los antecedentes que obran en el expediente se verificó lo siguiente:

 

a) CIUDADELA COMERCIAL UNICENTRO, de Colombia es titular de los siguientes signos:

 

- El nombre comercial constituido por la denominación UNICENTRO para distinguir (16) empresario como tal, dedicado a las actividades relacionadas con productos de papel, cartón; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografía; papelería; material de instrucción o de enseñanza; materias para embalaje; servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; administración de centros comerciales, negocios inmobiliarios, construcción; reparación; servicios de instalación, esparcimiento; actividades deportivas y culturales, servicios de investigación en materia de centros comerciales, actividades comprendidas en las clases 16, 35, 36, 37, 41 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, inscrito con certificado Nº 16209.

 

- Enseña comercial constituido por la denominación UNICENTRO para distinguir (35) establecimiento de comercio como tal, dedicado a actividades que tienen que ver con productos de papel, cartón; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografía; papelería; material de instrucción o de enseñanza; materias para embalaje; servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales; administración comercial; administración de centros comerciales, negocios inmobiliarios, construcción; reparación; servicios de instalación, esparcimiento; actividades deportivas y culturales, servicios de investigación en materia de centros comerciales, actividades comprendidas en las clases 16, 35, 36, 37, 41 y 42 de la clasificación internacional de Niza, inscrito con certificado Nº 17760.

 

- Mediante expediente Nº 677312-2016 de fecha 19 de setiembre de 2016, solicitó el registro de la marca de servicio constituida por la denominación UNICENTRO para distinguir servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; administración comercial de centros comerciales; servicios de investigación comercial en materia de centros comerciales de la clase 35 de la Clasificación Internacional. El referido expediente se encuentra en trámite ante esta Comisión.

 

- Mediante expediente Nº 677313-2016 de fecha 19 de setiembre de 2016, solicitó el registro de la marca de servicio constituida por la denominación UNICENTRO para distinguir papel; cartón; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería; material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje de la clase 16 de la Clasificación Internacional. El referido expediente se encuentra en trámite ante esta Comisión.

 

b) ROBLE INTERNATIONAL CORPORATION es titular de las siguientes marcas:

 

Constituida por la denominación EL PASEO GRUPO ROBLE y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo:

 

 

Inscrita, el 07 de diciembre de 2016, con certificado Nº 97202, vigente hasta el 07 de diciembre de 2026 que distingue publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina de la clase 35 de la Clasificación Internacional.

 

- Constituida por la denominación la denominación METROCENTRO GRUPO ROBLE y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo:

 

 

Inscrita, el 07 de diciembre de 2016, con certificado Nº 97204, vigente hasta el 07 de diciembre de 2026 que distingue publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina de la clase 35 de la Clasificación Internacional.

 

- Constituida por la denominación METROMALL GRUPO ROBLE y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo:

 

 

Inscrita, el 07 de diciembre de 2016, con certificado Nº 97205, vigente hasta el 07 de diciembre de 2026 que distingue publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina de la clase 35 de la Clasificación Internacional.

 

- Constituida por la denominación la denominación La denominación MULTI PLAZA GRUPO ROBLE y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo:

 

 

Inscrita, el 07 de diciembre de 2016, con certificado Nº 97205, vigente hasta el 07 de diciembre de 2026 que distingue publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina de la clase 35 de la Clasificación Internacional.

 

3.2 Legítimo interés de la opositora, de conformidad con el artículo 147 de la Decisión 486.

 

El artículo 146 de la Decisión Nº 486 señala que “dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca”.

 

Conforme lo señala el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, “condición sine qua non para que la observación^[4] sea aceptada por la oficina nacional competente es que el observante tenga legítimo interés al momento de presentarse la observación, interés que debe ser probado en el momento administrativo respectivo”.^[5]

 

El legítimo interés es un concepto que atañe a la motivación en virtud de la cual se formula el acto de oposición. Esta motivación está referida a la posibilidad de sufrir una lesión de otorgarse el registro solicitado.

 

Por otro lado, el artículo 147 de la Decisión Nº 486 establece que tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar, para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. En ambos casos, la opositora deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla.

 

En el presente caso, la opositora fundamentó su oposición en los derechos que alega ostentar sobre su nombre comercial UNICENTRO (certificado Nº 16209^[6]) y su enseña comercial UNICENTRO (certificado Nº 17760^[7]) en las clases 16 y 35, respectivamente, registrados ante la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia y presumiblemente utilizados en dicho país.

 

En ese sentido, corresponde analizar si CIUDADELA COMERCIAL UNICENTRO, cuenta con legítimo interés para formular oposición en base a los signos referidos.

 

Al respecto, si bien la opositora ha presentado medios probatorios tendientes a acreditar los derechos en Colombia sobre el nombre comercial UNICENTRO (certificados Nº 16209) y la enseña comercial UNICENTRO (certificado Nº 17760), éstos no pueden ser opuestos a la presente solicitud de registro en base al citado artículo 147 de la Decisión 486, ya que dicha norma regula un supuesto de excepción que se restringe únicamente al caso de oposiciones formuladas en base a marcas registradas de producto o servicio y en base a solicitudes de marcas de producto o servicio, no estando dentro del supuesto de aplicación otros signos distintivos.

 

Asimismo, conviene precisar, aun si la norma bajo comentario facultara a presentar oposiciones en base a otros signos distintivos, tratándose de un nombre y enseña comercial registrados en Colombia cuya protección se deriva de su uso real y efectivo en el mercado, en virtud del principio de territorialidad que regula a las marcas y que se aplica a los nombres comerciales, en lo que corresponda, conforme lo señala el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 05-IP-2013^[8]:

 

“(…)  El territorio es un limitante natural del ámbito de protección de la marca registrada El registro de una marca no implica el otorgamiento de un derecho que pueda ser oponible de manera universal porque, en principio, no se trata de un derecho que se pueda oponer erga omnes en cualquier parte del mundo.

 

El público consumidor es un sujeto pasivo que se encuentra en un territorio, por lo que los efectos jurídicos que emanan de una marca siempre están limitados a un territorio determinado. El registro de una marca consolida el derecho sobre ella en el territorio del país en donde se registró.

 

En consecuencia, en líneas generales, el derecho al uso exclusivo de la marca se circunscribe al ámbito territorial.

 

Siguiendo la misma línea, el autor Ricardo Metke Méndez ha señalado que: “Los derechos de propiedad industrial nacen a la vida jurídica, por regla general, mediante un acto concesional de la autoridad administrativa competente en el país de que se trate, que en el caso colombiano es la Superintendencia de Industria y Comercio. Al constituirse tal derecho, la ley le brinda protección a su titular y lo faculta además para ejercer las potestades propias de ese derecho. La protección jurídica y el ejercicio del derecho se encuentran limitados al territorio del país en que se otorga la concesión. Sus efectos no pueden proyectarse más allá de las fronteras del respectivo Estado, entre otras razones, por cuanto el acto administrativo de concesión del derecho, por haber sido expedido por una autoridad nacional, está restringido al territorio en que es competente dicha autoridad. Se dice entonces que los derechos de propiedad industrial se rigen por el principio de la territorialidad”^[9].

 

De conformidad con lo anterior, la protección al nombre y enseña^[10] comercial se otorga cuando se prueba su uso real y efectivo en el mercado del país miembro donde se pretende hacer valer el derecho. Por lo tanto, el nombre y enseña comercial de Colombia alegados por la opositora en base a los cuales pretende hacer valer un mejor derecho, podrían tener protección en Perú si se prueba su uso real y efectivo en el mercado peruano.

 

En atención a lo señalado, la empresa opositora no se encuentra legitimada para formular oposición a la presente solicitud de registro en base a su nombre y enseña comercial UNICENTRO registrados en Colombia (certificados Nº 16209 y 17760, respectivamente). En consecuencia, esta Comisión conviene en señalar que la presente oposición en base a los referidos signos resulta improcedente.

 

Finalmente, dado que en el presente procedimiento se ha determinado que la opositora no tiene legítimo interés para formular oposición, en base a sus referidos signos, carece de objeto emitir pronunciamiento respecto del alegado riesgo de confusión entre el signo solicitado y los signos de titularidad de la opositora registrados en Colombia.

 

3.3. Examen de registrabilidad

 

Realizado el examen de registrabilidad del signo solicitado se ha determinado que es distintivo y susceptible de representación gráfica, conforme a lo señalado en el artículo 134 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, encontrándose fuera de las prohibiciones de registro establecidas en los artículos 135 y 136 de dicha normativa.

 

La presente Resolución se emite en aplicación de las normas legales antes mencionadas y en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 36, 40, 41 y 42 de la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), sancionada por Decreto Legislativo Nº 1033, concordante con el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1075; así como por los artículos 50, 51 y 52 del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

 

4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN

 

Declarar IMPROCEDENTE la oposición formulada por CIUDADELA COMERCIAL UNICENTRO, de Colombia; e INSCRIBIR en el Registro de Marcas de Servicio de la Propiedad Industrial, a favor de ROBLE INTERNATIONAL CORPORATION, de Reino Unido, la marca de servicio constituida por la denominación UNICENTRO GRUPO ROBLE y logotipo (se reivindica colores), para distinguir  publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial, trabajos de oficina de la clase 35 de la Clasificación Internacional; quedando bajo el amparo de la ley por el plazo de diez años, contado a partir de la fecha de la presente Resolución.

 

Con la intervención de los miembros de Comisión: Ray Augusto Meloni García, Hugo Fernando González Coda, Sandra Patricia Li Carmelino y Gisella Carla Ojeda Brignole.

 

Regístrese y comuníquese

 

RAY AUGUSTO MELONI GARCÍA

Presidente de la Comisión de Signos Distintivos