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DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

 

RESOLUCIÓN Nº 1265-2018/DSD-INDECOPI

 

EXPEDIENTE: Nº 724996-2017

 

SOLICITANTE: SEGURINDUSTRIA S.A.

 

Lima, 15 de enero de 2018

 

1. ANTECEDENTES

 

Con fecha 20 de octubre de 2017, SEGURINDUSTRIA S.A., de Perú, solicita el registro de la marca de producto constituida por la forma tridimensional (se reivindica colores), conforme al modelo, para distinguir casco de protección, de la clase 09 de la Clasificación Internacional.

 

 

2. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD

 

El artículo 150 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, dispone que vencido el plazo establecido en el artículo 148 del mismo texto legal o si no se hubiesen presentado oposiciones, la Oficina Nacional Competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. Asimismo, señala que en caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.

 

2.1. Requisitos de registrabilidad

 

La Decisión 486, en su artículo 134 establece que a efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica y que la naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro^[1].

 

El signo solicitado a registro conformado por la forma tridimensional de un envase requisito de ser susceptible de representación gráfica, en tanto puede representarse mediante una combinación de palabras, por lo que corresponde verificar si cumple con el requisito de aptitud distintiva para poder registrarse como marca.

 

2.2. Prohibiciones de registro – Signos no distintivos

 

El artículo 135 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, por su parte, establece las prohibiciones absolutas de registro. Las mismas que están referidas a signos que no pueden ser registrados como marcas para ciertos productos o servicios en la medida que guardan con éstos una determinada relación, en este tipo de prohibición se analiza el signo solicitado en relación directa con el producto o servicio al que se pretende aplicar.

 

El artículo 135 inciso b) establece que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad.

 

Conforme lo establece el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, “la marca es el medio o el modo externo y necesario del que se valen los empresarios para asignar a sus servicios y productos un distintivo que les permita diferenciar en el mercado sus productos o servicios de los de la misma clase, o que guarden identidad o similitud con los de sus competidores. De esta forma el consumidor asocia una clase o categoría de bienes y productos con un signo determinado, produciéndose una asociación directa entre la marca como signo externo de diferenciación y los productos como objeto de protección de la marca”^[2].

 

La distintividad es la capacidad de un signo para diferenciar en el mercado los productos o servicios determinados de una persona de los demás productos o servicios de igual o similar naturaleza que se ofrecen en el mercado. Es así que, no tendrán aptitud distintiva los signos que constituyan la designación común o usual del producto o servicio de que se trate, es decir los signos genéricos, o los que se limiten a informar al consumidor acerca de las características de los mismos, a saber los signos descriptivos, así como tampoco aquellos que estén constituidos solo por denominaciones de uso común o necesario en la comercialización o prestación de los mismos, entre otros.

 

La función esencial de una marca es la de distinguir los productos o servicios de un competidor de los demás productos o servicios que se ofrecen en el mercado. Este carácter distintivo del signo permite al empresario individualizar sus productos o servicios para así participar en el mercado y al consumidor identificar el origen, procedencia y calidad del producto o servicio que desea adquirir o contratar, sin verse expuesto a confusión o engaño.

 

Así se establece que no tendrán tal aptitud distintiva, entre otros, aquellos signos que están constituidos por la designación usual o necesaria del producto o servicio de que se trate o por la figura misma del objeto o servicio que se identifica; así como aquellos que informan directamente a los consumidores acerca de las características del producto o servicio al que se pretende aplicar.

 

A mayor abundamiento, cabe citar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso No. 5-IP-97 manifestó que “la distintividad entre los signos registrados o a registrarse es condición sine qua non para que el signo pueda constituir marca, distintividad que permite que los productos o servicios de una persona o empresa puedan diferenciarse o distinguirse de los de otra persona o empresa y del producto que lo protege, y por tanto no podrán ser identificados por los consumidores, evitando, además un riesgo de confusión entre los mismos”.

 

Para efectos de analizar la distintividad de un signo no basta con apreciar sus características constitutivas inherentes, sino además es necesario relacionarlas con los productos o servicios que en concreto dicho signo pretende distinguir. Si el signo solicitado analizado es capaz de diferenciar los productos o servicios que distingue de aquellos que producen, comercializan o prestan los competidores entonces ostentará la suficiente distintividad que le permitirá acceder a la protección registral como marca.

 

2.3. Análisis del signo solicitado

 

En atención a todo lo antes expuesto, en el presente caso, se concluye que el signo solicitado constituido por la forma tridimensional de un casco no es capaz de identificar, en el mercado, los productos que pretende distinguir en la clase 09 de la clasificación internacional, tales como cascos de protección.

 

En ese sentido, y de la evaluación del signo solicitado, considerando el aspecto de conjunto y los elementos que individualmente lo constituyen conforme a lo que se aprecia de las vistas de dicho signo presentadas por la solicitante, se determina que el mismo no resulta apto para identificar en el mercado los productos que pretende distinguir. En efecto, se advierte que la forma tridimensional de un casco, objeto de análisis, no presenta elemento alguno que permita que los consumidores asocien la misma con un origen empresarial determinado, en tanto no reviste alguna característica peculiar cuya sola presencia permita al consumidor determinar el origen empresarial de las cascos que pretende distinguir.

 

En ese sentido, se determina que, al encontrarse el consumidor frente a la referida forma en el mercado no encontrará en la misma (o en el elemento cromático aplicado a la misma) un elemento que individualice efectivamente los productos a los que se aplique de sus similares, sino que necesitará advertir la presencia de elementos adicionales que le permitan identificar el origen empresarial de dichos productos (como la presencia de etiquetas, precintos, u otro elemento de características particulares tales como sería la presencia de una forma peculiar o característica en la misma estructura de la señalada forma de calzado) situación que no se presenta en el caso del signo objeto de análisis.

 

Conforme a lo expresado en los párrafos precedentes, esta Dirección considera que el signo solicitado a registro no será susceptible de ser el medio por el cual se identifique y diferencie efectivamente los productos que se pretende distinguir en tanto no presenta característica alguna susceptible de ser asociada por el público consumidor con origen empresarial alguno, debiéndose por tanto denegar su registro.

 

2.4. Conclusión

 

Realizado el examen de registrabilidad, se concluye que el signo solicitado se encuentra incurso en las prohibiciones de registro establecidas en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486, por lo que no corresponde acceder al registro solicitado.

 

La presente Resolución se emite en aplicación de las normas legales antes mencionadas y en uso de las facultades conferidas por los artículos 36, 40 y 41 de la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI sancionada por Decreto Legislativo Nº 1033, concordante con el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1075.

 

3. DECISION DE LA DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

 

DENEGAR el registro de marca de producto solicitado por SEGURINDUSTRIA S.A., de Perú.

 

Regístrese y comuníquese

 

KARLA UGÁS GÓMEZ

Dirección de Signos Distintivos