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DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

 

COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

 

RESOLUCIÓN Nº 2847-2017/CSD-INDECOPI

 

EXPEDIENTE: 694474-2017

 

ACCIONANTE: PEREZ HUAMAN, NELSON

 

EMPLAZADA: INDULATEX LTDA.

 

MATERIA: CANCELACIÓN DE REGISTRO DE MARCA POR FALTA DE USO

 

Lima, 22 de setiembre de 2017.

 

1. ANTECEDENTES

 

Con fecha 22 de febrero de 2017, PEREZ HUAMAN, NELSON, de Perú, solicitó la cancelación de la marca de producto constituida por la denominación DELFIN GUANTES BICOLOR y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo adjunto:

 

 

para distinguir productos de la clase 21 de la Clasificación Internacional, inscrita con certificado Nº 185723 a favor de INDULATEX LTDA., de Colombia.

 

El accionante manifestó que la marca DELFIN GUANTES BICOLOR y logotipo no ha sido utilizada, ni es utilizada, a la fecha en el marcado nacional para distinguir todos los productos de la clase 21 de la Clasificación Internacional para los cuales fue registrada. Agrega que tiene legítimo interés para solicitar la cancelación de la marca DELFIN y logotipo, toda vez que solicitará el registro de la marca DELFIN para distinguir exclusivamente guantes para el menaje y la cocina de la clase 21 de la Clasificación Internacional.

 

Mediante providencia de fecha 27 de febrero de 2017, notificada a INDULATEX LTDA., el 01 de marzo de 2017, se corrió traslado de la acción de cancelación por el plazo de 60 días hábiles para su contestación, contado a partir del día siguiente de notificado dicho proveído, y se dejó constancia que, se notificará a la emplazada en, Av. Vasco Nuñez de Balboa N° 659, Miraflores, dirección consignada en la solicitud de registro de la marca, tramitada mediante expediente N° 446719-2011.

Mediante escrito de fecha 28 de abril de 2017, la emplazada se apersono al procedimiento y vario su domicilio procesal.

 

Mediante escrito de fecha 26 de mayo de 2017, INDULATEX LTDA., de Colombia, absolvió el traslado de la acción de cancelación manifestando lo siguiente:

 

- Adjunta medios probatorios a efectos de acreditar el uso de la marca DELFIN GUANTES BICOLOR y logotipo.

- La cantidad de facturas adjuntadas demuestran la regularidad de la comercialización de los productos identificados con la marca DELFIN GUANTES BICOLOR y logotipo, la que resulta acorde con la naturaleza de los productos que distingue.

- Conforme se constata en las imágenes de los catálogos adjuntos, la marca ha sido utilizada tal cual fue registrada.

- De la evaluación conjunta de los medios probatorios, se puede constatar el uso de la marca DELFIN GUANTES BICOLOR y logotipo, es real, efectivo, inequívoco y de buena fe y que los productos de la clase 21 identificados con la marca DELFIN GUANTES BICOLOR y logotipo, han sido ofrecidos y comercializados en la cantidad y de la manera que normalmente le corresponde.

 

Mediante escrito de fecha 19 de junio de 2017, el accionante reitera los argumentos señalados y agrega que los documentos presentados por la emplazada no logran acreditar el uso real y efectivo de la marca DELFIN GUANTES BICOLOR y logotipo, tal cual se encuentra registrada para distinguir productos de la clase 21 de la Clasificación Internacional. En las facturas comerciales presentadas por la emplazada se aprecian denominaciones distintas a la marca materia de cancelación. Añade que, algunas de las facturas presentadas se encuentran fuera del periodo relevante. Asimismo, señala que los medios de prueba presentados por la emplazada no contienen sello y firma que acredite la cancelación (el pago) de las mismas, por lo que no podría verificarse la existencia de una real y efectiva comercialización de los productos distinguidos por dicha marca. Finalmente, señala que los medios publicitarios aportados por la emplazada no acreditan la comercialización real y efectiva de los productos de la clase 21 que distingue la marca materia de cancelación.

 

2. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

 

La Comisión, conforme a los antecedentes expuestos, deberá determinar si se ha acreditado el uso de la marca de producto DELFIN GUANTES BICOLOR y logotipo, inscrita a favor de INDULATEX LTDA., de Colombia.

 

3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

 

3.1. Informe de Antecedentes

 

Del informe de antecedentes que obra en autos, se ha verificado que INDULATEX LTDA., de Colombia, es titular del registro de la marca de producto constituida por la denominación DELFIN GUANTES BICOLOR y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo adjunto:

 

 

para distinguir utensilios y recipientes para el menaje, la cocina y el aseo doméstico e industrial, en especial cepillos, esponjas y guantes (de caucho, látex y otros materiales) para el menaje y la cocina, de la clase 21 de la Clasificación Internacional, inscrita con certificado Nº 185723, vigente hasta el 01 de marzo de 2022.

 

El presente registro fue otorgado por mandato de la Resolución N° 3158-2012/DSD-INDECOPI, de fecha 01 de marzo de 2012 y notificada el 07 de marzo de 2012.

 

3.2. Cancelación del registro de una marca

 

El artículo 165 de la Decisión 486 establece que la Oficina Competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.

 

Además, dicha norma señala que cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

 

De la norma citada en los párrafos precedentes, se concluye que, a efectos de impedir la cancelación de un registro, deberá acreditarse que la marca cuya cancelación se solicita, ha sido usada en alguno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, para distinguir los productos o servicios para cuales fue inscrita.

 

Además, dicha norma señala que cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

 

Análisis del uso de la marca

 

El artículo 166 de la Decisión 486 establece que se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización o prestación en el mercado.

 

Debe tenerse en cuenta que la carga de la prueba corresponde al titular del registro, quien deberá acreditar el uso de la marca en el mercado, ya sea mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización de las mercancías identificadas con la marca, o algún otro tipo de documento, tal como lo establece el artículo 167 de la Decisión 486.

 

En aquellos casos en que el titular de la marca presente como medios de prueba de uso documentos emitidos por terceras personas – como por ejemplo facturas, boletas de venta, publicidad, entre otros –, teniendo en cuenta que tales documentos han sido presentados por el propio titular de la marca, se considerará que dichas pruebas han sido emitidas por personas autorizadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 165 de la Decisión 486 y en aplicación del Principio de Presunción de Veracidad contenido en el artículo IV del Título Preliminar de la Ley 27444, en virtud del cual se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por dicha Ley corresponden a la verdad de los hechos que ellos afirman.

 

En el presente caso, INDULATEX LTDA., a fin de acreditar el uso de la marca DELFIN GUANTES BICOLOR y logotipo (certificado N° 185723), que distingue productos de la clase 21 de la Clasificación Internacional, presentó los siguientes medios probatorios:

 

1. Ciento siete (107) facturas emitidas por INDULATEX S.A. a favor de distintas personas entre el 13 de enero de 2014 al 10 de febrero de 2017 por concepto de comercialización de guantes en Colombia.

2. Tres (3) facturas emitidas por INDULATEX S.A. a favor de distintas personas entre el 21 de mayo de 2016 al 11 de noviembre de 2016 por concepto de comercialización de guantes en la ciudad de Lima, Perú.

3. Tres encartes publicitarios de ofertas de Establecimiento denominado ALKOSTO, donde se aprecia la publicidad de guantes identificados con la marca DELFIN entre el 31 de julio de 2015 al 31 diciembre de 2016.

4. Tres encartes publicitarios de ofertas de ALMACENES LA14 ubicado en Bogotá, del periodo correspondiente del 17 de mayo de 2016 al 31 diciembre de 2016.

5. Certificación (legalizada) sobre exportaciones realizadas de los guantes identificados con la marca DELFIN Guantes Bicolor expedido por el revisor fiscal de la Sociedad Indutex S.A. de fecha 25 de abril de 2017.

6. Certificación (legalizada) sobre ventas de los guantes identificados con la marca DELFIN Guantes Bicolor expedido por el revisor fiscal de la Sociedad Indutex S.A. de fecha 25 de abril de 2017.

7. Certificación (legalizada) sobre facturas de ventas de los guantes identificados con la marca DELFIN Guantes Bicolor expedido por el revisor fiscal de la Sociedad Indutex S.A. de fecha 25 de abril de 2017.

8. Copia de Informe de ventas Delfin Bicolor.

9. Guía de DHL Express Colombia de envío de documentación a Scavia & Scavia de fecha 05 de mayo de 2017.

10. Encarte publicitario “MakroMania” donde se aprecian ofertas de productos validas entre el 19 de marzo al 31 de abril de 2014.

 

Los medios probatorios presentados deberán acreditar el uso de la marca materia de cancelación en el periodo de los tres años consecutivos precedentes a la fecha de interposición de la acción de cancelación. Así, teniendo en cuenta que la presente acción de cancelación ha sido interpuesta el 22 de febrero de 2017, debe acreditarse el uso de la marca DELFIN GUANTES BICOLOR y logotipo (certificado N° 185723), durante el periodo comprendido entre el 21 de febrero de 2014 y el 21 de febrero de 2017.

 

En ese sentido, no se tomará en cuenta los siguientes documentos:

- Factura N° 495639 emitida el 13 de enero de 2014 por INDULATEX S.A.

- Factura N° 498726 emitida el 15 de enero de 2014 por INDULATEX S.A.

- Factura N° 499324 emitida el 20 de enero de 2014 por INDULATEX S.A.

- Factura N° 500587 emitida el 03 de febrero de 2014 por INDULATEX S.A.

- Factura N° 501646 emitida el 13 de febrero de 2014 por INDULATEX S.A.

- Factura N° 596565 emitida el 23 de febrero de 2017 por INDULATEX S.A.

- Guía de DHL Express Colombia de envío de documentación a Scavia & Scavia de fecha 05 de mayo de 2017.

dado que se encuentran fuera del período relevante.

 

De otro lado, conviene precisar que las facturas que obran en el expediente, han sido emitidas por personas que difieren del titular de la marca materia de análisis, sin embargo, teniendo en cuenta lo señalado anteriormente, se infiere que han sido emitidas por personas autorizadas.

 

De la revisión de los medios probatorios restantes, se desprende lo siguiente:

 

● De las 107 facturas que obran en el expediente, emitidas entre el 26 de febrero de 2014 y el 26 de diciembre de 2016, acreditan la comercialización, en Colombia, de guantes identificados con la denominación “GUANTES BICOLOR C25 DELFIN” “GUANTES BICOLOR C35 DELFIN”, tal como se advierte a continuación:

 

 

● Asimismo, de las facturas que obran en el expediente, emitidas entre el 31 de mayo de 2016 y el 11 de noviembre de 2016, acreditan la comercialización, en Perú, de guantes identificados con la denominación “GUANTES BICOLOR C25 DELFIN” “GUANTES BICOLOR C35 DELFIN”, tal como se advierte a continuación:

 

 

● De los encartes publicitarios de ofertas del establecimiento comercial denominado ALKOSTO, se aprecia que, entre el 31 de julio de 2015 al 31 diciembre de 2016, se realizó publicidad de guantes identificados con la marca DELFIN, en la cual se verifica un empaque distinto a aquel que se aprecia en la marca materia de cancelación, tal como se puede apreciar a continuación:

 

 

● En los encartes publicitarios de ofertas de ALMACENES LA14 ubicado en la ciudad de Bogotá, se aprecia que, entre el 17 de mayo de 2016 al 31 diciembre de 2016, se publicitó diferentes ofertas de guantes identificados con la marca DELFIN, en la cual se verifica un empaque distinto a aquel que se aprecia en la marca materia de cancelación, tal como se puede apreciar a continuación:

 

 

● En el encarte publicitario “MakroMania” donde se aprecian ofertas de productos validas entre el 19 de marzo al 31 de abril de 2014, entre los cuales se aprecian guantes identificados con la denominación DELFIN, sin embargo, se verifica un empaque distinto a aquel que se aprecia en la marca materia de cancelación, tal como se puede apreciar a continuación:

 

 

● En el encarte publicitario de la Tienda “Olímpica” donde se aprecian ofertas de productos validas entre el 15 al 30 de setiembre de 2016, entre los cuales se aprecian guantes identificados con la denominación DELFIN, sin embargo, se verifica un empaque distinto a aquel que se aprecia en la marca materia de cancelación, tal como se puede apreciar a continuación:

 

 

● De los medios probatorios señalados en los numerales 5, 6, 7 y 8, se advierte que dicha documentación corresponde a una declaración del revisor fiscal[1] de la empresa INDULTEX S.A. en la que señala información sobre las facturas de venta, las exportaciones y las ventas realizadas de los guantes identificados con la marca DELFIN Guantes Bicolor. Dicha documentación no resulta un medio probatorio idóneo con el fin de acreditar el uso de la marca DELFIN Guantes Bicolor y logotipo, dado que se trata de declaraciones de parte, a partir de las cuales no se puede demostrar la comercialización de productos con la referida marca.

 

Teniendo en cuenta lo señalado en los párrafos precedentes, la Comisión conviene en señalar que los comprobantes de pago analizados, así como los encartes, publicidad y la información contenida en los mismos, no constituyen medios probatorios que demuestren el uso de la marca DELFIN GUANTES BICOLOR y logotipo, en tanto el signo consignado en dichos documentos difiere de la forma en la que fue registrada la marca materia de cancelación.

 

En efecto, se advierte que las diferencias existentes entre los signos utilizados y la marca registrada con certificado Nº 185723 no se limitan a aspectos secundarios, sino por el contrario a elementos relevantes que alteran su carácter distintivo.

 

Así, se debe tener en cuenta que la marca objeto de cancelación constituye un signo mixto en el cual resulta relevante tanto el elemento denominativo (DELFIN GUANTES BICOLOR) y el elemento gráfico (representación un delfín, figuras irregulares y la representación estilizada de una mano), los cuales no se presentan en el signo utilizado y/o se encuentran dispuestos de manera distinta, dado que en las facturas se incluye únicamente la denominación DELFIN GUANTES BICOLOR y en los encartes y publicidad se aprecia signos diferentes, tal como se muestra a continuación:

 

	GUANTES BICOLOR C25 DELFIN, GUANTES BICOLOR C35 DELFIN
Marca registrada	Marcas usadas

 

Por lo expuesto, al no haberse presentado en el presente caso medios probatorios que acrediten el uso de la marca DELFIN GUANTES BICOLOR y logotipo (certificado Nº 185723), en la forma establecida por la legislación aplicable; en virtud a lo dispuesto en el artículo 165 de la Decisión 486, corresponde cancelar por falta de uso el registro de la marca de producto citada.

 

La presente Resolución se emite en aplicación de las normas legales antes mencionadas y en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 36, 40, 41 y 42 de la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), sancionada por Decreto Legislativo Nº 1033, concordante con el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1075; así como por los artículos 50, 51 y 52 del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

 

4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN

 

Declarar FUNDADA la acción de cancelación interpuesta por PEREZ HUAMAN, NELSON, de Perú; y en consecuencia CANCELAR el registro de marca de producto constituido por la denominación DELFIN GUANTES BICOLOR y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo adjunto; para distinguir utensilios y recipientes para el menaje, la cocina y el aseo doméstico e industrial, en especial cepillos, esponjas y guantes (de caucho, látex y otros materiales) para el menaje y la cocina, de la clase 21 de la Clasificación Internacional, inscrita el 01 de marzo de 2012, con certificado Nº 185723, a favor de INDULATEX LTDA., de Colombia.

 

Con la intervención de los miembros de Comisión: Ray Augusto Meloni García, Hugo Fernando González Coda, Sandra Patricia Li Carmelino y Gisella Carla Ojeda Brignole.

 

Regístrese y comuníquese

 

RAY AUGUSTO MELONI GARCÍA

Presidente de la Comisión de Signos Distintivos