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TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIAY DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

 

RESOLUCIÓN N° 2347-2008/TPI-INDECOPI

 

EXPEDIENTE N° 327525-2007

 

SOLICITANTE : OCEAN NUTRITION CANADA LTD.

 

Riesgo de confusión entre signos que distinguen productos de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial: Existencia

 

Lima, veinticinco de setiembre de dos mil ocho.

 

I. ANTECEDENTES

 

Con fecha 4 de setiembre de 2007, Ocean Nutrition Canada Ltd. (Canadá) solicitó el registro de la marca de producto OCEAN NUTRITION CANADA, para distinguir aceite de pescado; aditivos alimenticios funcionales, suplementos nutricionales y suplementos dietéticos derivados de organismos marinos que no sean para uso médico, de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial.

 

Mediante Resolución Nº 4651-2008/OSD-INDECOPI de fecha 24 de marzo de 2008, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente:

(i) Se ha verificado que en la clase 29 de la Nomenclatura Oficial se encuentra registrada, a favor de Isbrahim Trading S.A.C., la marca de producto OCEAN BLUE y logotipo, la cual resulta confundible con el signo solicitado.

(ii) Algunos de los productos que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran comprendidos dentro de los productos que distingue la marca registrada.

(iii) La semejanza de los signos radica en el hecho de que estos no sólo comparten la denominación OCEAN sino que, además, ésta constituye el elemento relevante del signo solicitado.

(iv) Si bien la denominación NUTRITION constituye una palabra del idioma inglés, su significado en el idioma español (nutrición) será fácilmente percibido por el público consumidor. Asimismo, la denominación CANADA al constituir el nombre de un país norte americano, no puede ser reivindicable a favor de persona alguna.

(v) Si bien la marca registrada incluye en su conformación otros elementos denominativos y gráficos, éstos no resultan suficientes a efectos de diferenciarlos, ya que la presencia de la denominación OCEAN determina la semejanza de los signos.

 

Con fecha 17 de abril de 2008, Ocean Nutrition Canada Ltd. interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:

(i) El término OCEAN es una denominación evocativa que sugiere la idea de productos provenientes del mar, la cual se encuentra presente en gran número de marcas registradas en diferentes clases.

(ii) El signo solicitado, además de contener el elemento evocativo OCEAN, contiene las denominaciones NUTRITION y CANADA y el diseño de la letra O, gozando en su conjunto de suficiente distintividad.

(iii) Los signos confrontados tienen diferencias gráficas y fonéticas, ya que el signo solicitado está conformado por tres vocablos, mientras que la marca registrada por dos, siendo que además presentan distintos diseños.

(iv) El término OCEAN al ser evocativo no debe ser tomado en consideración en el examen comparativo, por lo que si se limita el análisis a las denominaciones NUTRITION CANADA del signo solicitado y BLUE de la marca registrada, ambos son vocablos completamente distintos, de diferente estructura y distinto significado.

Citó jurisprudencia que consideró aplicable al presente caso.

 

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

 

La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado OCEAN NUTRITION CANADA y la marca registrada OCEAN BLUE y logotipo.

 

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

 

1. Informe de antecedentes

 

Se ha verificado lo siguiente:

 

a) Isbrahim Trading S.A.C. (Perú) es titular de la marca de producto constituida por el logotipo conformado por la denominación OCEAN BLUE escrita en letras características dentro de un círculo y teniendo como fondo en la parte superior una figura irregular; todo en la combinación de colores azul, celeste, blanco; conforme al modelo, que distingue productos hidrobiológicos y sus derivados (entiéndase peces, cetáceos, feleósteos, cartilaginosos, pescados, mariscos, crustáceos, moluscos, cefalópodos, equinodermos, tanto de mar, agua dulce y/o aguas mixualinas) vivos, frescos, congelados, refrigerados, precocidos, cocidos, transformados y en toda otra variable y/o presentación, de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado Nº 120150, vigente hasta el 5 de octubre de 2016.

 

 

b) En la clase 29 de la Nomenclatura Oficial se encuentran registradas marcas a favor de distintos titulares que incluyen en su conformación la denominación NUTRITION, tales como: ACTIVE NUTRITION FOR WOMEN, ALIEN SPORT NUTRITION SOLO RESULTADOS y logotipo y OVN OPTIMUN VITAMIN NUTRITION y logotipo.

 

c) En la clase 29 de la Nomenclatura Oficial no se encuentra registrada alguna otra marca que incluya en su conformación la denominación OCEAN.        

 

2. Determinación del riesgo de confusión

 

La Decisión 486 establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca[1].

 

Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse a la interpretación prejudicial del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486[2] realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 156-IP-2005[3], en la cual se afirma que “Los signos que aspiren ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente registradas que gozan de la protección legal concedida a través del acto de registro y del derecho que de él se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad.”

 

En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que:

“Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores. La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de engaños que le lleven a incurrir en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir.

 

Como ya se anotó, la ausencia de distintividad de un signo, en relación con una marca ya existente con anterioridad en el mercado, o con un signo previamente solicitado, puede provocar error entre los consumidores; por tal circunstancia la norma comunitaria ha determinado que la sola posibilidad de confusión basta para negar el registro.”

 

La Sala considera que, el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad.

 

En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos o servicios idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que, a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios, no se determine un riesgo de confusión, si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que cuenta con una protección limitada.

 

De otro lado, en el Proceso N° 126-IP-2005[4], el Tribunal Andino estableció que: “Para determinar el riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario establecer si se presenta identidad o semejanza tanto entre los signos en disputa, como entre los productos o servicios distinguidos por ellos y, además, considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.”

 

Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos.

 

En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta, siempre, la distintividad de los signos.

 

2.1 Similitud y/o conexión de productos

 

En el presente caso, el signo solicitado pretende distinguir aceite de pescado; aditivos alimenticios funcionales, suplementos nutricionales y suplementos dietéticos derivados de organismos marinos que no sean para uso médico, de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial, mientras que la marca registrada distingue productos hidrobiológicos y sus derivados (entiéndase peces, cetáceos, feleósteos, cartilaginosos, pescados, mariscos, crustáceos, moluscos, cefalópodos, equinodermos, tanto de mar, agua dulce y/o aguas mixualinas) vivos, frescos, congelados, refrigerados, precocidos, cocidos, transformados y en toda otra variable y/o presentación, de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial.

 

Al respecto se advierte que los suplementos dietéticos derivados de organismos marinos que no sean para uso médico que pretende distinguir el signo solicitado tienen la misma naturaleza que algunos de los productos que distingue la marca registrada (productos hidrobiológicos y sus derivados transformados y en toda otra variable), dado que se trata de productos alimenticios elaborados a base de organismos provenientes del mar, los cuales, además, pueden ser usados de manera complementaria. En ese sentido, existe vinculación y conexión competitiva entre algunos de los productos que distinguen los signos en cuestión.

 

2.2 Examen comparativo

 

Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios. Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos, debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N° s 147-IP-2005[5] y 156-IP-2005[6].

 

El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios.

 

En el presente caso, tratándose de productos de consumo masivo, es razonable pensar que el público consumidor no prestará una atención especial al momento de adquirirlos[7].

 

En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos (o de aquéllos en los que resulta más relevante el elemento denominativo) se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.

 

También se debe partir de la impresión en conjunto en el caso de los signos mixtos que, de acuerdo al artículo 134 del Decreto Legislativo 823, son aquellos conformados por una denominación y un elemento figurativo. En estos casos, deberá determinarse cuál es el elemento relevante del signo, que sirve para indicar el origen empresarial de los productos o servicios. Existen dos posibilidades:

a) que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar el origen empresarial de los productos o servicios; o

b) que sólo uno de los elementos indique el origen empresarial.

 

Conforme lo señala Fernández - Novoa[8], “…a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca. Por consiguiente, de manera paralela a lo que sucede en la hipótesis de la comparación de las marcas denominativas complejas, en el caso de que en la comparación entre signos distintivos intervenga una marca mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la correspondiente marca mixta”.

 

Señala que “de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el elemento denominativo de la misma”; precisando que “cuando en la comparación entre signos distintivos participa una marca mixta, debe aplicarse la pauta de que en una marca mixta el elemento denominativo prevalece, por regla general, sobre el componente gráfico o figurativo.” Considera que la primacía de esta pauta se basa en que “a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico - denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente. (…) En algunos casos, el predominio del componente denominativo de una marca mixta puede verse reforzado por una circunstancia ulterior, a saber: que la propia naturaleza del componente figurativo de la marca mixta hace que el público contemple tal componente como un elemento meramente decorativo que lejos de actuar como un índice identificador del producto, desempeña tan sólo el papel de contribuir a ornamentar la presentación del producto. Esta pauta deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo”.

 

El autor señala que entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos, a saber: i) un primer grupo, que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo (tales como: la naturaleza descriptiva del mismo y la circunstancia de que el elemento denominativo forme parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros); ii) un segundo grupo, que comprende factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar ínfimo dentro de la estructura total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la originalidad intrínseca del mismo).

 

Atendiendo a que la marca registrada constituye un signo mixto, deberá establecerse previamente si presenta algún elemento que determine su impresión en conjunto.

 

En el caso de la marca registrada OCEAN BLUE y logotipo, la Sala considera que son igualmente relevantes el elemento denominativo y el figurativo, debido a su dimensión dentro del signo y a la particularidad de sus componentes cromáticos y gráficos, tal como se aprecia a continuación:

 

 

Por otro lado, cabe señalar que en el caso de signos conformados por denominaciones compuestas - como es el caso de los signos confrontados - es necesario establecer previamente si uno de los elementos predomina sobre el otro o sirve para determinar la impresión en conjunto. Lo anterior sólo se puede determinar en cada caso concreto y viendo la particular formación de la denominación compuesta de que se trata.

 

En el caso, del signo solicitado, se advierte que la única denominación relevante es OCEAN, dado que los términos NUTRITION y CANADA resultan elementos irreivindicables. En efecto, mientras que el término NUTRITION (nutrición en idioma castellano) describe alguna de las características de los productos que pretende distinguir (que son nutritivos), el término CANADA - al constituir el nombre de un país - resulta alusivo a la procedencia geográfica de dichos productos y si bien el primero de ellos es de origen extranjero, su parecido con su traducción al castellano permite presumir que es conocido por el público consumidor.

 

Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que aún en el caso que el término NUTRITION no fuese entendido por cierto sector del público consumidor al cual están dirigidos los productos, debe tenerse en consideración que actualmente existe una proliferación de diversos productos importados donde podría figurar tal expresión con la finalidad de describir la función del producto, por lo que se trata de un elemento irreivindicable que no será materia de análisis en el examen comparativo.

 

Asimismo, cabe precisar que, si bien el término OCEAN transmite la idea de que los productos que pretende distinguir son productos provenientes del mar, dicha referencia no es directa, dado que el público consumidor requerirá hacer un proceso deductivo, resultando así una denominación evocativa pasible de ser considerada en el examen comparativo entre los signos confrontados[9].

 

Por otro lado, en el caso de la marca registrada, se aprecia que tanto el elemento OCEAN – por lo antes expuesto - como el término BLUE son relevantes a efectos de determinar su impresión de conjunto, por lo que ambos serán considerados al momento de realizar el examen comparativo.

 

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado y la marca registrada desde el punto de vista fonético, se advierte que si bien el único término relevante del signo solicitado (OCEAN) es idéntico al primer término de la marca registrada (OCEAN), ésta última presenta un elemento denominativo adicional (BLUE) que determina un impacto sonoro de conjunto diferente.

 

Desde el punto de vista gráfico, se observa que si bien los signos confrontados presentan el término OCEAN, los elementos adicionales de la marca registrada (denominativos y figurativos) originan una impresión visual de conjunto distinta.

 

2.3 Riesgo de confusión

 

Cabe precisar que la confusión a la que puede ser inducido el público consumidor en el mercado puede darse de dos formas. Así, la confusión directa se presenta cuando dos productos o servicios idénticos se encuentran marcados por signos iguales o similares, de modo tal que el consumidor adquiere un producto o contrata un servicio en la creencia errónea que se trata del producto o servicio del competidor. De otro lado, la confusión indirecta no está referida a los productos o servicios en sí sino al origen empresarial de los mismos, es decir, que el consumidor, aun diferenciando claramente los productos o servicios, podría creer que el signo solicitado es una variación de la marca registrada o pensar que el nuevo signo distingue una línea de productos fabricados por su titular o que, aun cuando no se trate de la misma empresa, existen vinculaciones de carácter empresarial o comercial entre las mismas.

 

En el presente caso, dado que algunos de los productos que distinguen los signos en cuestión se encuentran vinculados, aun cuando el público consumidor logre percibir y recordar que dichos signos son diferentes, el hecho de que compartan la denominación OCEAN – no presente en la conformación de alguna otra marca registrada en la clase 29 de la Nomenclatura Oficial - constituye un supuesto de confusión indirecta, ya que podría inducir al consumidor a creer que el signo solicitado constituye una variación de la marca inscrita a favor de Isbrahim Trading S.A.C. o una nueva línea de los productos que distingue dicha marca, o que existe vinculación de carácter comercial entre las empresas.

 

Finalmente, cabe señalar que si bien la denominación OCEAN es un signo evocativo, éste es distintivo y, por ende, es pasible de protección, por lo que no podrán registrarse otras marcas que incluyan denominaciones semejantes que no presenten en su conformación una suficiente eficacia distintiva, como el caso del signo solicitado OCEAN NUTRITION CANADA y logotipo. 

 

En consecuencia, el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, razón por la cual no corresponde acceder a su registro.

 

3. Jurisprudencia aplicable al presente caso

 

La jurisprudencia administrativa sólo se tomará en cuenta cuando se señala expresamente que constituye precedente de observancia obligatoria, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 43 del Decreto Legislativo 807, lo que no ha ocurrido con las resoluciones citadas por la solicitante.

 

Sin perjuicio de ello, cabe señalar que la Sala ha tenido a la vista las resoluciones emitidas en Segunda Instancia (Resoluciones Nº 563-2004/TPI-INDECOPI, 346-96/TRI-SPI-INDECOPI, 207-97/TRI-SPI-INDECOPI, 85-97/ TRI-SPI-INDECOPI, 898-1999/ TRI-SPI-INDECOPI).

 

Respecto a la resolución emitida por la Oficina de Signos Distintivos (Resolución Nº 10879-97/OSD-INDECOPI) que fuera citada por la solicitante, la Sala conviene en precisar que, tratándose de una resolución expedida por la Primera Instancia, no es vinculante para el Superior Jerárquico[10].

 

Por otro lado, cabe señalar que el examen comparativo no tiene relevancia más allá del caso concreto y, si bien muestra la tendencia de la administración en el examen de registrabilidad, no tiene efectos vinculantes al momento de juzgar una nueva solicitud, ya que la determinación del riesgo de confusión entre los signos es una facultad discrecional de la Sala quien tiene la obligación de evaluar íntegramente cada solicitud para determinar si ella cumple o no con los requisitos para acceder a registro. Por tal razón, las conclusiones a que se arriben en cada caso dependerán del examen del correspondiente expediente y no están sujetas a los registros otorgados con anterioridad.

 

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

 

CONFIRMAR la Resolución Nº 4651-2008/OSD-INDECOPI de fecha 24 de marzo de 2008, que DENEGÓ el registro de la marca de producto OCEAN NUTRITION CANADA, solicitado por Ocean Nutrition Canada Ltd.

 

Con la intervención de los Vocales: María Soledad Ferreyros Castañeda, Teresa Stella Mera Gómez, Virginia María Rosasco Dulanto, Néstor Manuel Escobedo Ferradas y Edgardo Enrique Rebagliati Castañon

 

MARIA SOLEDAD FERREYROS CASTAÑEDA

Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual

/kp.