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DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

 

COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

 

RESOLUCIÓN N° 1084-2017/CSD-INDECOPI

 

EXPEDIENTE : 676240-2016

 

ACCIONANTE : ALPHA CHEM CO, LTD.

 

EMPLAZADA : INVERSIONES MARIO ALONSO E.I.R.L.

 

MATERIA : NULIDAD DE REGISTRO DE MARCA DE PRODUCTO

 

Lima, 05 de mayo de 2017

 

1. ANTECEDENTES

 

Con fecha 09 de setiembre de 2016, ALPHA CHEM CO, LTD. de República de Corea, solicitó la nulidad del registro de la marca de producto constituida por la denominación INK-MATE y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo adjunto:      

                                              

 

Inscrita a favor de INVERSIONES MARIO ALONSO E.I.R.L. de Perú con certificado Nº 194940, que distingue productos de la clase 02 de la Clasificación Internacional.

 

La accionante, ALPHA CHEM CO, LTD. manifestó lo siguiente:

 

- Es titular en Corea de la marca INK-MATE y logotipo, registrada el año 1998, con certificado N° 40-0449691.

- La emplazada sin ninguna autorización ni comunicación previa registro la marca objeto de nulidad a su nombre, a fin de beneficiarse de un derecho ajeno y excluir a sus demás clientes del mercado peruano.

- Promociona y vende sus productos a través de su web internacional http://alphachem.net, en la cual se describe la tinta INK-MATE como la tinta a granel compatible con todos los sistemas de recarga de impresoras.

- El diseño de su marca, conforme se aprecia en las impresiones de sus páginas web, es exactamente igual al registro de la marca objeto de nulidad, con lo cual queda demostrado el conocimiento previo de su marca y la forma de proceder completamente desleal de la emplazada, la cual debe soportar el rechazo de su conducta maliciosa con la aplicación de la causal de mala fe.

- La emplazada comercializa en el Perú tintas INK-MATE que su empresa ha fabricado. En efecto, la emplazada compra tintas a su empresa y luego las vende como cualquier otro comerciante.

- Adquirió tintas de la emplazada conforme se aprecia en la factura N° 0001-001520, siendo que en los productos que adquirió se advierte una etiqueta en la que se indica que las tintas son fabricadas por ALPHA CHEM CO, LTD., tal como se advierte en las fotografías que adjunta.

- Cuenta con derechos de autor sobre el diseño y forma de las letras de su marca INK-MATE, la cual es una palabra forjada de original creación de su empresa.

- Amparó su acción en lo establecido en los Artículos 136 literal f), 172 y 173 de la Decisión 486.

- Adjuntó medios probatorios.

 

Con fecha 06 de octubre de 2016, la accionante señaló que existen importaciones de tinta identificadas con su marca provenientes de su empresa y particularmente de Corea hasta cuatro años antes del registro de la marca objeto de nulidad, lo que demuestra la mala fe de la emplazada. Asimismo, INVERSIONES MARIO ALONSO E.I.R.L. ha denunciado a los clientes de su empresa para quedarse con mercadería original que proviene de su empresa. En ese sentido la emplazada solo busca obstruir la actividad concurrencial de sus competidores en el Perú. Citó jurisprudencia que considera aplicable al presente caso y adjuntó medios probatorios adicionales.

 

Con fecha 07 de noviembre de 2016, INVERSIONES MARIO ALONSO E.I.R.L. absolvió el traslado de la acción de nulidad e indicó lo siguiente:

 

- La accionante solicitó con anterioridad mediante expediente N° 549314-2013, la nulidad del registro de su marca sustentada en la supuesta existencia de mala fe al obtener el registro y en la aplicación del Convenio de Washington, sin embargo, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la acción de nulidad y dicha resolución quedó consentida.

- La accionante pretende plantear una acción de nulidad en base a los mismos fundamentos que planteó en el expediente N° 549314-2013, el cual tiene la calidad de cosa juzgada, por lo que es inatacable en sede administrativa.

- Los argumentos de la accionante deben ser rechazados de plano, puesto que de forma temeraria no ha puesto en conocimiento de la Administración que ya intentó la nulidad del registro en un procedimiento previo.

- La marca objeto de nulidad no se encuentra incursa en las prohibiciones absolutas ni relativas de registro.

 

Con fecha 16 de noviembre de 2016, la accionante señaló que la nulidad planteada en el presente procedimiento no se basa siquiera en la misma norma en la que se basó la acción de nulidad seguida en el expediente N° 549314-2013. Así, coinciden las mismas partes, pero los hechos, pruebas y causales son diferentes.

 

Mediante escrito de fecha 05 de diciembre de 2016, la emplazada señaló que la accionante falta a la verdad al señalar que su acción de nulidad se basó únicamente en la Convención de Washington. Asimismo, manifestó que la negligencia o falta de coordinación de la accionante no puede poner en riesgo la seguridad jurídica del derecho marcario. De otro lado manifestó que el Estudio que representa a la accionante es el mismo que representa a la empresa JBM Corporation S.A.C. la cual ha sido denunciada por Infracción a los Derechos de Propiedad Industrial por parte de su empresa.

 

Con fecha 14 de diciembre de 2016, la accionante reiteró sus fundamentos y señaló que ha replicado todos los argumentos de la emplazada en torno a la supuesta cosa juzgada alegada por la emplazada. Asimismo, indicó que efectivamente su representante también es representante de una de las empresas denunciadas por la emplazada, situación que no oculta.

 

2. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

 

La Comisión, conforme a los antecedentes expuestos, deberá determinar si al momento de otorgarse el registro de la marca de producto INK-MATE y logotipo, inscrita con certificado Nº 194940, se contravino lo dispuesto en las normas invocadas por la accionante.

 

3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

 

3.1. Cuestiones previas

 

- Invocación de supuestos de competencia desleal como fundamentos de nulidad

 

La accionante alegó entre los fundamentos de su acción el conocimiento previo de su marca y la forma de proceder completamente desleal de la emplazada, supuesto regulado en el Artículo 137 de la Decisión 486[1].

 

Al respecto cabe señalar que el Artículo 172 de la Decisión 486 establece que se decretará la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención a lo dispuesto en el artículo 136 o cuando se hubiera efectuado de mala fe.

 

Así, esta Comisión interpreta que toda conducta desleal importa en definitiva un acto de mala fe de parte de quien incurre en ella, en ese sentido la alegada conducta desleal del emplazado será analizada como una invocación de mala fe.

 

- Respecto de lo alegado por la emplazada en cuanto a la cosa juzgada o cosa decidida.

 

La emplazada señaló al momento de absolver el traslado de la acción de nulidad y en sus escritos posteriores que la accionante pretende plantear una acción de nulidad en base a los mismos fundamentos que planteó en el expediente N° 549314-2013, el cual tiene la calidad de cosa juzgada, por lo que es inatacable en sede administrativa y que los argumentos de la accionante deben ser rechazados de plano, puesto que de forma temeraria no ha puesto en conocimiento de la Administración que ya intentó la nulidad del registro en un procedimiento previo.

 

Al respecto, cabe precisar que, en virtud al derecho de petición administrativa previsto en el artículo 115 del Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el texto único ordenado de la Ley 27444[2], la Autoridad Administrativa se encuentra obligada a resolver todos los pedidos que sometan a su consideración los administrados, aun cuando dichos pedidos puedan considerarse reiterativos, salvo que exista disposición legal que restrinja el ejercicio de dicho derecho de petición.

 

Así, si bien el Decreto Legislativo Nº 1075 - norma aplicable al presente caso en cuanto a la parte procedimental - contiene una restricción al ejercicio de la acción de nulidad del registro de una marca, esta restricción no se encuentra referida a las oportunidades en las que se puede plantear esta acción, sino a que no será admitida a trámite una acción de nulidad planteada si el asunto fue materia de oposición por los mismos fundamentos entre las mismas partes o la que de ellas derive su derecho, supuesto que no se configura en el presente caso.

 

En ese sentido corresponde desestimar lo alegado por la emplazada en este extremo.

 

3.2. Informe de antecedentes

 

De los informes de antecedentes que obran en autos se ha verificado que INVERSIONES MARIO ALONSO E.I.R.L. de Perú, es titular de la marca de producto constituida por la denominación INK-MATE y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo adjunto:

 

 

Inscrita el 09 de enero de 2013, con certificado Nº 194940, vigente hasta el 09 de enero de 2023, que distingue colores, barnices, lacas; preservativos contra la herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas, de la clase 02 de la Clasificación Internacional.

 

El registro fue solicitado el 14 de setiembre de 2012 y otorgado por mandato de la Resolución Nº 000287-2013/DSD-INDECOPI, de fecha 09 de enero de 2013.

 

3.3. Determinación de la norma aplicable

 

La declaración de nulidad tiene efectos retroactivos, es decir, implica que el registro de una marca nunca fue válido, considerándose que ni el registro ni la solicitud que lo originó han tenido los efectos previstos por ley.[3]

 

Dado el carácter retroactivo de la nulidad, resulta necesario determinar la normatividad que se encontraba vigente al momento de la concesión del registro cuestionado, ya que será en base a dichas disposiciones que se evaluará la validez del registro.

 

En efecto, la nulidad implica un acto que se considera inválido por haber incurrido en un vicio vigente al momento de su nacimiento, de conformidad con las normas vigentes en dicho momento. Es por ello que aquellas causales de nulidad estipuladas en normas que entraron en vigencia con posterioridad, no invalidan un registro otorgado válidamente de acuerdo a la normativa vigente al momento de su concesión, ya que lo contrario generaría una inseguridad jurídica y significaría aplicar una norma retroactivamente, contraviniendo lo dispuesto por el Artículo 103 de nuestra Constitución.

 

En el presente caso, al momento de otorgarse el registro de la marca de producto cuya nulidad se solicita (concedido en virtud a la Resolución Nº 000287-2013/DSD-INDECOPI, de fecha 09 de enero de 2013), se encontraban vigentes el Decreto Legislativo Nº 1075 y la Decisión 486 (ambas normas actualmente vigentes), por lo que el análisis respecto a la validez del registro de la referida marca debe ser realizado a la luz de dichas disposiciones.

 

3.4. Análisis de las causales de nulidad

 

El primer párrafo del Artículo 172 de la Decisión 486[4], Régimen Común sobre Propiedad Industrial, dispone que la autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los Artículos 134 primer párrafo y 135.

 

Por su parte, el segundo párrafo del citado Artículo 172 establece que la autoridad nacional competente decretará, de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención a lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

 

De la revisión de los argumentos expuestos, se advierte que la acción de nulidad iniciada por ALPHA CHEM CO, LTD. se sustenta en que el registro de la marca INK-MATE y logotipo se encontraba incurso al momento de su otorgamiento en la prohibición de registro establecida en el Artículo 136 literal f) de la Decisión 486.

 

Adicionalmente, ALPHA CHEM CO, LTD. sustentó su acción en que el registro de la marca objeto de nulidad fue obtenido mediando mala fe.

 

Teniendo en cuenta lo anterior, corresponde determinar si resulta atendible el argumento de la accionante.

 

3.5. Derecho de autor invocado por la accionante

 

La accionante señaló que cuenta con derechos de autor sobre el diseño y forma de las letras de su marca INK-MATE, la cual es una palabra forjada de original creación de su empresa.

 

Sobre el particular, cabe señalar que el Artículo 136 inciso f) de la Decisión 486, establece lo siguiente:

 

 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

- (...)

f)       consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;

(...)”

 

Atendiendo a lo expuesto, en el presente caso, corresponde analizar si la marca objeto de nulidad afecta los derechos de autor de su supuesto creador, y por lo tanto, si se encontraba incursa en el supuesto previsto en párrafo anterior al momento de su otorgamiento.

 

Resulta oportuno precisar que tanto la normatividad nacional como comunitaria andina otorgan protección a las obras que presenten originalidad, razón por la cual corresponde a la entidad encargada en cada país, el determinar si una obra se encuentra revestida de originalidad a fin de concederle protección en el país donde se pretenden oponer derechos de autor.

 

En atención a ello, mediante Memorando N° 2522-2016/DSD-Mco, se solicitó a la Dirección de Derechos de Autor se sirva emitir informe en el cual se detalle si, conforme a la legislación vigente en la materia, el signo INK-MATE y grafía, goza de protección de acuerdo con la legislación de Derecho de Autor y si se encuentra registrada en el Perú a favor de ALPHA CHEM CO, LTD. o de otra persona natural o jurídica.

 

Así, mediante Informe Nº 028-2017/DDA, de fecha 05 de abril de 2017, la Dirección de Derecho de Autor determinó que el signo INK-MATE y grafía no cuenta con elementos originales que lo hagan susceptible de ser protegido por la legislación en materia de Derechos de Autor y, no se encuentra inscrita en el Registro Nacional de Derechos de Autor y derechos conexos.

 

En ese sentido, dado que el signo alegado por la accionante ‒ INK-MATE y grafía ‒ no es objeto de la protección por el Derecho de Autor por carecer del requisito de originalidad, corresponde declarar improcedente en este extremo la acción de nulidad formulada por ALPHA CHEM CO, LTD.

 

3.6. Mala fe

 

La empresa accionante señaló que el diseño de su marca, la cual se encuentra inscrita el Corea, es exactamente igual al registro de la marca objeto de nulidad, con lo cual queda demostrado el conocimiento previo de su marca y la forma de proceder completamente desleal de la emplazada, la cual debe soportar el rechazo de su conducta maliciosa con la aplicación de la causal de mala fe.

 

Al respecto, cabe señalar que los agentes económicos deben conducirse en el mercado en forma adecuada y leal, sin utilizar medios que desvirtúen el sistema competitivo. Ello supone que los empresarios y comerciantes se sujeten a ciertas pautas de conducta que contribuyan y viabilicen el ejercicio de sus propios derechos. Entre estas pautas de conducta necesarias e indispensables para asegurar la concurrencia en el mercado se encuentra la exigencia de comportarse con buena fe comercial.

 

La buena fe representa la concretización de los usos sociales. Así de acuerdo a lo señalado por Baylos: “(...) desleales son indeterminadamente los medios que reprueba la conciencia social; los que rechaza la costumbre; los que van contra los usos honestos (…)[5]”

 

La necesidad de proceder conforme a la buena fe para la eventual configuración de un derecho, determina que este principio constituya una exigencia y presupuesto esencial a efectos de obtener un derecho de exclusiva sobre un signo distintivo.

 

En general, se considera que existe mala fe cuando el titular del derecho adquirió su posición jurídica a través de un comportamiento que contraviene las normas jurídicas, la buena fe comercial o las buenas costumbres. Lo importante será que este comportamiento sea desleal y ocasione desventajas a terceros, las cuales no hubiesen tenido lugar si el acto hubiese sido justo.

 

En efecto, la exigencia de conducirse lealmente es una condición indispensable para que la autoridad administrativa otorgue el derecho de exclusiva que nace con el acto administrativo que otorga el registro, por lo que, al solicitarse el registro de una marca, la administración deberá tener en consideración la observancia de este presupuesto.

 

Es por ello no pueden admitirse a registro signos que hayan sido solicitados de mala fe en base a la transgresión de un derecho ajeno, ya que conforme se ha señalado, el actuar en forma deshonesta o desleal constituye un comportamiento no admitido por el ordenamiento jurídico.

 

De otro lado, no basta con que dos signos sean idénticos o confundibles para que se configure una conducta desleal o para determinar que el titular ha solicitado u obtenido el registro de su marca con mala fe, sino que hace falta además que se transgreda uno de los deberes de la leal competencia comercial.

 

De igual modo, debe señalarse que los individuos al relacionarse lo hacen de buena fe, presunción que debe regir la evaluación por parte de la autoridad administrativa. Por ello, sólo se podrá determinar la existencia de una conducta contraria a dicho principio si ello se acredita de los medios de pruebas presentados en cada caso concreto.

 

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señala que “se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme su inobservancia debe probarla, para con base a ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume además que el comportamiento de una persona no se ha desplegado con la intención de causar daño alguno, o de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio, como resultado de lo cual quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo”.

 

En el presente caso, la accionante presentó los siguientes medios probatorios:

 

1. Copia de un certificado de registro correspondiente a la marca INK-MATE y logotipo (certificado N° 40-0449691).

2. Copia de la factura N° 001-1520 de fecha 06 de setiembre de 2016, emitida por INVERSIONES MARIO ALONSO E.I.R.L., correspondiente a la comercialización de tintas INK MATE.

3. Fotografías de empaques de tintas identificadas con la marca INK-MATE y logotipo.

4. Copia de cuatro Declaraciones Únicas de Aduanas emitidas entre el 8 de junio de 2009 y 18 de setiembre de 2012.

5. El mérito de la página web http://alphachem.net.

 

Previamente a realizar el análisis de los medios probatorios, cabe precisar que la conducta de mala fe atribuida a la emplazada debe ser acreditada con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca objeto de nulidad (14 de setiembre de 2012), por lo que los documentos emitidos con posterioridad a dicha fecha y aquellos que no cuenten con fecha no serán tomados en cuenta para acreditar la mala fe alegada por la accionante.

 

En ese sentido, en vista que la factura N° 001-1520 fue emitida el 06 de setiembre de 2016 y que la DUA N° 118-2012-10-415632-00 fue emitida el 18 de setiembre de 2012, se advierte que dichos documentos corresponden a situaciones y hechos ocurridos con posterioridad a la solicitud de registro de la marca objeto de nulidad, en razón de ello, no serán tomadas en cuenta para determinar la existencia de mala fe por parte de la emplazada o en su defecto para desvirtuar la existencia de la misma.

 

Del mismo modo, no es posible establecer la fecha de obtención de las fotografías adjuntadas por la accionante, de modo tal que no se puede determinar la existencia de mala fe por parte de la emplazada en base a dichos documentos.

 

Analizados los demás medios probatorios, tenemos lo siguiente:

 

Ø Respecto de la copia del certificado N° 40-0449691 otorgado por KIPO (Korean Intellectual Property Office), se advierte que ALPHA CHEM CO, LTD. es titular de la marca INK-MATE conforme al modelo adjunto:

 

 

Que distingue tintas de impresión de la clase 02 de la Clasificación Internacional, registrada el 21 de junio de 1999 y vigente hasta el 21 de junio de 2019[6].

 

Ø En cuanto a las copias de las Declaraciones Únicas de Aduanas adjuntadas por la accionante emitidas entre el 08 de junio de 2009 y 16 de junio de 2010, se advierte que dichos documentos acreditan que una empresa domiciliada en el Perú, importó tintas de imprenta provenientes de República de Corea, las cuales se identifican con la marca INK-MATE.

 

Ø Del contenido de la página web citada por la accionante, http://alphachem.net, se ha verificado que ALPHA CHEM CO, LTD. Es una empresa de la República de Corea dedicada desde el año 1998 a la fabricación y comercialización de tintas y otros artículos para impresoras.

 

Ahora bien, luego de valorar en forma conjunta los medios probatorios se advierte que con anterioridad al registro de la marca objeto de nulidad, la accionante ya era titular en República de Corea de la marca , que distingue tintas de impresión. Asimismo, se ha acreditado que con anterioridad a la solicitud de registro de la marca objeto de nulidad ya se habían importado al Perú tintas de impresora identificadas con la marca INK-MATE.

 

Teniendo en cuenta lo señalado en los párrafos anteriores, se ha verificado que: (i) existe sustancial semejanza entre la marca objeto de nulidad  registrada a favor de la emplazada y la marca registrada en el extranjero a favor de la accionante ; (ii) Ambas empresas, emplazada y accionante, coinciden en el mismo sector de negocios, particularmente comercialización de tintas para impresoras[7]; (iii) INVERSIONES MARIO ALONSO E.I.R.L. solicitó y obtuvo el registro de la marca objeto de nulidad INK-MATE y logotipo para distinguir algunos de los mismos productos que se encuentran identificados con la marca que la accionante acredita tener con anterioridad en el República de Corea, país desde el que además, se importan tintas identificadas con la marca INK-MATE con anterioridad a la solicitud del registro de la marca objeto de nulidad.

 

De lo expuesto, se concluye que la emplazada estuvo en aptitud de conocer que el signo  le pertenece a un tercero y que los productos que identifica dicha marca ya habían ingresado al territorio nacional, todo ello con anterioridad a la presentación de la solicitud de registro de la marca objeto de nulidad.

 

En ese sentido, en opinión de esta Comisión ha quedado desvirtuada la presunción de buena fe que ampara a la emplazada, razón por la cual corresponde declarar fundada la acción de nulidad interpuesta por ALPHA CHEM CO, LTD.

 

3.7. Conclusión

 

En tal sentido, el registro de la marca de producto INK-MATE y logotipo (se reivindica colores), inscrito con certificado Nº 194940, fue solicitado mediando mala fe, razón por la cual el referido registro se encuentra incurso en la causal de nulidad establecida en el segundo párrafo del artículo 172 de la Decisión 486, por lo que corresponde declarar fundada la nulidad solicitada por ALPHA CHEM CO, LTD.

 

La presente Resolución se emite en aplicación de las normas legales antes mencionadas y en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 36, 40, 41 y 42 de la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), sancionada por Decreto Legislativo Nº 1033, concordante con el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1075; así como por los artículos 50, 51 y 52 del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

 

4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN

 

Declarar FUNDADA la acción de nulidad interpuesta por ALPHA CHEM CO, LTD. de República de Corea y; en consecuencia, declarar NULO el registro de la marca de producto constituida por la denominación INK-MATE y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo adjunto, que distingue colores, barnices, lacas; preservativos contra la herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas, de la clase 02 de la Clasificación Internacional, inscrita con certificado N° 194940, a favor de INVERSIONES MARIO ALONSO E.I.R.L. de Perú.

 

Con la intervención de los miembros de Comisión: Ray Augusto Meloni García, Hugo Fernando González Coda, Sandra Patricia Li Carmelino y Gisella Carla Ojeda Brignole.

 

Regístrese y comuníquese         RAY AUGUSTO MELONI GARCÍA Presidente de la Comisión de Signos Distintivos