SENTENCIA ES:TS:2016:1669
ANTECEDENTES DE HECHO:
Las empresas del grupo L’Oreal se dedican a la producción y comercialización de productos de perfumería, son titulares de numerosas marcas y utilizan un sistema de distribución selectiva que consideran adecuado para mantener el prestigio de sus marcas. Websales Ibérica SA vende a través de las páginas de Internet www.outletbelleza.com y www.outletbelleza.es productos con las marcas del grupo L’Oreal, al margen de su red de distribución selectiva y en condiciones que, el grupo L’Oreal, suponen un menoscabo del prestigio y reputación de dichas marcas. Por este motivo y a pesar de que dichos productos en principio han sido comercializados en el Espacio Económico Europeo con el consentimiento del grupo L’Oreal, éste se opone a su comercialización en la forma en la que lo hace la demandada. Como consecuencia ejercitan acciones marcarias y de competencia desleal. En primera instancia se desestimó la demanda y en segunda instancia la Audiencia Provincial resolvió a favor del grupo L’Oreal, motivo por el cual Websales Ibérica SA presenta recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
RESUMEN:
Websales Ibérica SA basa su recurso ante el Tribunal Supremo en que la Audiencia Provincial ha incurrido en infracción de las normas y separación de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en lo relativo al agotamiento del derecho de marca en el caso de distribución selectiva y venta por Internet. Igualmente, alega que la venta de los productos de perfumería de lujo del grupo L’Oreal a través de sus páginas web no constituye un perjuicio para sus marcas que suponga la excepción al principio del agotamiento del derecho.
El Tribunal, analiza la función del agotamiento del derecho de marca y los motivos para su excepción admitiendo que la inaplicación de este principio (y la consiguiente restricción a la libre circulación de mercancías) estaría justificada esa restricción en el caso de que el modo en que se comercialicen los productos distinguidos con la marca afecte negativamente o perjudique a la función de dicha marca. A su vez, aclara que la indicación en el RMC, la Directiva y la Ley de Marcas española acerca de que la alteración o modificación del estado de los productos supone una excepción a este principio, es tan solo uno de los supuestos posibles de excepción. En segundo lugar, estima las pretensiones de Websales Ibérica SA en lo relativo a la consideración de que la venta online, al suponer una ausencia de punto de venta físico y una falta de asesoramiento o de probadores de los productos de perfumería, constituye una excepción al principio del agotamiento. En su lugar, el Tribunal Supremo entiende que trasladar estas exigencias al modo de venta online, supone una restricción a la libre competencia al excluir la posibilidad de la venta a través de Internet de este tipo de productos. Por otro lado, Websales Ibérica SA impugna los razonamientos de la sentencia de la Audiencia Provincial que considera que su sistema de venta mediante el nombre de dominio su página web (outletbelleza), el sistema de localización de productos de manera alfabética, la falta o número limitado de productos almacenados, la falta de novedades o el hecho de no admitir devoluciones, perjudica las marcas del grupo L’Oreal al deteriorar su función indicadora del prestigio de la perfumería de lujo y que ello constituye los motivos que justificaban la excepción al principio del agotamiento de las marcas. Websales Ibérica SA considera que para que se acepte la excepción, el sistema de comercialización debería menoscabar la función principal de la marca, esto es, indicar su origen empresarial. Sin embargo, el Tribunal Supremo, siguiendo jurisprudencia anterior, entiende que el perjuicio que se puede producir a una marca puede venir tanto por las dudas sobre el origen empresarial como por el menoscabo de la reputación sobre los productos o servicios que protege el signo y ello porque entre el origen empresarial del producto y la calidad que representa hay un estrecho vínculo. Puntualiza la sentencia que las circunstancias del caso no son inherentes a la venta por Internet y que estas son susceptibles de afectar negativamente a la reputación de las marcas del grupo L’Oreal porque perjudican la imagen de prestigio y lujo que acompañan a sus productos. Por lo que en este punto, confirma la sentencia de la Audiencia Provincial y estima que se daban los supuestos para que el grupo L’Oreal excepcionara el agotamiento de sus marcas y se opusieran a la venta de sus productos por Websales Ibérica SA en sus páginas web.
Fallo: Desestimación del recurso de casación.
COMENTARIO:
La sentencia analiza el caso de excepción al principio del agotamiento de derecho de marcas cuando en la comercialización ulterior en el caso de que el modo en que se comercialicen los productos distinguidos con la marca afecte negativamente o perjudique a la función de dicha marca, es decir, si se dan circunstancias que afectan al menoscabo del prestigio de la marca.