Santiago, veinticuatro de abril de dos mil diecisiete.
Vistos:
En estos autos Rol N° 41.783-16 de esta Corte Suprema, referidos a un procedimiento especial del Párrafo 1° del Título X de la Ley N° 19.039, el demandante Paolo Francesco Garbarini Ibáñez, titular de la marca “SOBERBIO”, recurre de casación en el fondo contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción que confirmó la decisión en alzada del Juzgado de Letras de Talcahuano, que, a su vez, acogió la excepción dilatoria de incompetencia del tribunal y, en consecuencia, se declaró incompetente para conocer la solicitud de imposición de multa por infracción marcaria de la letra a) del artículo 28 de la Ley N° 19.039 e, igualmente, rechazó las demás solicitudes contenidas en la demanda interpuesta contra INVERSIONES SCG LIMITADA.
Declarado admisible el arbitrio, se ordenó traer los autos en relación.
Y considerando:
Primero: Que el libelo denuncia la infracción, en primer término, a las normas de garantía y reconocimiento de la propiedad industrial consagradas en los artículos 19 N°s. 21 y 25 de la Constitución Política de la República de Chile y 19 bis D de la Ley de Propiedad Industrial. Asimismo, se acusa el quebrantamiento de las normas de sanción de infracciones a la propiedad Industrial consagradas en los artículos 28 y 106 de la Ley N° 19.039. También postula la vulneración de las normas reguladoras de la prueba de los artículos 1698 del Código Civil en relación con los artículos 3 y 38 del Código de Comercio. Finalmente sostiene la infracción a las normas sobre interpretación de la ley para determinar el monto de la indemnización de los perjuicios contenidas en los artículos 108 de la Ley de Propiedad Industrial y en los artículos 19 y 2314 del Código Civil.
Los fundamentos del recurso, a fin de evitar reiteraciones innecesarias, serán recogidos al analizar los mismos en los basamentos siguientes.
Luego de exponer la forma en que los errores denunciados influyen sustancialmente en lo dispositivo del fallo impugnado, pide se invalide éste y que en el de reemplazo se declare y ordene lo siguiente: Que la demandada ha usado maliciosamente la marca comercial "Soberbio"; Que la demandada cese inmediatamente en el uso de la marca comercial "Soberbio" en todas sus formas y por cualquier medio, bajo apercibimiento de proceder con el auxilio de la fuerza pública al retiro del letrero que identifica al establecimiento comercial "Bar Soberbio" y cualquier otro tipo de distintivo que se haya utilizado alusivos a la marca del demandante; Que se condene a la demandada al pago de perjuicios ocasionados al demandado por el uso ilegal de la marca comercial así como el daño moral ocasionado al Sr. Garbarini; Que se ordene que cualquier suma que adeude la demandada por concepto de perjuicios y daño moral al demandado deberá pagarse reajustada de conformidad a la variación que experimente el índice de Precios al Consumidor entre el mes anterior a la notificación de la demanda y el mes anterior al del pago efectivo; Que se ordene que cualquier suma que adeude la demandada por concepto de perjuicios y daño moral al demandado deberá pagarse incrementada con el interés máximo que sea posible estipular para operaciones en moneda nacional reajustables desde el mes anterior a la notificación de la demanda y el mes anterior al del pago efectivo; Que se condene a la demandada a pagar una multa a beneficio fiscal por el monto máximo contemplado en la Ley 19.039; y, que se ordene publicar la sentencia condenatoria a costa del condenado mediante anuncios publicados en el Diario El Mercurio de Santiago y en el Diario el Sur de Concepción.
Segundo: Que el fallo de primer grado, en lo que no fue eliminado por el de alzada, estableció lo siguiente:
En cuanto a la excepción de incompetencia para imponer el pago de multa, la sentencia indicó en su motivo 3° que “es menester tener presente que el párrafo 1° del Título X de la Ley N°19.039 se refiere a las acciones civiles, disponiendo el artículo 106 correspondiente a este párrafo que el titular cuyo derecho de propiedad sea lesionado podrá demandar civilmente, mencionando cesación de los actos que violen su derecho, indemnización de perjuicios, adopción de medidas a fin que prosiga la infracción y la publicación sentencia a costa del condenado. Por otro lado, la multa que pretende el demandante se aplique al demandado se encuentra establecida en el artículo 28 de la ley de la materia, en un título distinto de aquel en que se refiere a las acciones civiles y cuyas figuras mencionadas en sus tres literales describen conductas típicas penales lo que se condice con el artículo 21 del Código Penal que dispone la multa como sanción. Por lo tanto, el conocimiento de la conducta establecida en la letra a) del artículo 28 ya citado es de conocimiento de los Juzgado con competencia en materia penal y no de este tribunal civil, por lo que se acogerá la excepción de incompetencia del tribunal en cuanto a la petición del demandante que se declare que la demandada ha usado maliciosamente para fines comerciales la marca ‘Soberbio’ y se le condene al pago de una multa por ello”.
Luego razona el fallo en el motivo 10° que “para que exista infracción al artículo 19 bis D de la ley 19.039, es preciso que concurran ciertos requisitos o condiciones, esto es: a) Que el demandante sea dueño de la marca ‘Soberbio’; b) Que la parte demandada haya utilizado para fines comerciales la marca ‘Soberbio’; c) Que exista identidad entre la marca registrada por el señor Garbarini y por Inversiones SCG Limitada; d) Que exista identidad en los servicios entre los prestados por la demandada y los registrados por la demandante.”
En lo referido al primer extremo recién enunciado, en el basamento 11° se señala que “se encuentra acreditado en el proceso que don Paolo Francesco Garbarini Ibáñez, es titular de la propiedad y uso exclusivo de la marca ‘Soberbio’, por el plazo de diez años contados 12 de septiembre del año 2007, para Chile, y para la clase 41 y 43”.
Después, en el razonamiento 12°, con respecto al segundo de los requisitos, esto es, que Inversiones SCG Limitada haya utilizado la marca “Soberbio” para fines comerciales, explica la sentencia “que la demandada reconoce expresamente el hecho de haber utilizado dicha marca en sus actividades comerciales, la cual intentó adquirir, decidiendo finalmente cambiar dicho nombre en el mes de julio de 2014, por lo que se tiene por cumplido el segundo de los requisitos ya mencionados.”
El fallo de segundo grado, por su parte, en lo concerniente al tercer extremo, expresa en su considerando 2°, que “en cuanto a la identidad de la marca registrada por el demandante y la utilizada por la demandada, resulta ilustrativo que ya en abril del año 2011, esta última parte solicitó a INAPI, la inscripción de la marca ‘Soberbio’ a su nombre, petición que le fue rechazada en septiembre de 2012, precisamente porque ya existía dicha marca inscrita a nombre de la actora. Lo anterior basta, en consecuencia, para dar por establecido este tercer requisito”.
Y en lo que dice relación con el cuarto requisito, esto es, que exista identidad en los servicios prestados por la demandada y los registrados por la demandante, en el motivo 3° de la sentencia de alzada se señala “que es una cuestión no discutida y suficientemente acreditada con el registro de la marca comercial ‘Soberbio’ a nombre de la actora que ésta ampara los rubros 41 y 43, esto es, en general servicios de restaurante y de expendio de alimentos y bebidas, que también corresponde al giro propio de la demandada”.
De esa manera concluye en el basamento 4° que “establecido entonces todos los requisitos requeridos para que estemos en presencia de la infracción denunciada y que se tipifica en el artículo 19 bis letra D) de la Ley 19.039 y desechado además como ya ha quedado en el fallo impugnado, la posibilidad de aplicar sanción desde el punto de vista infraccional, solo corresponde analizar la procedencia o no de la indemnización de perjuicios demandada, conforme lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley 19.039, en alguna de las hipótesis que la disposición legal citada fija, que en el caso de autos el actor circunscribió a la letra B) y en subsidio a las reglas generales, y aun en subsidio a la letra C) de la disposición legal ya citada.”
Ahora en relación a la procedencia de la indemnización pretendida en el actor, el fallo de alzada, en su considerando 5° expresa que “en lo que dice relación con la letra B) del artículo 108 de la Ley 19.039 se hace necesario establecer cuáles habrían sido las utilidades obtenidas por el infractor a consecuencia del uso ilegítimo de la marca ‘Soberbio’, para tales efectos solo se cuenta en autos con la medida prejudicial probatoria de exhibición de documentos de contabilidad que el demandante provocara respecto del demandado, constando de fojas 57 a 70 del cuaderno de medida prejudicial, que el demandado exhibió documentos contables de la Sociedad Inversiones SCG Limitada, sin embargo no existe constancia en autos que el giro de dicha sociedad comercial, se limite sólo a la explotación del local comercial de restaurante denominado ‘Soberbio’.
De lo expuesto aparece que no resulta posible para estos sentenciadores, entrar a determinar los eventuales perjuicios sufridos por el demandante cuya indemnización demanda en autos, conforme a lo establecido en la letra B) del artículo 108 de la Ley 19.039.”
Agrega en el basamento 6° “Que en subsidio para la determinación de los perjuicios la demandante ha elegido las reglas generales y, aun en subsidio de estas, ha vuelto al artículo 108 de la citada ley, pero a la letra C).
Sin embargo de la lectura del artículo 108 aparece que la demandante puede elegir la determinación de la indemnización de los perjuicios, conforme a las reglas generales, o, conforme a las reglas que el propio artículo establece. En consecuencia si opta por un mecanismo no puede recurrir al otro ni aun en subsidio.
Lo dicho basta para rechazar las pretensiones subsidiarias de la demandante en este punto, pero aun en el evento que se estimara procedente la forma en que lo planteó la actora, lo cierto es que, la prueba rendida en autos, y la cual se hace referencia en el fallo en el considerando 8°, por la demandante es insuficiente para establecer los perjuicios causados por el uso no autorizado de la marca comercial ‘Soberbio por la demandada.”
Tercero: Que, en lo tocante a la infracción denunciada de los artículos 28 y 106 de la Ley N° 19.039 por no aplicar el fallo la correspondiente multa a beneficio fiscal, cabe consignar que la sentencia de primer grado hizo lugar a la excepción de incompetencia que se dedujo por la demandada con el objeto de, precisamente, oponerse a la imposición de tal sanción en sede civil. Tal decisión del juez a quo no fue impugnada por la actora en su apelación, lo que precisamente llevó a que los magistrados de segundo grado manifestaran en el basamento 4° de su fallo que no emitirían pronunciamiento sobre tal materia al haber sido ya desechada en la sentencia impugnada la posibilidad de aplicar sanción desde el punto de vista infraccional, correspondiendo sólo analizar la procedencia de la indemnización. Así las cosas y sin perjuicio que el recurso no denuncia la infracción de ninguna de las normas orgánicas que sirven para deslindar la competencia en este ámbito entre los juzgados civiles y los de competencia penal -lo que de por sí es suficiente para desestimar este capítulo-, mal podría entonces sostenerse que el recurrente ha sufrido un agravio subsanable con la nulidad del fallo, elemento indispensable para su invalidación, al compartir la casación la naturaleza y requisitos generales de toda nulidad, desde que al no apelarse de ese asunto del fallo del a quo, los magistrados de segunda instancia no podían oficiosamente alterar lo decidido -la declaración de incompetencia-, de la misma manera que no podría hacerlo esta Corte Suprema en una eventual sentencia de reemplazo.
Cuarto: Que, por otra parte, en el recurso se denuncia la infracción de los artículos 1698 del Código Civil y 3 y 38 del Código de Comercio, por cuanto el fallo impone probar al actor que la demandada no tenía otras fuentes de utilidad distintas al bar en que se usó ilegítimamente la marca registrada por aquél, imponiendo de ese modo acreditar un hecho negativo. Agrega que pesaba sobre la demandada probar que las utilidades que arrojaban los balances correspondían a otras fuentes. Indica, además, que no puede desconocerse la validez de los balances de la demandada, sin que procediera indagar sobre la naturaleza de las actividades de ésta.
Al respecto, si el actor en el procedimiento especial en estudio, opta por solicitar que la indemnización de perjuicios se determine conforme a la letra b) del artículo 108 de la Ley N° 19.039, ello importa entonces que tendrá que demostrar, como lo indica dicha disposición, “Las utilidades que haya obtenido el infractor como consecuencia de la infracción”, lo que en la especie implica probar las rentas que la demandada, Inversiones SCG Limitada, ha obtenido como corolario de la infracción de lo establecido en el artículo 19 bis D de la misma ley, esto es, por el uso en el curso de operaciones comerciales de la marca “Soberbio”. En concordancia con lo anterior, se fijó como uno de los puntos de prueba a fs. 48 “utilidades obtenidas por la demandada con la utilización de la marca Soberbio y los servicios prestados bajo la misma”.
De lo anterior, resulta evidente que lo que pesa sobre el actor no es la demostración de todas las utilidades obtenidas por la demandada Inversiones SCG Limitada en un período determinado, sino la acreditación de las ganancias conseguidas por la demandada Inversiones SCG Limitada en un período definido como resultado del uso de la marca “Soberbio”, lo que supone justificar mediante prueba de su parte que las utilidades que se reclaman por el actor tienen este origen y no otro.
Sin embargo, en el caso de autos la actora sólo rindió prueba sobre lo primeramente dicho, esto es, sobre los ingresos totales obtenidos por la demandada, y no sobre lo segundo, no obstante que pesaba sobre ella esa carga justamente por disposición del artículo 1698 del Código Civil, cuya infracción, muy al contrario de lo postulado en el recurso, se habría producido si se hubiese concluido que, ante la falta de prueba en contrario de la parte demandada, se debe presumir que todas las utilidades que ha obtenido en el período comprendido en la demanda provienen del uso de la marca “Soberbio”, pues ello liberaría al actor, sin norma legal que lo autorice, de acreditar un elemento esencial para acoger sus pretensiones indemnizatorias, traspasando ese peso a la contraparte que no tiene deber probatorio alguna en este asunto.
Todavía más, no es efectivo que lo concluido por la sentencia recurrida importe exigir la prueba de un hecho negativo al actor, desde que el punto en comento pudo haberse esclarecido por esa parte mediante peritajes contables u otros medios probatorios acordes a la naturaleza de lo que se buscaba esclarecer, prueba que, del estudio de los antecedentes, no aparece haberse rendido en este juicio.
Quinto: Que, asimismo, el recurso acusa la infracción de los artículos 108 de la Ley de Propiedad Industrial y 19 y 2314 del Código Civil, porque el fallo, luego de desestimar la indemnización conforme a la letra b) del artículo 108 de la ley de la especialidad, no accede a las otras dos formas de determinar los perjuicios pedidas de manera subsidiaria, no obstante que el citado artículo 108 como el artículo 17 del Código de Procedimiento Civil autorizan tal forma de plantear sus solicitudes.
Sobre esta materia la infracción denunciada carece de influencia sustancial en lo dispositivo del fallo impugnado, toda vez que la sentencia de segundo grado, en su motivo 3° aclara que, incluso de estimarse procedente las solicitudes formuladas subsidiariamente para determinar los montos de la indemnización, la prueba rendida resultaba insuficiente para establecer los perjuicios causados por el uso no autorizado de la marca comercial “Soberbio”, punto este último sobre el cual, como se explicó en el motivo precedente, los sentenciadores no han cometido error de derecho.
Sexto: Que en el recurso igualmente se acusa la infracción de los artículos 19 N°s. 21 y 25 de la Constitución Política de la República de Chile y 19 bis D de la Ley N° 19.039, porque la sentencia, pese a que reconoce la infracción, no aplica las medidas de protección de la Ley de Propiedad Industrial, como ordenar el cese inmediato de la infracción.
Al respecto, en el motivo 4° del fallo de segundo grado, la sentencia efectivamente tiene por establecidos todos los requisitos para estar en presencia de la infracción del artículo 19 bis D de la Ley N° 19.039 denunciada, de manera que debió dar lugar a aquellas medidas previstas en el artículo 106 del mismo texto legal pedidas por el actor, salvo la indemnización de los daños y perjuicios y la imposición de la multa por las razones antes expuestas.
En ese orden, en la demanda de fs. 4, amén de la indemnización y la imposición de multa, el actor solicitó el cese inmediato del uso de la marca Soberbio en todas sus formas y por cualquier medio, bajo apercibimiento de proceder con el auxilio de la fuerza pública al retiro del letrero que identifica al establecimiento comercial y de todo tipo de signos distintivos y de publicidad alusivos a la marca Soberbio, sean físicos o digitales, y que se ordene la publicación de un extracto de la sentencia en el diario El Mercurio o en el medio de comunicación social que el tribunal determine, a costa de la demandada.
Si bien en su contestación de fs. 40, la demadada señala que desde julio de 2014 el local comercial pasó a denominarse “SBB BAR”, ello no fue sentado como cierto en el fallo y, a mayor abundamiento, a fs. 62 y ss. se rindió prueba que da cuenta de que el uso de la marca Soberbio por la demandada continuó después de la época señalada, por lo que incurrieron en error los sentenciadores al no dar lugar a las medidas pedidas pese a haberse tenido por demostrada la infracción denunciada por el demandante, desde que no se observa óbice legal para haber accedido a las mismas sin que tampoco el fallo haya expuesto alguno que impidiera decretarlas.
Séptimo: Que, en consecuencia, el tribunal de la instancia incurrió en error de derecho por falta de aplicación de lo prescrito en las letras a) y d) del artículo 106 de la Ley N° 19.039, al no aplicar las medidas solicitadas por el actor pese a configurarse en la especie el supuesto legal que habilitaba para demandar su imposición, yerro que deberá ser acogido anulando en esa parte el fallo recurrido y dictando la correspondiente sentencia de reemplazo.
Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 764, 767 y 805 del Código de Procedimiento Civil, se acoge el recurso de casación en el fondo deducido en representación de Paolo Garbarini Ibáñez, contra la sentencia de veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, escrita a fojas 140 y 141, la que se anula y se la reemplaza por la que se dicta a continuación, en forma separada, pero sin previa vista.
Regístrese.
Redacción a cargo del Ministro Sr. Brito.
Rol N° 41.783-16.
SENTENCIA DE REEMPLAZO.
Santiago, veinticuatro de abril de dos mil diecisiete.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo:
Vistos:
Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de sus fundamentos 13°, 14° y 15°, que se suprimen.
Se reitera, asimismo, el fundamento 6° del fallo de casación que antecede.
Y teniendo en su lugar y, además, presente:
Que habiéndose tenido por establecidos todos los requisitos para estar en presencia de la infracción del artículo 19 bis D de la Ley N° 19.039 denunciada, debe darse lugar a aquellas medidas previstas en el artículo 106 del mismo texto legal pedidas por el actor, salvo la indemnización de los daños y perjuicios y la imposición de la multa por las razones ya explicadas en los fallos de las instancias.
Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto por lo prescrito en los artículos 19 bis D y 106 de la Ley N° 19.039, se revoca la sentencia apelada de ocho de enero de dos mil dieciséis, escrita a fojas 105 y ss., sólo en cuanto por ella se rechazó dar lugar a las peticiones correspondientes a las letras a) y d) del artículo 106 de la Ley de Propiedad Industrial y, en su lugar, se ordena a la demandada Inversiones SCG Limitada el cese de los actos que violen el derecho protegido del actor sobre la marca “Soberbio” para las clases 41 y 43, en todas sus formas y por cualquier medio, sean físicos o digitales, y la publicación de un extracto de la sentencia de casación y de la presente preparado por el Secretario del juzgado de primera instancia, a costa de la demandada, en el diario El Mercurio.
Regístrese y devuélvase.
Redacción a cargo del Ministro Sr. Brito
Rol N° 41.783-16