Šioje byloje kasacinis teismas pasisakė dėl suklaidinimo galimybės vertinimo, kai sutampa silpną skiriamąjį požymį turintis prekių ženklų elementas. Ieškovė prašė panaikinti Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro sprendimą ir palikti galioti prekių ženklo EKO HERBA registraciją, o atsakovės protestą atmesti. Ieškovės teigimu, nebuvo pagrindo ieškovės prekių ženklą pripažinti klaidinamai panašiu į atsakovės prekių ženklus HERBA ir HERBA FOODS.
Kasacinis teismas pažymėjo, kad vienas iš reikšmingų veiksnių, sprendžiant dėl visuomenės suklaidinimo galimybės, yra ankstesnio prekių ženklo skiriamasis požymis. Prekių ženklo skiriamasis požymis nustatomas visų pirma pagal to prekių ženklo savybes, įskaitant tai, ar jame yra (arba nėra) elementų, apibūdinančių prekes ar paslaugas, kurioms šis prekių ženklas įregistruotas. Nuo prekių ženklo skiriamosios (identifikacinės) funkcijos „stiprumo“, be kita ko, priklauso atitinkamo pramoninės nuosavybės objekto teisinės apsaugos ribos.
Pripažinus, kad sutampantis ginčo prekių ženklų elementas turi silpną skiriamąjį požymį, sprendžiant dėl visuomenės suklaidinimo galimybės turi būti įvertinta nesutampančių elementų įtaka bendram prekių ženklų sukuriamam įspūdžiui, be kita ko, atsižvelgiant į tai, ar sutampantis silpną skiriamąjį požymį turintis elementas laikytinas dominuojančiu ginčo prekių ženklų elementu. Dominuojančiu prekių ženklo elementu pripažįstamas elementas, kuris dėl savo vizualinio išskirtinumo (dydžio, padėties ženklo kompozicijoje, naudojamų spalvų) ar semantinės reikšmės yra pirmiausia vartotojo pastebimas ir išlieka jo atmintyje. Taigi, vertinant sudėtinio prekių ženklo vienos ar kelių konkrečių sudedamųjų dalių dominavimą, būtina atsižvelgti į kiekvienos iš šių sudedamųjų dalių būdingas savybes (pvz., dydį, ryškų grafinį pavaizdavimą ir kt.), jas palyginti su kitų sudedamųjų dalių savybėmis. Be to, dar gali būti atsižvelgiama į skirtingų sudedamųjų dalių atitinkamą vietą kompleksinio prekių ženklo konfigūracijoje. Kai prekių ženklą sudaro tiek žodiniai, tiek vaizdiniai elementai, žodiniai elementai paprastai pripažįstami turinčiais didesnę įtaką vartotojo suvokimo įspūdžiui. Tačiau tai automatiškai nereiškia, kad žodinis elementas turi būti visada laikomas dominuojančiu.
Kasacinis teismas sutiko su bylą nagrinėjusių teismų išvada, kad būtent elementas HERBA, nepaisant šio elemento skiriamojo požymio silpnumo, yra dominuojantis atsakovės prekių ženklų elementas. Tačiau kasacinis teismas nurodė, jog bylą nagrinėję teismai nepagrįstai nusprendė, kad žodinis elementas HERBA dominuoja ir užprotestuotame ieškovės prekių ženkle. Vertinant vizualiai, užprotestuotame ieškovės prekių ženkle akivaizdžiai dominuoja stilizuotas elementas EKO, esantis prekių ženklo kompozicijos centre, užrašytas tamsesniu nei kiti prekių ženklo elementai šriftu ir dėl savo dydžio užimantis didesnę prekių ženklo kompozicijos dalį nei kiti prekių ženklo elementai. Savo dydžiu ir pavaizdavimo rafinuotumu ieškovės prekių ženklo vaizdinis elementas EKO nustelbia šio ženklo žodinį elementą HERBA ir dėl to turi didesnę įtaką bendram vartotojo suvokimo įspūdžiui, ypač atsižvelgiant į tai, kad elementas HERBA bylą nagrinėjusių teismų pagrįstai buvo pripažintas silpnu prekių ženklų elementu.
Kasacinis teismas taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad vertinant vizualaus, fonetinio ir konceptualaus žymenų panašumo laipsnio svarbą reikia atsižvelgti ir į atitinkamų prekių ar paslaugų kategoriją ir jų pateikimo rinkoje būdą. Prekių ir paslaugų, kurios paprastai vertinamos vizualiai arba kurias prieš įsigyjant galima išbandyti, atveju fonetinis arba konceptualus žymenų palyginimas gali būti mažiau 64 svarbus. Tokiais atvejais, atliekant suklaidinimo galimybės vertinimą, svarbesnis yra žymenų sukeliamas vizualus įspūdis. Būtent vizualus žymenų panašumas gali turėti didesnę reikšmę tais atvejais, kai prekės yra įprasto vartojimo prekės, dažniausiai perkamos didžiuosiuose prekybos centruose arba parduotuvėse, kur prekės išdėliotos lentynose ir kur vartotojui svarbesnis jo ieškomo prekių ženklo vizualus įspūdis. Kasacinio teismo vertinimu, žymenis, dėl kurių kilo ginčas, lengva atskirti vizualiai, nes dėl savo centrinės padėties ieškovės prekių ženklo vaizdinis elementas EKO suteikia ieškovės prekių ženklui visiškai skirtingą nei atsakovės prekių ženklų optinę struktūrą, ginčo žymenų vizualaus panašumo laipsnis yra labai nedidelis. Taip pat nėra pagrindo teigti, kad ginčo žymenų bendras sukuriamas įspūdis yra panašus.
Konstatavęs, kad teismai netinkamai nustatė ieškovės prekių ženklo dominuojantį elementą, dėl kurio egzistuoja visuomenės suklaidinimo galimybė, kasacinis teismas teismų procesinius sprendimus panaikino ir ieškinį tenkino.