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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 18 de junio de 2020

 

Proceso:                                            76-IP-2020

Asunto:                                             Interpretación prejudicial

Consultante:                                     Sala Contenciosa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia

Expediente de origen:                     181923

Expediente interno

del Consultante:                               253/2018

Referencia:                                       La acreditación del legítimo interés en la oposición andina

Normas a ser interpretadas:          Artículos 146 y 147 de la Decisión 486

Tema objeto de interpretación:      La oposición andina. El interés real en el mercado. La acreditación del interés legítimo del opositor

Magistrado Ponente:                       Hugo R. Gómez Apac

                                                          

VISTOS

El Oficio S/N del 17 de setiembre de 2019, recibido vía correo electrónico el 6 de marzo de 2020, mediante el cual la Sala Contenciosa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia solicitó interpretación prejudicial de los Artículos 136 (Literal a), 146 y 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno Nº 253/2018; y,

El Auto del 27 de abril de 2020, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.        ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante:                        Société Des Produits Nestlé S.A.

Demandado:                         Servicio Nacional de Propiedad Intelectual ─SENAPI─ del Estado Plurinacional de Bolivia

Tercero interesado:             Gloria S.A.

B.        ASUNTO CONTROVERTIDO

De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el tema controvertido consiste en determinar si Société Des Produits Nestlé S.A. acreditó legítimo interés al formular oposición andina contra la solicitud de registro del signo PIL PANETÓN TRADICIONAL (mixto) (de la empresa Gloria S.A.) con base en su marca FIGURATIVA presuntamente registrada en Perú.

C.        NORMAS A SER INTERPRETADAS

1.         La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Artículos 136 (Literal a), 146 y 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Únicamente se realizará la interpretación de los Artículos 146 y 147 de la Decisión 486[1], por ser pertinentes.

2.         No procede realizar la interpretación del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486, por cuanto no es objeto de controversia la confundibilidad de los signos en conflicto.

D.        TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1.         La oposición andina. El interés real en el mercado. La acreditación del interés legítimo del opositor.

2.         Respuestas a las preguntas formuladas por la Sala consultante.

E.        ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1.         La oposición andina. El interés real en el mercado. La acreditación del interés legítimo del opositor

1.1.     Teniendo en cuenta que en el proceso interno el tema controvertido es la acreditación del legítimo interés de Société Des Produits Nestlé S.A. al formular oposición andina contra la solicitud de registro del signo PIL PANETÓN TRADICIONAL (mixto) con base en su marca FIGURATIVA presuntamente registrada en Perú, resulta necesario desarrollar el alcance de este tema.

La oposición andina

1.2.     Conforme al Artículo 146 de la Decisión 486, dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de publicación de la solicitud de registro de marca, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez oposición fundamentada contra dicha solicitud.

1.3.     En adición a ello, el Artículo 147 de la misma norma amplía el interés legítimo para presentar oposiciones, matizando el principio de territorialidad en el derecho de marcas, a los titulares de registros de marcas en los países miembros de la Comunidad Andina. A partir de ello, se habilita la posibilidad de presentar oposición a la inscripción de una marca en un país miembro de la Comunidad Andina sobre la base de solicitudes (de registro) o registros de marcas concedidos en los demás países miembros. Esta figura se conoce con el nombre de “oposición andina”.

1.4.     Del enunciado del Artículo 147 de la Decisión 486 se desprende que, para el ejercicio de la oposición andina, es necesario que el opositor: (i) haya solicitado con anterioridad el registro del signo fundamento de su oposición en alguno de los países miembros; o, (ii) sea titular de una marca previamente registrada en alguno de los países miembros.

1.5.     En efecto, tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás países miembros de la Comunidad Andina, tanto el solicitante como el titular de una marca idéntica o similar para distinguir los mismos productos y/o servicios, cuyo uso pueda inducir a error al público consumidor.[2]

1.6.     En cualquiera de los casos referidos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del país miembro en el que formula la oposición andina a través de la presentación de una solicitud de inscripción de marca[3], respecto de la cual sea titular o solicitante previo en otro país miembro.

1.7.     Para determinar los efectos de la oposición formulada sobre la base del registro de una marca o de solicitudes de registro en otros países miembros, se debe tener en cuenta dos situaciones:[4]

 

a)         La oposición formulada sobre la base de una marca que previamente ha sido registrada en cualquiera de los países miembros tiene como efecto la posibilidad de impedir el registro del signo solicitado, en virtud del trámite previsto en los Artículos 148 a 150 de la Decisión 486.

b)         La oposición formulada sobre la base de una solicitud de registro previamente presentada en cualquiera de los países miembros, además de tener la posibilidad de obstaculizar el registro del signo solicitado, tiene como efecto la suspensión del trámite de registro hasta que la oficina nacional del país miembro donde previamente se solicitó el registro haya resuelto tal solicitud.

1.8.     En consecuencia, si se concede el registro del signo previamente solicitado por el opositor en otro país miembro, la oficina nacional competente donde se formuló la oposición puede, sobre la base de dicho registro, declarar fundada la oposición, de ser pertinente, y denegar el registro del signo solicitado.[5]

1.9.     Por el contrario, si se deniega el registro del signo previamente solicitado por el opositor en otro país miembro, la oficina nacional competente donde se formuló la oposición debe continuar el trámite y decidir la concesión o denegación del signo solicitado. Dicho examen ya no se regirá por lo dispuesto en el Artículo 147 de la Decisión 486, sino que se fundamentará en el cumplimiento de los requisitos de registrabilidad.[6]

1.10.  De lo anterior, se puede deducir lo siguiente:[7]

 

a)         El hecho de que se conceda el registro del signo previamente solicitado en otro país miembro, no quiere decir que se deba rechazar el signo opuesto, ya que la oficina nacional competente deberá realizar el examen de registrabilidad siguiendo el trámite de los Artículos 148 a 150 de la Decisión 486.

b)         El hecho de que se deniegue el registro del signo previamente solicitado en otro país miembro, no significa que se deba conceder el registro del signo respecto del cual se presentó la oposición, ya que la oficina nacional competente deberá analizar si cumple o no con todos los requisitos de registrabilidad.

1.11.  Por otra parte, según lo enunciado en el primer párrafo del Artículo 147 de la Decisión 486, los sujetos legitimados para presentar una oposición andina son los siguientes:[8]

 

a)         El titular de una marca registrada con anterioridad en cualquiera de los otros países miembros de la Comunidad Andina, idéntica o similar al signo que se pretende registrar en el país miembro donde se formula la oposición. Ello, siempre que este último pueda inducir a error al público consumidor y se acredite el interés real en el mercado del país miembro donde se formula la oposición (que se solicite el registro de la marca al momento de formular dicha oposición).

b)         Quien haya solicitado con anterioridad, en cualquiera de los otros países miembros de la Comunidad Andina, el registro de un signo idéntico o similar al que se pretende registrar en el país miembro en donde se plantea la oposición. Ello, siempre que dicho signo pueda inducir a error al público consumidor y se acredite el interés real en el mercado del país miembro donde se formule la oposición.

1.12.  Cuando el Artículo 147 de la Decisión 486 se refiere a “quien primero solicitó el registro de esa marca”, el sujeto legitimado debe ser entendido como aquel que haya solicitado con anterioridad, en cualquiera de los otros países miembros, el registro de una marca idéntica o similar a la que se pretende registrar en el país en donde formula la oposición.[9]

1.13.  En consecuencia, es posible afirmar que existen dos requisitos para formular una oposición andina:[10]

a)         Contar con un derecho previamente adquirido o un derecho expectaticio en otro país miembro de la Comunidad Andina. La persona que formule oposición debe ser titular de una marca registrada o solicitada con anterioridad, que resulte idéntica o similar para productos y/o servicios respecto de los cuales el uso del signo solicitado pueda inducir a error al público consumidor.

b)         Acreditar el interés real a través de la presentación de la solicitud de registro del signo previamente solicitado o registrado en otro país miembro de la Comunidad Andina. La persona que formule oposición andina debe acreditar su interés real de ingresar en el mercado del país miembro de la Comunidad Andina mediante la presentación de una solicitud de registro del signo[11].

El interés real en el mercado

1.14.  Cabe indicar que uno de los cambios que introdujo el Artículo 147 de la Decisión 486 fue la exigencia de la acreditación del interés real en el mercado del país miembro en donde se plantea la oposición andina. Ello se acredita a través de la presentación de la solicitud del registro de la marca opositora al momento de formular la oposición andina. De no cumplirse dicho requisito, se procedería al rechazo de la referida oposición andina por no haberse acreditado el interés real en el mercado.

1.15.  La acreditación del interés real precitada tiene el objetivo de evitar el abuso del derecho de oposición, así como la indebida obstaculización del registro de signos en el mercado nacional bajo la justificación de la defensa de signos que no tendrían penetración clara en el mercado relevante. La premisa es la siguiente: quien presente oposición andina debe demostrar que el mercado de dicho país miembro realmente es de su interés.

1.16.  Cabe precisar que para acreditar el interés real no necesariamente debe solicitarse el registro de una marca “idéntica” a la anteriormente solicitada o registrada en otro país miembro, sino que bastaría con presentar la solicitud de registro de la marca con modificaciones no sustanciales o secundarias, respecto de la marca que sirve de base para la oposición andina.

1.17.  En efecto, el requisito relativo a la presentación de la solicitud para el registro de marca en el país miembro donde se formula oposición no hace referencia a que el signo solicitado sea necesariamente idéntico, sino que basta con que conserve las características esenciales y distintivas del signo solicitado o registrado en otro país miembro.

1.18.  Los aspectos esenciales que debe preservar el signo con el cual se pretende acreditar el interés real no solo se limitan a la descripción de sus elementos distintivos, sino que también debe existir identidad respecto de los productos y/o servicios que se protegen; es decir, no solo deben pertenecer a la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.

1.19.  En ese sentido, el hecho de que el signo con el cual se pretende acreditar el interés real sea presentado en una clase y para productos distintos a aquellos que distingue el signo solicitado o registrado base de la oposición andina constituye una modificación que involucra el cambio de aspectos sustantivos de los signos referidos.

1.20.  Conforme a lo expuesto, se debe determinar si el signo solicitado para registro difiere en los elementos prevalentes y distintivos del signo previamente solicitado o registrado en otro país miembro, así como en cuanto a los productos y/o servicios que pretende distinguir. Todo ello, con la finalidad de establecer si efectivamente se cumple con el requisito de acreditación del interés real en el mercado del país miembro donde se interpone la oposición, materializado a través de la solicitud de registro presentada en el país miembro al momento de interponer la oposición.

La acreditación del interés legítimo

1.21.  En el caso de la oposición andina regulada en el Artículo 147 de la Decisión 486, la acreditación del interés legítimo se encuentra condicionada a la demostración, por parte del opositor andino, del registro (o solicitud de registro previa) de una marca en un país miembro idéntica o similar a aquella que un tercero solicita a registro en otro.

1.22.  Respecto de la oposición, autorizada doctrina sostiene que:

“…la oposición debe ser formulada exponiendo los argumentos que la sustentan y ofreciendo las pruebas necesarias destinadas a demostrar el legítimo interés del opositor en la formulación de su oposición.”[12]

1.23.  Este Tribunal ya se ha pronunciado en reiterada jurisprudencia en el sentido de que al derecho de propiedad industrial se le aplica el principio de primacía de la realidad[13].

1.24.  En virtud del principio de primacía de la realidad, la autoridad debe tomar en cuenta las situaciones y relaciones económicas que se pretendan, desarrollen o establezcan en la realidad. Esto es, se debe tomar en cuenta lo que verdaderamente sucede en la realidad y no solamente lo que formalmente aparezca de los documentos y actos jurídicos[14].

1.25.  En efecto, en el caso del derecho de propiedad industrial, el principio de primacía de la realidad se operativiza cuando las oficinas de marcas y patentes analizan los criterios de registrabilidad, confundibilidad o asociación de los signos en conflicto privilegiando lo que realmente ocurre en el mercado. Por medio de la aplicación de este principio, por lo tanto, se pretende que las controversias se diriman en atención a la verdad de la realidad, a la verdad de los hechos, garantizando la justicia material.[15]

1.26.  En esa línea, este Tribunal también ha reconocido la importancia de la aplicación del principio de verdad material en la etapa probatoria al momento de acreditar la veracidad de los hechos. Así, por ejemplo, tratándose de la cancelación por falta de uso, el Tribunal ha señalado que, en efecto, es posible presentar pruebas nuevas en las etapas recursivas e incluso en recursos contencioso-administrativos[16]. Esto se sustenta en la aplicación del principio de verdad material y en aras de garantizar el debido proceso y la justicia material.

1.27.  Pues bien, si este beneficio probatorio se le ofrece a quien procura demostrar un hecho, como es el uso de su marca en el país miembro donde ha sido registrada, habida cuenta de la libertad probatoria que goza para demostrar su legítimo interés, con mayor razón este beneficio debe extenderse a quien sustenta una oposición andina en la pre existencia de un acto jurídico que confiere un derecho —registro de marca— o de una situación jurídica que genera derechos expectaticios —presentación de una solicitud de registro de marca—, más aun si se considera que en ambos casos intervino previamente una autoridad nacional competente de un país miembro de la Comunidad Andina.

1.28.  Efectivamente, los cuatro países miembros de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) conforman un solo mercado, el mercado subregional andino. Por ello, el titular de un registro marcario en un país miembro se encuentra legitimado para oponerse a la solicitud de registro presentada en otro país miembro si existiera riesgo de confusión entre el signo registrado en el primer país y el solicitado a registro en el segundo. Sin embargo, deben considerarse las dificultades adicionales que implica el ejercicio de una acción de esta magnitud. Y puesto que se condiciona en mayor medida la legitimidad en la causa del opositor andino, en aplicación del principio general del in dubio pro actione, se debe garantizar la mayor flexibilidad probatoria en favor de la acreditación del interés legítimo del opositor, incluso por encima de las restricciones que pudieran plantearse formalmente en cada país.

1.29.  Lo que importa es conocer la verdad. Los principios de primacía de la realidad y de verdad material son parte de un gran principio, aplicable a todos los procesos judiciales modernos, que es el principio de la justicia material. Sobre la base de la justicia material, lo que importa siempre es saber la verdad. Es inadmisible que por meros formalismos, la autoridad administrativa se niegue a reconocer la verdad de los hechos o la pre existencia de actos o situaciones jurídicas que sirven de sustento a una pretensión o configuran la base del ejercicio de un derecho, como en el caso de la oposición andina. Por eso, las autoridades nacionales competentes deben tener en consideración las pruebas presentadas en las diferentes etapas impugnativas o recursivas en la vía administrativa.

1.30   Los principios de primacía de la realidad, verdad material y justicia material apuntan no solo a privilegiar la verdad y justicia como elementos axiológicos que irradian todo proceso judicial, sino que, al mismo tiempo, coadyuvan con el fortalecimiento del debido proceso, el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva.

1.31.  En consecuencia, los elementos probatorios que acrediten la existencia de un derecho o interés legítimo protegido por el ordenamiento jurídico comunitario andino, deben ser admitidos y merituados, en cualquiera de las instancias administrativas, incluyendo las etapas impugnativas o recursivas en la vía administrativa, siempre y cuando pertenezcan al período en que se alegó la existencia de dicho interés y, además, que dichas pruebas sean pertinentes. Asimismo, debe asegurarse el principio de contradicción y las nuevas pruebas deben ser trasladadas a la otra parte, para que esta se pronuncie al respecto. Sobre el particular, corresponde señalar que la prueba tiene como finalidad formar la convicción de la autoridad administrativa o jurisdiccional en el momento de decidir, pero también está destinada a moldear el convencimiento de las partes sobre sus alegaciones.

2.         Respuestas a las preguntas formuladas por la Sala consultante

Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas por la Sala consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará una respuesta que resuelva el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.

2.1.     ¿Cuál es la concepción que se tiene del legítimo interés plasmado en el Artículo 146 de la Decisión 486, para que pueda interponerse una oposición?

Para dar respuesta a esta pregunta la Sala consultante deberá remitirse a lo señalado en el Tema 1 del Apartado E de la presente interpretación prejudicial.

2.2.     ¿Al interponer una oposición conforme al Artículo 147 de la Decisión 486, la norma prevé alcances o limitaciones para el ejercicio del derecho a oponerse, basados en el interés legítimo?

Para dar respuesta a esta pregunta la Sala consultante deberá remitirse a lo señalado en el Tema 1 del Apartado E de la presente interpretación prejudicial.

2.3.     ¿Es factible acreditar el interés legítimo del opositor conforme el Artículo 147 de la Decisión 486 en cualquier etapa del procedimiento previsto en los Artículos 146 y 148 de la Decisión 486, inclusive en la etapa de recursos que prevea la normativa interna?

Sí, y solo en las etapas recursivas o impugnativas del procedimiento administrativo. En todo caso, se debe asegurar el principio de contradicción y las nuevas pruebas deben ser trasladadas a la otra parte para que esta se pronuncie al respecto.

2.4.     ¿Cómo resulta aplicable el principio de verdad material en relación a las disposiciones de la Decisión 486 citadas precedentemente?

Para dar respuesta a esta pregunta la Sala consultante deberá remitirse a lo señalado en el Tema 1 del Apartado E de la presente interpretación prejudicial.

2.5.     ¿Es posible y permisible que en la reglamentación interna de la oficina nacional competente de los Estados miembros se establezca restricciones y limitaciones al ejercicio de derechos reconocidos en la norma comunitaria y por tanto supranacional de la Decisión 486, reglamentaciones que terminan constituyendo negatorias a esos derechos reconocidos por una norma superior como es la Decisión 486?

Las normas nacionales internas no pueden restringir o limitar el ejercicio de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico comunitario andino, ordenamiento que comprende las interpretaciones prejudiciales que explican el contenido y alcances de las normas andinas y los principios jurídicos que informan dicho ordenamiento.

2.6.     ¿Será factible acreditar el interés legítimo, en cualquier etapa del proceso, cuando por negligencia no se lo hizo oportunamente?

La respuesta a esta consulta se incluye en la contestación a la pregunta 2.3 de esta sección.

2.7.     ¿Siendo el principio de verdad material regulado por cada legislación interna, la autoridad andina no tiene por qué pronunciarse en torno a ello ya que no es de su competencia?

Para dar respuesta a esta pregunta la Sala consultante deberá remitirse a lo señalado en el Tema 1 del Apartado E de la presente interpretación prejudicial.

2.8.     ¿La normativa andina faculta a reglamentar la Decisión 486? ¿De ser así no debe respetarse tal norma interna?

La Decisión 486 constituye una fuente secundaria o derivada del ordenamiento jurídico comunitario andino que es vinculante o de carácter obligatorio, goza de eficacia directa y debe ser aplicada con prevalencia a las normas nacionales en todo el territorio de la subregión andina. Los países miembros, en los supuestos que correspondan, pueden complementar los aspectos no desarrollados en la norma andina, pero sin violar sus disposiciones y principios inherentes, en aplicación de otro principio del derecho andino: el principio de complemento indispensable.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno N° 253/2018, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

 

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal f) del Artículo Primero de la Resolución 05/2020 de 10 de abril de 2020, certifica que la presente interpretación prejudicial ha sido aprobada por el Presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Magistrado Hernán Rodrigo Romero Zambrano, así como por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de fecha 18 de junio de 2020, conforme consta en el Acta 10-J-TJCA-2020.

Luis Felipe Aguilar Feijoó

SECRETARIO

Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.