SENTENCIA ES:
APA:2019:3960
ANTECEDENTES DE HECHO:
La actora Mr. Wonderful Comunication S.L. (“Mr. Wonderful”) es una
empresa constituida en 2012 que diseña artículos de reaglo, bolsas, tazas,
artículos de papelería, etc. de tendencia Kawaii, consistente en componer
diseños de objetos sobre la base de mensajes sencillos e infantiles como una
taza con el mensaje “I love you to the moon and back”.
Cial Lama S.L. (“Cial”) opera en el mercado desde 1994 importando,
distribuyendo y exportando productos de menaje y decoración para el hogar y
regalo, siendo la codemandada DCasa Seletion S.L. (en adelante, DCasa) uno de
sus principales distribuidores.
Mr. Wonderful interpone demanda por infracción de (38) diseños
industriales, así como la comisión de un ilícito desleal por imitación por
asociación entre los consumidores y aprovechamiento de la reputación ajena del
art. 11.2 LCD. Los codemandados se opusieron “y en primera instancia se
desestimó la demanda en relación con el diseño industrial porque, según se
argumenta, no se articula la acción de infracción de los diseños sobre la base
de la comparación entre diseños y productos infractores sino la comparación
entre elementos definitorios de un estilo de diseño de Mr. Wonderful a partir
de registros, sin cita de los registros infringidos (…) procede estimar la
acción de imitación al concluir en esencia que no solo la actora tienen
implantación en el mercado atendiendo los datos de extensión geográfica, redes
sociales, amplitud de empresa, nivel de negocio (…) sino que tiene un estilo de
diseño propio conformado por determinados componentes textuales, gráficos y
cromáticos que, tal y como los combina, dotan de singularidad al estilo de
diseño de Mr. Wonderful permitiendo a los consumidores la identificación del
origen empresarial, y en tanto Cial incorpora a los productos que comercializa
los elementos definitorios del estilo de diseño de Mr. Wonderful, hay copia o
imitación que conduce a la confusión o asociación a los consumidores finales”
(FD1). El juzgado de primera instancia declara la existencia de actos de
imitación desleal con arreglo al art. 11.2 LCD, condenando a las codemandadas a
cesar en el uso de “elementos definitorios del estilo de diseño” de Mr.
Wonderful, retirando del tráfico económico los productos que incorporen o
imiten diseños “del estilo de Mr. Wonderful” y ordenando indemnizar a la actora
por los daños y perjuicios sufridos.
Las codemandadas recurren la estimación parcial de primera
instancia alegando diferentes motivos, entre los que se incluye rebatir la
estimación de la acción de competencia desleal por imitación por asociación y
por aprovechamiento de la reputación y el esfuerzo ajeno.
RESUMEN:
La AP estima los recursos de apelación, revocando la sentencia de
primera instancia y por ende absolviendo a las codemandadas de las pretensiones
de la demanda.
La AP comienza su análisis de la infracción del art. 11 LCD
recordando la reiterada jurisprudencia del TS en relación a este precepto,
según la cual “la regulación de la imitación (…) parte del principio de que la
imitación de prestaciones e iniciativas empresariales ajenas es libre si no
existe un derecho de exclusiva que los ampare (…) la deslealtad no viene
determinada por el hecho de que se hayan imitado las creaciones materiales de
un competidor, sino por las circunstancias en las que se ha realizado dicha
imitación”. Partiendo de esta afirmación, la AP entiende que no hay imitación
desleal porque no entiende que los diseños de Mr. Wonderful tengan singularidad
competitiva.
En primer lugar, el juzgador estima que no se puede entender que
hay una infracción de un diseño cuando la actora no cita el registro concreto
de los dibujos comunitarios y nacionales registrados supuestamente infringidos,
sino que se fundamenta simplemente en un estilo de diseño.
En segundo lugar, recuerda la AP, citando jurisprudencia del TS,
que los elementos de dominio público no pueden ser monopolizados. La AP entiende
probado que los dibujos y colores referenciados por la actora como definitorias
de su estilo de diseño, así como las frases o la inspiración en logos de
terceros que usa Mr. Wonderful, son de uso habitual en el mercado, respondiendo
al estilo Kawaii que entiende la AP en base a las pruebas periciales
presentadas, “está pluralmente extendido en el mercado en lo que se presenta
claramente a modo de tendencia, tenga o no una denominación común, demostrando
el estado de saturación del mercado de los productos de regalos y demás de
aquellos contenidos gráficos, textuales y cromáticos que pretenden conformar el
estilo competitivo propio de Mr. Wonderful” (FD4). Por ello, la AP concluye que
la codemandada Cial no está imitando, sino siguiendo una tendencia en el mercado
por lo que “o no hay imitación o, de haberla, difícilmente en el contexto
descrito podríamos decir que es desleal” (FD4).
A mayor abundamiento, la AP recuerda que para que pueda ser
desleal una imitación, el riesgo de asociación implica que la prestación sea
apta para evocar una determinada empresa. Sin embargo, en este caso la AP
entiende que no se puede deducir “que el público destinatario de los productos
asocie los productos de la demandante con un determinado origen empresarial (…)
no cuestionamos el hecho de la implantación en el mercado de Mr. Wonderful.
Pero entendemos que la implantación en el mercado se sustenta en datos
objetivos (…) que no revelan en sí mismos que ello implique respecto del
público en general, que es el consumidor medio, un conocimiento del origen
empresarial (…). Ello lo aporta la singularidad o el mérito competitivo, y éste
no se refleja en aquellos datos” (FD5). Por último, la AP cierra este argumento
citando al TS que en reiteradamente ha recordado que “el riesgo de asociación
en el caso de imitación de prestaciones puede evitarse por el uso de marcas y
otros signos distintivos en las prestaciones enfrentadas” (FD5).
COMENTARIO:
Esta sentencia resulta interesante porque trata con minuciosidad
cuándo concurre un ilícito desleal por imitación, valorando si dicha imitación
afecta o no a los elementos singulares del producto. Además, también es
interesante ya que revoca la sentencia de primera instancia fallando que los
diseños de tendencia Kawaii (componer diseños de objetos sobre la base de
mensajes sencillos e infantiles), tan habituales en España en los últimos años,
son elementos comunes y no singulares.