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TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 1326-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 748442-2018/DSD

ACCIONANTE: HILDA MARGARITA BARRETO SÁNCHEZ

EMPLAZADO: ALCIDES GARCÍA SILVESTRE

Nulidad de registro de marca de producto concedida bajo la vigencia de la Decisión 486 y el Decreto Legislativo 1075 – Mala fe

Lima, veintiuno de agosto de dos mil diecinueve

I. ANTECEDENTES

Con fecha 4 de mayo de 2018, Hilda Margarita Barreto Sánchez (Perú) solicitó la nulidad del registro de la marca de producto AMY y caja-empaque[1] (Certificado N° 259847), otorgado a favor de Alcides García Silvestre, para distinguir rizadores y encrespadores de pestañas de la clase 8 de la Nomenclatura Oficial.

La accionante señaló lo siguiente:

(i) Las marcas de producto AMY (Certificado N° 124664), AMY y logotipo (Certificado N° 149028[2]) de su titularidad, y AMY y logotipo (Certificado N° 127270[3]) de titularidad de la empresa Importaciones Kunsan S.R.L., las cuales fueron declaradas nulas en la vía administrativa mediante Resolución N° 1279-2017/TPI-INDECOPI, son objeto de cuestionamiento en la vía judicial. Por tal motivo, la autoridad administrativa no debió pronunciarse sobre la solicitud del registro de la marca en cuestión.

(ii) Al momento de la solicitud del registro de la marca objeto de nulidad, el emplazado tenía conocimiento sobre los procedimientos de nulidad de las marcas antes referidas.

(iii) La mala fe se evidencia por el hecho de que al momento de la solicitud de registro de la marca objeto de nulidad, aun era titular de la marca AMY.

(iv) Amparó sus argumentos en el artículo 172 de la Decisión 486[4].

Adjuntó copia de la Resolución N° 1, recaída en el Expediente N° 14190-2017-0-1801-JR-CA-17, emitida por el Décimo Sétimo Juzgado Civil Permanente.

Mediante escrito de fecha 15 de junio de 2018, Alcides García Silvestre (Perú) absolvió el traslado de la acción de nulidad formulada, señalando lo siguiente:

(i) El registro de la marca objeto de nulidad fue solicitado mediante Expediente N° 584481-2014 con fecha 4 de agosto de 2014 a favor de la Sra. Juana Magaly Zavaleta Acosta, quien simultáneamente interpuso la cancelación por falta de uso del registro de las marcas AMY (Certificado N° 124664) y AMY y logotipo (Certificado N° 149028).

(ii) Debido a que los registros de las marcas inscritas con Certificados N° 124664 y N° 149028 fueron declarados nulos, la Sra. Zavaleta se desistió de sus cancelaciones y le transfirió los derechos expectaticios de la solicitud del registro de la marca objeto de nulidad, el cual finalmente fue otorgado al no existir impedimento registral alguno.

(iii) No existe la mala fe alegada por la accionante, puesto que si bien los registros descritos por la accionante se encontraban vigentes durante la tramitación del registro de la marca objeto de nulidad, los mismos fueron declarados nulos con anterioridad a la emisión de la resolución que otorgó la marca en cuestión.

(iv) No obstante existe un proceso judicial iniciado del 20 de noviembre de 2017, la demanda contenciosa administrativa no fue admitida por causal de incompetencia del juzgado que lo recibió.

(v) La interposición de una demanda contra la resolución que declaró la nulidad de los registros alegados por la accionante no suspende la tramitación de otros expedientes, teniendo en cuenta que la accionante no formuló oposición a la solicitud del registro de la marca objeto de nulidad.

Mediante proveído de fecha 24 de setiembre de 2018, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos puso en conocimiento de la accionante del Expediente judicial N° 14190-2017-0-1801-JR-CA-17[5] y del escrito de fecha 15 de junio de 2018 presentado por el emplazado, por el plazo de cinco días hábiles, a fin de que señale lo que considere pertinente respecto al expediente judicial en mención.

Con fecha 1 de octubre de 2018, la accionante adjuntó la Resolución N° 02 de fecha 28 de setiembre de 2018 que admitió la demanda contenciosa administrativa, tramitada ante el Vigésimo Tercer Juzgado Contencioso Administrativo, bajo Expediente judicial N° 14190-2017-0-1801-JR-CA-17.

Mediante Resolución N° 351-2019/CSD-INDECOPI de fecha 25 de enero de 2019, la Comisión de Signos Distintivos declaró fundada la acción de nulidad interpuesta por Hilda Margarita Barreto Sánchez y, en consecuencia, NULO el registro de la marca AMY y caja-empaque (Certificado N° 259847). Consideró lo siguiente:

- Se tuvo en cuenta lo dispuesto en la Resolución N° 1279-2017/TPI-INDECOPI[6], que anuló los registros de las marcas AMY y logotipo (Certificado N° 149028), AMY y logotipo (Certificado N° 127270) y AMY (Certificado N° 124664), así como el domicilio procesal (Jr. Inambari N° 731, Int. 16 – Cercado de Lima) que el emplazado consignó en el Expediente N° 584481-2014, referido a la solicitud del registro de la marca objeto de nulidad.

- En tal sentido, el emplazado, al momento que se le cede los derechos expectaticios sobre la solicitud de registro de la marca objeto de nulidad, estuvo en aptitud de conocer que la denominación AMY era utilizada en el mercado por terceros, debido a la cercanía de los domicilios (ubicados en la misma zona comercial del Cercado de Lima) con personas que importan productos con el signo AMY para distinguir productos de la clase 8 de la Nomenclatura Oficial.

- En consecuencia, el registro de la marca AMY y logotipo (Certificado N° 259847) fue solicitado mediando mala fe, razón por la cual el referido registro se encuentra incurso en la causal de nulidad establecida en el segundo párrafo del artículo 172 de la Decisión 486, por lo que corresponde declarar fundada la acción de nulidad interpuesta por Hilda Margarita Barreto Sánchez.

Con fecha 27 de febrero de 2019, Alcides García Silvestre interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:

(i) La Comisión se ha pronunciado sobre aspectos que no fueron expuestos en el petitorio de la acción de nulidad interpuesta. En efecto, basándose en lo dispuesto en la Resolución N° 1279-2017/TPI-INDECOPI, la Comisión concluyó que él actuó de mala fe puesto que conocía o debía conocer que terceros importadores habrían realizado importaciones al Perú de productos identificados con la denominación AMY para distinguir productos de la clase 8 de la Nomenclatura Oficial.

(ii) La acción de nulidad se sustentó en el hecho que él actuó de mala fe al solicitar un signo con anterioridad a que los Certificados N° 124664, N° 149028 y N° 127270 sean declarados nulos.

(iii) El registro de la marca objeto de nulidad fue solicitado mediante Expediente N° 584481-2014 con fecha 4 de agosto de 2014 a favor de la Sra. Juana Magaly Zavaleta Acosta, quien simultáneamente interpuso la cancelación por falta de uso del registro de las marcas AMY (Certificado N° 124664) y AMY y logotipo (Certificado N° 149028).

(iv) Debido a que los registros de las marcas inscritas con Certificados N° 124664 y N° 149028 fueron declarados nulos, la Sra. Zavaleta se desistió de sus cancelaciones y le transfirió los derechos expectaticios de la solicitud del registro de la marca objeto de nulidad, el cual finalmente fue otorgado al no existir impedimento registral alguno.

(v) No existe la mala fe alegada por la accionante, puesto que si bien los registros descritos por la accionante se encontraban vigentes durante la tramitación del registro de la marca objeto de nulidad, los mismos fueron declarados nulos con anterioridad a la emisión de la resolución que otorgó la marca en cuestión.

(vi) No obstante existe un proceso judicial iniciado del 20 de noviembre de 2017, no se dictaron medidas cautelares que pudieran haber impedido el registro de la marca objeto de nulidad.

(vii) La interposición de una demanda contra la resolución que declaró la nulidad de los registros alegados por la accionante no suspende la tramitación de otros expedientes, teniendo en cuenta que la accionante no formuló oposición a la solicitud del registro de la marca objeto de nulidad.

No obstante haber sido debidamente notificada, la accionante no absolvió el traslado de la apelación.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar:

a) Si la Resolución N° 351-2019/CSD-INDECOPI de fecha 25 de enero de 2019, fue emitida conforme a ley.

b) De ser el caso, si el registro de la marca AMY y caja-empaque (Certificado Nº 259847) se encuentra incurso en el supuesto de nulidad establecido en el artículo 172 de la Decisión 486, al haberse obtenido de mala fe.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de Antecedentes

Se ha verificado lo siguiente:

a) Alcides García Silvestre (Perú) es titular de la marca de producto constituida por la denominación AMY y caja-empaque (se reivindica colores), conforme al modelo, que distingue rizadores y encrespadores de pestañas de la clase 8 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado Nº 259847, vigente desde el 5 de enero de 2018 hasta el 5 de enero de 2028.

Dicho registro fue solicitado el 4 de agosto de 2014 bajo Expediente N° 584481-2014 y otorgado mediante Resolución Nº 388-2018/DSD-INDECOPI, de fecha 5 de enero de 2018.

Cabe precisar que mediante Resolución N° 24314-2016/DSD-INDECOPI de fecha 12 de diciembre de 2016, la Dirección de Signos Distintivos SUSPENDIÓ dicho trámite hasta que se resuelva de manera definitiva, en la vía administrativa, los Expedientes N° 454459-2011[7], N° 455906-2011[8] y N° 454458-2011[9].

Mediante Resolución N° 388-2018/DSD-INDECOPI de fecha 5 de enero de 2018, la Dirección de Signos Distintivos LEVANTÓ la suspensión ordenada y, además, inscribió el registro de la marca AMY y caja-empaque para distinguir productos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial.

b) Hilda Margarita Barreto Sánchez (Perú)[10]:

- Obtuvo con fecha 14 de febrero de 2017, el registro de la marca de producto constituida por la denominación AMY, para distinguir rizadores y encrespadores de pestañas de la clase 8 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 124664, con vigencia hasta el 14 de febrero de 2017.

Con fecha 4 de mayo de 2011, Dequival S.A.C. (Perú) interpuso, mediante Expediente N° 454458-2011, la nulidad del registro de la marca en mención, al haber sido solicitada de mala fe[11].

Con fecha 4 de agosto de 2014, Juana Magaly Zavaleta Acosta (Perú) solicitó, mediante Expediente N° 584477-20114, la acción de cancelación por falta de uso del registro de la referida marca. Cabe precisar que la accionante se desistió del procedimiento.

- Obtuvo con fecha 24 de febrero de 2009, el registro de la marca de producto constituida por el empaque dividido en cuatro sectores, conformado por la denominación AMY escrita en letras características, al lado derecho se aprecian tres rectángulos conteniendo el primero de ellos una mano sosteniendo un rizador de pestañas; el segundo, el rostro estilizado de una mujer rizándose las pestañas; y el tercero, el rostro de una mujer; todo en los colores rosado, blanco, negro y dorado, conforme al modelo, para distinguir rizadores y encrespadores de pestañas de la clase 8 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 149028, con vigencia hasta el 24 de febrero de 2019.

Con fecha 4 de mayo de 2011, Dequival S.A.C. (Perú) solicitó, mediante Expediente N° 454459-2011, la nulidad del registro de la marca en mención, al haber sido solicitada de mala fe[12].

Con fecha 4 de agosto de 2014, Juana Magaly Zavaleta Acosta (Perú) solicitó, mediante Expediente N° 584474-2014, la acción de cancelación por falta de uso del registro de la referida marca. Cabe precisar que la accionante se desistió del procedimiento.

c) Importaciones Kunsan S.R.L. (Perú) obtuvo, con fecha 30 de marzo de 2007, el registro de la marca de producto constituida por el logotipo conformado por la denominación AMY escrita en letras características y en la parte superior se aprecian dos ojos, pestañas y dos cejas (no se reivindica colores), conforme al modelo, para distinguir cosméticos, delineadores de ojos, delineadores de cejas, delineadores de labios, brillo labial, lápiz de ojos, lápiz de labios, rubores, sombras para ojos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 127270, con vigencia hasta el 30 de marzo de 2017.

Con fecha 18 de mayo de 2011, Dequival S.A.C. (Perú) solicitó, mediante Expediente N° 455906-2011, la nulidad del registro de la marca en mención, al haber sido solicitada de mala fe.

Mediante proveído de fecha 23 de mayo de 2011, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos dispuso ACUMULAR los Expedientes N° 455459-2011 y N° 455906-2011 al Expediente N° 454458-2011, dada la conexión existente entre ellos.

Mediante Resolución N° 283-2012/CSD-INDECOPI de fecha 25 de enero de 2012, la Comisión de Signos Distintivos declaró INFUNDADAS las acciones de nulidad en los Expedientes N° 454459-2011, N° 455906-2011 y N° 454458-2011[13].

Contra dicha decisión, Dequival S.A.C. interpuso recurso de reconsideración.

Mediante Resolución N° 1258-2014/CSD-INDECOPI de fecha 20 de mayo de 2014, la Comisión de Signos Distintivos declaró INFUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto[14].

Contra dicho pronunciamiento, Dequival S.A.C. interpuso recurso de apelación.

Mediante Resolución N° 1279-2017/TPI-INDECOPI de fecha 24 de abril de 2017, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, entre otros aspectos[15], REVOCÓ la Resolución N° 283-2012/CSD-INDECOPI de fecha 25 de enero de 2012, por lo que declaró FUNDADAS las acciones de nulidad interpuestas por Dequival S.A.C. y, en consecuencia, NULOS los registros de las marcas AMY (Certificado N° 124664), AMY y logotipo (Certificado N° 149028) y AMY y logotipo (Certificado N° 127270)[16].

2. Cuestión previa

En su apelación, la emplazada señaló que la Comisión se ha pronunciado sobre aspectos que no fueron expuestos en el petitorio de la acción de nulidad interpuesta, la cual se sustentó en la supuesta mala fe con la que habría actuado al solicitar un signo con anterioridad a que los Certificados N° 124664, N° 149028 y N° 127270 sean declarados nulos. No obstante, basándose en lo dispuesto en la Resolución N° 1279-2017/TPI-INDECOPI, la Comisión concluyó que actuó de mala fe puesto que conocía o debía conocer que terceros habrían realizado importaciones al Perú de productos identificados con la denominación AMY para distinguir productos de la clase 8 de la Nomenclatura Oficial.

En el presente caso, de la revisión de los argumentos expuestos en la acción de nulidad, se advierte que la accionante hizo referencia expresa a lo dispuesto mediante Resolución N° 1279-2017/TPI-INDECOPI, que declaró la nulidad de sus marcas.

Al respecto, se advierte que previamente a la emisión de la resolución apelada, la Primera Instancia verificó y evaluó los medios probatorios presentados por las partes, razón por la cual la resolución de Primera Instancia, ha sido emitida dentro de los límites de las facultades que se le otorga a la Comisión de Signos Distintivos.

3. Nulidad del registro de una marca

3.1. Determinación de la norma aplicable

La declaración de nulidad de un registro determina, con efectos retroactivos, que ni éste ni la solicitud que lo originó, han surtido los efectos previstos por la ley. Siendo así, es importante para declarar la nulidad de un registro determinar la norma que se encontraba vigente al momento en que se otorgó, ya que la nulidad del registro se evaluará de acuerdo a las causales de fondo previstas en la norma vigente a la fecha de concesión de la marca. En tal sentido, aquellas causales de nulidad estipuladas en normas que entraron en vigencia con posterioridad no invalidan un registro otorgado válidamente de acuerdo a la normatividad vigente al momento de su concesión. Lo contrario generaría una inseguridad jurídica y significaría aplicar una norma retroactivamente, lo cual está expresamente prohibido por el artículo 103 de nuestra Constitución^[17].

En el presente caso, al momento de otorgarse el registro de la marca de producto AMY y caja-empaque, registrada bajo Certificado Nº 259847 (con fecha 5 de enero de 2018), se encontraba vigente la Decisión 486 y el Decreto Legislativo Nº 1075. En consecuencia, la solicitud de nulidad del registro de dicha marca debe ser evaluada sobre la base de los criterios contenidos en dichas normas.

En cuanto a la parte procedimental, cabe señalar que se aplican las normas vigentes a la fecha de tramitación de la acción de nulidad.

3.2. Causal de nulidad

El segundo párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 señala que la autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

En el presente caso, se advierte que la solicitud de nulidad presentada por Hilda Margarita Barreto Sánchez tiene como sustento la supuesta mala fe con la que habría actuado el emplazado al momento de solicitar el registro de la marca AMY y caja-empaque (Certificado Nº 259847).

4. Respecto de la mala fe invocada

4.1 Derecho de prelación y buena fe

4.1.1 Concepto y naturaleza jurídica de la buena fe

El derecho comparado y la doctrina nacional coinciden en considerar a la buena fe[18] como un principio general del derecho, aunque también se utiliza el concepto para establecer un estándar jurídico o un modelo de conducta a seguir. En efecto, Torres Vásquez[19] señala que los principios generales, entre ellos, la buena fe, fundamentan o sustentan todo el ordenamiento jurídico. Es, a su juicio, además, un principio general de integración: a falta de ley o de costumbres, los vacíos que presenta el ordenamiento jurídico se integran con los principios generales, entre los que figura la buena fe.

De la Puente y Lavalle[20] señala que la buena fe es considerada en forma consensual por la doctrina como un elemento de la vida que el derecho ha recibido dándole precisiones técnicas para transformarlo en un concepto jurídico. La buena fe no es una creación del legislador, que ha preestablecido su contenido; es la adaptación de un principio inherente a la conducta de los hombres, en la esfera más amplia de todas sus relaciones, que ha sido preciso regular para que sea susceptible de tener efectos jurídicos. Por su parte, Jiménez Vargas-Machuca[21] señala que la buena fe, como principio general del derecho, constituye una vía de comunicación del derecho con la moral social y con la ética, lo cual supone la canalización del derecho hacia sus metas más elevadas.

Agrega la autora nacional últimamente citada que si bien nuestro Código Civil es asistemático en su conceptualización – al considerarla un principio general interpretativo de los contratos y los actos jurídicos, mientras que, por otro lado, menciona que los contratos se rigen por “las reglas de la buena fe y común intención de las partes” – la ubica como principio precisamente en la norma que establece la forma como debe interpretarse el acto jurídico[22].

Con relación a la propiedad intelectual, el Tribunal Andino ha señalado recientemente en el 12-IP-2015[23] lo siguiente:

“La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el lograr algo con mala fe, vale decir con procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de obrar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno.

En el régimen marcario andino el principio de la buena fe debe regir las actuaciones tanto de quienes solicitan el registro de las marcas como de quienes las impugnan o formulan observaciones a dicho registro. (…)".

En el ámbito administrativo, el TUO de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS) establece como uno de los principios en los que se sustenta el procedimiento administrativo (Artículo IV del Título Preliminar) al Principio de buena fe procedimental[24] (numeral 1.8), por el cual la autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente Ley. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contraria a la buena fe procesal, lo que ha sido destacado por comentaristas nacionales y extranjeros[25].

4.1.2 Clasificación de la buena fe

Aunque el principio de buena fe goza del atributo de unidad, la doctrina ha establecido una clasificación entre buena fe objetiva y buena fe subjetiva. Esta clasificación responde, en buena cuenta, a las dos formas en que se manifiesta el derecho: como normativa o como facultad^[26]. Así, la buena fe objetiva se vincula con el cumplimiento de las reglas de conducta establecidas normativamente, mientras que la buena fe subjetiva está asociada con la intencionalidad del agente, en la creencia o ignorancia en la que éste pueda actuar para no dañar un interés ajeno tutelado por el derecho.

Se admite asimismo que el legislador pueda establecer un marco de tratamiento del principio de la buena fe en sentido negativo estableciéndose conductas típicas que no son aceptadas en el tráfico mercantil, porque se considera que atentan contra su funcionamiento y el desenvolvimiento de la competencia en el mercado. La primacía del orden público sobre el principio de la buena fe subjetiva se encuentra reflejada en las normas legales sobre la materia[27]. Esta disposición ha excluido expresamente de su ámbito la aplicación del artículo 2014 del Código Civil[28].

4.2 El papel de la buena fe en el sistema competitivo de mercado

4.2.1 Consideraciones generales

La buena fe constituye un principio de observancia general para cualquier relación jurídica. Sin embargo, en el campo del derecho industrial, se manifiesta con un mayor grado de exigencia. Consecuentemente, la actuación de la Administración se orienta hacia el mantenimiento de la seguridad jurídica que reclama el tráfico mercantil, relacionándolo con el fenómeno de la competencia económica y las ramas del derecho que giran dentro de ese entorno, como sucede con el Derecho de la Propiedad Industrial y el Derecho de la Competencia.

Aplicando lo anterior al contexto que nos ocupa, los signos distintivos constituyen el elemento identificador de los productos y servicios existentes en el mercado, que contribuyen de manera significativa a reconocer el origen empresarial que responde por ellos. En tal sentido, debe asegurarse su transparencia en beneficio no sólo de los empresarios que compiten entre sí sino fundamentalmente de los consumidores y/o usuarios que son los últimos beneficiarios de dichos bienes y servicios.

En atención a lo anterior, el empresario que solicite el registro de una nueva marca ha de someterse a un conjunto de normas y reglas jurídicas, entre las que destacan aquellas cuya finalidad esencial no sólo es la de evitar el riesgo de confusión con otras marcas que ya gozan de protección registral sino, además, definir su origen propiciando una conducta leal y honesta por parte de quien solicita el registro de un nuevo signo.

Para que una marca registrada llegue a consolidarse, es necesario que su titular haya obrado de buena fe al momento de solicitar su registro. El comportamiento desleal o de mala fe del titular de la marca registrada supone la ruptura de un principio tan fundamental como es el de la seguridad del tráfico jurídico, cuya consecuencia ineludible debe ser – dependiendo en el momento en el que se produzca – alguna de las siguientes: desconocer el derecho de prelación obtenido por la presentación de su solicitud de registro; denegar el registro en atención a la causal contenida en el artículo 136 inciso d) de la Decisión 486[29]; o sancionar con nulidad el derecho de exclusiva obtenido sobre determinado signo.

En el campo de la propiedad industrial no cabe duda de la supremacía del principio de la buena fe subjetiva, puesto que la materia de regulación tiene por objeto conservar la transparencia del mercado, protegiendo tanto los intereses de los competidores como los de los consumidores. Es por ello que la Decisión 486 restringe el acceso de determinados signos al registro a través del establecimiento de prohibiciones absolutas y relativas. Pero también es verdad que regulan en forma objetiva qué tipo de conductas representan actos de mala fe porque atentan contra el desenvolvimiento de la competencia y la transparencia del mercado a través de la actividad deshonesta y desleal en las prácticas comerciales.

4.2.2 La mala fe en la etapa pre y post registral

En nuestra legislación vigente en materia de propiedad industrial, el principio de la buena fe objetiva se encuentra presente en la etapa pre y post registral.

(i) En la etapa pre-registral se pone de manifiesto a través de la prohibición de registro contenida en el artículo 136 inciso d) de la Decisión 486, según la cual se denegará el registro de un signo cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero[30]. En estos casos, la Autoridad denegará el registro de un signo solicitado.

El supuesto antes descrito no es el único caso de mala fe que puede presentarse al solicitar el registro de un signo distintivo; para los demás supuestos deberá tenerse en consideración que, al no haber una causal de prohibición, no es posible denegar de oficio o a pedido de parte el registro de un signo basado en tales supuestos. Ello resulta aún más relevante si, durante la etapa pre-registral, la actuación de la Administración ha de orientarse especialmente hacia el mantenimiento de la seguridad jurídica que exige el tráfico mercantil.

Ante ello, debe tenerse en consideración que, al haber impuesto la norma legal aplicable en la materia, la carga en la administración de no reconocer la prelación del solicitante cuando quede demostrado que obró sin buena fe y al haber relacionado dicha consecuencia con un derecho (derecho de prelación) cuya vigencia natural es pre-registral, la consecuencia lógica es la de reconocer a los actos de mala fe no contemplados expresamente en el artículo 136 inciso d) de la Decisión 486 como causal de prohibición relativa al registro, cuya aplicación procederá en forma análoga al procedimiento de nulidad.

(ii) Con relación a la etapa post-registral, el artículo 172 de la Decisión 486 establece que la autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona la nulidad relativa de un registro de marca cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Cabe indicar que la Decisión 486 no describe – ni siquiera a título de ejemplo, como sí lo hacía la Decisión 344[31] – qué conductas constituyen actos de mala fe por ser reprobables objetivamente, ya que son contrarias a la seguridad jurídica y representan un obstáculo para el desenvolvimiento de la competencia.

Debido a que la noción de mala fe constituye un concepto general, cuyo contenido está representado por una gran diversidad de situaciones que deberán ser analizadas por la Autoridad competente en cada caso concreto, la enumeración de los supuestos que pueden generar la aplicación del concepto de mala fe no puede ser establecida taxativamente.

Frente a esta complejidad de situaciones, conviene mencionar, en términos generales, siguiendo lo establecido en el derecho comparado[32], que incurre en mala fe quien – en forma reprobable y valiéndose de una solicitud de registro – tenga por finalidad alcanzar un derecho formal sobre una marca con la deliberada intención de perjudicar a un competidor.

En este orden de ideas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado en el Proceso 12-IP-2015 que:

“(...) para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal”.

Asimismo, el mencionado Tribunal Andino señala que:

“(...) se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme su inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume además que el comportamiento de una persona no se ha desplegado con la intención de causar daño alguno, o de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio, como resultado de lo cual quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo”.

4.3 Aplicación al caso concreto

Hilda Margarita Barreto Sánchez alegó que al momento de la solicitud del registro de la marca objeto de nulidad, el emplazado tenía conocimiento sobre los procedimientos de nulidad de las marcas inscritas bajo Certificados N° 124664, N° 149028 y N° 127270 los cuales se encontraban en trámite, por lo que aun era titular de las marcas AMY. Asimismo, la accionante alegó que la Resolución N° 1279-2017/TPI-INDECOPI que declaró la nulidad de los registros referidos, se encuentra siendo cuestionada en vía judicial.

Al respecto, se tuvo a la vista lo dispuesto en la Resolución N° 1279-2017/TPI-INDECOPI de fecha 24 de abril de 2017, recaída en los Expedientes acumulados N° 455459-2011, N° 455906-2011 y 454458-2011, en la que la Sala advierte lo siguiente:

“(…)

- La DUA N° 118-2006-10-130114-00 acredita que, con fecha 1 de agosto de 2006, esto es, con anterioridad a la solicitud de registro de la marca AMY, Importaciones Kunsan S.R.L. importó desde China “rizador de pestañas” identificados con la denominación AMY.

- Las Declaraciones Únicas de Aduanas señaladas en los numerales 2), 3), 6) y 7) correspondientes a las importaciones realizadas por Alfonso Apaza Idme, German Percy Apaza Chilo y Delia Quispe Valencia, acreditan el ingreso al país de rizadores o encrespadores de pestañas identificados con la denominación AMY provenientes de China, en los años 2001, 2002 y en los meses de agosto y setiembre de 2006, esto es, con anterioridad a la solicitud y registro de las marcas cuyos registros se cuestionan.

De las pruebas analizadas, se advierte que con anterioridad a la solicitud y registro de las marcas materia de nulidad, diversas personas, entre ellos German Percy Apaza Chilo, importaron rizadores identificados con la marca AMY (esta última persona importó rizadores el 2 de abril e de 2002).

Asimismo, se ha podido verificar que German Percy Apaza Chilo ha tenido como domicilios fiscales los ubicados en (i) Galería Mina de Oro, Jr. Mesa Redonda 953, Int. T232, Lima, Lima y (ii) Jr. Inambari N° 739, Int 325, Galería Real (Tda 325 entre Ayacucho y Andahuaylas), locaciones muy cercanas a los domicilios fiscales que en el año 2002 (año en el que German Percy Apaza Chilo importó rizadores con la marca AMY) tenía Importaciones Kunsan S.R.L. –Galería Mina de Oro II Jr. Cuzco 740, Int 101, Lima, Lima y Jr. Cuzco 752, Int 217, Lima, Lima, Lima, conforme se ha verificado en la información histórica de la Sunat–, lo que haría presumir que ambas empresas conocían de la existencia de la otra, así como el rubro al que se dedicaban y los productos que ambos comercializaban”

(El subrayado es de la Sala)

En dicho procedimiento, la Sala concluyó que existían indicios para considerar que Importaciones Kunsan S.R.L. conocía de la existencia previa del signo que identificaba a los productos importados por un tercero (Germán Percy Apaza Chilo), por tal motivo se anularon los registros referidos por la accionante.

En el presente caso, se ha verificado que tanto en el presente expediente como en el Expediente N° 584481-2014 (procedimiento en el que se tramitó la solicitud de registro de la marca objeto de nulidad) Alcides García Silvestre ha señalado como domicilio procedimental sito en Jirón Inambari N° 731 – Cercado de Lima.

En consecuencia, teniendo en consideración lo establecido en la Resolución N° 1279-2017/TPI-INDECOPI y el domicilio consignado por el emplazado Alcides García Silvestre, se determina que éste estuvo en aptitud de conocer que otras empresas pertenecientes al mismo sector empresarial –las cuales se encuentran ubicadas en la misma zona comercial del Cercado de Lima-, han importado con anterioridad rizadores de pestañas con la denominación AMY. En tal sentido, existen evidencias que permiten inferir razonablemente que al momento que le ceden los derechos expectaticios de la solicitud de registro de la marca objeto de nulidad, el emplazado conocía de la existencia previa de la misma para distinguir rizadores de pestañas, por lo que dicho registro no puede atribuirse a la casualidad o a una simple coincidencia, sino a la intención de perjudicar la actividad comercial de terceros en el mercado peruano.

En consecuencia, la Sala considera que, a partir de los actuados en el presente procedimiento, se puede concluir que, a la fecha en que le cedieron los derechos expectaticios de la solicitud de registro de la marca objeto de nulidad, el emplazado actuó con mala fe.

5. Procedencia de la acción de nulidad

En virtud de las consideraciones expuestas, se concluye que el registro de la marca de producto AMY (Certificado N° 259847) fue obtenido de mala fe, por lo que se encuentra incurso en el supuesto de nulidad establecido en el artículo 172 de la Decisión 486.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Alcides García Silvestre y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución Nº 351-2019/CSD-INDECOPI de fecha 25 de enero de 2019, que declaró FUNDADA la acción de nulidad interpuesta por Hilda Margarita Barreto Sánchez, contra el registro de la marca AMY y caja-empaque, conforme al modelo, inscrita con Certificado N° 259847, a favor de Alcides García Silvestre, para distinguir productos de la clase 8 de la Nomenclatura Oficial.

Con la intervención de los Vocales: Gonzalo Ferrero Diez Canseco, Carmen Jacqueline Gavelan Díaz, Sylvia Teresa Bazán Leigh, Fernando Raventós Marcos y Virginia María Rosasco Dulanto

GONZALO FERRERO DIEZ CANSECO

Presidente de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

/ma.