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TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Sala Especializada en Propiedad Intelectual

 

RESOLUCIÓN N° 1994-2018/TPI-INDECOPI

 

EXPEDIENTE N° 719536-2017/DSD

 

Acumulado al EXPEDIENTE N° 719537-2017/DSD

 

DENUNCIADA : ATRÁPALO PERÚ S.A.C.  

  

Denuncia por infracción a los derechos de Propiedad Industrial – Uso de signos distintivos en Internet – Determinación de la conducta denunciada en relación a los alcances del artículo 155 inciso d) de la Decisión 486.

 

Lima, catorce de setiembre de dos mil dieciocho.

  

I.  ANTECEDENTES

 

Mediante escritos del 24 de mayo y 26 de junio de 2017, Latam Airlines Group S.A. interpuso denuncia por presunta infracción a sus derechos de Propiedad Industrial –entre otras empresas - contra Atrápalo Perú S.A.C., en base a la titularidad de las siguientes marcas multiclase:

 

 

Latam Airlines Group S.A. señaló los siguientes hechos:

 

–        Google Perú S.R.L. comercializa las palabras LAN y LATAM como palabras claves (keywords) para objeto de meta y referencia de búsqueda.

 

–        Por su parte, Atrápalo Perú S.A.C., en el marco del servicio prestado por Google Perú S.R.L., usa las denominaciones LAN y LATAM como palabras claves, para identificar la comercialización de pasajes en línea.

 

–        La plataforma Google Adwords es un servicio remunerado prestado por Google Perú S.R.L. a sus clientes, mediante el cual, una vez realizado el pago a dicho buscador, pone a disposición una o varias palabras (keywords) escogidas por el usuario comprador, a fin de que los potenciales clientes de internet de este último, a través de un click puedan acceder a su página, donde ofrece determinados productos y/o servicios.

 

–        El denominado servicio de Adwords permite a los usuarios de internet que deseen publicitar, por ejemplo, una página web, o un negocio de oferta de productos y/o servicios, seleccionar una o varias palabras clave para que, en el caso de que coincidan con las introducidas por los usuarios en el motor de búsqueda, arroje como resultado privilegiado un enlace a la página web de dicho usuario.

 

–        En el servicio de Google Adwords, el usuario anunciante es quien escoge la palabra clave y redacta el mensaje comercial e inserta el enlace a su página web. Por su parte, Google Perú S.R.L. en su plataforma Google Adwords permite el uso de palabras clave (keywords) las cuales pueden ser seleccionadas por varios operadores para posteriormente ofrecer sus servicios asociados de almacenamiento y poner a disposición enlaces patrocinados acompañados de un breve mensaje comercial que es introducido por el anunciante que adquirió dicha palabra. En ese sentido, el usuario anunciante abona una cantidad por el servicio de almacenamiento y puesta a disposición de enlaces cada vez que un usuario pulse en su enlace patrocinado.

 

–        Cuando un usuario visita el buscador de Google y realiza una consulta, por ejemplo, “telescopio para principiantes”, Google muestra una serie de resultados orgánicos (resultados gratuitos) como vínculos a artículos referidos a la venta de telescopios o sitios web para personas que se inician en el uso de telescopio. Asimismo, muestra anuncios de Adwords (publicidad pagada) que enlazan con empresas en línea que venden telescopios u ofrezcan clases referidos al uso de los mismos y que han pagado para aparecer allí.

 

–        El sistema Google Adwords es entonces una nueva forma de publicidad por la que un anunciante paga para que aparezcan sus anuncios en las búsquedas al introducir una palabra clave (keywords).

 

–        Google Perú S.R.L. ha comercializado y recibido un beneficio económico (a través de la celebración de contratos de comercialización de los signos LATAM y LAN) de un tercero no titular de las marcas, así como también ha implementado el sistema para que la empresa Atrápalo Perú S.A.C. haga uso de dichos signos para identificar la comercialización de sus pasajes en línea, ya que, a través de los mismos, miles de usuarios de internet pueden acceder, entre otras, a su página web https://www.atrapalo.pe/vuelos/aerolineas/latam-peru_lp.html, lo que constituye una infracción a sus derechos de marca sobre los signos LAN y LATAM.

 

–        Las palabras escogidas por Atrápalo Perú S.A.C., LATAM y LAN, corresponden a marcas registradas, las cuales, al ser usadas en internet, permiten que los usuarios accedan a su página web, por medio de la comercialización sus billetes aéreos.

 

–        De la Constatación Notarial del 17 de mayo de 2017, se puede apreciar que, cuando se digitan de manera conjunta las palabras VUELOS LAN, aparece el link “Vuela con Atrápalo”, el cual conduce a la página de la denunciada https://www.atrapalo.pe/vuelos/aerolineas/latam-peru_lp.html?gclid=CKWqxtfD-dMCFVVLDQodbeQGsg.

 

–        En caso de digitar la palabra VIAJES LATAM en el buscador www.google.com.pe aparece el link “Vuelos con Atrápalo”, el cual conduce a la página de la denunciada. Asimismo, se puede apreciar la palabra “ANUNCIO” lo cual pone de manifiesto que se trata de un anuncio publicitario en el que, de manera previa, se contrató con Google la compra del Adword LAN y/o LATAM.

 

–        La comercialización en línea de pasajes, así como la organización de viajes, excursiones, entre otros servicios relacionados, ha aumentado en los últimos años; por ello, la venta bajo esta modalidad determina que sus marcas sean de interés para los agentes que revenden los pasajes en línea, como es el caso de la denunciada.

 

–        Las palabras LAN y LATAM, escogidas y usadas por Atrápalo Perú S.A.C., constituyen marcas registradas; en ese sentido, dicha situación es susceptible de generar riesgo de confusión.

 

–        La conducta efectuada por Atrápalo Perú S.A.C. se encuentra incursa dentro del supuesto establecido en el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486.

Solicitó que:

 

–        Se disponga como medida cautelar que Atrápalo Perú S.A.C. cese el uso de las denominaciones LAN y LATAM como palabras claves.

 

–        Se ordene a la denunciada que asuma el pago de las costas y costos derivados del presente procedimiento.

 

Adjuntó medios probatorios.

 

Mediante escritos del 22 y 24 de agosto de 2017, Atrápalo Perú S.A.C. absolvió el traslado de la denuncia en base a los siguientes argumentos:

 

–        El uso de palabras claves es la forma de publicitar los productos o servicios que ofrecen las plataformas digitales, por lo que resulta equiparable a la publicidad que se hace de una marca en un establecimiento comercial físico, en el que se colocan afiches, banners o posters.

 

–        No está vulnerando los derechos de la denunciante, ni trasgrediendo alguna de las funciones de la marca, ya que en la publicidad que realiza precisa el origen empresarial de los servicios que ofrece.

 

–        Del Acta de Constatación Notarial de fecha 21 de marzo de 2017, emitida por el Notario Público de Lima Óscar González Úria, se puede observar que se efectuó la búsqueda de la palabra LAN, la misma que no corresponde a un uso cuestionado en el presente procedimiento; sin perjuicio de ello, de los resultados es posible determinar que el uso de una palabra, como la constatada, corresponde a una forma usual de hacer publicidad de un producto o servicio en plataformas digitales.

 

–        Del Acta de Constatación Notarial de fecha 23 de junio de 2017, emitida por el Notario Público de Lima Óscar González Úria, únicamente se verifica la consignación de Atrápalo Perú S.A.C. al final de la página web www.atrapalo.pe.

 

–        Del Acta de Constatación Notarial de fecha 17 de mayo de 2017, emitida por el Notario Público de Lima Óscar González Úria, se puede observar que al consignar la frase VUELOS LAN aparece un resultado relacionado con su empresa; sin embargo, al efectuar la misma búsqueda el 17 de julio de 2017 ya no se verifica el mismo, con ello queda demostrado que los resultados varían dependiendo de diversos factores.

 

–        Tanto en la actualidad, como antes de la interposición de la presente denuncia, mantiene relaciones comerciales con la denunciante, la misma que inclusive le ofrece incentivos mensuales con el fin de vender la mayor cantidad de pasajes aéreos.

 

–        Su empresa y la denunciante son integrantes de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés), la misma que representa a 275 aerolíneas. El ser un agente de viajes IATA le otorga ventajas, entre las que se encuentran, la autorización para vender billetes aéreos, nacionales o internacionales, a nombre de las aerolíneas.  

 

Finalmente, solicitó que se requiera a la denunciante la siguiente información:

 

–        Confirmar si a la fecha sostiene alguna relación comercial con Google Perú S.R.L.

 

–        Presente información referente a su participación en IATA.

 

–        Informe acerca de los incentivos brindados a quienes adquieren sus productos para ser ofrecidos al público consumidor.

 

–        Presente una copia clara de la captura de pantalla adjuntada al Acta de Constatación Notarial del 23 de junio de 2017.

 

Adjuntó medios probatorios.

 

Con escrito del 23 de agosto de 2017, Latam Airlines Group S.A. señaló lo siguiente:

 

–        Los argumentos expuestos por la denunciada no tienen sustento, puesto que sólo buscan evadir su responsabilidad.

 

–        La denunciada (usuario anunciante) es quien ha escogido las palabras claves y redactado el mensaje comercial insertado en su dirección web.

 

–        Si bien en la página web de la denunciada se aprecia la referencia a que LATAM es quien presta el servicio de transporte aéreo, ello no la exime de responsabilidad.

 

–        Si es que no se hubiese usado su marca, el usuario de internet no hubiese podido acceder a la dirección web de la denunciada.

 

–        La denuncia interpuesta en contra de Atrápalo Perú S.A.C. es por infracción de derechos de Propiedad Industrial y no por actos de competencia desleal.

 

–        El hecho que la denunciada pertenezca a IATA, no significa que pueda hacer uso de sus marcas LAN y/o LATAM.

 

–        La relación comercial que pueda tener con la denunciada tampoco la faculta a usar las marcas LAN y/o LATAM.

 

Con escrito del 3 de octubre de 2017, Atrápalo Perú S.A.C. reiteró sus argumentos y precisó lo siguiente:

–        La denunciante reconoce que, de la revisión de su página web, se aprecia que LATAM es quien presta el servicio.

 

–        Los consumidores reconocen que ingresar a su página web les facilita el acceso a información, productos y/o servicios ofertados por proveedores de distintos servicios.

 

–        Por medio de una comunicación del 4 de septiembre de 2017, la representante de la denunciante le hizo llegar las nuevas políticas de venta de LATAM y las disposiciones relativas al uso de sus marcas, las mismas que tendrán vigencia a partir de los 30 días de su recepción.     

 

Asimismo, adjuntó la impresión de una presentación denominada Políticas de venta LATAM.

 

Mediante Resolución N° 1417-2018/CSD-INDECOPI del 20 de marzo de 2018, la Comisión de Signos Distintivos:

 

–        Primero: Declaró INFUNDADA la denuncia por infracción a los derechos de Propiedad Industrial interpuesta por Latam Airlines Group S.A. contra Atrápalo Perú S.A.C.

 

–        Segundo: Declaró IMPROCEDENTE el pedido de sanción efectuado por Latam Airlines Group S.A. 

 

–        Tercero: Declaró IMPROCEDENTE el pedido de medidas definitivas efectuado por Latam Airlines Group S.A.

 

–        Cuarto: Declaró IMPROCEDENTE el pedido de costas y costos solicitado por Latam Airlines Group S.A.

 

La Comisión consideró lo siguiente:

 

Determinación del signo utilizado por la denunciada

 

–        De la valoración conjunta de todos los medios probatorios obrantes en autos, la Comisión concluye que la denunciada usó las denominaciones LAN y LATAM como palabras claves con la finalidad de que su enlace web, por medio del cual comercializa pasajes en línea (actividad que viene siendo identificada con el signo ATRAPALO), aparezca como uno de los resultados de búsqueda.

 

Evaluación de la conducta imputada a la denunciada

 

–        Previamente a determinar si la conducta denunciada es susceptible de infracción resulta pertinente indicar que Google Adwords corresponde a un servicio brindado por Google LLC, el mismo que consiste en la asignación de palabras claves a los usuarios de dicho servicio (anunciantes) interesados en asociar enlaces patrocinados a sus sitios web cuando sus clientes o usuarios introduzcan, como criterios de búsqueda, dichas palabras.

 

–        Si bien se puede verificar que la denunciada usó las denominaciones LAN y LATAM como palabras claves, dicho uso tenía como finalidad que su enlace web aparezca como uno de los resultados de búsqueda y no identificar con ellas su actividad relacionada con la comercialización de pasajes en línea, toda vez que, de los medios probatorios, se desprende que dicha actividad viene siendo identificada con el signo ATRÁPALO. 

 

–        Asimismo, el hecho que la denunciada use las mencionadas denominaciones como palabras claves (con la finalidad de que los usuarios, al digitalizar las mismas, accedan, por medio de sus enlaces, a las opciones de servicios brindados por Atrápalo Perú S.A.C.), no resulta determinante para poder concluir que la comercialización de pasajes en línea efectuada por la denunciada sea identificada con los signos LAN y/o LATAM, más aun teniendo en cuenta que de la verificación del contenido de la página web de la denunciada, en todo momento, su actividad es identificada con el signo ATRÁPALO.

 

 

–        De igual manera, se ha verificado que Atrápalo Perú S.A.C., por medio de su página web, pone a la venta pasajes aéreos que la misma denunciante ha puesto a su disposición, conforme se desprende de las facturas y de los correos electrónicos presentados.

 

–        Por las consideraciones señaladas, en la medida que la denunciante no ha logrado acreditar que las palabras claves LAN y/o LATAM distingan la comercialización de pasajes en línea por parte de la denunciada, no obstante corresponderle la carga de la prueba conforme a ley, corresponde declarar infundada la denuncia formulada, al no encontrarse enmarcada dentro del supuesto previsto por el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486.

 

–        Por lo anterior, corresponde declarar improcedente la sanción, las medidas definitivas y el pago de costos y costas, solicitados por la denunciante.

 

El 24 de abril de 2018, Latam Airlines Group S.A. interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:

 

–        Contrariamente a lo señalado por la Comisión, la denunciada ha comprado las palabras clave de LAN y LATAM, para que, una vez digitadas estas palabras (lo que determina el uso de las mismas), el usuario pueda acceder a los servicios prestados por dicha empresa.

 

–        Sí existe la finalidad por parte de la denunciada de identificar sus servicios mediante el uso de los signos LAN y LATAM, uso que se da por medio de la compra de dichos signos como palabras clave.

 

–        Lo que permite identificar los servicios que presta ATRAPALO (venta de boletos aéreos en una página Web) es precisamente esa “tecleada” que le da el usuario, es decir digitar las palabras LAN o LATAM para buscar servicios de venta de pasajes.

 

–        Se debe diferenciar entre el hecho de que la denunciada haya mantenido relaciones comerciales con su empresa del hecho de que no se encuentra autorizada para hacer uso de sus marcas registradas.

 

–        La denunciada ha comprado, como Adwords, marcas que no son de su titularidad, con la finalidad de que al digitarlas, el usuario de Internet, pueda acceder a los servicios que presta, resultando ya irrelevante si en la página Web, la denunciada coloca su verdadera marca para hacer referencia a sus servicios.

 

–        Lo que se debe sancionar es la compra de palabras clave que son marcas de titularidad de un tercero, las mismas que sí permiten identificar el servicio que presta la denunciada.

 

–        El denominado servicio de Adwords permite a los usuarios de internet, que deseen publicitar, por ejemplo una página Web o un negocio de oferta de productos y/o servicios, seleccionar una o varias palabras clave para que, en el caso de que coincidan con las introducidas por los usuarios en el motor de búsqueda, arroje como resultado un enlace a la página de dicho usuario.

 

En este servicio, el usuario anunciante es quien escoge la palabra clave y redacta el mensaje comercial e inserta el enlace a su dirección Web.

 

–        La controversia jurídica se da cuando esas palabras claves (Adwords) que han sido elegidas por los usuarios de internet coinciden con marcas u otros signos distintivos y son aceptadas por Google cuando son solicitadas por cualquier usuario anunciante, los cuales podrían no ser titulares de dichos signos.

 

–        Se le está dejando en estado de indefensión, al considerarse que la conducta denunciada no se encuentra tipificada dentro del artículo 155 inciso d) de la Decisión 486.

 

–        La conducta desplegada por la denunciada encaja en el supuesto contemplado en el artículo 155 inciso d) de la Decisión 486, toda vez que:

 

•        Hay un uso en el mercado, y este se da a través de la compra de las palabras LAN y LATAM, como Adwords.

 

•        El usuario de internet en el momento que digita las palabras LAN y LATAM (y si lo hace es porque quiere acceder a los servicios identificados con dichas marcas) y aparece entre los resultados, el link de la denunciada, puede creer que esta empresa tiene alguna relación con la suya, lo cual no es cierto.

 

–        Siguiendo el caso de Google France, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea concluyó que los anunciantes usuarios que seleccionan palabras clave que coinciden con marcas de terceros para hacer aparecer enlaces patrocinados en la pantalla del sitio del buscador hacen un uso de esos signos (palabras claves) idénticos o similares a marcas de terceros con fines directamente distintivos de sus productos o servicios en el mercado, ya que, por medio de los enlaces patrocinados, se establece un vínculo entre el signo (palabra clave) y los productos que comercializa o los servicios que presta ese anunciante.

Solicitó el uso de la palabra.

 

El 15 de junio de 2018, Atrápalo Perú S.A.C. absolvió el traslado de la apelación manifestando lo siguiente:

 

–        La denunciante y su empresa son aliadas en el mercado y no compiten, teniendo ambas el mismo objetivo, a saber, la venta de pasajes de transporte aéreo LAN. Cabe indicar que las relaciones comerciales con la denunciante se mantienen a la actualidad.

 

–        Es falso que use la marca de la denunciante de modo indirecto para identificar sus productos o servicios, pues a través de su plataforma se puede verificar que la oferta de los productos y servicios no los identifica como propios, sino como de la denunciante.

 

–        Google Adwords es un programa de publicidad, mediante el cual se pueden crear diversos anuncios publicitarios en línea. Para poner el anuncio el cliente debe elegir palabras claves o keywords por las que deberá pujar. Si hay varios anunciantes que pujan por las mismas palabras, Google considerará 3 elementos para elegir el orden en esos anuncios, a saber, i) precio que el anunciante está dispuesto a pagar por cada click (puja), ii) la calidad de los anuncios y sitio web, iii) las extensiones de anuncios y otros formatos de anuncios.

 

El referido servicio funciona como una puja en la bolsa de valores, una subasta con un monto a pagar, pero el orden que otorga Google tiene varias características a evaluar, lo cual será determinado por el mismo programa Adwords, que usa fórmulas matemáticas.

 

–        Se debe tener en cuenta que la adquisición de Adwords no implica que un postor tenga en exclusiva el mismo, pues al realizarse búsquedas se brindan a los usuarios resultados diferenciados.

 

–        Con relación a la aplicación del artículo 155 inciso d) de la Decisión 486, se debe tener en cuenta que la conducta imputada no encuadra en dicha normativa, pues no presta los mismos servicios, ni identifica sus servicios con alguno de los signos denunciados, antes bien realiza la oferta de sus productos y/o servicios de la denunciante en base al vínculo comercial que existe a la fecha. En tal sentido, no induce a riesgo de confusión o asociación al público consumidor.

 

–        Como canal autorizado de venta, cuenta con una extranet (https://www.latamtrade.com/es_pe), provista por la misma denunciante. Dicha extranet da soporte al canal de Agencias de Viajes, asimismo, brinda una seria de herramientas a la agencia para que esta pueda ofrecer asistencia a sus pasajeros, en temas relacionados a: modificaciones de ticket, devoluciones, corrección de nombres, entre otros.

 

Solicitó el uso de la palabra.

 

I.  CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

 

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar si la conducta imputada a Atrápalo Perú S.A.C. se encuentra enmarcada dentro del supuesto establecido en el artículo 155 inciso d) de la Decisión 486. 

 

II.  ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

 

1.  Informe de Antecedentes

 

Se ha verificado que Latam Airlines Group S.A. es titular de las marcas multiclase de producto y/o servicio constituidas por:

 

a) La denominación LATAM, inscrita el 1 de marzo de 2016, con Certificado N° 13702, vigente hasta el 1 de marzo de 2026, que distingue:

 

–        Clase 35: Servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; servicios de importación, exportación y representación de toda clase de productos; publicidad exterior, organización de eventos y ferias con fines comerciales o de publicidad; servicios de ayuda en la explotación o dirección de empresas comerciales; servicios de consultas e informaciones en materias comerciales y de negocios; servicios de información comercial;  difusión de publicidad por cualquier medio de toda clase de productos y servicios; servicios de propaganda o publicidad radiada y televisada; servicios de marketing, incluyendo servicios de estrategias de promoción, distribución y precio de toda clase de productos y servicios; promoción de bienes y servicios de terceros mediante la colocación de avisos publicitarios y la exposición promocional en sitios electrónicos accesibles por medio de redes computacionales; explotación y compilación de datos matemáticos o estadísticos; comercio electrónico y agrupamiento, en beneficio de terceros, de productos diversos (excepto su transporte), para que los consumidores puedan examinarlos y comprarlos a su conveniencia; este servicio puede ser prestado a través de redes mundiales informáticas de comunicación o por correo; agrupamiento, en beneficio de terceros, de productos diversos (excepto su transporte), para que los consumidores puedan examinarlos y comprarlos a su conveniencia; este servicio puede ser prestado a través de venta por catálogos; reagrupamiento, por cuenta de terceros, de productos diversos (excepto su transporte), permitiendo a los consumidores examinar y comprar estos productos con comodidad; selección de personal.

 

–        Clase 37: Servicios de construcción; servicios de reparación; servicios de instalación; reparación, instalación, reparación y manutención de toda clase de productos, incluyendo aeronaves y naves; servicios de conservación manteniendo el objeto su condición original, sin cambiar, ninguna de sus propiedades; servicios de engrase, recauchado y vulcanización de neumáticos para vehículos; tratamiento preventivo contra la herrumbre para productos de la clase 12 (en particular, vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática); estaciones de servicio; lavado, limpieza y lustrado de productos de la clase 12 (en particular, vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática); asistencia en caso de averías de productos de la clase 12 (en particular, vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática); montaje, armado y ensamble de estructuras metálicas y no metálicas para construcción; servicios de alquiler de herramientas o de materiales para la construcción; servicios de alquiler de bulldozer y de máquinas para la construcción, dirección y supervisión de obras de construcción; servicios de pintura, empapelado, albañilería.

 

–        Clase 38: Servicios de telecomunicaciones en general, incluyendo transmisión local, de larga distancia e internacional, de voz, texto, fax, video, imagen y datos, y transmisión inalámbrica, vía enlace de comunicación satelital, terrestre o submarino; servicios de comunicación personal, a saber, servicios de envío de llamadas, servicios de manejo de llamadas; servicios de ordenamiento secuencial de llamadas, y servicios de correo de voz y de mensajes verbales; servicios de teleconferencia; servicios de anfitrión electrónico para brindar conexiones de telecomunicación de transacciones en redes de computación globales; servicios de comunicación a través de redes mundiales de informática; oferta de acceso múltiple de los usuarios a una red computacional global; transmisión electrónica de datos, imagen y documentos vía red informática computacional; facilitación de acceso a bases de datos; servicio de correo electrónico; transmisión electrónica de datos a terminales de computador desde una red de base de datos computarizada; servicios de telecomunicaciones de reenvío de ciclo de operaciones; servicio integral de telecomunicaciones de red digital; alquiler de tiempos de acceso a una base de datos informática, gráficos, información audiovisual, páginas web, pizarras electrónicas, redes computacionales y materiales computarizados de investigación y consulta, en el campo de negocios, finanzas, noticias, clima, deportes, computación e informática, juegos, entretención, música, teatro, cine, viajes, educación, estilos de vida, hobby, apoyo computacional y temas de interés general; servicios de programas hablados, radiados y televisados; emisiones televisadas y radiofónicas; difusión de programas de televisión y radiofónicos; agencias de información y de prensa.

 

–        Clase 39: Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes; servicios de transporte de pasajeros, mercancías, documentos, valores y todo tipo de productos por cualquier medio; asistencia en caso de avería de vehículos, asesorías, consultas e informaciones, por cualquier medio, en materia de transporte; servicios de alquiler de productos de la clase 12 (en particular, vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática); servicios de estacionamientos y/o aparcamiento; agencia de turismo; organización de cruceros, excursiones y viajes; servicios de información relativos a los viajes por medio de una red global de computación; servicios de agencia de viajes; principalmente suministro de facilidades en línea para la información de tiempo real con otros usuarios de computadoras relativas a viajes; servicios de boletines o tablas electrónicas en relación con información de viajes; reservas para los viajes, visitas turísticas, acompañamiento de viajeros; asesorías, consultas e informaciones, por cualquier medio, en materia de turismo y viajes; almacenamiento, bodegaje, empaque, embalaje, carga, descarga y distribución por cualquier medio de todo tipo de productos, mercancías, documentos y valores; asesorías, consultas e informaciones, por cualquier medio, en materia de almacenamiento de productos; almacenamiento de toda clase de datos y documentos electrónicos, especialmente aquellos relacionados con el transporte de pasajeros y todo tipo de artículos y productos; organización de viajes.

 

b)  La denominación LATAM AIRLINES PERU, inscrita el 5 de mayo de 2016, con Certificado N° 13966, vigente hasta el 5 de mayo de 2026, que distingue:

 

–        Clase 35: Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina.

 

–        Clase 37: Servicios de construcción, servicios de reparación, servicios de instalación.

 

–        Clase 38: Telecomunicaciones.

 

–        Clase 39: Trasporte, embalaje y almacenamiento de mercancías, organización de viajes.

 

2.  Infracción a los derechos de Propiedad Industrial

 

El artículo 238 de la Decisión 486  establece que el titular de un derecho protegido en virtud de dicha Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho y que también podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.

 

El artículo 155 de la Decisión 486 establece que el registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, entre otros, los siguientes actos:

 

d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;

 

Finalmente, el ordenamiento legal vigente faculta al titular de un derecho de propiedad industrial a interponer una acción por violación contra quien infrinja tales derechos, agregando que procede también en caso que exista peligro inminente que los derechos del titular puedan ser conculcados.

 

2.1  Determinación del signo objeto de cuestionamiento

 

En el presente caso, la Primera Instancia determinó, a partir de las pruebas presentadas, que al digitar las palabras claves (keywords) LAN y LATAM en el motor de búsqueda de google, éste da como resultado, entre otros, el enlace www.atrapalo.pe/ofertas/latam, el mismo que por medio de un “click” lleva a la página web www.atrapalo.pe, la cual corresponde a Atrápalo Perú S.A.C.

 

Por su parte, la denunciada no ha negado ser responsable por el contenido de los referidos enlaces Web; al contrario, a lo largo del procedimiento ha señalado que, en virtud a la relación comercial, que a la actualidad mantiene con la denunciante –hecho que no ha sido cuestionado por esta última-, ofrece al público pasajes aéreos para lo cual, mediante el sistema Adwords de la empresa Google, publicita determinados bienes (pasajes aéreos) que son propios de la denunciante.

 

Al respecto, esta Sala ha podido verificar de las Actas de Constatación Notarial de fechas 17 de mayo y 23 de junio de 2017, que un Notario Público de Lima indicó que en tales fechas ingresó a la página Web www.google.com.pe y luego consignó como patrones de búsqueda las palabras claves: a) vuelos LAN y b) viajes LATAM, obteniendo a partir de ello, entre otros, el siguiente resultado:

 

 

Asimismo, adjuntó impresión del contenido de la página web www.atrapalo.pe, el mismo que se muestra a continuación:

 

 

2.2  Sobre el uso de palabras clave (Adwords)

 

En atención a la materia controvertida y antes de evaluar si la conducta imputada a la denunciada, a saber, si Atrápalo Perú S.A.C. ha usado las denominaciones LAN y LATAM como palabras claves para distinguir sus servicios de venta de pasajes en línea, es pertinente establecer una aproximación al sistema Google, conocido como Adwords.

 

Al respecto, esta Sala advierte –a partir de la revisión de la página web de Google - que el sistema Google Adwords es un servicio relacionado a un medio publicitario, mediante el cual los agentes económicos realizan anuncios que serán visualizados por el público en general ingresando en el motor de búsqueda de Google, determinados signos (palabras clave), previamente elegidos por los anunciantes y asignados por Google mediante un determinado proceso.

 

En este punto, es necesario mencionar que, en virtud del Principio de Territorialidad, mediante el cual los derechos de Propiedad Industrial, entre los cuales se encuentra la protección a las marcas registradas, para que se pueda evaluar una infracción a tales derechos es requisito indispensable que el uso de los signos denunciados se realice en el país donde se encuentran registradas (en este caso el Perú), siendo que para el caso del Internet, al cual el público de diferentes países pueden ingresar, es requisito indispensable que el público peruano haya podido acceder a dicha plataforma publicitaria.

 

Sobre el particular, de las pruebas adjuntadas se advierte que la página Web de la denunciada ha estado disponible para público peruano, motivo por el cual se cumple con el mencionado requisito.

 

En atención a lo anterior corresponde ahora determinar si el uso de los signos en cuestión, mediante el sistema Adwords, constituye una infracción a la luz de las normas de Propiedad Industrial, específicamente respecto al artículo 155 inciso d) de la Decisión 486

 

3.  Artículo 155 inciso d) de la Decisión 486

 

En el presente caso, teniendo en cuenta que la denunciante ha señalado que la conducta imputada se encuentra tipificada en el artículo 155 inciso d) de la Decisión 486, esta Sala considera pertinente citar la interpretación que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina tiene respecto de dicho dispositivo, siendo que para tal Colegiado el mismo tiene dos elementos fundamentales: 

 

“el primero determinativo, referido a impedir el uso de una marca o signo registrado en el comercio y, el segundo, condicional, cuando expresa que debe existir un riesgo de confusión o asociación. Con relación al primer elemento es necesario considerar lo siguiente: si lo que se prohíbe es usar una marca registrada en el comercio, cabe analizar qué es lo que realmente representa el comercio y cuál es su alcance.

 

Manuel Ossorio, define en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales al comercio como una “Actividad lucrativa que consiste en intermediar directa o indirectamente entre productores y consumidores, con el objeto de facilitar y promover la circulación de la riqueza”. De la definición precedente podemos colegir que al ser el comercio una actividad, es un conjunto de operaciones o tareas sistemáticamente ordenadas, que van a permitir la comercialización de un bien o servicio, que no es otra cosa que mover los bienes en el espacio y en el tiempo, del productor al consumidor; por lo tanto, la expresión usar en el comercio se refiere a utilizar y disfrutar una marca o signo en cualquiera de los actos que configuran al comercio, sin embargo, es necesario tomar en cuenta que estas operaciones o tareas no sólo son sucesivas sino consecuentes, vale decir, que si la primera operación de obtención de un bien o servicio para su posterior puesta a disposición de los consumidores y finalmente su venta es legítima, los demás actos comerciales también lo serán y a la inversa, en caso de que uno de los actos sea ilegítimo” .

 

La Sala considera que para que se configure una infracción a luz de lo dispuesto en el artículo 155 inciso d) de la Decisión 486, es necesario que se realice el uso en el comercio de un signo que pueda generar riesgo de confusión o asociación respecto de un signo distintivo protegido por las normas de Propiedad Industrial.

 

Ahora bien, esta Sala entiende que el Internet es empleado por diferentes agentes económicos para publicitar y comercializar bienes y servicios, motivo por el cual el uso de un signo en dicho medio sí podría considerarse como un uso en el comercio; sin embargo, tal uso no podrá configurarse como una infracción a la norma antes mencionada si antes no se determina la posibilidad de la existencia de riesgo de confusión o asociación, lo que ocurre cuando se usa un signo para identificar productos o servicios en el mercado.

 

En esa línea, el uso de palabras claves en el internet no determina de manera automática una infracción a las normas de Propiedad Industrial, siendo necesario analizar caso por caso, si tal uso se realiza en un contexto en el que se pueda inducir a riesgo de confusión o asociación al público usuario o consumidor.

 

En el presente caso, se advierte que la denunciada efectivamente uso como “palabras claves” los signos LAN y LATAM, siendo además que tal uso ha permitido que el público acceda, mediante el motor de búsqueda de google, a un anuncio de su página Web, en la que ha venido publicitando pasajes aéreos, conforme se desprende del contenido de su página Web.

 

 

Sin embargo, la Sala advierte los siguientes hechos:

 

–        Atrápalo Perú S.A.C. ha señalado que incluso a la actualidad mantiene una relación comercial con la denunciante, lo cual no ha sido cuestionado por esta última, incluso a la fecha de la presente resolución.

 

–        En el marco de la relación comercial antes señalada, Atrápalo Perú S.A.C. mediante su página Web comercializaba pasajes aéreos de la denunciante, lo cual se comprueba con las facturas adjuntadas por la denunciada y de los correos electrónicos que se enviaban mutuamente sus representantes.

 

Incluso, la denunciada indicó haber recibido una comunicación electrónica enviada por un representante de Lan Perú, con fecha 4 de setiembre de 2017, en el cual se informa acerca de las Condiciones de Venta Latam, para lo cual adjuntó, la siguiente impresión:

 

 

–        En la página Web de la denunciada se advierte información respecto a la empresa que emite los pasajes aéreos (Latam Perú), siendo a partir de ello que se permite al público tomar conocimiento del origen empresarial de los referidos bienes y que mediante dicha página Web se accede a un intermediario para su compra.

 

Lo anterior permite concluir que el uso de los signos en cuestión no ha sido para identificar productos o servicios propios de la denunciada, sino de la denunciante, siendo además que al entrar al contenido de la página Web de la denunciada se observa información que permite al público tener pleno conocimiento de que esta última es una intermediaria en tal venta.

 

En tal sentido, la Sala determina que corresponde confirmar la resolución de Primera Instancia, mediante la cual concluyó que la conducta imputada no se encuentra incursa en el supuesto contemplado en el artículo 155 inciso d) de la Decisión 486.

 

–        Cuestiones finales

 

Al haberse declarado infundada la denuncia, corresponde declarar improcedente el pedido de sanción, medidas definitivas, así como el pago de costas y costos, solicitados por la denunciante.

La denunciante ha invocado jurisprudencia emitida por autoridades de otros países; sin embargo, la misma no condiciona el análisis efectuado por esta Sala, en tanto no constituyen precedentes de observancia obligatoria emitida por la autoridad nacional.

 

Finalmente, Latam Airlines Group S.A. y Atrápalo Perú S.A.C. solicitaron el uso de la palabra. Al respecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 137 del Decreto Legislativo Nº 1075, la actuación o denegatoria de la solicitud del informe oral quedará a criterio de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal.

 

Sobre el particular, de la revisión de lo actuado, y teniendo en cuenta la materia controvertida, esta Sala considera que los argumentos expuestos por las partes resultan suficientes a efectos de resolver el presente caso sin la necesidad de llevarse a cabo una audiencia de informe oral para ello. Por las razones expuestas, no corresponde acceder al informe oral solicitado.

 

IV.  RESOLUCIÓN DE LA SALA

 

Primero: Declarar INFUNDADO el recurso de apelación formulado por Latam Airlines Group S.A.

 

Segundo: CONFIRMAR la Resolución N° 1417-2018/CSD-INDECOPI del 20 de marzo de 2018, mediante la cual la Comisión de Signos Distintivos:

 

–        Declaró INFUNDADA la denuncia por infracción a los derechos de Propiedad Industrial interpuesta por Latam Airlines Group S.A. contra Atrápalo Perú S.A.C.

 

–        Declaró IMPROCEDENTE el pedido de sanción efectuado por Latam Airlines Group S.A. 

 

–        Declaró IMPROCEDENTE el pedido de medidas definitivas efectuado por Latam Airlines Group S.A.

 

–        Declaró IMPROCEDENTE el pedido de costas y costos solicitado por Latam Airlines Group S.A.

 

Con la intervención de los Vocales: Néstor Manuel Escobedo Ferradas, Gonzalo Ferrero Diez Canseco, María Soledad Ferreyros Castañeda, Carmen Jacqueline Gavelan Díaz y Ramiro Alberto del Carpio Bonilla

 

NÉSTOR MANUEL ESCOBEDO FERRADAS

Presidente de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

 

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