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DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

RESOLUCIÓN Nº 4491-2018/CSD-INDECOPI

EXPEDIENTE : 745340-2018

ACCIONANTE : LABORATOIRES BAILLEUL INTERNATIONAL SA

EMPLAZADA : MEDIFARMA S.A.

MATERIA : CANCELACIÓN DE REGISTRO DE MARCA DE PRODUCTO POR FALTA DE USO

Lima, 23 de agosto de 2018

1. ANTECEDENTES

Con fecha 11 de abril de 2018, LABORATOIRES BAILLEUL INTERNATIONAL SA, de Suiza, solicitó la cancelación por falta de uso de la marca de producto constituida por la denominación FLUCOZOL, que distingue productos de la clase 05 de la Clasificación Internacional, inscrita con certificado Nº 21328, a favor de MEDIFARMA S.A., de Perú.

La accionante señaló que la marca objeto de cancelación no viene siendo usada por su titular ni por licenciatario debidamente autorizado para distinguir en el mercado local o andino los productos para los cuales se encuentra registrada, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicia la presente acción. Por otro lado, señaló que tiene legítimo interés para presentar la presente acción de cancelación, toda vez que mediante expediente N° 732222-2017 solicitó la marca FLUCAZOL, para distinguir productos de la clase 05, sin embargo, fue denegada por considerarla confundible con la marca FLUCOZOL.

Amparó la acción de cancelación en el artículo 165 de la Decisión 486, y el artículo 72 del Decreto Legislativo N° 1075.

Mediante escrito de fecha 03 de julio de 2018, MEDIFARMA S.A., absolvió el traslado de la acción de cancelación manifestando que la marca objeto de cancelación viene siendo utilizada en el mercado peruano de forma efectiva y constante. Adjuntó medios probatorios (obrantes a fojas 36 a 80).

Mediante providencia de fecha 05 de julio de 2018, se tuvo por contestada la acción de cancelación, por lo que pasó el expediente para resolver.

2. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Comisión, teniendo en cuenta los antecedentes descritos, deberá determinar, si se ha acreditado el uso de la marca de producto FLUCOZOL (certificado Nº 21328).

3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

3.1 Informe de antecedentes

Del informe de antecedentes que obra en autos, se verificó que MEDIFARMA S.A., de Perú, es titular de la marca de producto constituida por la denominación FLUCOZOL, para distinguir productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañino, fungicidas, herbicidas, de la clase 05 de la Clasificación Internacional, inscrita el 15 de junio de 1995, con certificado Nº 21328, vigente hasta el 15 de junio de 2025.

3.2 Cancelación del registro de una marca

El artículo 165 de la Decisión 486 establece que la Oficina Competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.

De la norma citada en los párrafos precedentes, se concluye que, a efectos de impedir la cancelación de un registro, deberá acreditarse que la marca cuya cancelación se solicita, ha sido usada en alguno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, para distinguir los productos o servicios para cuales fue inscrita.

Además, dicha norma señala que cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

Al respecto, se debe tener en cuenta lo establecido por la Sala de Propiedad Intelectual mediante Resolución Nº 1183-2005/TPI-INDECOPI de fecha 8 de noviembre de 2005, recaída en el expediente Nº 199324-2003 (precedente de observancia obligatoria que establece los criterios para la aplicación del tercer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486), modificado por la Resolución Nº 2076-2016/TPI-INDECOPI[1] de fecha 27 de junio de 2016 (precedente de observancia obligatoria que modifica el precedente aprobado mediante Resolución Nº 1183-2005/TPI-INDECOPI):

“La norma dispone que la Autoridad ordenará la reducción o limitación de la lista de los productos o servicios cuyo uso no haya sido acreditado, por lo que la norma no establece una facultad, sino que impone una obligación: la de cancelar parcialmente el registro de una marca respecto a aquellos productos o servicios cuyo uso no haya sido acreditado.

La norma establece - refiriéndose a la reducción o limitación antes señalada - que la Autoridad deberá tomar en cuenta la “identidad o similitud” de los productos o servicios.

La identidad o similitud debe evaluarse respecto de los productos o servicios cuyo uso haya sido acreditado. En ese sentido, para mantener un producto o servicio en el registro de la marca, la Autoridad deberá determinar:

a) Si se acredita el uso de la marca para un producto o servicio idéntico a uno específicamente detallado en la lista de productos o servicios de la marca; o

b) Si se acredita el uso de la marca para un producto o servicio que no se encuentra específicamente detallado en la lista de productos o servicios que ésta distingue se deberá verificar no sólo si dicho producto o servicio se encuentra comprendido en un género de productos o servicios distinguidos expresamente por la marca, sino también si tal producto o servicio guarda similitud con los demás productos o servicios comprendidos dentro del género.

El hecho que se acredite el uso de una marca para un producto o servicio comprendido en un género de productos o servicios distinguidos por dicha marca, no determina automáticamente que se deba mantener la vigencia del registro con relación a dicho género de productos o servicios, ello estará condicionado a que los productos o servicios específicos, cuyo uso se ha acreditado, guarden similitud con los demás productos o servicios comprendidos en el género distinguido en el registro de la marca, caso contrario corresponderá reducir o limitar los productos o servicios identificados con la marca únicamente a aquellos cuyo uso se ha acreditado” (el subrayado es nuestro).

A modo de ejemplo, para mantener vigente el género de un producto o servicio en el registro de la marca debe considerarse lo siguiente:

- Si se acredita el uso de una marca que distingue un producto o servicio “a¹” que no está específicamente detallado en el listado de los productos o servicios “a, b, c, d, e, f, g”, pero pertenece al género “a”; y, además, no guarda similitud con los demás productos o servicios comprendidos dentro de “a”; se cancela el registro para todo el listado “a, b, c, d, e, f, g” y se mantiene vigente únicamente para “a¹”.

- Si se acredita el uso de una marca que distingue un producto o servicio “b¹” que no está específicamente detallado en el listado de productos o servicios “a, b, c, d, e, f, g”, pero pertenece al género “b”; y, además, guarda similitud con los demás productos o servicios comprendidos dentro de “b”; se cancela el registro para “a, c, d, e, f, g” y se mantiene vigente para el género “b”.

Análisis del uso de la marca

El artículo 166 de la Decisión 486 establece que se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización o prestación en el mercado.

Debe tenerse en cuenta que la carga de la prueba corresponde al titular del registro, quien deberá acreditar el uso de la marca en el mercado, ya sea mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización de las mercancías identificadas con la marca, o algún otro tipo de documento, tal como lo establece el artículo 167 de la Decisión 486.

En aquellos casos en que el titular de la marca presente como medios de prueba de uso documentos emitidos por terceras personas – como por ejemplo facturas, boletas de venta, publicidad, entre otros –, teniendo en cuenta que tales documentos han sido presentados por el propio titular de la marca, se considerará que dichas pruebas han sido emitidas por personas autorizadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 165 de la Decisión 486 y en aplicación del Principio de Presunción de Veracidad contenido en el artículo IV del Título Preliminar de la Ley 27444, en virtud del cual se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por dicha Ley corresponden a la verdad de los hechos que ellos afirman.

Aplicación al caso en concreto

En el presente caso, la emplazada, MEDIFARMA S.A., a fin de acreditar el uso de la marca FLUCOZOL (certificado Nº 21328) presentó en calidad de medios probatorios, los siguientes documentos:

• Copia de 31 facturas electrónicas emitidas por MEDIFARMA S.A., dentro del periodo comprendido entre el 13 de mayo de 2015 y el 03 de agosto de 2016 (obrantes a fojas 36 a 65).

• Copia de la Resolución Directoral N° 16578-2015/DIGEMID/DAS/ERPF, emitida por el Ministerio de Salud, correspondiente a la autorización de la reinscripción en el Registro Sanitario de la especialidad farmacéutica nacional – FLUCOZOL – elaborado por MEDIFARMA S.A., de fecha 04 de setiembre de 2015.

• Copia de la Resolución Directoral N° 17108-2015/DIGEMID/DAS/ERPF, emitida por el Ministerio de Salud, correspondiente a la autorización de la reinscripción en el Registro Sanitario de la especialidad farmacéutica nacional – FLUCOZOL – elaborado por MEDIFARMA S.A., de fecha 14 de setiembre de 2015.

• Copia a color de la revista K@IROS N° 261, de setiembre de 2017 (obrante a fojas 70 a 72).

• Copia a color de la revista K@IROS N° 265, de enero de 2018 (obrante a fojas 73 a 75).

• Copia a color de la revista K@IROS N° 267, de marzo de 2018 (obrante a fojas 76 a 78).

• Copia a color de la lista de precios de MEDIFARMA vigente a partir del 01 de julio de 2015 (obrante a fojas 79 y 80).

Previamente a realizar el análisis de los medios probatorios presentados, cabe precisar que los mismos deberán acreditar el uso de la marca FLUCOZOL (certificado Nº 21328), en el periodo de los tres años consecutivos precedentes a la fecha de interposición de la acción de cancelación. En ese sentido, teniendo en cuenta que la acción de cancelación ha sido interpuesta el 11 de abril de 2018, debe acreditarse el uso de la marca FLUCOZOL durante el periodo comprendido entre el 10 de abril de 2015 y el 10 de abril de 2018.

Del análisis de los medios probatorios que obran en el expediente, se desprende lo siguiente:

• De las 31 facturas electrónicas emitidas por MEDIFARMA S.A., por concepto de venta de FLUCOZOL 150mg CAP B1 CAJA X 1, se aprecia que se ha comercializado, en el mercado peruano, productos identificados con la marca FLUCOZOL entre el 13 de mayo de 2015 y el 03 de agosto de 2016.

• De la copia de la Resolución Directoral N° 16578-2015/DIGEMID/DAS/ERPF, emitida por el Ministerio de Salud, correspondiente a la autorización de la reinscripción en el Registro Sanitario de la especialidad farmacéutica nacional – FLUCOZOL – elaborado por MEDIFARMA S.A., de fecha 04 de setiembre de 2015, se advierte que la entidad competente autorizó la venta del referido producto farmacéutico con la marca FLUCOZOL entre el periodo de vigencia del 21 de noviembre de 2015 al 21 de noviembre de 2020.

• De la copia de la Resolución Directoral N° 17108-2015/DIGEMID/DAS/ERPF, emitida por el Ministerio de Salud, correspondiente a la autorización de la reinscripción en el Registro Sanitario de la especialidad farmacéutica nacional – FLUCOZOL – elaborado por MEDIFARMA S.A., de fecha 14 de setiembre de 2015, se advierte que la entidad competente autorizó la venta del referido producto farmacéutico con la marca FLUCOZOL entre el periodo de vigencia del 03 de junio de 2013 al 03 de junio de 2018.

• De las 3 revistas K@IROS N° 261, 265 y 267, se aprecia que, en la guía de medicinas de dichas revistas, se describen las características de los productos, entre ellos el identificado con la marca FLUCOZOL, publicadas con fechas setiembre de 2017, enero y marzo de 2018, respectivamente.

• De la copia a de la lista de precios de MEDIFARMA vigente a partir del 01 de julio de 2015, se advierte que entre sus productos se encuentra el descrito como FLUCOZOL 150 cápsulas caja x 1 y el precio de 58.00.

Cabe señalar que, según la información presentada a través de los medios probatorios correspondientes a la marca FLUCOZOL se advierte que el producto al que la misma se aplica corresponde a un “antimicótico” (Fármaco que elimina los hongos[2]).

Ahora bien, en las facturas se aprecia como la descripción del producto a FLUCOZOL 150mg CAP B1 CAJA X 1, sin hacer una precisión detallada a qué producto corresponde, sin embargo, dada la información sobre el producto referida en el párrafo anterior es posible determinar que se trata de antimicóticos.

En ese sentido, analizados los medios probatorios presentados en su conjunto, se advierte que éstos acreditan el uso de la marca FLUCOZOL, para distinguir antimicóticos, de la clase 05 de la Clasificación Internacional, los cuales además han sido comercializados en cantidades razonables y dentro del periodo pertinente, lo que demuestra la puesta en el comercio de los productos identificados con dicha marca; y, por ende, su disponibilidad en el mercado comunitario andino, en la cantidad que corresponde de acuerdo a la naturaleza de los productos de la clase 05 de la Clasificación Internacional.

El artículo 165 de la Decisión 486, señala que cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

Al respecto, conforme se ha señalado en los párrafos precedentes, se debe tener en cuenta lo establecido por la Sala de Propiedad Intelectual mediante Resolución Nº 1183-2005/TPI-INDECOPI de fecha 8 de noviembre de 2005 (precedente de observancia obligatoria que establece los criterios para la aplicación del tercer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486), modificado por la Resolución Nº 2076-2016/TPI-INDECOPI de fecha 27 de junio de 2016 (precedente de observancia obligatoria que modifica el precedente aprobado mediante Resolución Nº 1183-2005/TPI-INDECOPI) para los casos en los que la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el referido precedente de observancia obligatoria, corresponde señalar lo siguiente:

Se ha acreditado el uso de la marca objeto de cancelación para distinguir antimicóticos, los cuales se encuentran dentro del género de productos farmacéuticos, siendo que dentro de dicho género todos los productos presentan similar naturaleza y finalidad (preservar la salud y curar las enfermedades del cuerpo humano en generan( � corresponde mantener vigente el registro de la marca FLUCOZOL para el género “productos farmacéuticos”.

Ahora bien en el presente caso, la marca registrada distingue productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañino, fungicidas, herbicidas, de la clase 05 de la Clasificación Internacional, habiéndose acreditado el uso de la referida marca para “productos farmacéuticos”, por lo que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 165 tercer párrafo de la Decisión 486 y de conformidad con el precedente de observancia obligatoria antes citado, corresponde restringir la lista de productos consignados en el registro, la cual en adelante comprenderá únicamente: “productos farmacéuticos”, de la clase 05 de la Clasificación Internacional.

La presente Resolución se emite en aplicación de las normas legales antes mencionadas y en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 36, 40, 41 y 42 de la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), sancionada por Decreto Legislativo Nº 1033, concordante con el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1075; así como por los artículos 50, 51 y 52 del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN

Declarar FUNDADA EN PARTE la acción de cancelación interpuesta por LABORATOIRES BAILLEUL INTERNATIONAL SA, de Suiza; y, en consecuencia, CANCELAR PARCIALMENTE el registro de la marca de producto constituida por la denominación FLUCOZOL, inscrita a favor de MEDIFARMA S.A., de Perú, con certificado N° 21328, la que en adelante distinguirá únicamente productos farmacéuticos de la clase 05 de la Clasificación Internacional.

Con la intervención de los miembros de Comisión: Hugo Fernando González Coda, Sandra Patricia Li Carmelino y Gisella Carla Ojeda Brignole.

Regístrese y comuníquese

HUGO FERNANDO GONZÁLEZ CODA

Vice Presidente de la Comisión de Signos Distintivos