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TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 1411-2018/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 702149-2017/DSD

 

SOLICITANTE: PERCY VASSALLO TINOCO

 

OPOSITORA: EDDIE BAUER LICENSING SERVICES LLC

 

Sustracción de la materia – Carece de objeto pronunciarse sobre el recurso de apelación

 

Lima, cuatro de julio de dos mil dieciocho.

 

I. ANTECEDENTES

 

Con fecha 21 de abril de 2017, Percy Vassallo Tinoco (Perú) solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación EDDIE BAUER ITALIA y logotipo, conforme al modelo, para distinguir herramientas e instrumentos de mano accionados manualmente; artículos de cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar de la clase 8 de la Nomenclatura Oficial.

 

 

Con fecha 16 de junio de 2017, Eddie Bauer Licensing Services LLC (Estados Unidos de América) formuló oposición al registro del signo solicitado, manifestando lo siguiente:

 

- Es titular en Colombia, Bolivia y Ecuador de diversas marcas registradas, que incluyen en su conformación la denominación EDDIE BAUER, que distinguen productos de la clase 18, 25 y servicios de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial.

 

- El interés real en el mercado peruano queda acreditado con los registros de las marcas EDDIE BAUER y logotipo (Certificado N° 216433), EDDIE BAUER y logotipo (Certificado N° 22749), EDDIE BAUER y logotipo (Certificado N° 81428) y EDDIE BAUER (Certificado Multiclase N° 7835), registradas en Perú, que distinguen productos de la clase 18, 25 y 35 de la Nomenclatura Oficial, sobre las cuales también basa su oposición.

 

- El signo solicitado y sus marcas registradas, en Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú, son idénticas y/o semejantes e identifican productos y/o servicios vinculados, motivo por el cual el registro del signo solicitado es susceptible de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

 

- El signo solicitado se encuentra incurso en la causal de prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso e) de la Decisión 486, toda vez que Eddie Bauer es un nombre de un reconocido profesional y el registro del signo solicitado puede afectar su identidad.

 

- Solicita la aplicación del artículo 7 de la Convención de Washington.

 

- El presente registro se ha solicitado con la finalidad de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, motivo por cual invoca la aplicación del artículo 137 de la Decisión 486.

 

No obstante haber sido debidamente notificado, Percy Vassallo Tinoco no absolvió el traslado de la oposición formulada.

 

Mediante Resolución Nº 1213-2018/CSD-INDECOPI de fecha 8 de marzo de 2018, la Comisión de Signos Distintivos declaró INFUNDADA la oposición formulada y, por otras razones, DENEGÓ de oficio el registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente:

 

- Respecto a la aplicación del artículo 136 inciso e) de la Decisión 486 invocado por la opositora

En el presente caso, si bien la opositora presentó copia de una “carta de consentimiento” expedida por Eddie C, Bauer, quien sería el heredero de Eddie Bauer, dicho documento únicamente acredita que la opositora se encuentra facultada para solicitar el registro de las marcas que contengan el nombre del reconocido diseñador de ropa Eddie Bauer. Por otro lado se debe tener en cuenta que la alegación de la afectación de un nombre debe ser efectuada por quien lo utiliza, por sus herederos o por un tercero con facultades para presentar oposición, según sea el caso.

 

En consecuencia, corresponde declarar improcedente en este extremo la oposición formulada.

 

- Respecto a la oposición andina

No obstante, el signo solicitado y las marcas de la opositora resultan semejantes, dado que distinguen servicios y productos no vinculados, el registro del signo solicitado no será susceptible de producir riesgo de confusión en el público consumidor.

 

En consecuencia, corresponde declarar improcedente en este extremo la oposición formulada.

 

- Aplicación del artículo 7 de la Convención de Washington

De la revisión de los medios probatorios, no se han configurado todos los supuestos contenidos en el artículo 7 de la Convención de Washington, por lo que dicha norma no resulta aplicable.

 

En consecuencia, corresponde declarar improcedente en este extremo la oposición formulada.

 

- Aplicación del artículo 137 de la Decisión 486

De los medios probatorios presentados por la opositora no se ha evidenciado la supuesta conducta desleal del solicitante.

 

- Respecto a la aplicación del artículo 136 inciso e) (De oficio)

En el presente caso Eddie Bauer corresponde al nombre de un famoso fundador de cadenas de ropa que lleva su nombre.

Se ha verificado que el mencionado diseñador y fundador de tiendas de ropa, o sus herederos, no han autorizado al solicitante registrar su nombre como marca, siendo que, de otorgarse el presente signo, afectaría la identidad y el prestigio del citado diseñador.

 

Por lo tanto, el signo solicitado incurre en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso e) de la Decisión 486, por lo que no corresponde que acceda a registro.

 

Con fecha 4 de abril de 2018, Eddie Bauer Licensing Services LLC interpuso recurso de apelación reiterando los argumentos que expuso al formular su oposición.

 

No obstante haber sido debidamente notificado, el solicitante, Percy Vassallo Tinoco, no interpuso recurso de apelación contra la resolución que, entre otros aspectos, denegó de oficio el registro del signo solicitado.

 

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

 

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar si corresponde pronunciarse sobre los argumentos expuestos por la opositora Eddie Bauer Licensing Services LLC en su recurso de apelación.

 

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

 

1. Conclusión del proceso sin declaración sobre el fondo

 

De acuerdo al artículo 195 de Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, pondrán fin al procedimiento las resoluciones que se pronuncian sobre el fondo del asunto, el silencio administrativo positivo, el silencio administrativo negativo en el caso a que se refiere el inciso 4) del artículo 197, el desistimiento, la declaración de abandono, los acuerdos adoptados como consecuencia de conciliación o transacción extrajudicial que tengan por objeto poner fin al procedimiento y la prestación efectiva de lo pedido a conformidad del administrado en caso de petición graciable.

 

La norma agrega que también pondrá fin al procedimiento la resolución que así lo declare por causas sobrevenidas que determinen la imposibilidad de continuarlo.

 

Sobre esto último, Jorge W. Peyrano expresa lo siguiente: …puede suceder (y de hecho acontece con habitualidad) que un “caso justiciable” se torne en “no justiciable” ínterin se está tramitando y que ello obedezca a circunstancias extrañas al sentir de los participantes en el proceso. Si ello ocurre se estará ante un supuesto de “sustracción de materia… (que)…no es otra cosa que un medio anormal de extinción del proceso (no regulado por el legislador), constituido por la circunstancia de que la materia justiciable sujeta a decisión deja de ser tal por razones extrañas a la voluntad de las partes, no pudiendo el tribunal interviniente emitir un pronunciamiento de mérito sobre la pretensión deducida…”^[1].

 

2. Sobre los argumentos de la apelación interpuesta por la opositora

 

Mediante Resolución Nº 1213-2018/CSD-INDECOPI de fecha 8 de marzo de 2018, la Comisión de Signos Distintivos declaró: i) INFUNDADA la oposición formulada por Eddie Bauer Licensing Services LLC, ii) denegó de oficio el registro del signo solicitado.

 

Si bien dicha resolución ha sido impugnada por la opositora Eddie Bauer Licensing Services LLC, en el extremo en el que se declaró infundada su oposición; la Sala advierte que el solicitante no interpuso recurso de apelación contra la mencionada resolución, por lo que la denegatoria del registro del signo solicitado ha quedado consentida.

 

Al respecto, teniendo en cuenta lo anterior, si bien Eddie Bauer Licensing Services LLC interpuso recurso de apelación contra la resolución emitida por la Comisión de Signos Distintivos, resulta necesario precisar que, de acuerdo a lo resuelto por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual en casos similares^[2], no corresponde pronunciarse sobre los argumentos de dicho recurso, puesto que el efecto deseado por Eddie Bauer Licensing Services LLC (que se deniegue la solicitud de registro de la marca de producto EDDIE BAUER ITALIA y logotipo) fue alcanzado en razón a una circunstancia ajena a la relación jurídica procesal entablada entre el solicitante y la empresa opositora.

 

En tal sentido, se evidencia un supuesto de sustracción de la materia, por lo que carece de objeto pronunciarse sobre el recurso de apelación interpuesto por Eddie Bauer Licensing Services LLC correspondiéndole a la Sala dejar firme la Resolución Nº 1213-2018/CSD-INDECOPI de fecha 8 de marzo de 2018.

 

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

 

Por las razones expuestas, carece de objeto pronunciarse sobre el recurso de apelación interpuesto por Eddie Bauer Licensing Services LLC y, en consecuencia, se deja FIRME la Resolución N°1213-2018/CSD-INDECOPI de fecha 8 de marzo de 2018.

 

Con la intervención de los Vocales: Néstor Manuel Escobedo Ferradas, Gonzalo Ferrero Diez Canseco, María Soledad Ferreyros Castañeda, Carmen Jacqueline Gavelan Díaz y Ramiro Alberto del Carpio Bonilla

 

NÉSTOR MANUEL ESCOBEDO FERRADAS

Presidente de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

 

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