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DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

 

COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

 

RESOLUCIÓN N° 1213-2018/CSD-INDECOPI

 

EXPEDIENTE: 702149-2017

 

SOLICITANTE: VASSALLO TINOCO, PERCY

 

OPOSITORA: Eddie Bauer Licensing Services LLC

 

MATERIA: SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA DE PRODUCTO

OPOSICIÓN ANDINA

 

Lima, 08 de marzo de 2018

 

1. ANTECEDENTES

 

Con fecha 21 de abril de 2017, VASSALLO TINOCO, PERCY de Perú, solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación EDDIE BAUER ITALIA y logotipo, conforme al modelo adjunto:

 

 

Para distinguir herramientas e instrumentos de mano accionados manualmente; artículos de cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar, de la clase 08 de la Clasificación Internacional.

 

Mediante proveído de fecha 25 de mayo de 2017, se requirió al solicitante que cumpla con acreditar el consentimiento expreso otorgado por Eddie Bauer, quien es fundador de la cadena de tiendas de ropa de su mismo nombre, a favor de VASSALLO TINOCO, PERCY, respecto del registro de su nombre como parte del signo solicitado, mandato que deberá ser absuelto dentro del plazo de 60 días, bajo apercibimiento de resolverse conforme a Ley.

 

Mediante escrito de fecha 16 de junio de 2017, Eddie Bauer Licensing Services LLC de Estados Unidos de América formuló oposición señalando lo siguiente:

 

- Es titular en el Perú, Colombia, Bolivia y Ecuador de las siguientes marcas:

 

Marca	Certificado	Clase(s)	País
	216433	18	Perú
	22749	25
	81428	35
EDDIE BAUER	7835	18, 25, 35
EDDIE BAUER	181888	18	Colombia
	518525	18
EDDIE BAUER	181885	25
	181988	25
	502449	18, 25
	157593-C	18	Bolivia
EDDIE BAUER	2016-000153	18	Ecuador
EDDIE BAUER	2016-001002	35

 

- Es titular de diversos registros de la marca EDDIE BAUER y EDDIE BAUER y logotipo en Estados Unidos de América, para distinguir productos y servicios de las clases 02, 03, 04, 08, 09, 11, 12, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 35, de la Clasificación Internacional. Asimismo, es titular de tales registros en Panamá, Brasil, Chile, México y Uruguay. 

- El signo solicitado es idéntico a la marca registrada EDDIE BAUER y sus variaciones y por lo tanto confundible.

- Los productos que pretende distinguir el signo solicitado están vinculados con los servicios de la clase 35 que distingue su marca registrada.

- La denominación EDDIE BAUER corresponde al nombre de un reconocido profesional, por lo cual el signo solicitado será asociado con la empresa de EDDIE BAUER y, en consecuencia, afectará su identidad y sus marcas registradas.

- La marca de su empresa ha adquirido reputación en el mercado y es ampliamente conocida, por lo que de otorgarse el registro se estaría permitiendo un acto de competencia desleal en la modalidad de aprovechamiento de la reputación ajena.

- Invocó la aplicación del Artículo 07 de la Convención de Washington.

- Amparó su oposición en lo establecido en los Artículos 136 literales a) y e), 146 147 y 155 de la Decisión 486.

- Adjuntó medios probatorios.

- Solicitó que se les otorgue un plazo adicional para presentar los medios probatorios en los que sustenta su oposición.

 

Con fecha 23 de junio de 2017, la opositora precisó que es titular en los Estados Unidos de las marcas EDDIE BAUER inscritas con certificados N° 3904514 (Clases 08 y 20), N° 4290047 (clases 08, 09 y 21), N° 0880279 (clases 08, 09, 18, 20, 24 y 25) y EDDIE BAUER y logotipo inscrita con certificado N° 0880280 (clases 08, 09, 18, 20, 24 y 25), los cuales constituyen base de su oposición en aplicación del Artículo 7 de la Convención de Washington. De otro lado reiteró los fundamentos de su escrito de oposición de fecha 16 de junio de 2017.

 

Mediante providencia de fecha 26 de junio de 2017, se requirió a la opositora que cumpla con presentar copias de los certificados de registro N° 157593-C, concedido en Bolivia y los certificados N° 2016-000153 y N° 2016-001002, concedidos en Ecuador, bajo apercibimiento de considerar los registros a manera enunciativa y referencial.

 

Con fecha 05 de julio de 2017, la opositora adjuntó copias de los certificados de registro N° 157593-C, concedido en Bolivia y los certificados N° 2016-000153 y N° 2016-001002, concedidos en Ecuador.

 

Mediante providencia de fecha 11 de julio de 2017, se corrió traslado de la oposición y:

 

“(…) se deja constancia que la oposición andina se basa en:

 

● Las marcas mixtas , registradas en Colombia, Bolivia y Ecuador con certificados N° 518525, N° 502449, N° 157593-C y N° 2016-000153, respectivamente, para distinguir productos de la clase 18 de la Clasificación Internacional, cuyo interés real en el mercado peruano se pretende acreditar con el certificado de registro N° 216433.

 

● Las marcas mixtas , registradas en Colombia, con certificados N° 181988 y N° 502449, para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional, cuyo interés real en el mercado peruano se pretende acreditar con el certificado de registro N° 22749.

 

● La marca denominativa EDDIE BAUER, registrada en Colombia, con certificado N° 181888, para distinguir productos de la clase 18 de la Clasificación Internacional, cuyo interés real en el mercado peruano se pretende acreditar con el certificado de registro N° 7835.

 

● La marca denominativa EDDIE BAUER, registrada en Colombia, con certificados N° 181885, para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional, cuyo interés real en el mercado peruano se pretende acreditar con el certificado de registro N° 7835.

 

● La marca mixta , registrada en Ecuador, con certificado N° 2016-001002, para distinguir servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional, cuyo interés real en el mercado peruano se pretende acreditar con el certificado de registro N° 81428.

 

Igualmente, se deja constancia que se considerarán como fundamentos de la oposición a las marcas registradas en Colombia, Bolivia y Ecuador, únicamente respecto de los productos y servicios que coinciden con aquellos que forman parte del distingue de los certificados de registro N° 216433, N° 22749, N° 7835 y N° 81428 con los que se pretende acreditar el interés real en el mercado peruano.”

 

Mediante escrito de fecha 23 de agosto de 2017, la opositora precisó que su oposición en base al Artículo 7 de la Convención de Washington, se basa en las marcas EDDIE BAUER inscritas con certificados N° 3904514, N° 4290047, N° 0880279 y EDDIE BAUER y logotipo inscrita con certificado N° 0880280, que distinguen productos de la clase 08 de la Clasificación Internacional. De otro lado, adjuntó copia del consentimiento otorgado por Eddie C. Bauer a Eddie Bauer, Inc, el 04 de octubre de 1995, mediante el cual autoriza a dicha empresa a registrar como marca el nombre y apellido EDDIE BAUER a nivel mundial. Asimismo, manifestó que Eddie C. Bauer es heredero de EDDIE BAUER y además cedió a favor de su empresa las solicitudes y certificados de registro de EDDIE BAUER y sus variaciones. Finalmente, adjuntó medios probatorios.

 

Mediante providencia de fecha 23 de agosto de 2017, se dejó constancia que los documentos adjuntados por la opositora se encuentran redactados en idioma distinto al castellano, lo cual se avaluará al momento de resolver.

 

Con fecha 04 de setiembre de 2017, la opositora reiteró los fundamentos de su oposición y adjuntó traducciones de algunos de los documentos con los que pretende acreditar que Eddie C. Bauer es hijo único y heredero de EDDIE BAUER. De otro lado, señaló que, en aplicación del principio de veracidad, deben tomarse por verdaderos los documentos que ha presentado.

 

Mediante providencia de fecha 24 de noviembre de 2017 se dejó constancia que el plazo otorgado al solicitante mediante providencia de fecha 25 de mayo de 2017, a fin de que presente el consentimiento expreso de EDDIE BAUER respecto del registro de su nombre como marca, ha vencido. Asimismo, siendo el estado del procedimiento, no obstante haber sido debidamente notificado, el solicitante no absolvió el traslado de la oposición formulada por Eddie Bauer Licensing Services LLC, razón por la que se señaló que el expediente se encuentra para resolver, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 150 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

 

2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN

 

La Comisión, conforme a los antecedentes expuestos, deberá determinar lo siguiente:

 

(i) Si el signo solicitado está incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso e) de la Decisión 486.

(ii) Si Eddie Bauer Licensing Services LLC cuenta con legítimo interés para formular oposición en base a sus marcas registradas en Bolivia, Colombia y Ecuador.

(iii) Si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado y las marcas registradas en Perú a favor de la opositora y, de ser el caso, si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado y las marcas registradas en Bolivia, Colombia y Ecuador a favor de Eddie Bauer Licensing Services LLC.

(iv) Si corresponde aplicar el artículo 7 de la Convención de Washington.

(v) Si el signo ha sido solicitado para concretar un acto de competencia desleal.

 

3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN

 

3.1. Antecedentes registrales.

 

De los antecedentes que obran en el expediente, se ha verificado que Eddie Bauer Licensing Services LLC, de Estados Unidos de América es titular de las siguientes marcas:

 

En Perú

 

Marca	Certificado	Vigencia	(Clase) Distingue
	216433	30/09/2024	(18) Cuero y cuero de imitación incluidos productos de estos materiales, a saber, bolsas de asas, billeteras, mochilas, bolsos de viaje, bolsas de lona, maletas, porta traje para viajes; bolsos de tocador vacíos, bolsas de mensajero, portafolios, bolsos de mano, carteras, bolsas de pañales, collares para perro, correas para perro, portabebés para el cuerpo; productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles; paraguas y sombrillas; bastones; fustas y artículos de guarnicionería.
	22749	22/01/2026	(25) Prendas de vestir; calzado, botas, zapatos y zapatillas, sombrerería.
	81428	22/04/2024	(35) Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; agrupamiento para el beneficio de terceros de productos (excepto su transporte), tales como prendas de vestir, bolsos, bolsas de cámara, maletas, artículos de viaje, productos para mascotas, productos para actividades al aire libre, ropa de cama, almohadas, edredones, mantas, zapatos, sombreros, bufandas, joyas, relojes, paraguas, linternas, herramientas múltiples, equipo de campamento, hieleras para picnic, botellas de agua, botiquines de primeros auxilios y equipos de supervivencia, todos ellos para que los consumidores puedan examinarlos y comprarlos a su conveniencia; este servicio puede ser prestado por comercios minoristas o mayoristas, o mediante catálogos de venta por correo o medios de comunicación electrónicos.
EDDIE BAUER	7835	24/03/2024	(18) Cuero y cuero de imitación incluidos productos de estos materiales tales como bolsas de asas, billeteras, mochilas, bolsos de viaje, bolsas de lona, maletas, porta trajes para viajes; bolsos de tocador vacíos, bolsas de mensajero, portafolios, bolsos de mano, carteras, bolsas de pañales, collares para perro, correas para perro, portabebés para el cuerpo; productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas y sombrillas; bastones; fustas y artículos de guarnicionería. (25) Prendas de vestir, incluidos trajes de baño, camisas, polos, camisetas, suéteres, sudaderas, chaquetas, abrigos, pantalones, jeans, cinturones, pantalones cortos, ropa para dormir, ropa interior, ropa interior térmica para deportes (baselayers), chalecos de lana, tops de lana, pantalones de lana, chaquetas de lana, chalecos, guantes, calcetines, gorras; sombreros y artículos de sombrerería, bufandas, guantes, sudaderas con capucha, pulóver, cárdigan, camisetas sin mangas, pantalones capri, faldas, pantalones largos, vestidos, trajes, pantis, mallas, leggings; calzado, zapatos, botas y sandalias. (35) Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; agrupamiento para el beneficio de terceros de productos (excepto su transporte), tales como prendas de vestir, bolsos, bolsas de cámara, maletas, artículos de viaje, productos para mascotas, productos para actividades al aire libre, ropa de cama, almohadas, edredones, mantas, zapatos, sombreros, bufandas, joyas, relojes, paraguas, linternas, herramientas múltiples, equipo de campamento, hieleras para picnic, botellas de agua, botiquines de primeros auxilios y equipos de supervivencia, todos ellos para que los consumidores puedan examinarlos y comprarlos a su conveniencia; este servicio puede ser prestado por comercios minoristas o mayoristas, o mediante catálogos de venta por correo o medios de comunicación electrónicos.

 

En Colombia

 

Marca	Certificado	Vigencia	(Clase) Distingue
EDDIE BAUER	181888	29/11/2025	(18) maletines para llevar efectos de uso personal, morrales, paraguas, maletas, billeteras, bolsos y carteras.
	518525	12/11/2022	(18) Mochilas; bolsas multiuso; bolsas de lona con o sin ruedas; artículos de equipaje; bolsas de mensajero; bolsos de bandolera; bolsas de bandolera; bolsas multiuso de gran capacidad; bolsas de viaje; neceseres de tocador vacíos; monederos; macutos; paraguas; billeteras.
EDDIE BAUER	181885	29/11/2025	(25) Artículos de vestir
	181988	13/12/2025	(25) Artículos de vestir
	502449	12/11/2022	(18) Mochilas; bolsas multiuso; bolsas de lona con o sin ruedas; artículos de equipaje; bolsas de mensajero; bolsos de bandolera; bolsas de bandolera; bolsas multiuso de gran capacidad; bolsas de viaje; neceseres de tocador vacíos; monederos; macutos; paraguas; billeteras. (25)  Prendas de vestir para mujeres, hombres y niños, a saber, blazers, suéteres, sudaderas, pulóveres, camisas, blusas, polos, camisetas de manga corta, ropa interior térmica, pantalones vaqueros, calzoncillos, pantalones, pantalones pirata, shorts, vestidos, faldas, ropa de baño, ropa de dormir, calcetines, bufandas, cinturones de cuero para prendas de vestir; ropa exterior, a saber, chaquetas, chaquetas cortaviento, parkas, abrigos, chalecos, mitones, guantes; artículos de sombrerería y calzado.

 

En Bolivia

 

Marca	Certificado	Vigencia	(Clase) Distingue
	157593-C	25/02/2025	(18) no se consigna distingue

 

En Ecuador

 

Marca	Certificado	Vigencia	(Clase) Distingue
	2016-000153	15/10/2025	(18) bolsos; billeteras; mochilas; bolsos de viaje; maletines; equipajes; porta trajes de viaje; estuches vacíos para útiles de aseo personal; paraguas; bolsos de mensajería; portafolios; bolsos de mano; carteras; pañaleras; collares de perros; correas de perros; canguros porta niños y portabebés.
	2016-001002	07/10/2025	(35) Servicios de venta al por menor, servicios de venta online al por menor y por catálogo en los cuales figuran ropa, ropa para exteriores, vestimenta, calzado, zapatos, sombreros, bufandas, lentes, sombrerería, bolsos, bolsos para cámaras, equipaje, ropa de cama, almohadas, edredones, cobijas, artículos para viaje; joyería, relojes, paraguas, productos para mascotas, equipos para uso al aire libre, equipos para acampar, artículos deportivos, linternas, multi-herramientas, botellas para el agua, neveras (coolers) para picnic, equipos de primeros auxilios; equipos de supervivencia y artículos para el hogar.

 

3.2. Análisis del supuesto contenido en el literal e) del artículo 136 de la Decisión 486

 

Conforme se señaló en los antecedentes, mediante proveído de fecha 25 de mayo de 2017, se requirió al solicitante que cumpla con acreditar el consentimiento expreso otorgado por Eddie Bauer, quien es fundador de la cadena de tiendas de ropa de su mismo nombre, a favor de VASSALLO TINOCO, PERCY, respecto del registro de su nombre como parte del signo solicitado, bajo apercibimiento de resolverse conforme a Ley.

 

En el presente caso, se advierte que el solicitante no absolvió el requerimiento de fecha 25 de mayo de 2017.

 

Al respecto, el artículo 136 inciso e) de la Decisión 486, establece lo siguiente:

 

“Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(...)

e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, Hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos.”

 

Del análisis de dicha norma, se advierte que es necesario que se cumplan dos requisitos para que un signo incurra en la prohibición antes citada. El primero, es que el signo solicitado constituya el nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona (natural o jurídicas, con o sin fines de lucro) distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente como una persona distinta del solicitante. El segundo, es que dicho signo afecte la identidad o prestigio de ésta persona. En caso de cumplirse los dos requisitos antes mencionados, es necesario que el solicitante cuente con la debida autorización de la persona afectada o, si hubiese fallecido, de sus herederos. De lo contrario la Comisión deberá denegar el signo peticionado.

 

La norma citada, en cuanto a la afectación indebida de la identidad o prestigio, se refiere, en estricto, a la posibilidad de que los consumidores o usuarios crean de manera equivocada que los productos o servicios que distingue el signo guardan alguna relación con la persona a quién pertenece o pertenecía el nombre. Así, en tanto no exista confusión y, por consiguiente, afectación, la identidad de la persona permanecerá intacta. A mayor abundamiento, Jorge OTAMENDI, manifiesta lo siguiente: 

 

“Es indudable que el nombre comprende siempre el apellido y el nombre de cualquier persona. El nombre identifica a un individuo y es a este a quién se protege. (...) si bien las personas se designan comúnmente por sus nombre y apellido, en algunos casos es suficiente este último para individualizarlas, cuando quien lo lleva le ha dado notoriedad por su actuación pública destacada o por haberse distinguido en alguna rama de la ciencia.”^[1] 

 

Ahora bien, para la aplicación del artículo 136 inciso e) de la Decisión 486, debe acreditarse que la marca objeto de cuestionamiento constituya el nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta al solicitante y/o titular de la marca objeto de cuestionamiento.

 

- Aplicación al caso concreto

 

En el presente caso, la denominación EDDIE BAUER, corresponde al nombre de un famoso inventor norteamericano, fundador de la cadena de tiendas de ropa que lleva su nombre,  lo cual, se encuentra corroborado con la información contenida en los medios probatorios que obran en el expediente de vista (fojas 247 a 262), en aplicación del principio de verdad material recogido en el Artículo IV, Numeral 1.11 del T.U.O. de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General^[2].

 

Asimismo, se ha verificado que el mencionado inventor y fundador de la cadena de tiendas de ropa que lleva su nombre, o sus herederos, no han autorizado al solicitante a registrar su nombre como marca, siendo que de otorgarse el presente registro, ello afectaría la identidad y el prestigio del citado inventor, dado que el consumidor podría creer de manera errónea que las herramientas e instrumentos de mano accionados manualmente; artículos de cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar que pretende distinguir el signo solicitado, son de titularidad y/o productos de las invenciones de EDDIE BAUER. 

 

Por todo ello, se determina que el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición contenida en el artículo 136 inciso e) de la Decisión 486.

 

No obstante haberse verificado que el signo solicitado no es registrable al encontrarse incurso en la prohibición de registro establecida en el literal e) del Artículo 136 de la Decisión 486, se procederá a evaluar los fundamentos de la oposición formulada por Eddie Bauer Licensing Services LLC de Estados Unidos de América, a fin de emitir un pronunciamiento sobre todos los puntos materia de controversia.

 

3.3. Aplicación del literal e) del artículo 136 de la Decisión 486 invocado por la opositora

 

Al respecto, se tomarán en cuenta los criterios señalados en el numeral 3.2., de la presente Resolución. 

 

La opositora alegó que la denominación EDDIE BAUER corresponde al nombre de un reconocido profesional, por lo cual el signo solicitado será asociado con la empresa de EDDIE BAUER y, en consecuencia, afectará su identidad y sus marcas registradas. De otro lado, adjuntó copia del consentimiento otorgado por Eddie C. Bauer, ‒único heredero de EDDIE BAUER‒, a Eddie Bauer, Inc, el 04 de octubre de 1995, mediante el cual autoriza a su empresa a registrar como marca el nombre y apellido EDDIE BAUER a nivel mundial.

 

En el presente caso, si bien la opositora presentó copia de una “carta de consentimiento” expedida por Eddie C. Bauer, quién sería heredero de EDDIE BAUER; dicho documento únicamente acredita que la opositora se encuentra facultada para solicitar el registro de marcas que contengan el nombre del reconocido diseñador de ropa EDDIE BAUER.

 

En tal sentido, corresponde declarar improcedente en este extremo la oposición formulada por Eddie Bauer Licensing Services LLC. De otro lado, se debe tener en cuenta que la alegación de la afectación de un nombre tiene que ser efectuada por quien lo utiliza, por sus herederos o por un tercero con facultades para presentar la oposición, según sea el caso.

 

3.4. Legítimo interés de la opositora, de conformidad con el Artículo 147 de la Decisión 486

 

El Artículo 146 de la Decisión 486 señala que “dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca”.

 

Conforme lo señala el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, “condición sine qua non para que la observación^[3] sea aceptada por la oficina nacional competente es que el observante tenga legítimo interés al momento de presentarse la observación, interés que debe ser probado en el momento administrativo respectivo”.^[4]

 

De igual modo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha establecido que “el Artículo 147 de la Decisión 486 también resulta aplicable para las solicitudes de registro de un nombre comercial, dado que su protección surte los mismos efectos que en el caso de las solicitudes de registro de una marca. Adicionalmente, cabe señalar que el legítimo interés para presentar oposición andina debe entenderse en el sentido que la vulneración de derechos de terceros adquiridos con anterioridad en cualquiera de los Países Miembros también podría ponerse de manifiesto mediante el registro de un nombre comercial”^[5].

 

El legítimo interés es un concepto que atañe a la motivación en virtud de la cual se formula el acto de oposición. Esta motivación está referida a la posibilidad de sufrir una lesión de otorgarse el registro solicitado.

 

Por otro lado, el Artículo 147 de la Decisión 486 establece que tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar, para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. En ambos casos, la opositora deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla.

 

Al respecto, del análisis del artículo 147 de la Decisión 486, se advierte que los titulares de marcas registradas o aquellos que hayan solicitado con anterioridad el registro en cualquiera de los demás Países Miembros de la Comunidad Andina, se encuentran legitimados para formular oposición a solicitudes de registro, siempre que se trate de un signo idéntico o similar a aquel que se pretende registrar y que además los signos se encuentren referidos a productos o servicios respecto de los cuales su uso pueda inducir al público a confusión, siendo necesario además, que en estos casos el opositor acredite su interés real en el mercado del país en el cual formula oposición, solicitando para tal efecto el registro de la marca en cuestión.

 

En el presente caso, la opositora alega ser titular de las siguientes marcas:

 

- En Colombia

 

Marca	Certificado Colombiano	Interés real Certificado N°:	Interés real se acredita respecto de:
EDDIE BAUER	181888	7835	Bolsas de asas, billeteras, bolsos de viaje, bolsas de lona, maletas, porta trajes para viajes; bolsos de tocador vacíos, bolsas de mensajero, bolsos de mano, carteras, maletas; paraguas, de la clase 18 de la Clasificación Internacional.
	518525	216433	Billeteras, mochilas, bolsos de viaje, bolsas de lona, bolsas de mensajero; paraguas, de la clase 18 de la Clasificación Internacional.
EDDIE BAUER	181885	7835	Prendas de vestir, incluidos trajes de baño, camisas, polos, camisetas, suéteres, sudaderas, chaquetas, abrigos, pantalones, jeans, cinturones, pantalones cortos, ropa para dormir, ropa interior, ropa interior térmica para deportes (baselayers), chalecos de lana, tops de lana, pantalones de lana, chaquetas de lana, chalecos, guantes, calcetines, gorras; sombreros y artículos de sombrerería, bufandas, guantes, sudaderas con capucha, pulóver, cárdigan, camisetas sin mangas, pantalones capri, faldas, pantalones largos, vestidos, trajes, pantis, mallas, leggings; calzado, zapatos, botas y sandalias, de la clase 25 de la Clasificación Internacional.
	181988	22749	Prendas de vestir; calzado, botas, zapatos y zapatillas, sombrerería, de la clase 25 de la Clasificación Internacional.
	502449	216433   22749	Billeteras, mochilas, bolsos de viaje, bolsas de lona, bolsas de mensajero; paraguas, de la clase 18 de la Clasificación Internacional.   Prendas de vestir; calzado, botas, zapatos y zapatillas, sombrerería de la clase 25 de la Clasificación Internacional.

 

- En Ecuador

 

Marca	Certificado Colombiano	Interés real Certificado N°:	Interés real se acredita respecto de:
	2016-000153	216433	Bolsas de asas, billeteras, bolsos de viaje, bolsas de lona, maletas, porta trajes para viajes; bolsos de tocador vacíos, bolsas de mensajero, bolsos de mano, carteras, maletas; paraguas, de la clase 18 de la Clasificación Internacional.
	2016-001002	81428	Agrupamiento para el beneficio de terceros de productos (excepto su transporte), tales como prendas de vestir, bolsos, bolsas de cámara, artículos de viaje, productos para mascotas, productos para actividades al aire libre, ropa de cama, almohadas, edredones, mantas, zapatos, sombreros, bufandas, joyas, relojes, paraguas, linternas, herramientas múltiples, equipo de campamento, hieleras para picnic, botellas de agua, botiquines de primeros auxilios y equipos de supervivencia, todos ellos para que los consumidores puedan examinarlos y comprarlos a su conveniencia; este servicio puede ser prestado por comercios minoristas o mayoristas, o mediante catálogos de venta por correo o medios de comunicación electrónicos, de la clase 35  dela Clasificación Internacional.

 

- En Bolivia

 

Respecto de la marca registrada en Bolivia  (certificado N° 157593-C), cabe señalar que si bien la opositora adjuntó copia de un documento que da cuenta de la inscripción de dicha marca en Bolivia (fojas 200 y 951), en tal documento no se consigna el distingue de la marca, razón por la cual corresponde declarar improcedente la oposición formulada en dicho extremo.

 

3.5. Evaluación del riesgo de confusión

 

En el presente caso, Eddie Bauer Licensing Services LLC, sustentó su oposición en los siguientes registros otorgados en Perú y en Colombia y Ecuador, respecto de los cuales acredita interés real en el Perú:

 

Marca	Certificado	Clase(s)	País
	216433	18	Perú
	22749	25
	81428	35
EDDIE BAUER	7835	18, 25, 35
EDDIE BAUER	181888	18	Colombia
	518525	18
EDDIE BAUER	181885	25
	181988	25
	502449	18, 25
EDDIE BAUER	2016-000153	18	Ecuador
EDDIE BAUER	2016-001002	35

 

En atención a lo expuesto es pertinente citar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente:

 

“Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

 

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;”

 

La confusión a la que puede ser inducido el público consumidor en el mercado puede darse de dos formas. Así, la confusión directa se presenta cuando dos productos o servicios, idénticos se encuentran marcados por signos iguales o similares de modo tal que el consumidor adquiere un producto o contrata un servicio en la creencia errónea que se trata del producto o servicio del competidor. De otro lado, la confusión indirecta, no está referida a los productos o servicios en sí, sino al origen empresarial de los mismos, es decir que el consumidor aún diferenciando claramente los productos o servicios, considera que ambos pertenecen a un mismo titular.

 

De lo expuesto se concluye que para el análisis del riesgo de confusión se deberá tener en cuenta tanto la semejanza de los signos en sí, como la naturaleza de los productos o servicios a los que se aplican, debiéndose tener presente que por lo general, la confusión entre dos signos será mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir.

 

3.5.1. Productos y/o servicios a los que se refieren los signos en conflicto

 

En cuanto a los productos y servicios, cabe señalar que uno de los principios en los que se sustenta el derecho marcario es el de especialidad, en virtud del cual se limita con carácter general la posibilidad de oponer una marca registrada frente al registro o uso de un signo idéntico o similar respecto a productos o servicios idénticos o semejantes.

 

Así, el registro de una marca otorga protección a su titular no sólo respecto a los productos o servicios para los cuales se concedió el registro, sino que también opera en relación a productos o servicios que se asemejen al grado de inducir a confusión al público consumidor, con independencia de si éstos se encuentran comprendidos o no en una misma clase de la Clasificación Internacional.

 

Al respecto, cabe precisar que la Clasificación Internacional de Productos y Servicios de Niza es irrelevante para efectos de determinar si existe similitud entre los productos o servicios en cuestión. Así lo entiende el artículo 151 de la Decisión 486 en su segundo párrafo, al establecer expresamente que “(…) Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud  ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente”, por lo que puede suceder que productos o servicios comprendidos en una misma clase de la Clasificación Internacional no sean semejantes y, a su vez, que productos o servicios de clases diferentes sean similares.

 

En consecuencia, para determinar el alcance del principio de especialidad, se deberá analizar si los productos o servicios a los que están referidos los signos son similares según su naturaleza, finalidad, canales de comercialización, complementariedad, utilización conjunta o público consumidor al que van dirigidos.

 

a) Respecto de la clase 18 de la Clasificación Internacional

 

En el presente caso el signo solicitado pretende distinguir herramientas e instrumentos de mano accionados manualmente; artículos de cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar, de la clase 08 de la Clasificación Internacional.

 

Por su parte, las marcas registradas en Perú distinguen:

 

Certificado	(Clase) Distingue
216433	(18) Cuero y cuero de imitación incluidos productos de estos materiales, a saber, bolsas de asas, billeteras, mochilas, bolsos de viaje, bolsas de lona, maletas, porta traje para viajes; bolsos de tocador vacíos, bolsas de mensajero, portafolios, bolsos de mano, carteras, bolsas de pañales, collares para perro, correas para perro, portabebés para el cuerpo; productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles; paraguas y sombrillas; bastones; fustas y artículos de guarnicionería.
7835	(18) Cuero y cuero de imitación incluidos productos de estos materiales tales como bolsas de asas, billeteras, mochilas, bolsos de viaje, bolsas de lona, maletas, porta trajes para viajes; bolsos de tocador vacíos, bolsas de mensajero, portafolios, bolsos de mano, carteras, bolsas de pañales, collares para perro, correas para perro, portabebés para el cuerpo; productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas y sombrillas; bastones; fustas y artículos de guarnicionería.

 

Las marcas registradas en Colombia respecto de las cuales se acreditó interés real en el Perú, distinguen:

 

Certificado Colombiano	Distingue
181888	Bolsas de asas, billeteras, bolsos de viaje, bolsas de lona, maletas, porta trajes para viajes; bolsos de tocador vacíos, bolsas de mensajero, bolsos de mano, carteras, maletas; paraguas, de la clase 18 de la Clasificación Internacional.
518525	Billeteras, mochilas, bolsos de viaje, bolsas de lona, bolsas de mensajero; paraguas, de la clase 18 de la Clasificación Internacional.

 

La marca registrada en Ecuador, respecto de la cual se ha acreditado Interés real en el Perú, distingue:

 

Certificado Colombiano	Interés real se acredita respecto de:
2016-000153	Bolsas de asas, billeteras, bolsos de viaje, bolsas de lona, maletas, porta trajes para viajes; bolsos de tocador vacíos, bolsas de mensajero, bolsos de mano, carteras, maletas; paraguas, de la clase 18 de la Clasificación Internacional.

 

Al respecto, se advierte que no existe vinculación ni conexión competitiva entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado y los productos que distinguen las marcas registradas en Perú, Colombia y Ecuador a favor de la opositora. En efecto, el signo solicitado pretende distinguir esencialmente herramientas e instrumentos de mano que funcionan manualmente para la realización de tareas diversas, en tanto que las marcas registradas distinguen esencialmente productos destinados a portar y contener objetos para su traslado. 

 

En atención a lo expuesto, se advierte que los productos analizados poseen distinta naturaleza y pretende satisfacer necesidades distintas de consumo.

 

No obstante se ha verificado que no existe vinculación entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado y los productos que distinguen las marcas registradas, se procederá al examen comparativo entre tales signos a fin de emitir un pronunciamiento sobre todos los puntos materia de controversia.

 

b) Respecto de la clase 25 de la Clasificación Internacional

 

En el presente caso el signo solicitado pretende distinguir herramientas e instrumentos de mano accionados manualmente; artículos de cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar, de la clase 08 de la Clasificación Internacional.

 

Por su parte, las marcas registradas en Perú distinguen:

 

Certificado	Distingue
22749	(25) Prendas de vestir; calzado, botas, zapatos y zapatillas, sombrerería.
7835	(25) Prendas de vestir, incluidos trajes de baño, camisas, polos, camisetas, suéteres, sudaderas, chaquetas, abrigos, pantalones, jeans, cinturones, pantalones cortos, ropa para dormir, ropa interior, ropa interior térmica para deportes (baselayers), chalecos de lana, tops de lana, pantalones de lana, chaquetas de lana, chalecos, guantes, calcetines, gorras; sombreros y artículos de sombrerería, bufandas, guantes, sudaderas con capucha, pulóver, cárdigan, camisetas sin mangas, pantalones capri, faldas, pantalones largos, vestidos, trajes, pantis, mallas, leggings; calzado, zapatos, botas y sandalias.

 

Las marcas registradas en Colombia respecto de las cuales se acreditó interés real en el Perú, distinguen:

 

Certificado Colombiano	Interés real se acredita respecto de:
181885	Prendas de vestir, incluidos trajes de baño, camisas, polos, camisetas, suéteres, sudaderas, chaquetas, abrigos, pantalones, jeans, cinturones, pantalones cortos, ropa para dormir, ropa interior, ropa interior térmica para deportes (baselayers), chalecos de lana, tops de lana, pantalones de lana, chaquetas de lana, chalecos, guantes, calcetines, gorras; sombreros y artículos de sombrerería, bufandas, guantes, sudaderas con capucha, pulóver, cárdigan, camisetas sin mangas, pantalones capri, faldas, pantalones largos, vestidos, trajes, pantis, mallas, leggings; calzado, zapatos, botas y sandalias, de la clase 25 de la Clasificación Internacional.
181988	Prendas de vestir; calzado, botas, zapatos y zapatillas, sombrerería, de la clase 25 de la Clasificación Internacional.
502449	Prendas de vestir; calzado, botas, zapatos y zapatillas, sombrerería de la clase 25 de la Clasificación Internacional.

 

Al respecto, se advierte que no existe vinculación ni conexión competitiva entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado y los productos que distinguen las marcas registradas en Perú, Colombia y Ecuador a favor de la opositora. En efecto, el signo solicitado pretende distinguir esencialmente herramientas e instrumentos de mano que funcionan manualmente para la realización de tareas diversas, en tanto que las marcas registradas distinguen esencialmente prendas de vestir. 

 

En atención a lo expuesto, se advierte que los productos analizados poseen distinta naturaleza y pretende satisfacer necesidades distintas de consumo.

 

No obstante se ha verificado que no existe vinculación entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado y los productos que distinguen las marcas registradas, se procederá al examen comparativo entre tales signos a fin de emitir un pronunciamiento sobre todos los puntos materia de controversia.

 

c) Respecto de la clase 35 de la Clasificación Internacional

 

En el presente caso el signo solicitado pretende distinguir herramientas e instrumentos de mano accionados manualmente; artículos de cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar, de la clase 08 de la Clasificación Internacional.

 

Por su parte, las marcas registradas en Perú distinguen:

 

Certificado	Distingue
81428	(35) Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; agrupamiento para el beneficio de terceros de productos (excepto su transporte), tales como prendas de vestir, bolsos, bolsas de cámara, maletas, artículos de viaje, productos para mascotas, productos para actividades al aire libre, ropa de cama, almohadas, edredones, mantas, zapatos, sombreros, bufandas, joyas, relojes, paraguas, linternas, herramientas múltiples, equipo de campamento, hieleras para picnic, botellas de agua, botiquines de primeros auxilios y equipos de supervivencia, todos ellos para que los consumidores puedan examinarlos y comprarlos a su conveniencia; este servicio puede ser prestado por comercios minoristas o mayoristas, o mediante catálogos de venta por correo o medios de comunicación electrónicos.
7835	(35) Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; agrupamiento para el beneficio de terceros de productos (excepto su transporte), tales como prendas de vestir, bolsos, bolsas de cámara, maletas, artículos de viaje, productos para mascotas, productos para actividades al aire libre, ropa de cama, almohadas, edredones, mantas, zapatos, sombreros, bufandas, joyas, relojes, paraguas, linternas, herramientas múltiples, equipo de campamento, hieleras para picnic, botellas de agua, botiquines de primeros auxilios y equipos de supervivencia, todos ellos para que los consumidores puedan examinarlos y comprarlos a su conveniencia; este servicio puede ser prestado por comercios minoristas o mayoristas, o mediante catálogos de venta por correo o medios de comunicación electrónicos.

 

La marca registrada en Ecuador, respecto de la cual se acreditó interés real en el Perú, distingue:

 

Certificado Colombiano

Interés real se acredita respecto de:

2016-001002

Agrupamiento para el beneficio de terceros de productos (excepto su transporte), tales como prendas de vestir, bolsos, bolsas de cámara, artículos de viaje, productos para mascotas, productos para actividades al aire libre, ropa de cama, almohadas, edredones, mantas, zapatos, sombreros, bufandas, joyas, relojes, paraguas, linternas, herramientas múltiples, equipo de campamento, hieleras para picnic, botellas de agua, botiquines de primeros auxilios y equipos de supervivencia, todos ellos para que los consumidores puedan examinarlos y comprarlos a su conveniencia; este servicio puede ser prestado por comercios minoristas o mayoristas, o mediante catálogos de venta por correo o medios de comunicación electrónicos, de la clase 35  dela Clasificación Internacional.

 

Al respecto, se advierte que no existe vinculación ni conexión competitiva entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado y los servicios que distinguen las marcas registradas en Perú y Ecuador a favor de la opositora. En efecto, el signo solicitado pretende distinguir esencialmente herramientas e instrumentos de mano que funcionan manualmente para la realización de tareas diversas, en tanto que las marcas registradas distinguen esencialmente servicios de reagrupamiento de productos distintos a aquellos que pretende distinguir el signo solicitado. 

 

En atención a lo expuesto, se advierte que los productos y servicios analizados poseen distinta naturaleza y pretende satisfacer necesidades distintas de consumo.

 

No obstante se ha verificado que no existe vinculación entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado y los servicios que distinguen las marcas registradas, se procederá al examen comparativo entre tales signos a fin de emitir un pronunciamiento sobre todos los puntos materia de controversia.

 

3.5.2. Examen comparativo

 

El Artículo 45 del Decreto Legislativo N° 1075, señala que “a efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la Dirección competente tendrá en cuenta principalmente los siguientes criterios:

 

a) La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias;

b) El grado de percepción del consumidor medio;

c) La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente;

d) El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado; y, 

e) Si el signo es parte de una familia de marcas.”

 

El Artículo 46 del Decreto Legislativo N° 1075 establece que “tratándose de signos denominativos, en adición a los criterios señalados en el Artículo 45 de este Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente:

 

a) La semejanza gráfico-fonética;

b) La semejanza conceptual; y,

c) Si el signo incluye palabras genéricas y/o descriptivas, se realizará el análisis sobre la palabra o palabras de mayor fuerza distintiva”.

 

El artículo 47 del Decreto Legislativo N° 1075 dispone que “tratándose de signos figurativos, en adición a los criterios señalados en el artículo 45 de este Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente:

 

a) Si las figuras son semejantes, si suscitan una impresión visual idéntica o parecida.

b) Si las figuras son distintas, si evocan un mismo concepto”.

 

El artículo 48 del Decreto Legislativo N° 1075, señala que “tratándose de signos mixtos, formados por una denominación y un elemento figurativo, en adición a los criterios señalados en los artículos 45, 46 y 47 del presente Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente:

 

a) La denominación que acompaña al elemento figurativo;

b) La semejanza conceptual; y,

c) La mayor o menor relevancia del aspecto denominativo frente al elemento gráfico, con el objeto de identificar la dimensión característica del signo”.

 

Por su parte, el artículo 49 del Decreto Legislativo N° 1075 señala que “tratándose de un signo denominativo y uno figurativo se tendrá en consideración la semejanza conceptual. Tratándose de un signo denominativo y uno mixto, se tendrán en cuenta los criterios señalados en los artículos 45 y 47 de este Decreto Legislativo. Tratándose de un signo figurativo y uno mixto, se tendrán en cuenta los criterios señalados en los artículos 47 y 48 del presente Decreto Legislativo.

 

En los tres supuestos serán igualmente de aplicación los criterios señalados en el artículo 45 del presente Decreto Legislativo.”

 

Para determinar si dos signos son confundibles, debe partirse de la impresión de conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor, ya que, por lo general, éste no podrá comparar ambos signos a la vez, sino más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo que guarde del signo anteriormente percibido.

 

Es por ello, que al comparar dos signos deben considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor, debiendo tener presente, además, que por lo general el recuerdo y capacidad de diferenciación de los consumidores dependerán de los productos o servicios a distinguir y de la atención que usualmente presten para su adquisición o contratación.

 

Previamente a realizar el examen comparativo corresponde señalar que en vista que la denominación ITALIA es el nombre de un país de Europa, su inclusión en un signo no genera derechos de exclusiva, no siendo posible que sea apropiada por un solo titular; por ello no se trata de un elemento que contribuya a la diferenciación de los signos en conflicto, razón por la que no será tomada en cuenta en el examen comparativo.

 

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado EDDIE BAUER ITALIA y logotipo y las marcas registradas en Perú, Colombia y Ecuador, EDDIE BAUER y EDDIE BAUER y logotipo, se advierte que los signos resultan semejantes.

 

Signo solicitado	Marcas registradas
	EDDIE BAUER

 

En efecto, la semejanza entre los signos se debe a que incluyen en su conformación la denominación EDDIE BAUER, elemento denominativo relevante del signo solicitado y único elemento denominativo que conforma las marcas registradas, lo que determina que los signos generen una impresión fonética de conjunto semejante.

 

Asimismo, si bien el signo solicitado incluye en su conformación elementos gráficos adicionales, como la representación de tres hojas sobre la denominación, aquello no resulta suficiente para desvirtuar la semejanza antes referida.

 

3.5.3. Conclusión

 

En virtud de lo expuesto, no obstante que el signo solicitado y las marcas de la opositora resultan semejantes, dado que distinguen productos y/o servicios no vinculados, la Comisión determina que el otorgamiento del registro solicitado no es susceptible de generar riesgo de confusión en el público usuario; por lo que corresponde declarar infundada la oposición formulada en este extremo.

 

3.6. Aplicación de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de Washington de 1929

 

Eddie Bauer Licensing Services LLC de Estados Unidos de América, sostiene que es titular en los Estados Unidos de América de las marcas EDDIE BAUER inscritas con certificados N° 3904514, N° 4290047, N° 0880279 y EDDIE BAUER y logotipo inscrita con certificado N° 0880280, que distinguen productos de la clase 08 de la Clasificación Internacional, e invocó la aplicación del artículo 7 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de Washington (en adelante Convención de Washington).

 

Dicha norma señala que todo propietario de una marca legalmente protegida en uno de los Estados Contratantes conforme a su legislación interna, que tenga conocimiento de que alguna persona o entidad usa o pretende registrar o depositar una marca sustancialmente igual a la suya o susceptible de producir confusión o error en el adquirente o consumidor de los productos o mercancías que se apliquen, tendrá el derecho de oponerse al uso, registro o depósito de la misma, empleando los medios, procedimientos y recursos legales establecidos en el país en que se use o pretenda registrar o depositar dicha marca, probando que la persona que la usa o intenta registrar o depositar tenía conocimiento de la existencia y uso en cualquiera de los Estados Contratantes, de la marca en que se funde la oposición y que ésta se usaba y aplicaba y continúa usándose y aplicándose a productos de la misma clase; y, en consecuencia, podrá reclamar para sí el derecho a usar preferente y exclusivamente, o la prioridad para registrar o depositar su marca en el país de que se trate, siempre que llene las formalidades establecidas en la legislación interna y en esta Convención.

 

En este caso, la empresa opositora invocó la aplicación de dicha norma, sustentándose en la titularidad de las marcas las marcas EDDIE BAUER (certificados N° 3904514, N° 4290047 y N° 0880279) y EDDIE BAUER y logotipo (certificado N° 0880280), que distinguen productos de la clase 08 de la Clasificación Internacional, las cuales se encontrarían inscritas en Estados Unidos de América, estado contratante de la Convención de Washington.

 

En ese sentido, en atención a las consideraciones expuestas, corresponde analizar la aplicación del artículo 7 de la Convención de Washington en base a la marca de producto en las que sustenta su oposición.

 

Ahora bien, del análisis de la referida norma, se advierte que para su aplicación es necesario que se cumplan conjuntamente con los siguientes requisitos:

 

- Protección legal anterior de la marca a favor del opositor en alguno de los Países Contratantes (conforme a la legislación interna de ese país);

- La marca sustento de la oposición ha sido usada y aplicada y continúa usándose y aplicándose a productos o mercancías de la misma clase;

- Conocimiento previo por parte del solicitante de la existencia y uso de la marca en que se basa la oposición.

- El signo debe ser sustancialmente igual a la marca en la cual se basa la oposición o ser susceptible de producir confusión en el público consumidor respecto de los productos o servicios a los que se apliquen;

 

En ese sentido, corresponde evaluar los medios probatorios presentados por la opositora, a efectos de determinar si se cumplen las condiciones necesarias para la aplicación del artículo 7 de la Convención de Washington.

 

a) Protección legal anterior de la marca en la que se basa la oposición en alguno de los Países Contratantes.

 

En el presente caso, la opositora adjuntó impresiones de la página web de la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos de América (USPTO, por sus siglas en inglés) y de la página web de WIPO (www.wipo.int/branddb/en/), correspondientes a la consulta de los certificados de registro de las marcas EDDIE BAUER (certificados N° 3904514, N° 4290047, N° 0880279) y EDDIE BAUER y logotipo (certificado N° 0880280), de los cuales se ha podido verificar que Eddie Bauer Licensing Services LLC, ha acreditado que se encuentran legalmente protegidas a su favor en Estados Unidos de América, las siguientes marcas:

 

► La marca denominativa EDDIE BAUER inscrita con certificado N° 3904514, que distingue cuchillos, tenedores y cucharas; herramientas manuales multifuncionales compuestas por cuchillos, alicates, tijeras, limas, destornilladores y abrelatas; alicates; cuchillos de bolsillo de la clase 08 de la Clasificación Internacional. Cabe señalar que el estatus de la referida marca verificado en la página web de la USPTO, es el de cancelada.[6]

 

► La marca constituida por la denominación EDDIE BAUER conforme al modelo adjunto:

Inscrita con certificado N° 4290047, que distingue juegos de herramientas para chimenea vendidos como una unidad; herramientas de mano, a saber, raspadores; herramientas de mano, a saber, raspadores de hielo; palas; palas de nieve de la clase 08 de la Clasificación Internacional.

 

► La marca constituida por la denominación EDDIE BAUER conforme al modelo adjunto:

 

 

Inscrita con certificado N° 088279, que distingue cuchillería, cuchillos de mesa, cuchillos de cocina, cuchillos de bolsillo [ejes y sierras], de la clase 08 de la Clasificación Internacional.

 

► La marca de producto constituida por la denominación EDDIE BAUER, conforme al modelo adjunto:

 

 

Inscrita con certificado N° 0880280, que distingue cuchillería, cuchillos de mesa, cuchillos de cocina, cuchillos de bolsillo [ejes y sierras], de la clase 08 de la Clasificación Internacional.

 

b) Las marcas sustento de la oposición han sido usadas y aplicadas y continúan usándose y aplicándose a productos o mercancías de la misma clase.

 

En el presente caso, la opositora adjuntó los siguientes documentos:

 

- Capturas de la página web www.amazon.com (fojas 215 a 220), en las que se advierte la oferta de herramientas manuales multifuncionales compuestas por cuchillos, alicates, tijeras, limas, destornilladores y abrelatas; pinzas; destapadores; destornilladores y martillos, todos identificados con la marca EDDIE BAUER y sus variaciones.

 

De la revisión y valoración de los medios de prueba adjuntados por la opositora, se advierte que se ha acreditado que las marcas sustento de la oposición han sido usadas y aplicadas y continuaron usándose y aplicándose para los productos para los que se encuentran registradas cuando menos hasta el 18 de junio de 2017.

 

c) Conocimiento previo por parte del solicitante de la existencia y uso de las marcas en que se basa la oposición.

 

Al respecto, cabe señalar que los medios probatorios presentados por la opositora no resultan suficientes para acreditar que el solicitante tuvo conocimiento previo de la existencia de las marcas EDDIE BAUER (certificados N° 3904514, N° 4290047, N° 0880279) y EDDIE BAUER y logotipo (certificado N° 0880280), inscritas en Estados Unidos de América, toda vez que dichos medios probatorios, solo acreditan la oferta para comercialización de productos identificados con las marcas citadas en una página de ventas por internet ‒redactada en idioma inglés‒, lo que supone que está dirigida a la comercialización de productos en los Estados Unidos de América o en otros países de habla inglesa, más no para el Perú, donde domicilia el solicitante. En ese sentido, no han sido aportados elementos que permitan generar certeza respecto del conocimiento previo de las marcas de la opositora por parte del solicitante.

 

d) El signo solicitado debe ser sustancialmente igual a las marcas en las cuales se basa la oposición o ser susceptible de producir confusión en el público consumidor respecto de los productos a que se apliquen

 

En el presente caso, el signo solicitado EDDIE BAUER ITALIA y logotipo y las marcas registradas en Estados Unidos de América a favor de Eddie Bauer Licensing Services LLC de Estados Unidos de América con certificados N° 3904514, N° 4290047, N° 0880279 y N° 0880280, son sustancialmente semejantes y se encuentran referidos a productos respecto de los cuales son susceptibles de generar riesgo de confusión.

 

- Conclusión

 

En virtud de lo expuesto, esta Comisión determina que no se han configurado todos los supuestos contenidos en el artículo 7 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de Washington, por lo que dicha norma no resulta de aplicación al presente caso. En ese sentido, resulta infundada la oposición formulada por Eddie Bauer Licensing Services LLC, en este extremo.

 

3.7. Aplicación del artículo 137 de la Decisión 486.

 

En el presente caso, la opositora señaló que la marca de su empresa ha adquirido reputación en el mercado y es ampliamente conocida, por lo que de otorgarse el registro se estaría permitiendo un acto de competencia desleal en la modalidad de aprovechamiento de la reputación ajena. Asimismo, invocó la aplicación del artículo 137 de la Decisión 486.

 

Al respecto, tenemos que, el Artículo 137 de la Decisión 486 señala lo siguiente: “Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro”.

 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 258 de la Decisión 486, se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.

 

Según lo establecido en el Artículo 259 inciso a) de la norma comunitaria, constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, “cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor”.

 

Cabe entender que el Artículo 137 de la Decisión 486 se configura como un supuesto especial de irregistrabilidad marcaria, extraído de los marcos del análisis de puro derecho que supone la aplicación de las prohibiciones contenidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión para colocar al evaluador en el ámbito de la verificación de los hechos concretos y de la constatación de la realidad del uso de los signos en el mercado. Para la aplicación de dicho artículo se requiere contar con indicios razonables que permitan inferir que un registro se ha solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal^[7].

 

Ateniéndose a lo señalado en el Artículo 276 del Código Procesal Civil, se entiende que constituyen indicios aquellos actos, circunstancias o signos suficientemente acreditados a través de los medios probatorios que adquieren significación en su conjunto, conduciendo al Juez a la certeza en torno de un hecho desconocido relacionado con la controversia.

 

A efectos de acreditar la conducta desleal imputadas al solicitante, la opositora adjuntó como medios probatorios los siguientes documentos:

 

1. Copias de certificados de registro de la marca EDDIE BAUER y sus variaciones otorgadas en Estados Unidos de América, Colombia, Ecuador, Bolivia, Argentina, México, Australia, Nueva Zelanda, Austria, Benelux, Canadá, China, Francia, Honduras, Paraguay, Malasia, Indonesia, Jamaica, Kuwait, Arabia Saudita, Portugal, Corea, Suiza, Uruguay, Puerto Rico, Brasil, Chile, Irlanda del Norte, entre otros.

2. Capturas de la página web www.amazon.com, en las que se advierte la oferta de herramientas manuales multifuncionales compuestas por cuchillos, alicates, tijeras, limas, destornilladores y abrelatas; pinzas; destapadores; destornilladores y martillos, todos identificados con la marca EDDIE BAUER y sus variaciones.

3. Copia del documento de consentimiento otorgado por Eddie C. Bauer a Eddie Bauer Inc, para que registre marcas que incluyen en su conformación la denominación EDDIE BAUER.

4. Copia del documento de cesión de marcas otorgado por Eddie Bauer Inc en favor de Eddie Bauer Licensing LLC.

5. Copia de un artículo denominado Bauer, Eddie (1899-1986), que relata la historia del inventor del nombre del título.

 

Del análisis conjunto de los medios probatorios, se advierte que la opositora es una empresa titular de diversas marcas en el mundo conformadas por la denominación EDDIE BAUER y sus variaciones, para distinguir productos y servicios de diversa índole, entre ellos, productos de la clase 08 de la Clasificación Internacional. Asimismo, la documentación presentada muestra aspectos relativos al señor Eddie Bauer, concretamente su historia e invenciones logradas. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, a partir de la documentación presentada por la opositora, no se evidencian elementos a partir de los cuales se pueda acreditar la supuesta conducta desleal atribuida al solicitante al momento de iniciar el presente procedimiento de registro.  En efecto, no se ha evidenciado que haya existido una deliberada intención por parte de éste de obtener un beneficio en detrimento de la empresa opositora, a través de la presentación de la solicitud de la marca EDDIE BAUER ITALIA y logotipo para identificar productos de la clase 08 de la Clasificación Internacional, por lo que no se ha acreditado que el solicitante pretenda aprovecharse del alegado prestigio y reputación de las marcas EDDIE BAUER y sus variaciones.

 

Adicionalmente, cabe señalar que el solo hecho de solicitar el registro de un signo distintivo que la opositora considera confundible con sus marcas registradas, no constituye un acto de competencia desleal, toda vez que para establecer dichas conductas por parte de un administrado al momento de solicitar el registro de una marca, no basta con que los signos confrontados sean semejantes; antes bien, es necesario ponderar otros elementos que permitan revelar la supuesta intención desleal del solicitante, lo cual no se verifica en el presente caso.

 

En ese sentido, no se ha creado convicción en esta Comisión respecto a que resulte aplicable al presente caso el Artículo 137 de la Decisión 486; por lo que corresponde desestimar la oposición formulada en este extremo.

 

3.8. Examen de registrabilidad

 

Realizado el examen de registrabilidad del signo solicitado se ha determinado que es distintivo y susceptible de representación gráfica, conforme a lo señalado en el artículo 134 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, encontrándose fuera de las prohibiciones de registro establecidas en el artículo 135 de la referida normativa, no se encuentra incurso en los supuestos del Artículo 137 de la Decisión 486 y tampoco incurre en los supuestos del Artículo 7 de la Convención de Washington; sin embargo, incurre en la prohibición de registro contemplada en el Artículo 136 literal e) de la Decisión 486, por lo que no corresponde acceder a su registro.

 

La presente Resolución se emite en aplicación de las normas legales antes mencionadas y en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 36, 40, 41 y 42 de la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), sancionada por Decreto Legislativo N° 1033, concordante con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1075; así como por los artículos 50, 51 y 52 del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

 

4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN

 

Primero. - Declarar INFUNDADA la oposición formulada por Eddie Bauer Licensing Services LLC de Estados Unidos de América.

 

Segundo. - Por las razones expuestas en los considerandos de la presente Resolución, DENEGAR el registro de marca de producto solicitado por VASSALLO TINOCO, PERCY de Perú.

 

Con la intervención de los miembros de Comisión: Hugo Fernando González Coda, Sandra Patricia Li Carmelino y Gisella Carla Ojeda Brignole.

 

Regístrese y comuníquese

 

HUGO FERNANDO GONZÁLEZ CODA

Vicepresidente de la Comisión de Signos Distintivos