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DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

 

COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

 

RESOLUCION Nº 1588-2018/CSD-INDECOPI

 

EXPEDIENTE: 717257-2017

 

SOLICITANTE: CANO PAREDES JORGE

 

OPOSITORA: JAFER ENTERPRISES R&D SLU

 

MATERIA: SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA DE PRODUCTO

OPOSICIÓN

 

Lima, 27 de marzo de 2018.

 

1. ANTECEDENTES

 

Con fecha 18 de agosto de 2017, CANO PAREDES JORGE, de Perú, solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación B.B CREAM y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo adjunto:

 

 

para distinguir cosméticos no medicinales, lociones no medicinales, cremas cosméticas, jabones no medicinales, uñas y pestañas postizas y sus pegamentos, de la clase 03 de la Clasificación Internacional.

 

Mediante escrito de fecha 13 de setiembre de 2017, JAFER ENTERPRISES R&D SLU, de España, formuló oposición manifestando lo siguiente:

 

- Es una empresa con presencia en el mercado peruano y reconocida a través de sus principales productos de la línea de cosméticos, maquillaje y perfumería y que comercializa bajo la marca registrada UNIQUE para distinguir productos de la clase 03 de la Clasificación Internacional.

- La marca de producto UNIQUE goza de reconocimiento por parte de los consumidores nacionales, ocupando un lugar de preferencia en el sector de los consumidores de productos de la clase 03 de la Clasificación Internacional.

- El término BB CREAM que se pretende registrar como marca, carece de distintividad y es descriptivo, por lo que no sirve para indicar origen empresarial alguno.

- El signo solicitado resulta un término descriptivo del tipo de crema cosmética que pretende proteger, crema/bálsamo para imperfecciones.

- Existen diversas marcas registradas que hacen uso del término BB CREAM para distinguir productos de la clase 03 de la Clasificación Internacional, por lo que dicho término no es solo de uso frecuente en dicha clase, sino que además es descriptivo y carente de distintividad. Cita las marcas.

- El término BB CREAM –en español crema/bálsamo para imperfecciones- debe mantenerse de libre uso en el mercado, evitando que sea apropiado y monopolizado por un sector actor del mercado.

- El uso en el mercado del término BB CREAM es frecuente por parte de su empresa, así como de otras industrias cosméticas y de maquillaje para promocionar y publicitar un tipo de crema cosmética.

- Los elementos gráficos que acompañan a la frase BB CREAM son irrelevantes para dotarla de distintividad alguna.

Amparó su oposición en el artículo 135 incisos b), y e) de la Decisión 486.

Adjunta medios probatorios que considera aplicables al caso concreto.

No obstante haber sido debidamente notificado, el solicitante no absolvió el traslado de la oposición formulada, razón por la que mediante providencia de fecha 04 de diciembre de 2017, se dejó constancia de tal hecho y se señaló que el expediente se encontraba para resolver, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 150 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

 

2. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

 

La Comisión, teniendo en cuenta los antecedentes descritos, deberá determinar si el signo solicitado cumple con los requisitos de registrabilidad exigidos por ley.

 

3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

 

3.1 Aptitud distintiva del signo solicitado

 

JAFER ENTERPRISES R&D SLU señaló que el término BB CREAM que se pretende registrar como marca, carece de distintividad y es descriptivo, por lo que no sirve para indicar origen empresarial alguno.

 

3.1.1. Requisitos de registrabilidad y prohibiciones de registro

 

El artículo 134 de la Decisión 486 establece que se entenderá por marca todo signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Añade que podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.

 

Es decir, que conforme a la normativa andina, cualquier elemento distintivo, y en consecuencia perceptible, puede ser considerado como marca, siempre que esté en aptitud de cumplir la función principal de esta figura, que es la función identificadora.

 

De este modo, la Decisión 486, incluye una amplia gama de elementos susceptibles de ser registrados como marca, señalando de forma enunciativa, ejemplos de tales signos.

 

En el mismo sentido, el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, establece que “la marca es el medio o el modo externo y necesario del que se valen los empresarios para asignar a sus servicios y productos un distintivo que les permita diferenciar en el mercado sus productos o servicios de los de la misma clase, o que guarden identidad o similitud con los de sus competidores. De esta forma el consumidor asocia una clase o categoría de bienes y productos con un signo determinado, produciéndose una asociación directa entre la marca como signo externo de diferenciación y los productos como objeto de protección de la marca”.[1]

 

Así, la marca tiene como función esencial el distinguir los productos o servicios de un competidor de los demás productos o servicios que se ofrecen en el mercado. Ese carácter distintivo del signo permite al empresario individualizar sus productos o servicios para así participar en el mercado y, por otro lado, permite al consumidor identificar el origen, procedencia y calidad del producto o servicio que desea adquirir o contratar, sin verse expuesto a confusión o engaño.

 

Sin embargo, no todo signo puede acceder al registro como tal. En efecto, el artículo 134, anteriormente citado, no sólo establece qué signos pueden constituir marca, sino que además establece cuáles son los requisitos que estos signos deben reunir para acceder a los Registros de Propiedad Industrial, al señalar que podrán registrarse como marca los signos que sean distintivos y susceptibles de representación gráfica, mientras que el artículo 135 inciso a) de la norma citada, señala que no se podrán registrar como marcas los signos que no puedan ser considerados como marca de conformidad con lo dispuesto en el artículo 134, mientras que el artículo 135 inciso b) establece que no podrán registrarse los signos que carezcan de distintividad.

 

Por ello, un signo usual, genérico o descriptivo, no podrá constituirse como marca al carecer de esta facultad esencial de ser el vehículo diferenciador por excelencia de los productos o servicios ofertados en el mercado.

 

Cabe señalar, sin embargo, que para efectos de analizar la distintividad de un signo no basta con apreciar sus características constitutivas inherentes, sino además es necesario relacionarlas con los productos o servicios que en concreto dicho signo pretende distinguir. Si el signo solicitado analizado es capaz de diferenciar los productos o servicios que distingue de aquellos que producen, comercializan o prestan los competidores entonces ostentará la distintividad que le permitirá acceder a la protección registral como marca.

 

3.1.2 Signos Descriptivos

 

El artículo 135 inciso e) de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial dispone que no podrán registrarse como marcas los signos que consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios.

 

Es importante precisar que la razón para prohibir el registro de signos descriptivos, no radica únicamente en su falta de aptitud distintiva, sino que, al ser elementos que brindan información sobre determinados productos o servicios, deben ser libremente utilizables por todos los competidores que actúan en el mercado. En tal sentido, de otorgarse el derecho a su uso exclusivo a favor de una persona, se estaría privando a los competidores de la facultad de emplear dichos términos para mencionar las características u otras especificaciones de sus productos o servicios, concediéndose una ventaja injusta a un competidor singular, sin que ello sea consecuencia de su propio actuar en el mercado.

 

En lo que se refiere al referido fundamento de la prohibición de registro de signos descriptivos, en el Proceso 170-IP-2004 el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones ha manifestado lo siguiente: “El fundamento de la prohibición viene dado por el interés de los consumidores y de los empresarios en la libre disposición de elementos que forman parte del vocabulario común. De llevarse a cabo, el registro del signo descriptivo conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia”.

 

Ahora bien la prohibición mencionada sólo comprende a los signos que exclusivamente estén compuestos por elementos descriptivos, por lo que signos que contengan otros elementos distintivos sí podrían acceder al registro.               

 

A efectos de determinar si un signo es descriptivo debe hacerse una apreciación desde el punto de vista de las reacciones e interpretaciones del consumidor medio, también deben tenerse en cuenta los productos o servicios específicos de que se trata y no sólo cualquier producto o servicio del mismo género, y asimismo, analizar si el signo es capaz de comunicar las características, funciones, cualidades o ingredientes de un producto o servicio a una persona que no sabe de qué producto o servicio se trata.

 

3.1.3. Aplicación al caso en concreto

 

En el presente caso, CANO PAREDES JORGE, de Perú, solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación B.B CREAM y logotipo, para distinguir cosméticos no medicinales, lociones no medicinales, cremas cosméticas, jabones no medicinales, uñas y pestañas postizas y sus pegamentos de la clase 03 de la Clasificación Internacional.

 

Al respecto, se aprecia que el signo solicitado se encuentra conformado por la denominación BB CREAM[2], término en idioma inglés, cuyas siglas BB proceden del término “Blemish Balm” cuya traducción al español es “bálsamo anti imperfecciones”, el cual fue un bálsamo formulado por dermatólogos alemanes que debido a su acción anti inflamatoria y protectora se utilizaba para cuidar la piel después de intervenciones quirúrgicas o con láser. Debido a su gran cobertura y a unos pigmentos grisáceos estás cremas blanqueaban bastante bien la piel por lo que empezaron a hacer furor en Asia, especialmente en Corea del Sur y Japón, donde las actrices la utilizaban debido a su acabado blanquecino y opaco[3].

 

Así, la denominación BB CREAM si bien está conformada por términos del idioma inglés, debido a que se viene utilizando en el mercado de productos de belleza por diversas personas[4], entre ellos compañías de cosméticos, maquilladores, revistas de belleza, entre otros para referirse a cremas cosméticas que ocultan todo tipo de manchas e imperfecciones del rostro, tiene un significado conocido y entendido por el público consumidor de productos de belleza[5]; por lo que la referida frase no puede ser atribuida a un único origen empresarial.

 

Cabe precisar que, en el presente caso, si bien el signo solicitado contiene elementos gráficos adicionales, estos no le aportan la distintividad requerida para acceder a registro, toda vez que se tratan de una figura rectangular y dos líneas paralelas que no son suficientes para relacionar el signo solicitado con un determinado origen empresarial.

 

Es por ello que sobre dicho signo no puede recaer un derecho exclusivo a favor de una sola persona, sino que, por el contrario, éste debe permanecer en el dominio público a fin de que pueda ser utilizada por los diversos competidores en la oferta de los productos correspondientes a la clase 03 de la Clasificación Internacional.

 

3.1.4. Conclusión

 

Por lo expuesto, la Comisión considera que el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486.

En virtud de lo expuesto, corresponde declarar fundada la oposición formulada por JAFER ENTERPRISES R&D SLU, de España.

 

3.2. Examen de registrabilidad

 

Realizado el examen de registrabilidad del signo solicitado, se concluye que el mismo se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida por el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486, por lo que no corresponde acceder a su registro.

 

La presente Resolución se emite en aplicación de las normas legales antes mencionadas y en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 36, 40, 41 y 42 de la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), sancionada por Decreto Legislativo Nº 1033, concordante con el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1075; así como por los artículos 50, 51 y 52 del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

 

4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN

 

Declarar FUNDADA la oposición formulada por JAFER ENTERPRISES R&D SLU, de España, y; en consecuencia, DENEGAR el registro de marca de producto solicitado por CANO PAREDES JORGE, de Perú.

 

Con la intervención de los miembros de Comisión: Hugo Fernando González Coda, Gisella Carla Ojeda Brignole y Sandra Patricia Li Carmelino.

  

Regístrese y comuníquese

 

 

 

 

HUGO FERNANDO GONZÁLEZ CODA

Vicepresidente de la Comisión de Signos Distintivos