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Corte Suprema de Justicia de la República

Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

SENTENCIA

CASACIÓN N° 12094-2014

LIMA

Sumilla: “Para que el signo cuyo registro se solicita goce de distintividad, no solo debe ser diferente de otros signos registrados en el mercado, sino que debe tener la capacidad de individualizar, distinguir e identificar por si solo productos en el mercado, haciendo posible que el consumidor los requiera, es decir, debe permitir identificar el origen empresarial y la calidad del producto”.

Lima, siete de marzo de dos mil dieciocho.-

LA TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.-

VISTOS: Con el acompañado; en audiencia pública llevada a cabo en la fecha, integrada por los señores Jueces Supremos: Pariona Pastrana - Presidente, Arias Lazarte, Vinatea Medina, Toledo Toribio y Cartolin Pastor; de conformidad con el Dictamen Fiscal Supremo; producida la votación con arreglo a ley, se ha emitido la siguiente sentencia:

I. RECURSO DE CASACIÓN.-

En el presente proceso de impugnación de resolución administrativa, el demandado Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – Indecopi, interpone recurso de casación mediante escrito de fecha catorce de mayo de dos mil trece, obrante a fojas seiscientos setenta y ocho, contra la sentencia de vista de fecha once de diciembre de dos mil doce, obrante a fojas quinientos noventa y nueve, que revocó la sentencia apelada de fecha doce de septiembre de dos mil once, obrante a fojas quinientos setenta y uno, que declaró infundada la demanda; y reformándola la declararon fundada; en consecuencia, nula la Resolución N° 1010-2004/TPI-INDECOPI, de fecha nueve de noviembre de dos mil cuatro, que confirmó la Resolución N° 8410-2004/OSD-INDECOPI, de fecha nueve de julio de dos mil cuatro, que denegó el registro de la marca de producto constituido por la forma tridimensional de un envase para distinguir frutas y hortalizas frescas de la clase treinta y uno (31) de la nomenclatura oficial; ordenaron que el demandado expida la resolución administrativa correspondiente mediante la cual otorgue a favor del recurrente el registro de la marca solicitada, indicando las especificaciones del producto.

II. ANTECEDENTES.-

1. DEMANDA

Por escrito obrante a fojas treinta, Invernaderos del Mundo Sociedad Anónima Cerrada interpuso demanda de impugnación de resolución administrativa, con el propósito que se declare la nulidad de la Resolución N° 1010-2004/TPI-INDECOPI, de fecha nueve de noviembre de dos mil cuatro, que confirmó la Resolución N° 8410-2004/OSD-INDECOPI, de fecha nueve de julio de dos mil cuatro, en consecuencia, deniega el registro de la marca de producto constituida por la forma tridimensional de un envase solicitado para distinguir frutas y hortalizas frescas de la Clase 31 de la Nomenclatura Oficial. Asimismo, pretende que se otorgue a su favor el registro de la marca de producto constituida por la forma tridimensional de un envase.

Para sustentar su petitorio, la actora afirma que la marca de producto que pretende registrar está constituida por la forma tridimensional de un envase de franjas verticales simétricas, en cuya parte superior se observa una figura circular dentada y al interior una figura cuadrangular, en la parte inferior se observa una figura circular dentada conteniendo una figura cuadrangular en cuya parte central se aprecia una figura octogonal, lo cual es original por su forma y superficie, por lo que, se puede concluir que es un signo tridimensional suficientemente distintivo con características arbitrarias, capaz de identificar un origen empresarial determinado; siendo además que, el Tribunal del Indecopi ha concluido que la forma solicitada no es usual para distinguir los productos que pretende identificar el signo solicitado, esto es, se trata de un signo novedoso en el mercado y por lo tanto es apto para constituir una marca; además, al tratarse de una marca-envase no requiere presentar elementos adicionales figurativos o denominativos, por cuanto la fuerza distintiva suficiente para acceder a registro está constituida únicamente por las características de la forma tridimensional. Asimismo, en base al principio de predictibilidad, al haberse considerado el registro del diseño de un recipiente en forma cuadrada, inscrita bajo Certificado N° 40909, a favor de Mars Incorporated, no hay razones para denegar el registro de la marca solicitada.

Agrega que se ha incurrido en la causal de nulidad prevista en el artículo 10 numeral 1 de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, por cuanto la marca solicitada no se encuentra incursa en la prohibición contenida en el artículo 136 literal a) de la Decisión N° 486; por consiguiente, la Resolución N° 632-2002/TPI-INDECOPI infringe lo establecido en el artículo 132 literal c) del Decreto Legislativo N° 823 - Ley de Propiedad Industrial.

2. ARGUMENTOS DE LA PARTE DEMANDADA

Por escrito de fojas ochenta y uno, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - Indecopi, absuelve la demanda, señalando que al evaluarse la solicitud registral presentada por la actora, se han aplicado adecuadamente las disposiciones señaladas en la Decisión N° 486, en las cuales se establecen los supuestos de prohibición para el registro de las marcas, siendo uno de ellos que carezcan de la fuerza o la capacidad distintiva requerida; por lo que, mal hace la accionante al señalar que Indecopi ya se habría pronunciado sobre el carácter no usual del signo tridimensional que solicitó a registro bajo Expediente N° 201073-2004, pues el signo registrado por Resolución N° 632-2000/TPI-INDECOPI no guarda ningún tipo de relación con el que fue tramitado en el expediente en mención; siendo además que las conclusiones a las que haya arribado el Indecopi en otros casos se agotan en ellos, no pudiéndose aplicar por extensión para la evaluación de la solicitud registral de la demandante.

Asimismo, si bien el signo solicitado por la actora no tiene carácter usual de los productos de la Clase N° 31 de la Nomenclatura Oficial, su forma tridimensional no reviste de característica peculiar alguna que pueda ser susceptible en sí misma de generar en el público consumidor una asociación respecto de un origen empresarial determinado, careciendo de suficiente fuerza distintiva. Además, el signo solicitado no presenta elementos adicionales figurativos o denominativos que lo provean de fuerza distintiva suficiente para acceder al registro, resultando por ello incapaz de individualizar algunos de los productos que pretende distinguir (frutas y hortalizas frescas) y diferenciarlo de sus competidores, al grado de poder orientar las preferencias de compra en el consumidor.

3. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Por sentencia dictada el doce de septiembre de dos mil once, obrante a fojas quinientos setenta y uno, la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró infundada la demanda interpuesta, al considerar básicamente que en el presente caso no se ha logrado apreciar la conexión de la forma tridimensional de un envase de franjas verticales simétricas en cuya parte superior se observa una figura circular dentada y al interior una figura cuadrada, en la parte inferior se observa una figura circular dentada conteniendo una figura cuadrangular, en cuya parte central se aprecia un figura octagonal, con la empresa Invernaderos del Mundo Sociedad Anónima Cerrada y sobre todo para distinguir el origen de las frutas y hortalizas frescas de la Clase 31 de la Nomenclatura Oficinal que comercializan. Asimismo, el hecho de que Indecopi haya otorgado el registro de envase-marca a MARS no significa que se tenga que otorgar el registro de la marca a la demandante, pues cada caso debe ser analizado según sus particularidades.

4. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

A través de la sentencia de vista dictada el once de diciembre de dos mil doce, obrante a fojas quinientos noventa y nueve, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de la República, revocando la sentencia apelada, declaró fundada la demanda.

Para ello, señala que la solicitud de registro de marca de producto sí reviste características peculiares que por sí misma distinguen entre el público consumidor el producto como proveniente de un origen empresarial determinado, por lo que sí es factible que el consumidor lo identifique como proveniente de la empresa recurrente; es decir, incorpora en su estructura elementos o componentes adicionales que le otorgan suficiente distintividad, características que contribuyen a que se pueda registrar como marca pues goza de aquella; con lo cual se cumple la finalidad de la solicitud del recurrente: distinguir la forma tridimensional de un envase de franjas verticales simétricas, que permite indicar una procedencia empresarial concreta o constituir un elemento característico en base al cual los consumidores efectúen su decisión de consumo, ya que el signo solicitado presenta en su estructura elementos denominativo y figurativo adicional que le otorga capacidad distintiva.

Asimismo, el signo solicitado tiene una forma distintiva de los productos de la Clase 31, ya que presenta características peculiares que pueden causar en el público consumidor una asociación respecto de un origen empresarial determinado, debido a que tiene elementos propios que le brindan suficiente presencia distintiva.

Además, la sentencia impugnada afectó el principio de motivación, pues en los considerandos octavo y noveno no analizó la marca solicitada, a efecto de verificar si reúne o no el requisito de distintividad, sino que se limitó a analizar únicamente la publicidad presentada por la recurrente, así como tampoco se tomó en cuenta los criterios expuestos en la Interpretación Prejudicial N° 44-IP-2008.

En tal sentido, se tiene que la marca solicitada no se encuentra incursa en la prohibición contenida en el artículo 136 literal a) de la Decisión N° 486; por ende la forma tridimensional solicitada es novedosa, y se encuentra conforme al artículo 134 literal f) de la decisión aludida, al contar con detalles que constituyen elementos que resultan suficientemente peculiares y originales para poder identificar la forma tridimensional solicitada.

III. CAUSALES DEL RECURSO:

Mediante resolución de fecha veintiuno de julio de dos mil quince, obrante a fojas setenta y seis del cuaderno de casación formado en la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de esta Suprema Corte, se declaró procedente el recurso de casación interpuesto por la parte recurrente Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – Indecopi, por las causales siguientes:

a) Infracción normativa de los artículos VII del Título Preliminar y 50 numeral 6) del Código Procesal Civil; señala que el ad quem ha incurrido en grave afectación al debido proceso al analizar en los considerandos quinto y sexto de la sentencia de vista un signo distinto al que es materia del presente proceso, determinando una distintividad en base a elementos denominativos que no están presentes en el signo solicitado.

b) Infracción normativa del artículo 135 literal b) de la Decisión N° 486; alega que, la Sala de Mérito ha interpretado en forma errónea esta norma al considerar que basta con que la marca tridimensional presente elementos adicionales a los de una marca usual para que goce de distintividad y pueda acceder a registro, sin analizar que las diferencias tendrían que ser tan sustanciales que permitan diferenciar los productos en el mercado, lo cual no se aprecia en el presente caso. Asimismo, si bien en la impugnada se hace alusión a ligeras diferencias entre los signos, no analiza si esos elementos adicionales son capaces de generar una impresión en conjunto distinta respecto de los envases ya conocidos, dado que las características secundarias o no sustanciales, como se aprecia en el presente caso, no varían la impresión general del signo.

IV. CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Según se ha expuesto precedentemente, el recurso de casación objeto de pronunciamiento ha sido declarado procedente por la denuncia de infracción a normas de carácter procesal (error in procedendo) y de carácter material (error in iudicando). En ese sentido, dada la naturaleza y efectos del error in procedendo, este Colegiado emitirá pronunciamiento, en primer término, sobre las denuncias de carácter procesal, pues resulta evidente que de ser estimada alguna de ellas, carecería de objeto pronunciarse sobre las restantes, al encontrarse perjudicada la validez de los actos procesales.

EL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA PROCESAL

SEGUNDO.- El artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil ha recogido, dentro de la regulación del proceso civil, la vigencia del denominado principio de congruencia procesal, en virtud al cual se impone al juzgador una regla de adecuación lógica entre el ejercicio del poder jurisdiccional y las alegaciones expresadas por las partes. Sobre la base de este principio, la Casación N° 7043-2013-Lima ha declarado que: “la actividad realizada por éste al interior de la litis deberá necesariamente ceñirse a lo peticionado por las partes (tanto positiva [deber de pronunciarse sobre todo lo pedido] como negativamente [prohibición de ir más allá de lo pedido]) y mantenerse sobre la base de los hechos expuestos por ellas, bajo el gobierno del principio dispositivo, sin poder incorporar a la controversia hechos no alegados por ellas”[1].

TERCERO.- En este sentido, la referida disposición legal prevé que “el Juez debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente. Sin embargo, no puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes”; exigiendo, por un lado, que el juez de la causa se pronuncie sobre cada una de las pretensiones que han sido objeto del petitorio, en concordancia con lo previsto en los artículos 122 numeral 4 y 50 numeral 6 del mismo cuerpo legal, estableciendo este último que “Son deberes de los Jueces en el proceso: (…) 6. Fundamentar los autos y las sentencias, bajo sanción de nulidad, respetando los principios de jerarquía de las normas y el de congruencia”, y prohibiendo, por otro, que se pronuncie sobre asuntos no comprendidos en él o hechos distintos a los invocados por las partes intervinientes en la controversia.

CUARTO.- En el presente caso, el recurrente considera que el principio de congruencia procesal ha sido vulnerado por la Sala Superior al haber analizado un signo distinto al que es materia del presente proceso, determinando una distintividad en base a elementos denominativos que no están presentes en el signo solicitado.

QUINTO.- Empero, al someter a análisis esta argumentación, este Colegiado no encuentra fundamento válido para estimarla, pues el hecho de haber analizado la presencia de elementos denominativos no implica en modo alguno que la Sala Superior haya excedido los alcances del objeto de debate. Por el contrario, si tenemos en cuenta que la pretensión esgrimida en estos autos por la empresa Invernaderos del Mundo Sociedad Anónima Cerrada consiste en la nulidad de la Resolución N° 1010-2004/TPI-INDECOPI, que denegó el registro de la marca de producto constituida por la forma tridimensional de un envase, es evidente que el análisis de elementos denominativos constituye un elemento de juicio que no solo está relacionado directamente con lo pretendido, sino que, además, debe ser considerado necesariamente por el órgano jurisdiccional al momento de emitir decisión sobre el caso.

SEXTO.- No debe perderse de vista que, el análisis del elemento distintividad implica verificar si la marca de producto solicitada, cuenta con elementos adicionales (figurativos o denominativos) que le otorgue la suficiente fuerza distintiva, siendo además que, este extremo ha sido arribado en sede administrativa, en la cual se concluyó que la marca solicitada carecía de aquellos. Por tanto, el hecho de que en el sexto considerando de la sentencia de vista se haya abordado el tema de los elementos adicionales, no constituye una labor que resulte ajena al análisis que merecen las pretensiones de nulidad de resolución administrativa y registro de marca de producto, y menos aún un exceso en las atribuciones nacidas del principio de congruencia procesal para este tipo de procesos. En este orden de ideas, se concluye que la Sala Superior no ha afectado el principio de congruencia procesal; por lo que debe desestimarse esta denuncia.

DENUNCIA DE CARÁCTER MATERIAL

SÉPTIMO.- En relación a la denuncia de carácter material, este Colegiado considera necesario recordar que el artículo 134 literal f) de la Decisión Andina N° 486, señala que: (…) “Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: (…) f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; (…)”; por lo tanto, pueden ser registrables los envases o envolturas, los mismos que pueden estar compuestos de un fondo, ancho y altura; es decir, se trata de un signo tridimensional.

En ese sentido el Tribunal de la Comunidad Andina, ha señalado en el Proceso N° 31-IP-2003, lo siguiente:

“Las marcas tridimensionales son aquellas que poseen volumen, es decir que ocupan por sí mismas un espacio determinado, conforme lo explica el propio término tridimensional, que da la idea de la ocupación de las tres dimensiones del espacio (alto, ancho y profundidad). Debe dejarse en claro, desde luego, que para constituirse como marcas, deben esos signos ser necesariamente perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Si el signo de que se trate no ocupa un espacio, sino que está contenido en un elemento físico que es el que tiene volumen, no podrá calificarse como tridimensional. Así, la marca tridimensional ha de ser perceptible por la vista y por el tacto, como es el caso, entre otros productos, de los envoltorios, envases y relieves”. (resaltado nuestro)

OCTAVO.- Ahora bien, el artículo 135 literal b) de la Decisión N° 486, prescribe que: “No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) carezcan de distintividad”.

Con relación a la figura de la distintividad, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: "El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”[2]. Es decir, la distintividad del producto sirve de puente de comunicación entre empresarios, productores y consumidores en la medida en que lanza al mercado una señal inequívoca de la procedencia de los bienes y despierta en el consumidor la convicción de que el producto que adquiere es el que desea porque lo conoce y lo asocia con un único productor[3].

Bajo esa línea, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 604-IP-2015, afirma que:

(…) 2.3. Un signo tridimensional debe distinguir claramente un producto o servicio en el mercado, por lo tanto, estará sometido al examen de registrabilidad que realizan las Oficinas Competentes en Materia de Propiedad Industrial, previo al otorgamiento de un derecho exclusivo, para ello se toma en cuenta de manera prioritaria su capacidad distintiva determinada en dos aspectos, a saber:

2.3.1. Distintividad intrínseca: es aquella mediante la cual se determina la capacidad de individualización u originalidad que debe tener el signo por si solo para distinguir productos o servicios en el mercado, tratándose de signos tridimensionales se observará sus particularidades en su altura, anchura y profundidad (Artículo 135 Literal b); y,

2.3.2. Distintividad extrínseca: es aquella por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado, respecto a la marca tridimensional esta no deberá ser confundible con otros signos registrados previamente y en especial con otras marcas tridimensionales registradas. (…)

NOVENO.- Es en tal contexto que se debe determinar si el signo tridimensional, solicitado para registro por Invernaderos del Mundo Sociedad Anónima Cerrada, consistente en la forma tridimensional de un envase de franjas verticales simétricas, en cuya parte superior se observa una figura circular dentada y al interior una figura cuadrangular, en la parte inferior se aprecia una figura circular dentada conteniendo una figura cuadrangular en cuya parte central se aprecia una figura octagonal; es distintiva de tal forma que el consumidor pueda distinguir o no, entre los productos para el cual fue solicitado, esto es, la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza, o se trata de una forma común, usual o necesaria sin distintividad suficiente.

DÉCIMO.- Del análisis de la marca en cuestión, se aprecia que esta constituye una forma no usual en los productos de la Clase 31 de la Clasificación Internacional[4], pues posee características que difieren a las registradas en dicha clase, tal como se aprecia a fojas treinta y siete del expediente administrativo, esto es, se diferencia de otros signos registrados en el mercado.

DECIMOPRIMERO.- Sin embargo, no se aprecia que la misma tenga la capacidad de individualizar, distinguir e identificar por sí sola productos en el mercado, haciendo posible que el consumidor los requiera, es decir, el envase en cuestión por sí mismo no contiene característica peculiar o adicional alguna que permita identificar el origen empresarial y la calidad del producto que ofrece (frutas y hortalizas); no siendo el hecho de tratarse de un empaque novedoso, por contener características distintas a las ya existentes en el mercado (relieves en forma de figuras geométricas), resulte suficiente para otorgar el registro, pues como se ha indicado, la marca tridimensional en cuestión no logra orientar en el público consumidor su preferencia de compra por asociarlo a la empresa productora. A modo de ejemplo, en el presente caso, podemos indicar que por el simple envase cuyo registro se pretende -sin etiquetas-, al consumidor promedio no le es posible identificar que la lechuga hidropónica que contiene, proviene de determinada empresa.

DECIMOSEGUNDO.- Adicionalmente, debe indicarse que si bien a lo largo del proceso la recurrente ha incorporado imágenes del envase para tratar de evidenciar su distintividad, en dichas imágenes se aprecia el envase con un etiquetado impreso adicional, el cual no puede ser considerado como parte de la forma externa a registrar como marca tridimensional, ya que esta clase de signos básicamente se compone de una forma con volumen, sin que pueda alegarse como factor de distintividad la etiqueta impresa.

DECIMOTERCERO.- Por lo expuesto, es evidente que la Sala Superior ha incurrido en infracción del artículo 135 literal b) de la Decisión N° 486, pues consideró que por el solo hecho de tener el signo solicitado características distintas, ya gozaba de suficiente fuerza distintiva, indicando incluso que el mismo contaba con elementos adicionales figurativos y denominativos, los cuales no se advierten en el presente caso, por lo que, esta causal debe ser amparada.

V. DECISIÓN:

En base a las consideraciones expuestas, esta Sala Suprema, en aplicación de lo señalado en el artículo 396 del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente al caso de autos; declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el demandado Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – Indecopi, de fecha catorce de mayo de dos mil trece, obrante a fojas seiscientos setenta y ocho; en consecuencia, CASARON la sentencia de vista de fecha once de diciembre de dos mil doce, obrante a fojas quinientos noventa y nueve; y actuando en sede de instancia CONFIRMARON la sentencia de fecha doce de septiembre de dos mil once, obrante a fojas quinientos setenta y uno, que declaró INFUNDADA la demanda; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario oficial "El Peruano", bajo responsabilidad y los devolvieron; en los seguidos por Invernaderos del Mundo Sociedad Anónima Cerrada contra la parte recurrente, sobre impugnación de resolución administrativa. Interviene como ponente el señor Juez Supremo Pariona Pastrana.-

S.S.

PARIONA PASTRANA

ARIAS LAZARTE

VINATEA MEDINA

TOLEDO TORIBIO

CARTOLIN PASTOR

Dkrp/ero