Sala de Derecho Constitucional Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia del 03 de abril de 2018. Casación Número: 12455-2016
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0068-2010/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 1414-2008/OIN
SOLICITANTE: JAVIER EDUARDO HERRERA PAREDES
Solicitud de diseño industrial – Singularidad.
Lima, once de enero de dos mil diez.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 20 de agosto de 2008, Javier Eduardo Herrera Paredes (Perú) solicitó el registro del diseño industrial para CUCHARA MODELO 540, cuyo diseñador es el propio solicitante.
Mediante proveído de fecha 14 de octubre de 2008, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías modificó el título del diseño solicitado por el de “CUCHARA”.
Con fecha 14 de octubre de 2008, se otorgó la orden de aviso N° 1527-2008, efectuándose la correspondiente publicación en el Diario Oficial El Peruano el 22 de noviembre de 2008.
Mediante Resolución N° 472-2009/DIN-INDECOPI de fecha 30 de marzo de 2009, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías denegó el registro del diseño solicitado. Consideró lo siguiente:
- De la revisión de la página web de la USPTO (http://www.uspto.gov) se ha podido constatar la existencia de la patente de diseño US D554,953, publicado el 13 de noviembre de 2007, cuyo titular es la empresa Dixie Consumer Products LLC.
- El diseño considerado como antecedente presenta similares características que el diseño solicitado, es decir, visto horizontalmente presenta un cuerpo alargado en el que se distinguen dos porciones, una primera porción de contorno aproximadamente circular en forma de pala, y una segunda porción alargada en forma de mango de lados rectos ligeramente inclinados hacia arriba hasta alcanzar un punto situado aproximadamente a 2/3 de su extremo libre, en cuyo punto se forma una zona de curvatura continuando en un corto tramo recto ligeramente inclinado hacia abajo hasta unirse con la pala; adicionalmente, se observa un achurado que abarca casi toda el área de la segunda porción. Si bien el mencionado antecedente presenta como diferencia la forma del área de achurado sobre la segunda porción o mango; esta diferencia constituye una característica secundaria.
- En consecuencia, el diseño industrial solicitado carece de novedad.
Con fecha 28 de abril de 2009, Javier Eduardo Herrera Paredes interpuso recurso de apelación señalando que:
- La descripción del diseño considerado como antecedente, tal como ha sido consignada en la resolución apelada, resulta esencialmente genérica, toda vez que se está aludiendo a la estructura de cualquier cuchara. Así, la descripción hecha por la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del antecedente encontrado coincide con el significado del término “cuchara” contenido en el Diccionario de la Real Academia Española. En tal sentido, el antecedente encontrado por la Dirección no es más que el producto “cuchara”, el cual es susceptible de sufrir modificaciones en cuanto a su apariencia.
- La ley permite que pueda particularizarse cualquier producto mediante la reunión de líneas o combinación de colores, formas, textura o material. Asimismo, todas las mejoras o modificaciones que puedan realizarse al producto genérico no deben cambiar el destino o finalidad del producto.
- La llamada “característica secundaria” que señala la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías es en realidad una diferencia esencial. Así, no es lo mismo que el mango de la cuchara del antecedente tenga un achurado y que el mango del diseño solicitado no lo tenga. Si bien ambas características tienen la finalidad de otorgar mayor facilidad o comodidad para el asido del mango, también radica en dicha característica la diferencia que existe entre los diseños en cuestión.
- En efecto, estas características tienen otras finalidades que determinan no solamente la particularización de la apariencia de ambos productos, sino también al usuario hacia quien va dirigido el producto, ya que mientras que la superficie achurada del mango del antecedente responde a una necesidad de ornar la cuchara y hacerla distinta, mientras que la superficie lisa del mango del diseño solicitado hace que la labor de limpieza de la cuchara sea mucho más sencilla y realizable a través de máquinas industriales, ya que no presenta hendiduras donde se puedan acumular residuos de alimentos (sic).
- La cuchara considerada como antecedente está dirigida principalmente a hogares, mientras que el diseño solicitado está orientado a hoteles y restaurantes de un determinado nivel.
- El diseño solicitado es novedoso.
Posteriormente, señaló que la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías no ha tenido a la vista el producto correspondiente a la patente americana, ni sus vistas isométricas o sus dibujos con detalle de sus medidas y especificaciones, por lo que resulta imposible que haya realizado un examen basado en la experiencia sensorial para determinar la pretendida semejanza que le atribuye a ambos diseños. Manifestó que las notorias diferencias que se aprecian simplemente desde la vista superior o inferior, tanto en la forma del receptáculo o parte cóncava como en el diseño del mango, así como en la prolongación o unión del receptáculo con el mango, no han sido adecuadamente evaluadas por la Primera Instancia. Agregó que no se observa en la resolución apelada que se haya tomado en consideración alguna descripción del antecedente americano, ni menos aún que esta descripción haya sido traducida oficialmente al castellano.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
Corresponde a la Sala de Propiedad Intelectual determinar si el diseño industrial solicitado cumple con el requisito de novedad exigido por la ley.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN DE DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado que Dixie Consumer Products LLC. (Estados Unidos de América) es titular de la patente de diseño industrial para UTENSILIOS, con Nº US D554,953, solicitada el 7 de marzo de 2007 y concedida el 13 de noviembre de 2007.
2. Registrabilidad de los diseños industriales
2.1 Marco conceptual
El artículo 113 de la Decisión 486 señala que se considera diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.
Bodenhausen[1] señala que los dibujos o modelos industriales están constituidos por los aspectos o elementos ornamentales de un artículo utilitario, incluso sus características de dos o tres dimensiones en cuanto a forma y superficie que constituyen la apariencia del artículo.
Conviene también citar la definición formulada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) de los diseños industriales: “Se refiere al derecho garantizado en muchos países, de acuerdo a un sistema registral, para proteger los originales, decorativos y no funcionales caracteres distintivos de un artículo o producto industrial que resulte de una actividad de diseño”.[2]
De las anteriores definiciones del diseño industrial se desprenden los siguientes elementos que le son característicos:
- El diseño industrial sólo concierne al aspecto del producto, ya sea en su superficie bidimensional (líneas, colores, transparencia, brillo, etc.) o en su forma tridimensional (contornos, volúmenes).
- El diseño industrial debe ser arbitrario, esto es, no necesario para construir el objeto al cual se aplica o para que éste cumpla su función utilitaria. Así, la protección del diseño no abarca a las características únicamente impuestas por razones puramente prácticas o técnicas - como el mejor funcionamiento de un objeto o sistema - y que no tengan como finalidad mejorar la apariencia del producto. Existen otras figuras jurídicas que protegen estos desarrollos (patentes de invención y modelos de utilidad)[3]
- El diseño industrial debe conferir un aspecto particular y distinto al producto al que se aplique, confiriéndole una fisonomía nueva y propia. En tal sentido, el diseño industrial otorga un valor agregado al objeto en cuestión.
- El diseño industrial debe ser percibido por la vista en su uso o funcionamiento. Así, la forma de un componente electrónico, al interior de un artefacto, que no es percibido por la vista, no constituye un diseño industrial.
- El diseño industrial debe aplicarse a un artículo utilitario, esto es, susceptible de ser reproducido artesanal o industrialmente. Así, no constituye un diseño industrial un cuadro cuya finalidad sea únicamente la contemplación estética.
El derecho exclusivo sobre un diseño industrial se adquiere por el registro ante la oficina competente y otorga a su titular una protección por el período de su concesión oponible universalmente (erga omnes).
Para que un diseño industrial pueda acceder al registro debe ser nuevo y poseer una apariencia particular.
2.2 Apariencia particular de los diseños industriales
Conforme se ha señalado en el punto 1.1, el artículo 113 de la Decisión 486 considera al diseño industrial como la apariencia particular de un producto.
Se entiende como particular aquello que es singular o individual, como contrapuesto a universal o general[4]. Por tanto, el diseño tendrá carácter particular cuando la impresión general que produzca en los círculos interesados del público difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya sido puesto a su disposición con anterioridad. Además, deberá conferir un valor agregado al producto al que se aplique.
Conforme señala Otero Lastres, el modelo industrial (…) protege las creaciones industriales que tienen por finalidad hacer los productos más atractivos, desde el punto de vista estético, para el consumidor[5].
Así, la incorporación de un diseño industrial a un producto debe ayudar a una diferenciación suficiente del mismo, originando un aumento de la atracción de los compradores hacia tales productos, lo que justificaría su compra e incrementaría la venta de estos productos.
La apariencia visual es una de las consideraciones que más influye en la decisión de los consumidores a la hora de preferir un producto sobre otro, particularmente cuando una clase de productos que desempeña la misma función está disponible en el mercado. En estas situaciones, si el desempeño técnico de varios productos ofrecidos por diferentes fabricantes es relativamente igual, la apariencia estética y el costo determinarán la elección del consumidor[6].
A diferencia del requisito de novedad, no se cumple con el requisito de apariencia particular con la sola comparación con los diseños preexistentes, sino que se requiere un determinado criterio o juicio de valor. Para que un diseño tenga una apariencia particular, no basta que no sea copia de otro diseño preexistente, sino que debe superar un mínimo nivel de originalidad y creatividad, de modo que “la impresión general sea claramente diferente”[7]. Si bien el diseño industrial puede inspirarse en un diseño o elemento preexistente, debe presentarse en una forma distinta y original.
Para muchos autores, un diseño industrial debe plasmar la personalidad de su autor, aunque en un nivel menor que el que se exige para el derecho de autor.
La Sala conviene en precisar que este requisito es muy difícil de lograr en un diseño industrial, por cuanto sus autores son diseñadores profesionales que se basan en la demanda del mercado y los requerimientos de sus clientes para hacer sus diseños. En consecuencia, queda poco espacio para plasmar la personalidad de su autor.
2.3 Aplicación al presente caso
Cabe recordar que lo que se protege en un diseño industrial son los elementos ornamentales y de carácter estético o arbitrario, que tengan por finalidad modificar la apariencia de los productos a los que se aplique - que son los que, en sentido estricto, corresponden al diseño industrial - sin tomar en cuenta los elementos de carácter técnico que respondan a criterios de seguridad y funcionalidad.
Además, debe tenerse en cuenta que el registro de un diseño industrial otorga a su titular un derecho de exclusiva, el cual supone - además de la facultad de utilizar esa apariencia particular de un producto en el tráfico económico (dimensión positiva del derecho) - una facultad de exclusión o abstención que el titular del diseño industrial puede exigir a los terceros (dimensión negativa del derecho), sustrayendo del tráfico económico el uso de la reunión de líneas, combinación de colores o cualquier forma externa bidimensional o tridimensional que conforman esa apariencia particular, lo que constituye una dificultad para que terceros puedan acceder al mercado; y por esta razón se excluye del registro a los diseños industriales no novedosos o que no den una impresión distinta del producto con respecto a la impresión general producida por otros preexistentes en el mercado.
Así, de acceder a registro aquellos diseños industriales que son de dominio público y que no otorguen una apariencia particular al producto al cual se aplican, se estaría concediendo un derecho exclusivo sobre los mismos a favor de un competidor singular, prohibiendo su utilización por parte de terceros, lo que constituiría una barrera de acceso al correspondiente sector del mercado, equivalente al otorgamiento de un monopolio sobre los correspondiente diseños industriales. Por ello, corresponde dejar que éstos sean libremente utilizados por todos los competidores que actúan en un sector del mercado.
En el presente caso, se solicitó el registro del diseño industrial para CUCHARA.
Al respecto, la Sala considera que el diseño industrial solicitado – conformado únicamente por un mango y una sección cóncava, circular u ovalada para tomar los alimentos – corresponde a la definición de una cuchara común[8], la cual no reviste características ornamentales que la diferencien de otras que ya se encuentran en el mercado y que son fabricadas por distintas empresas.
Por lo expuesto, y al no presentar ninguna forma característica, se concluye que el diseño industrial solicitado para CUCHARA no presenta una apariencia particular o singular, conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Decisión 486, toda vez que no contiene características estéticas originales ni alcanza un mínimo de singularidad o apariencia especial. En efecto, el diseño industrial solicitado no proporciona una impresión especial que haga que el consumidor lo aprecie como un diseño único y creativo.
Así, las características del diseño solicitado resultan insuficientes a fin de permitir que éste adquiera una apariencia particular que produzca una impresión general distinta a la producida por los demás diseños que se ofrecen en el mercado.
En consecuencia, se considera que el diseño industrial solicitado carece del requisito de apariencia particular establecido en el artículo 113 de la Decisión 486, razón por la cual no corresponde acceder a su registro.
En virtud de lo expuesto, y al haberse determinado que el diseño industrial solicitado carece del requisito de apariencia particular, ya no corresponde comparar el mismo con el antecedente encontrado por la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías.
Sin perjuicio de ello, cabe precisar que en solicitudes de diseño industrial la utilidad que se les da a los mismos o los lugares donde serán exhibidos – hoteles, casas o restaurantes – carecen de relevancia, ya que únicamente deben evaluarse los aspectos ornamentales del diseño solicitado.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
Por las razones expuestas, CONFIRMAR la Resolución Nº 472-2009/DIN-INDECOPI de fecha 30 de marzo de 2009, que DENEGÓ el registro del diseño industrial para CUCHARA, solicitado por Javier Eduardo Herrera Paredes.
Con la intervención de los Vocales: Néstor Manuel Escobedo Ferradas, Teresa Stella Mera Gómez, Virginia María Rosasco Dulanto y Edgardo Enrique Rebagliati Castañón
NÉSTOR MANUEL ESCOBEDO FERRADAS
Vice- Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual
/go.
[1] G.H.C. Bodenhausen, Guía para la aplicación del Convenio de París, Ginebra 1969, p. 23.
[2] Diseño Industrial en Propiedad Intelectual, Material de Lectura, en Doc. WIPO, Publication Nº 476 (E) ISBN 92-805-0629-3, WIPO 1995, p. 229.
[3] Al respecto, Otero Lastres (El Modelo Industrial, Madrid 1977, p. 359) señala: “Si en una creación de forma que cumple una función técnica, la forma es separable del efecto técnico producido, la creación de forma podrá ser protegida como modelo industrial. Por el contrario, si en una creación de forma que cumple una función técnica, la forma es inseparable de la función técnica, la creación de forma no podrá ser protegida en modo alguno como modelo industrial. Pero podrá ser amparada por un Derecho de modelo de utilidad cuando tanto en la forma como en el efecto técnico producido concurra el requisito de la novedad”.
Por su parte, la Ley Modelo de OMPI estipula que la protección de un diseño industrial no debería extenderse a “todo lo que en un diseño sirva solamente para obtener un resultado técnico”.
La Protección Jurídica del Diseño Industrial, en: OMPI, Doc. OMPI/PI/JU/LIM/96/3 del 27.11.96, Curso Introductorio sobre Propiedad Industrial, pp. 2 y 3.
[4] Diccionario de la Lengua Española, p. 1536.
[5] Otero Lastres, Anotación sobre la sentencia del Tribunal Supremo de 2 de junio de 1981, Actas de Derecho Industrial, Tomo 8, Madrid 1983, p. 256.
[6] Diseño Industrial en Propiedad Intelectual, Material de Lectura, en Doc. WIPO, Publication Nº 476 (E) ISBN 92-805-0629-3, WIPO 1995, p. 227.
[7] En: Definición del diseño industrial: Diferencias con otros objetos de propiedad intelectual en: OMPI, Doc.OMPI/DI/CTG/97/ 1 de octubre de 1997 p. 6.
[8] De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, cuchara significa: “Utensilio que se compone de una parte cóncava prolongada en un mango, y que sirve, especialmente, para llevar a la boca los alimentos líquidos o blandos”.