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TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

 

RESOLUCIÓN N° 0204-2005/TPI-INDECOPI

 

EXPEDIENTE N° 147663-2002

 

SOLICITANTE: PFIZER INC.

 

OPOSITORA: LABORATORIOS GENÉRICOS FARMACEUTICOS S.A.

LABORATORIOS GENFAR S.A.

 

Registro de formas tridimensionales - Forma usual - Distintividad

 

Lima, tres de marzo del dos mil cinco

 

I. ANTECEDENTES

 

Con fecha 19 de marzo del 2002, Pfizer Inc. (Estados Unidos de América) solicitó el registro de la marca de producto constituida por el diseño tridimensional de una tableta en forma diamantada con extremos redondeados en color azul pantone 284U, en sus vistas superior, inferior, lateral y en perspectiva, conforme al modelo, para distinguir productos farmacéuticos, de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.

 

 

Con fecha 22 de julio del 2002, Laboratorios Genéricos Farmacéuticos S.A. Laboratorios Gen Far S.A. (Colombia) formuló oposición manifestando lo siguiente:

 

(i) Es una empresa dedicada a la elaboración y comercialización de fármacos.

(ii) Considera que el signo solicitado se encuentra incurso en una de las causales de irregistrabilidad por constituir una forma usual de los productos a los que pretende ser aplicado.

(iii) Así como no es posible el registro de una figura de naranja para distinguir frutas, o de un martillo para distinguir herramientas, tampoco debe ser permitido el registro de una tableta diamantada, para distinguir productos farmacéuticos, la cual constituye una forma usual ya conocida y utilizada en el mercado por los distintos laboratorios farmacéuticos, existiendo actualmente diversos fármacos identificados con sus respectivas marcas que presentan una figura romboidal y que inclusive tienen funciones terapéuticas distintas.

(iv) El diseño tridimensional solicitado es similar a diversas formas tridimensionales de fármacos que son presentadas para su consumo como tabletas o pastillas de forma romboidal, siendo por sí solo incapaz de indicar un origen empresarial determinado, razón por la cual no cumple con ser distintivo.

(v) Lo que pretende con su oposición es evitar que el solicitante obtenga un derecho exclusivo sobre una forma tridimensional de tableta que es usual en la presentación de algunos de los productos farmacéuticos (tabletas y pastillas), lo cual le permitiría impedir el uso de dicha forma a quienes comercializan fármacos con la referida presentación.

(vi) El signo solicitado es irregistrable no sólo por carecer de  distintividad, sino además por carecer del requisito de novedad, puesto que el producto que se pretende identificar con el signo solicitado viene siendo objeto de comercialización con mucha anterioridad al inicio del presente procedimiento de registro.

(vii) Se debe tener en consideración que, de otorgarse el registro del signo solicitado, se produciría una inevitable confusión en el público consumidor, un aprovechamiento indebido en base al ilegal derecho de uso exclusivo de una forma usual y una injusta derivación de las oportunidades y situaciones de consumo de un producto a favor del solicitante.

(viii) Citó jurisprudencia que consideró aplicable al presente caso y adjuntó una factura, dos cajas de productos farmacéuticos y un catálogo de publicidad de los productos farmacéuticos en tabletas distinguidos con las marcas ELEBRA, SILDENAFIL AG y SILDENAFIL GENFAR, los cuales son elaborados por diferentes laboratorios.

 

Con fecha 22 de agosto del 2002, Pfizer Inc. solicitó la suspensión del presente procedimiento hasta que se resuelva el proceso contencioso administrativo seguido ante la Sala Civil Transitoria de la República bajo expediente N° AV 448-2000, sobre impugnación de la resolución emitida en el expediente N° 9866742, mediante el que se tramitó el registro de un signo similar al solicitado bajo el presente expediente. Sustentó su solicitud afirmando que la sentencia que emita el Poder Judicial tendrá efecto sobre el sentido que pueda adoptar la resolución a ser emitida en el presente caso.

 

Mediante proveído de fecha 23 de agosto del 2002, la Oficina de Signos Distintivos señaló que, habiéndose verificado que el expediente N° 9866742 se encuentra actualmente archivado, no corresponde acceder a la suspensión solicitada por Pfizer Inc.

 

Con fecha 6 de setiembre del 2002, Pfizer Inc. absolvió el traslado de la oposición manifestando que:

(i) La opositora ha sustentado su oposición en la prohibición dispuesta en el inciso d) del artículo 135 de la Decisión 486, referido a los signos que consistan exclusivamente en formas usuales de los productos; sin embargo, la norma antes citada no prohibe el registro de marcas que consistan en formas usuales de los productos o de sus envases, puesto que lo que prohibe es el registro de marcas que consistan exclusivamente en dichas formas usuales.

(ii) En ese sentido, una marca constituida por la forma usual de un producto podrá ser registrada siempre que esté conformada por elementos adicionales que en su conjunto le otorguen la capacidad distintiva requerida.

(iii) El signo solicitado se encuentra conformado por elementos adicionales a la forma tridimensional de tableta en forma diamantada, toda vez que incluye una especial combinación del color azul pantone 284U. De lo anterior se desprende que con la presente solicitud de registro se desea reivindicar como marca la conjunción indisoluble de una forma tridimensional y un color determinado, lo cual no significa que esté considerando que la forma solicitada (excluyendo el color) no sea reivindicable.

(iv) La opositora ha fraccionado el signo solicitado de tal forma que en su oposición sostiene que se trata de un diseño tridimensional, sin tener en consideración que también se encuentra conformada por un color determinado, lo cual demuestra que la opositora es consciente que el signo solicitado en su conjunto es suficientemente distintivo.

(v) Las muestras de pastillas correspondientes a los productos CAPOTEM, CARDURA, GENFAR, UPRIMA y VIAGRA, presentadas por la opositora, difieren del signo solicitado, por lo siguiente:

- Las pastillas CARDURA -de forma alargada-, CAPOTEN -de forma cuadrangular- y UPRIMA -de forma pentagonal- presentan una forma distinta a la del signo solicitado que es diamantado con extremos redondeados.

- Las pastillas CARDURA y CAPOTEN son de color blanco, la UPRIMA es de color marrón, mientras que el signo solicitado es de color azul pantone 284U.

- Si bien la pastilla VIAGRA coincide con la forma tridimensional del signo solicitado, es porque también se trata de un producto identificado con una marca de su empresa, que en conjunto con el signo solicitado distinguen el producto sildenafil que su empresa comercializa en el Perú y en el mundo.

- En cuanto al producto GENFAR, éste es un producto sildenafil que elabora la opositora. Sin embargo, es de conocimiento público que corresponde a su empresa el invento constituido por el uso del sildenafil contra la disfunción eréctil, habiéndolo patentado en diversos países incluyendo el Perú.

(vi) Se debe tener en consideración que la opositora no sólo comercializa el producto sildenafil patentado por su empresa, sino que adicionalmente pretende comercializarlo como una pastilla que imita la forma característica correspondiente al producto sildenafil distinguido con la marca VIAGRA.

(vii) Por lo anterior, se advierte que la intención de la opositora es que su empresa no obtenga el registro de la particular forma y color de su pastilla distinguida con la marca VIAGRA, lo cual le permitirá seguir imitándola con su sildenafil distinguida con la marca GENFAR.

(viii) Constituye prueba que el signo solicitado cumple con el requisito de distintividad el hecho que haya sido registrado como marca de producto en Argentina, Costa Rica, Reino Unido, Japón, Uruguay y Estados Unidos de América.

(ix) El argumento sostenido por la opositora, en el sentido que el signo solicitado no debe ser registrado por carecer de novedad, debe ser desestimado, toda vez que la novedad no constituye un requisito para el registro de marcas, puesto que lo único que exige nuestra legislación para dicho registro es la capacidad distintiva y la posibilidad de representar gráficamente el signo.

(x) Adjuntó copia de los certificados correspondientes al registro de su marca de producto en distintos países.

 

Con fecha 12 de setiembre del 2002, Laboratorios Genéricos Farmacéuticos S.A. Laboratorios Gen Far S.A. adjuntó, a fin de acreditar que el signo solicitado es una forma usual de presentación de las tabletas farmacéuticas, una muestra de la tableta diamantada correspondiente a la marca MODURETIC elaborada por los Laboratorios Merck y Sharp & Dohme.

 

Con fecha 18 de setiembre del 2002, Pfizer Inc. adjuntó como medio de prueba que el signo solicitado es suficientemente distintivo, la Declaración Jurada de la Dra. Claudia A. Smith, abogada de la firma Hale and Dorr LLP, quien afirma que los certificados de registro para tabletas tridimensionales azules son copias verdaderas y correctas de los registros obtenidos en Estados Unidos de América, Reino Unido, Argentina, Costa Rica y Uruguay.

 

Con fecha 30 de setiembre del 2002, Pfizer Inc. reiteró sus argumentos. Asimismo, señaló que la muestra de la tableta diamantada correspondiente a la marca MODURETIC es distinta al signo solicitado, toda vez que dicha tableta es de color melón, mientras que el signo cuyo registro pretende es de color azul pantone 284U.

 

Con fecha 5 de diciembre del 2002, Laboratorios Genéricos Farmacéuticos S.A. Laboratorios Gen Far S.A. reiteró sus argumentos. Agregó que no es suficiente la variedad del color a fin de diferenciar las tabletas de forma romboidal, siendo esta característica irrelevante, puesto que lo importante es evitar que se monopolice una forma usual de tableta, toda vez que la confusión en el consumidor no será debido al color de ésta sino a su forma. Indicó que el hecho que en otros países se haya otorgado el registro de la forma tridimensional de tableta azul no debe influir sobre el registro de ésta en el Perú.

Con fecha 6 de mayo del 2003, Pfizer Inc. reiteró sus argumentos. Asimismo, adjuntó copia del Vademecum Physicians Desk Reference, en el cual figuran todos los productos farmacéuticos cuya comercialización se encuentra autorizada por la autoridad competente en los Estados Unidos de América, con el cual acredita que sólo el producto VIAGRA de Pfizer usa la especial combinación de color azul pantone y la forma diamantada conforme al signo solicitado en el presente procedimiento.

 

Con fecha 21 de mayo del 2003, Laboratorios Genéricos Farmacéuticos S.A. Laboratorios Gen Far S.A. manifestó que no es cierto que la forma tridimensional de tableta solicitada sea la única de forma diamantada que aparece en las páginas del Vademecum adjuntado por la solicitante, puesto que en dicha publicación también se aprecian los productos identificados con las marcas MONOPRIL y PROSCAR, los cuales  tienen una forma romboidal diamantada de color azul, así como los productos distinguidos con las marcas GLUCOTROL, NORVASC, TENEX, PRECARE CONCEIVE y ORTHO-EST, que si bien presentan un color diferente al azul pantone del signo solicitado, tienen una forma diamantada.

 

Con fecha 30 de mayo y 1° de julio del 2003, Pfizer Inc. manifestó que los diversos productos a los que hace referencia la opositora, tales como MONOPRIL, PROSCAR, GLUCOTROL, NORVASC, TENEX, PRECARE CONCEIVE y ORTHO-EST no presentan las mismas características que el signo solicitado.

 

Con fecha 16 de julio del 2003, Laboratorios Genéricos Farmacéuticos S.A. Laboratorios Gen Far S.A. presentó los siguientes medios de prueba a fin de acreditar que el signo solicitado no cumple con el requisito de ser distintivo, y que la solicitante intenta registrar infructuosamente como marca una forma usual que no podrá ser asociada por los consumidores con un origen empresarial determinado, tratando de este modo de sorprender a la autoridad:

 

- Copia de la Resolución N° 930-2000/TPI-INDECOPI de fecha 23 de agosto del 2000, mediante la cual esta Sala, confirmando la resolución emitida por la Oficina de Signos Distintivos, denegó el registro de la marca de producto constituida por el diseño tridimensional de una píldora de color azul acero en vistas superior, inferior, lateral y en perspectiva; conforme al modelo, solicitado por Pfizer Inc. En dicha resolución, se sostuvo que además de carecer del requisito de distintividad, el signo solicitado era una forma usual que suelen revestir los productos a ser distinguidos.

- Copia de la Resolución N° 151-2002/TPI-INDECOPI de fecha 18 de febrero del 2002, mediante la cual esta Sala, confirmando la resolución emitida por la Oficina de Signos Distintivos, denegó el registro de la marca de producto constituida por el color azul acero delimitado por la forma tridimensional de una píldora, donde no se reivindica la forma tridimensional de la píldora; conforme al modelo, solicitado por Pfizer Inc. En dicha resolución, se sostuvo que el signo solicitado carecía del requisito de distintividad.

 

Con fecha 4 de agosto del 2003, Pfizer Inc. precisó que los signos cuyo registro fue denegado mediante Resoluciones N° 930-2000/TPI-INDECOPI y N° 151-2002/TPI-INDECOPI son distintos al solicitado. Por tal motivo, consideró que no es posible pretender que los criterios expuestos en dichas resoluciones sean aplicables al presente procedimiento. Sin perjuicio de lo anterior, manifestó haber iniciado un proceso contencioso administrativo a fin que se declare la invalidez e ineficacia de la Resolución N° 930-2000/TPI-INDECOPI, por lo que dicha resolución no deberá ser tomada en cuenta como antecedente para denegar el registro del signo solicitado.

 

Con fecha 3 de setiembre del 2003, Pfizer Inc. presentó diversas muestras físicas de tabletas con sus respectivas cajas a fin de acreditar que el signo solicitado es distintivo, no es de uso común y menos confundible con otra forma y color previamente adoptada en la presentación de las pastillas que distinguen el producto sildenafilo-sildenafil. Las muestras presentadas corresponden a los siguientes productos: VIAGRA, fabricado por Pfizer Inc.; SILDENAFILO, fabricado por Corporación Medco S.A.C. División Marfan; FIRMEL, fabricado por Craveri S.A.I.C.; HELPIN, fabricado por Pharmalab S.A.; CAVERTA-50, fabricado por Ranbaxy Laboratories Limited; AKABAR, fabricado por Trifarma; SILDENAFILO, fabricado por Farmindustria; VIMAX 50, fabricado por Roemmers S.A.I.C.F.

 

Con fecha 30 de setiembre del 2003, Pfizer Inc. presentó una copia de la portada y la página 64B de la Revista CARETAS de fecha 29 de agosto del 2003, en la cual se aprecia que, en el artículo titulado “Viagra entre dos píldoras”, se precisa que el VIAGRA es identificado como la pastilla azul.

 

Con fecha 3 de octubre del 2003, Pfizer Inc. presentó una copia de la portada y de las páginas 28, 29 y 30 de la Revista ETECE de fecha 15 de setiembre del 2003, en la cual se aprecia que, en el artículo titulado “El milagro Azul”, se precisa que el VIAGRA es identificado como la pastilla azul y que “(…) competidores y copias han tratado de destronarla, pero el nombrecito es ya un referente inamovible”.

 

Con fecha 23 de octubre del 2003, Laboratorios Genéricos Farmacéuticos S.A. Laboratorios Gen Far S.A. presentó copia de la Resolución N° 94-2003/CCD-INDECOPI de fecha 1° de setiembre del 2003, emitida por la Comisión de Represión de la Competencia Desleal, en el procedimiento tramitado bajo expediente N° 55-2003/CCD, seguido entre Pfizer Inc. y Gen Far Perú S.A. Del contenido de dicha resolución, se desprende que:

- La Comisión analizó el grado de distintividad de la forma o apariencia del producto VIAGRA -que justamente es la tableta cuyo diseño tridimensional se pretende registrar en el presente procedimiento- concluyendo que el diseño tridimensional solicitado carece de distintividad, puesto que ésta no es la única de color azul y de forma diamantada, precisándose que las tabletas elaboradas en base al principio activo sildenafil adquiridas por el Área de Fiscalización del Indecopi son de color azul, e inclusive en el caso del producto Sildenafilo Exeger, además de presentar el color azul, tiene una forma diamantada.

- En el documento denominado Physician’s Desk Reference, presentado por Pfizer Inc., se aprecia que existen diversos productos farmacéuticos que utilizan el color azul o la forma diamantada en sus pastillas.

 

Con fecha 5 de noviembre del 2003, Pfizer Inc. manifestó que no se debe tener en consideración lo dispuesto en la Resolución N° 94-2003/CCD-INDECOPI de fecha 1° de setiembre del 2003, a la cual hace referencia la opositora, toda vez que no ha sido declarada consentida, habiéndose interpuesto contra ésta un recurso de apelación. Asimismo, señaló que se deberá tener en cuenta que la Comisión de Represión de la Competencia Desleal no es competente para declarar si un signo es o no distintivo, limitándose su competencia a la protección de los signos que, debido a su uso en el mercado, el público reconoce cono medio identificador de un determinado origen empresarial. Finalmente, adjuntó una copia de la portada y la página de la sección salud de la Revista CARETAS de fecha 30 de octubre del 2003, en la cual se aprecia que, en el artículo titulado “Adán vuelve”, se hace referencia a que el VIAGRA es identificado como la pastilla azul.

 

Mediante Resolución N° 10879-2004/OSD-INDECOPI de fecha 7 de setiembre del 2004, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la oposición y denegó el registro del signo solicitado. Consideró que:

(i) El signo solicitado está constituido por el diseño tridimensional de una tableta de forma romboidal con bordes redondeados de color azul, siendo evidente que en el presente caso nos encontramos ante un producto farmacéutico de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, el cual es administrado oralmente. En consecuencia, dicha representación se trata del producto en sí, el cual constituye la forma usual del mismo, puesto que se ha constatado que dicha forma de tableta es utilizada en los productos identificados con las marcas TROPOL-XL, TONOCARD, SINEMET, CELEXA, TAGAMET, los cuales son elaborados por distintas empresas.

(ii) Asimismo, la aplicación del color azul en el diseño tridimensional solicitado también constituye una práctica frecuente en las tabletas del principio activo sildenafil, tales como SILDENAFILO MARFAN, FIRMEL SILDENAFIL, HELPIN, AKABAR, SILDENAFILO, FARMAINDUSTRIA y VIMAX, las cuales son elaboradas también por distintas empresas.

(iii) Por lo anterior, se concluye que el signo solicitado está desprovisto de elementos característicos que le otorguen la distintividad requerida a fin de ser el medio por el cual identifique y diferencie los productos que se pretende distinguir de los demás de su misma especie.

(iv) En virtud de lo expuesto, el signo solicitado se encuentra incurso en las prohibiciones de registro establecidas en los incisos b) y c) del artículo 135 de la Decisión 486.

 

Con fecha 5 de octubre del 2004, Pfizer Inc. interpuso recurso de apelación manifestando que:

(i) El análisis de registrabilidad de una marca se debe realizar teniendo en cuenta todos sus elementos de manera conjunta, puesto que, de lo contrario, el análisis sería contrario a ley. Por tal motivo, se debe tener en consideración que el signo solicitado está conformado por la conjunción de una forma tridimensional de una tableta diamantada con extremos redondeados y un color específico, que es el azul pantone 284U.

(ii) No es discutible actualmente que la forma no usual de un producto, como la forma novedosa de una pastilla o de una píldora, pueda ser registrable como marca para distinguir preparaciones farmacéuticas de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial. Constituye prueba de lo anterior el registro en el Perú de diversas marcas constituidas por el diseño de píldora, pastilla o tabletas, tales como los certificados N° 13160, 10217, 94069, 48023, 48022, 56930, 61709, 33240, 35944 y 20334, siendo incluso algunas de éstas menos originales que el diseño tridimensional solicitado bajo el presente expediente.

(iii) A fin de realizar el análisis de registrabilidad del signo solicitado, la Oficina de Signos Distintivos lo ha dividido analizando, en un extremo, su forma y, en otro, su color. Por tal razón, concluyó que existen algunas tabletas con las que comparte su forma y otras con las que comparte su color. Sin embargo, dicha Oficina no ha podido acreditar que existe una tableta distinta a la solicitada con la cual comparta su forma tridimensional, así como su color azul pantone 284U. En tal sentido, no es posible determinar que la forma del diseño tridimensional solicitada constituya una forma usual de los productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.

(iv) Adjuntó como nuevo medio probatorio la declaración de Arthur A. Silverstein, quien declara adjuntar certificados correspondientes al registro del signo solicitado en Algeria (sic), Colombia, China, Israel, Nicaragua, Marruecos, Guatemala, Hungría y El Salvador, lo cual acredita que el signo solicitado no constituye forma usual de algún producto de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.

 

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

 

La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si el signo solicitado se encuentra incurso en alguna de las prohibiciones de registro.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

 

1. El registro de formas tridimensionales

 

Se entiende por marca tridimensional a aquélla constituida por formas particulares de los envases, recipientes, embalajes, u otro acondicionamiento de los productos o por la forma de los mismos[1].

 

La Decisión 486 contiene disposiciones precisas para excluir del registro a las formas que no pueden constituir una marca. Así, el artículo 135 inciso c) de dicha Decisión prohibe el registro de los signos que consistan en las formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate.

 

1.1 Forma usual

 

En relación con las formas usuales de los productos o del envase de los mismos, como en el presente caso, éstas se refieren a las formas de presentación habitual de los mismos y no comprenden representaciones peculiares y arbitrarias de los productos. Es de precisar, sin embargo, que en el caso de estas últimas el ius prohibendi tendría un ámbito muy restringido: se reduciría a la facultad de prohibir a los terceros no autorizados la producción exacta o cuasi-exacta de la representación peculiar registrada como marca.[2]

 

Conviene señalar que el fundamento de la prohibición radica en que, de otorgarse un derecho de exclusiva sobre las formas usuales de un género de productos, se limitaría a los competidores la posibilidad de usar formas necesarias e indispensables de presentación y/o envase de los mismos, con lo cual se bloquearía el acceso al mercado de competidores de este género de productos.

 

1.2 Forma impuesta por la naturaleza del producto

 

En relación con las formas impuestas por la naturaleza de la función de los productos, conviene precisar que éstas pueden ser:

- Formas características que suelen revestir los productos integrantes del género o categoría de productos en relación con los cuales se presenta la solicitud de marca.[3]

- Formas imprescindibles para que un producto posea ciertas cualidades o satisfaga determinadas necesidades.[4]

Esta prohibición se refiere a aquellos casos en que la forma se debe a la naturaleza o a la función industrial del producto, como sucede con la configuración de las cuchillas de afeitar que, para que cumplan su función, tienen que acomodarse a la forma de las máquinas de afeitar.[5]

 

Por lo tanto, las formas tridimensionales de los productos o del acondicionamiento de los mismos pueden ser objeto de registro en tanto no deriven de las características propias del producto o del empleo al que estén destinados y sean capaces de identificar al correspondiente producto en atención a su origen empresarial, posibilitando la elección del público consumidor, sin necesidad de otro elemento denominativo o figurativo.

 

1.3 Formas que dan una ventaja funcional o técnica al producto al cual se aplican

 

La razón para excluir de la protección del registro como marcas a estos signos estriba en que dichas formas son susceptibles de ser protegidas a través del régimen de invenciones, que permite a su titular gozar de la prerrogativa de explotación temporal y le confiere un derecho oponible frente a terceros respecto a cualquier género de productos. Asimismo, busca impedir que la protección originalmente otorgada a estas formas por la vía de un modelo de utilidad - o en su caso, de una patente de invención - pueda ser prorrogada o extendida indefinidamente a través del registro como marca, impidiendo a otros explotar dicho dispositivo a partir del momento en que pase al dominio público.

 

Cabe precisar que la ley española, la legislación de Benelux y la directriz de la Unión Europea coinciden en excluir de la protección del registro como marcas a las formas que sean necesarias para lograr un resultado técnico[6].

 

Al respecto, señala Jalife: “En este caso particular, no puede permitirse que la cobertura originalmente otorgada a este tipo de dispositivos técnicos por la vía de una patente o modelo de utilidad, pueda ser “prorrogada” mediante la obtención del registro de una marca tridimensional. Al protegerse como marca la peculiaridad de la forma tridimensional, se estaría impidiendo a otros explotar dicho dispositivo una vez que éste cayera al dominio público, distorsionando las bases del sistema patentario, independientemente de los problemas de titularidad encontrada que pudieran presentarse[7] (…) Tanto si han sido protegidas antes por una patente o un modelo de utilidad, como si no lo han sido, las formas impuestas por razones de orden técnico no pueden constituir marcas, ya que al ser éstas indefinidamente renovables, su apropiación supondría sustraer del dominio público la solución de un problema técnico, o prolongar indefinidamente, a través de renovaciones sucesivas lo que solo puede ser apropiado mediante patente o modelo de utilidad por periodos improrrogables y bajo condiciones estrictas.”[8]

 

1.4 Conclusión

 

Por las consideraciones anteriores, para que las formas tridimensionales de los productos sean objeto de registro deben ser capaces de ser identificadas por el público consumidor en atención a su origen empresarial, esto es, que por sí mismas tengan carácter distintivo y permitan que los productos sean elegidos, sin necesidad de otro elemento denominativo o figurativo adicional, y que no se encuentren dentro de alguno de los tres supuestos mencionados.

 

1.5 Aplicación al caso

 

El signo solicitado está constituido por el diseño tridimensional de una tableta en forma diamantada con extremos redondeados en color azul pantone 284U, en sus vistas superior, inferior, lateral y en perspectiva, conforme al modelo que se aprecia a continuación:

 

Previamente a efectuar el análisis del signo solicitado, se precisa que la forma tridimensional no deja de ser usual solamente por el hecho de presentar diferencias secundarias con respecto a otras formas que se encuentran en el mercado. Para determinar si la forma tridimensional solicitada constituye una forma usual, deberá compararse la impresión en conjunto del signo solicitado con otros ya conocidos. En este examen se considerará usual no sólo si las formas de las tabletas son idénticas, sino también si resultan sustancialmente iguales, es decir, si difieren en características secundarias o no sustanciales.

 

En el presente caso, Laboratorios Genéricos Farmacéuticos S.A. Laboratorios Gen Far S.A. ha presentado los siguientes medios de prueba a fin de acreditar que la forma tridimensional solicitada es usual:

 

- Catálogos publicitarios de los productos farmacéuticos ELEBRA (fabricado por Farmacol), SILDENAFIL AG (fabricado por American Generics), SILDENAFIL GENFAR (fabricado por Gen Far S.A.), en los cuales se aprecia que las correspondientes tabletas son azules y tienen una presentación de forma romboidal con extremos redondeados (fojas 107 a 110).

- Copia de una factura de fecha 15 de julio del 2002, emitida por Boticas Torres de Limatambo a favor de Gen Far S.A., por la venta de los productos farmacéuticos CAPOTEN, CARDURA, UFRIMA y MOTIVAL (foja 111).

- Dos empaques correspondientes a los productos farmacéuticos SILDENAFIL GENFAR y UPRIMA (foja 112).

- Muestra física de dos tabletas correspondientes al producto farmacéutico MODURETIC - 5mg, adquirido en la Botica Fasa S.A. con fecha 11 de setiembre de 1999, la misma que permite apreciar que dicha tableta tiene una forma romboidal de extremos redondeados y es de color melón (foja 174).

- Copia de la Resolución N° 930-2000/TPI-INDECOPI de fecha 23 de agosto del 2000, mediante la cual esta Sala, confirmando la resolución emitida por la Oficina de Signos Distintivos, denegó el registro de la marca de producto constituida por el diseño tridimensional de una píldora de color azul acero en vistas superior, inferior, lateral y en perspectiva; conforme al modelo, solicitado por Pfizer Inc. En dicha resolución, se sostuvo que además de carecer del requisito de distintividad, el signo solicitado era una forma usual que suelen revestir los productos a ser distinguidos (fojas 324 a 330).

- Copia de la Resolución N° 151-2002/TPI-INDECOPI de fecha 18 de febrero del 2002, mediante la cual esta Sala, confirmando la resolución emitida por la Oficina de Signos Distintivos, denegó el registro de la marca de producto constituida por el color azul acero delimitado por la forma tridimensional de una píldora, donde no se reivindica la forma tridimensional de la píldora; conforme al modelo, solicitado por Pfizer Inc. En dicha resolución, se sostuvo que el signo solicitado carecía del requisito de distintividad (fojas 331 a 337).

- Copia de la Resolución N° 94-2003/CCD-INDECOPI de fecha 1° de setiembre del 2003, emitida por la Comisión de Represión de la Competencia Desleal, en el procedimiento tramitado bajo expediente N° 55-2003/CCD, seguido entre Pfizer Inc. y Gen Far Perú S.A. Del contenido de dicha resolución, se desprende que la Comisión analizó el grado de distintividad de la forma o apariencia del producto VIAGRA -que justamente es la tableta cuyo diseño tridimensional se pretende registrar bajo la presente solicitud- concluyendo que el diseño tridimensional solicitado carece de distintividad, puesto que ésta no es la única de color azul y de forma diamantada, precisándose que las tabletas elaboradas en base al principio activo sildenafil adquiridas por el Área de Fiscalización del Indecopi son de color azul e inclusive en el caso del producto Sildenafilo Exeger, además de presentar el color azul, tiene una forma diamantada. Asimismo, según señaló la Comisión, en el documento denominado Physician’s Desk Reference, presentado por Pfizer Inc., se aprecia que existen diversos productos farmacéuticos que utilizan el color azul, o la forma diamantada en sus pastillas (fojas 410 a 423).

 

Por su parte, Pfizer Inc. presentó los siguientes medios probatorios a fin de acreditar que el signo solicitado le corresponde, puesto que además de ser asociado con su empresa ha sido objeto de registro en diversos países:

 

- Copia de la solicitud de registro de un signo figurativo constituido por un diseño tridimensional de una tableta de forma diamantada, para distinguir productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, presentada por Pfizer Inc. en la República de Argentina (fojas 139 y 140).

- Copia del certificado N° 7967-7978, correspondiente al registro en Costa Rica de la marca constituida por un diseño especial, en la cual se reserva el color azul, a favor de Pfizer Inc., para distinguir productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial (foja 142).

- Copia de los certificados N° 000848895, 000848812 y 000848861, correspondientes al registro en Reino Unido de las marcas constituidas por una forma tridimensional de tableta de color azul pantone 284U, sobre la totalidad de la superficie exterior, a favor de Pfizer Inc., para distinguir productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial (fojas 143 a 157).

- Copia del certificado N° 4428467, correspondiente al registro en Japón de la marca constituida por un diseño de tableta, a favor de Pfizer Inc., para distinguir productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial (fojas 158 a 163).

- Copia del certificado N° 308890, correspondiente al registro en Uruguay de la marca constituida por el diseño de una pastilla de forma similar a un diamante, en color azul pantone 284U, vista en varios planos. La figura superior es una perspectiva, la media izquierda es una alzada frente a diagonal mayor, la media derecha vista es planta y la inferior es una alzada frente a diagonal menor; según el modelo, a favor de Pfizer Inc., para distinguir productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial (fojas 165 a 167).

- Copia del certificado N° 2,593,407, correspondiente al registro en Estados Unidos de América de la marca constituida por una forma tridimensional con el color azul pantone N° 284U aplicado a la totalidad de la superficie exterior, como un elemento de la marca, a favor de Pfizer Inc., para distinguir productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial (fojas 168 a 169).

- Copia legalizada de la declaración mediante la cual la Dra. Claudia A. Smith, abogada de la firma Hale and Dorr LLP, declara bajo juramento que los documentos antes referidos son copias verdaderas y correctas de los certificados originales (fojas 189 a 191).

- Copia del certificado N° 2188684, correspondiente al registro en Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la marca que consiste en una forma tridimensional con el color azul pantone N° 284U aplicado a la totalidad de la superficie exterior, la solicitante reivindica el color azul pantone N° 284U aplicado a la totalidad de la superficie exterior, como un elemento de la marca, a favor de Pfizer Inc., para distinguir productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial (foja 200).

- Copia del certificado N° 1.765.604, correspondiente al registro en  Argentina de la marca figurativa constituida por un diseño tridimensional de una tableta de forma diamantada, a favor de Pfizer Inc., para distinguir productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial (fojas 201 a 204).

- Copia del Vademecum Physicians Desk Reference, Ed. 56, año 2002 (fojas 253 a 293).

- Muestras físicas de tabletas con sus respectivas cajas correspondientes a los productos VIAGRA (fabricado por Pfizer Inc.), SILDENAFILO (fabricado por Corporación Medco S.A.C. División Marfan), FIRMEL (fabricado por Craveri S.A.I.C.), HELPIN (fabricado por Pharmalab S.A.), CAVERTA-50 (fabricado por Ranbaxy Laboratories Limited), AKABAR (fabricado por Trifarma), SILDENAFILO (fabricado por Farmindustria), VIMAX 50 (fabricado por Roemmers S.A.I.C.F.) (fojas 375 a 390).

- Copia de la portada y la página 64B de la Revista CARETAS de fecha 29 de agosto del 2003, en la cual se aprecia que, en el artículo titulado “Viagra entre dos píldoras”, se precisa que el VIAGRA es identificado como la pastilla azul (fojas 394 y 395).

- Copia de la portada y de las páginas 28, 29 y 30 de la Revista ETECE de fecha 15 de setiembre del 2003, en la cual se aprecia que, en el artículo titulado “El milagro Azul”, se precisa que el VIAGRA es identificado como la pastilla azul y que “(…) competidores y copias han tratado de destronarla, pero el nombrecito es ya un referente inamovible” (fojas 401 a 404).

- Copia de la portada y la página de la sección salud de la Revista CARETAS de fecha 30 de octube del 2003, en la cual se aprecia que, en el artículo titulado “Adán vuelve”, se hace referencia a que el VIAGRA es identificado como la pastilla azul (fojas 431 y 432).

- Copia legalizada de la declaración jurada mediante la cual el señor Arthur A. Silverstein, vice-presidente de Pfizer Products Inc., declara bajo juramento que los certificados presentados por Pfizer Inc., correspondientes al registro de una forma tridimensional en la clase 5 en Argelia, Colombia, China, Israel, Nicaragua, Marruecos, Guatemala, Hungría y El Salvador son copias fieles y correctas (fojas 463 a 465).

- Copia de los certificados correspondientes al registro de una forma tridimensional en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, obtenidos en Argelia, Colombia, China, Israel, Nicaragua, Marruecos, Guatemala, Hungría y El Salvador (fojas 466 a 485).

 

Del análisis de dichos medios de prueba, se aprecia lo siguiente:

- Si bien en los artículos periodísticos presentados en calidad de prueba por la solicitante se hace referencia al producto VIAGRA, haciendo alusión al color azul de sus tabletas, esto no acredita que el público consumidor asocie dicho color con la empresa Pfizer Inc., máxime si se tiene en cuenta que, conforme quedó establecido en la Resolución 151-2002/TPI-INDECOPI[9], “(…) es frecuente en la industria farmacéutica que las pastillas sean de colores”, habiéndose inclusive verificado la existencia de una pastilla de color azul fabricada por una empresa distinta a Pfizer Inc.

- De los documentos presentados por la opositora, tales como los catálogos de publicidad y muestra de tabletas, se desprende que la forma tridimensional solicitada bajo el presente expediente es utilizada en la presentación de tabletas farmacéuticas fabricadas por empresas distintas a las partes intervinientes en el presente procedimiento, tales como aquellas identificadas con las marcas ELEBRA, fabricado por Farmacol (foja 107); SILDENAFIL AG, fabricado por American Generics (foja 108) y MODURETIC, fabricado por Merck Sharp & Dohme (foja 174).

- Revisando la copia del Vademecum Physicians Desk Reference, se ha verificado que existen distintos productos farmacéuticos que se presentan en el mercado como tabletas de forma diamantada con extremos redondeados, tales como EPIVIR (lamivudine tablets) (foja 267), MIDAMOR (amilori de HCl) (foja 276), TENEX (guanfacine HCl) (foja 285), PRECARE (foja 289) y ORTHO-EST (estropipate) (foja 291).

- Asimismo, se ha tenido a la vista el expediente N° 55-2003/CCD[10], en el cual se presentaron copias correspondientes a diferentes páginas del Diccionario de Especialidades Farmacéuticas (fojas 183 a 187), en las cuales se aprecia que la marca SILDENAFIL MK utiliza en la presentación de su producto una tableta de forma diamantada con extremos redondeados. Asimismo, en dicho expediente, obra una muestra del producto EREXER (fojas 234), el cual también utiliza en su presentación una tableta de forma diamantada con extremos redondeados.

- Finalmente, se precisa que las diversas muestras físicas correspondientes al producto farmacéutico sildenafilo o sildenafil, que obran a fojas 377 a 390, acreditan que un considerable número de dichos productos (excepto Caverta-50), elaborados por diversas empresas, utilizan el color azul pantone en su presentación.

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se concluye que existen en el mercado diversos productos farmacéuticos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial que son comercializados en tabletas con un diseño similar al que presenta el signo solicitado, diferenciándose en algunos casos sólo por la presencia de pequeñas hendiduras sobre su superficie, lo cual constituye una diferencia secundaria. Inclusive en el caso de los productos farmacéuticos EREXER, SILDENAFIL MK, ELEBRA SILDENAFIL, SILDENAFIL AG, se aprecia que además de un diseño similar, presentan un color semejante al del signo solicitado.

 

En consecuencia, el signo solicitado constituye una forma usual, al no contar con elementos que permitan su diferenciación respecto a las demás formas de tabletas de productos farmacéuticos existentes en el mercado, por lo que se encuentra comprendido en la prohibición de registro establecida en el artículo 135 inciso c) de la Decisión 486, no correspondiendo acceder a su registro.

 

2. Carácter distintivo del signo solicitado

 

2.1 Sobre la distintividad de los signos

 

De conformidad con el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486, no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad.

 

La función esencial de una marca es identificar los productos o servicios de una persona natural o jurídica respecto de los productos o servicios idénticos o similares de otra en el mercado, posibilitando la elección por parte del público consumidor.

 

Sobre el particular, la Sala ha tenido presente la sentencia emitida con fecha 12 de marzo de 1997 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 22-IP-96[11] - durante la vigencia de la Decisión 344[12] -, en la que se precisa que la marca es el medio o el modo externo y necesario de que se valen los empresarios para asignar a sus productos y servicios un distintivo que les permita diferenciar en el mercado sus productos o servicios de los de la misma clase, o que guarden identidad o similitud con los de sus competidores. De esta forma, el consumidor asocia una clase o categoría de bienes y productos con un signo determinado, produciéndose una asociación directa entre la marca como un signo externo de diferenciación, y los productos como objeto de protección marcaria. 

 

La capacidad distintiva de un signo se determina con relación a los productos o servicios que está destinado a identificar en el mercado. Un signo distintivo debe ser apto para distinguir por sí mismo productos o servicios según su origen empresarial, no según sus características o destino.

 

En tal sentido, la Sala considera que un signo es distintivo si es capaz de identificar o asociar los productos o servicios de una persona natural o jurídica con relación a un origen empresarial determinado.

 

No se puede afirmar que un signo sea distintivo por el solo hecho que no exista ninguna otra indicación con la cual se pueda designar el producto o servicio. Por ejemplo, si en una envoltura determinada sólo figura un nombre (o un signo cualquiera sin otro tipo de denominación o figura) que por ser banal[13] u otras razones[14] tiene una dudosa capacidad distintiva, viéndose el público obligado – a falta de la presencia de un signo distintivo – a identificar al producto con este nombre o indicación, ello no significa que este signo tenga capacidad distintiva.

 

Tampoco será distintivo un signo por el solo hecho que exprese un nuevo concepto. Así, el público se ha acostumbrado a que en la publicidad aparezcan constantemente nuevas palabras acuñadas que transmiten información sobre los correspondientes productos o servicios en forma singular. Estas expresiones transmiten una información determinada y son reconocidas como tales, no como indicadores de un origen empresarial, por lo que no son distintivas.

 

Para determinar la distintividad de un signo, debe tomarse en cuenta el modo usual de utilizar los signos distintivos en el correspondiente campo de productos o servicios.

 

El sector pertinente lo conforman los fabricantes y productores de los correspondientes productos o los prestadores de los servicios, así como los consumidores de los productos o servicios. Por lo tanto, la distintividad no se determina igualmente para todos los productos y servicios. Así, un signo puede ser distintivo en relación con determinados productos o servicios y no en relación con otros.

 

Para este efecto, resulta relevante el público consumidor nacional pertinente.

 

Finalmente, en el procedimiento de registro de marcas, no existe la posibilidad ni la obligación de parte de la autoridad de determinar concretamente si el público realmente aprecia el signo como proveniente de un determinado origen empresarial. En el examen de distintividad, se trata de una cuestión de derecho, que se decide en base a hechos y experiencias generales sin que sea necesario realizar investigaciones extensas (por ejemplo encuestas de consumidores). Sin embargo, sí se requiere que la decisión de la Autoridad se base en apreciaciones concretas (comparaciones con otras denominaciones descriptivas actualmente empleadas en el mercado); por lo que suposiciones teóricas, especulaciones, conjeturas, no son suficientes para determinar que un signo no es distintivo.

 

2.2 Aplicación al caso

 

En el presente procedimiento, corresponde evaluar si el diseño tridimensional de tableta solicitado presenta alguna característica que le otorgue distintividad para identificar productos farmacéuticos, de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.

 

Del análisis del signo solicitado, se aprecia que éste no presenta singularidades ni detalles característicos, por lo que no es percibido por el público consumidor como una indicación del origen empresarial del producto al que pretende ser aplicado, siendo incapaz de orientar sus preferencias al momento de efectuar su elección y/o adquisición.

 

Teniendo en cuenta lo expuesto, el diseño solicitado no puede ser objeto de derechos de exclusiva, puesto que de otorgarse su registro la solicitante tendría la facultad de prohibir a los terceros no autorizados la reproducción exacta o cuasi - exacta de dicho diseño, con lo cual se obstruiría el acceso al mercado de competidores de este género de productos[15].

En consecuencia, el signo solicitado carece del requisito de distintividad establecido en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486, razón por la cual no procede su acceso a registro.

 

Finalmente, es conveniente señalar que el hecho que se haya acreditado que el signo solicitado se encuentra registrado como marca a favor de la solicitante en diversos países no obliga a la autoridad administrativa a registrar el signo solicitado en el Perú, debido a que cada solicitud de registro es analizada para determinar si cumple o no con los requisitos que permiten su registro, pudiendo ser denegado el registro porque el signo en sí mismo no reúne los requisitos para constituirse como marca, o porque resulta confundible con una marca registrada en el Perú con anterioridad para distinguir los mismos productos o servicios, o productos o servicios similares.

 

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

 

CONFIRMAR la Resolución N° 10879-2004/OSD-INDECOPI de fecha 7 de setiembre del 2004 y, en consecuencia, DENEGAR el registro de la marca de producto constituida por el diseño tridimensional de una tableta en forma diamantada con extremos redondeados en color azul pantone 284U, en sus vistas superior, inferior, lateral y en perspectiva, conforme al modelo, solicitado por Pfizer Inc.

 

Con la intervención de los vocales: Begoña Venero Aguirre, Dante Mendoza Antonioli  y Tomás Unger Golsztyn.

 

 

BEGOÑA VENERO AGUIRRE

Vice-Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual

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