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TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

 

Sala de Propiedad Intelectual

 

RESOLUCIÓN N° 2403-2011/TPI-INDECOPI

 

EXPEDIENTE N° 367253-2008

 

SOLICITANTE: PRODUCTOS PARAISO DEL PERÚ S.A.C.

 

Registro de marca de productos – Falta de distintividad

 

Lima, veintiocho de octubre de dos mil once.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 19 de setiembre de 2008, Productos Paraíso del Perú S.A.C. (Perú) solicitó el registro de la marca de producto constituida por el logotipo de forma rectangular conformado por ocho figuras irregulares, estilizadas de tal manera que evocan las rayas características de la piel de una cebra, en la combinación de colores lila (pantone 687 C) y gris; conforme al modelo; para distinguir espumas de poliuretano, en bloques o planchas; de la clase 17 de la Nomenclatura Oficial.

Mediante Resolución Nº 10828-2009/DSD-INDECOPI de fecha 24 de junio de 2009, la Dirección de Signos Distintivos denegó, de oficio, el signo solicitado. Consideró lo siguiente:

(i) El logotipo de forma rectangular conformado por ocho figuras irregulares, estilizadas de tal manera que evocan rayas características de la piel de una cebra, en la combinación de colores lila y gris, no presenta características particulares que permitan atribuirle un origen empresarial determinado, toda vez que la disposición de las figuras irregulares, así como la combinación cromática del signo, no resultan idóneas a fin de ser el elemento identificador de un origen empresarial determinado.

(ii) El signo solicitado carece de aptitud distintiva a fin de acceder a registro y, por tanto, no es capaz de actuar en el mercado como un signo distintivo de los productos de la clase 17 de la Nomenclatura Oficial que pretende distinguir.

(iii) El signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el inciso b) del artículo 135 de la Decisión 486.

 

Con fecha 21 de julio de 2009, Productos Paraíso del Perú S.A.C. interpuso recurso de reconsideración manifestando lo siguiente:

 

(i) El signo solicitado resulta distintivo, por sí mismo, al consistir en una original combinación de formas (rayas características de la piel de una zebra) y colores (lila y gris) que resultan inusuales para identificar los productos en cuestión; y, por otro lado, debido a que tal combinación de formas y colores sí es capaz o resulta idónea para identificar el origen empresarial del signo, asociándolo los consumidores a Paraíso.

(ii) Dentro de la estrategia de marketing de su empresa, para impulsar la difusión y posicionamiento de sus espumas, se ha empleado diversas marcas registradas bajo el término principal ZEBRA constituyendo una familia de marcas en la clase 17 y 20 de la Nomenclatura Oficial.

(iii) Como parte de la estrategia publicitaria crearon el personaje de “zebra” para promocionar sus productos de la clase 17 y 20 de la Nomenclatura Oficial.

(iv) Dentro de la estrategia de marcas se creó el término “zebrolología” para referirse al conocimiento o información básica con la que deben contar los consumidores sobre las espumas que fabrica para colchones y muebles.

(v) Presentó como nuevos medios probatorios copias de folletos y volantes donde se consigna la marca mixta ZEBRA y/o la marca figurativa de la zebra PARAISO con sus rayas características en diferentes colores y/o el término “zebrolología”.

(vi) El signo solicitado resulta idóneo para que los consumidores lo asocien con PARAISO debido no sólo a la distintividad propia de éste sino también por el hecho de que su empresa desarrolló previamente una asociación entre la marca registrada ZEBRA y sus productos de espumas para colchones y muebles, agregando como elementos diferenciadores en el mercado a los ojos de los consumidores la marca registrada de la zebra PARAISO, así como el término “zebrología”.

(vii) El signo solicitado al recrear las rayas distintivas de una zebra y emplear colores particulares usados por PARAISO para sus productos, se encuentra comprendido dentro del concepto general que asocia sus espumas a las zebras, siendo capaz de identificarlos como origen empresarial.

 

Presentó medios probatorios que consideró aplicables al caso.

 

Mediante proveído de fecha 22 de julio de 2009, la Dirección de Signos Distintivos señaló que, habiéndose presentado el recurso impugnativo de reconsideración dentro del término y cumplido con los demás requisitos que establece la ley, se tiene por interpuesto el referido recurso.

 

Mediante proveído de fecha 26 de agosto de 2010, la Dirección de Signos Distintivos señaló que habiéndose verificado que los argumentos expuestos en el escrito de fecha 21 de julio de 2009 no constituyen nueva prueba o hechos nuevos susceptibles de motivar un nuevo pronunciamiento sobre la cuestión de fondo en el expediente de vista, ya que sólo se está cuestionando el examen de registrabilidad realizado por la Dirección de Signos Distintivos, corresponde calificar al escrito de la referencia como un recurso impugnativo de apelación. En ese sentido, se procede a dejar sin efecto el proveído de fecha 22 de julio de 2009, que tuvo por interpuesto el recurso impugnativo de reconsideración.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si el signo solicitado reúne los requisitos de registrabilidad exigidos por ley.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Carácter distintivo del signo solicitado

1.1 Sobre la distintividad de los signos

De conformidad con el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486, no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad.

La función esencial de una marca es identificar los productos o servicios de una persona natural o jurídica respecto de los productos o servicios idénticos o similares de otra en el mercado, posibilitando la elección por parte del público consumidor.

Sobre el particular, la Sala ha tenido presente la sentencia emitida con fecha 12 de marzo de 1997 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 22-IP-96[1] -durante la vigencia de la Decisión 344[2]-, en la que se precisa que la marca es el medio o el modo externo y necesario de que se valen los empresarios para asignar a sus productos y servicios un distintivo que les permita diferenciar en el mercado sus productos o servicios de los de la misma clase, o que guarden identidad o similitud con los de sus competidores. De esta forma, el consumidor asocia una clase o categoría de bienes y productos con un signo determinado, produciéndose una asociación directa entre la marca, como un signo externo de diferenciación, y los productos, como objeto de protección marcaria.

Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 132-IP-2005[3], ha señalado que: “Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color delimitado por la forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio. Este artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal dice que “Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca”. (Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1121 del 28 de setiembre de 2004, marca: UNIVERSIDAD VIRTUAL)”.

Respecto a la distintividad, en el proceso antes citado, el Tribunal Andino ha señalado que: “En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo – refiriéndose al artículo 134 de la Decisión 486 – con relación a lo que disponía el articulo 81 de la Decisión 344 no hace expresa mención a la “suficiente” distintividad, sin embargo exige que el signo sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, con relación a productos o servicios producidos o comercializados por otra persona. Prevé, asimismo, que la inexistencia de distintividad es causal de irregistrabilidad conforme dispone el literal b) del artículo 135 de la misma Decisión 486.

Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos”.

La capacidad distintiva de un signo se determina con relación a los productos o servicios que está destinado a identificar en el mercado. Un signo distintivo debe ser apto para distinguir por sí mismo productos o servicios según su origen empresarial, no según sus características o destino.

En tal sentido, la Sala considera que un signo es distintivo si es capaz de identificar o asociar los productos o servicios de una persona natural o jurídica con relación a un origen empresarial determinado.

No se puede afirmar que un signo sea distintivo por el solo hecho de que no exista ninguna otra indicación con la cual se pueda designar el producto o servicio. Por ejemplo, si en una envoltura determinada sólo figura un nombre (o un signo cualquiera sin otro tipo de denominación o figura) que por ser banal[4] u otras razones[5] tiene una dudosa capacidad distintiva, viéndose el público obligado - a falta de la presencia de un signo distintivo - a identificar al producto con este nombre o indicación, ello no significa que este signo tenga capacidad distintiva.

Tampoco será distintivo un signo por el solo hecho de que exprese un nuevo concepto. Así, el público se ha acostumbrado a que en la publicidad aparezcan constantemente nuevas palabras acuñadas que transmiten información sobre los correspondientes productos o servicios en forma singular. Estas expresiones transmiten una información determinada y son reconocidas como tales, no como indicadores de un origen empresarial, por lo que no son distintivas.

Para determinar la distintividad de un signo, debe tomarse en cuenta el modo usual de utilizar los signos distintivos en el correspondiente campo de productos o servicios.

El sector pertinente lo conforman los fabricantes y productores de los correspondientes productos o los prestadores de los servicios, así como los consumidores de los productos o servicios. Por lo tanto, la distintividad no se determina igualmente para todos los productos y servicios. Así, un signo puede ser distintivo en relación con determinados productos o servicios y no con relación a otros. Para este efecto, resulta relevante el público consumidor nacional pertinente.

1.2 Aplicación al caso concreto

En el presente caso, corresponde a la Sala evaluar si la impresión que genera la conjunción de los elementos que conforman al signo solicitado, presenta alguna característica que le otorgue carácter distintivo para distinguir espumas de poliuretano, en bloques o planchas; de la clase 17 de la Nomenclatura Oficial.

El signo solicitado está conformado por el logotipo de forma rectangular que contiene ocho franjas de forma irregular, que evocan las rayas características de la piel de una cebra, en la combinación de colores lila (pantone 687 C) y gris; tal como se aprecia a continuación:

Al respecto, se advierte que el signo solicitado está conformado por una figura sencilla (rectángulo) que contiene una distribución y combinación de los colores gris y lila, que no resultan tan peculiares o características al grado que el público consumidor lo pueda percibir como una marca, esto es, que, en conjunto, hubiera logrado formar un signo que resulte idóneo para despertar en el consumidor una asociación entre los productos que se pretende distinguir y su origen empresarial.

En efecto, el signo solicitado será apreciado como una etiqueta con un diseño que asemeja la piel de una cebra, lo cual se enmarca en el estilo de diseño “animal print[6]”, ampliamente difundido aplicado en distintos tipos de productos[7].

Teniendo en cuenta lo anterior, y dado que el signo solicitado no cuenta con elementos (denominativos, gráficos o figurativos) adicionales que le otorguen la suficiente fuerza distintiva para acceder a registro, resulta incapaz de individualizar los productos que pretende distinguir y diferenciarlos de los de sus competidores, por lo que dicho signo no puede estar sometido a apropiación exclusiva, pues ello le daría una ventaja injusta y un monopolio sobre elementos que deben ser de libre uso en el mercado.

En consecuencia, el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de prohibición establecida en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486.

2. Cuestión final

La Sala ha verificado de lo actuado lo siguiente:

(i) Mediante Resolución Nº 10828-2009/DSD-INDECOPI de fecha 24 de junio de 2009, la Dirección de Signos Distintivos denegó el registro del signo solicitado.

(ii) Con fecha 21 de julio de 2009, Productos Paraíso del Perú S.A.C. interpuso recurso de reconsideración.

(iii) Mediante proveído de fecha 22 de julio de 2009, la Dirección de Signos Distintivos tuvo por interpuesto el recurso de reconsideración presentado.

(iv) Mediante proveído de fecha 26 de agosto de 2010, la Dirección de Signos Distintivos, luego de verificar los argumentos expuestos en el escrito de fecha 21 de julio de 2009, presentado por Productos Paraíso del Perú S.A.C. a fin de impugnar la Resolución Nº 10828-2009/DSD-INDECOPI, determinó que los mismos no constituyen nueva prueba o hechos nuevos susceptibles de motivar un nuevo pronunciamiento sobre la cuestión de fondo en el presente expediente; con lo que sólo está cuestionando el examen de registrabilidad realizado por la Autoridad, razón por la cual, de la evaluación integral del mismo se desprende que éste debió ser calificado como un recurso impugnativo de apelación; por lo que se procedió a dejar sin efecto el proveído de fecha 22 de julio de 2009 y, efectuada la calificación del recurso presentado, tuvo por interpuesto el recurso de apelación y dispuso que se eleve el expediente al Superior Jerárquico.

La celeridad[8] y eficacia[9] son dos de los principios que inspiran el derecho administrativo y deben ser observados por la autoridad al tramitar los procedimientos que son sometidos a su consideración, en tanto tienen como objetivo que los expedientes sean tramitados de manera dinámica y que se cumpla con el objetivo que se busca conseguir con los mismos. En el presente caso, de lo actuado en el expediente, la Sala advierte que la Primera Instancia tomó un tiempo excesivo para reevaluar el recurso de reconsideración interpuesto el 21 de julio de 2009 por Productos Paraíso del Perú y calificarlo como uno de apelación, habiéndose elevado el presente expediente a la Sala, el 10 de setiembre de 2010.

Al respecto, si bien mediante la presente resolución ya se ha procedido a resolver el presente caso, esta Sala exhorta a la Primera Instancia a tomar las previsiones necesarias y a observar los principios que inspiran el derecho administrativo a efectos de evitar situaciones como la señalada en los párrafos precedentes.

IV. RESOLUCION DE LA SALA

CONFIRMAR la Resolución Nº 10828-2009/DSD-INDECOPI de fecha 24 de junio de 2009, que DENEGÓ el registro de la marca de producto constituida por el logotipo de forma rectangular conformado por ocho figuras irregulares, estilizadas de tal manera que evocan las rayas características de la piel de una cebra, en la combinación de colores lila (pantone 687 C) y gris; conforme al modelo, solicitado por Productos Paraíso del Perú S.A.C.

Con la intervención de los Vocales: María Soledad Ferreyros Castañeda, Virginia María Rosasco Dulanto, Edgardo Enrique Rebagliati Castañón y Francisco Pedro Ernesto Mujica Serelle

MARIA SOLEDAD FERREYROS CASTAÑEDA

Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual

/gp.