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TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 4321-2014/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 685-2012/DIN

SOLICITANTES: MERIAL LIMITED

UNIVERSITY OF GEORGIA RESEARCH FOUNDATION, INC.

Solicitud de patente de invención en fase nacional – Restrablecimiento de derechos: No corresponde

Lima, veinticinco de noviembre de dos mil catorce.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 18 de mayo de 2012, Merial Limited y University of Georgia Research Foundation, Inc., ambas de Estados Unidos de América – en virtud a la solicitud PCT/US2010/046179 de fecha 20 de agosto de 2010, correspondiente a la publicación internacional WO/2011/022656 A2 de fecha 24 de febrero de 2011, que reivindicó prioridad en base a la solicitud N° 61/235,912 presentada en Estados Unidos de América con fecha 24 de febrero de 2011 -  solicitaron  patente de invención para VACUNA CONTRA EL PARAMIXOVIRUS AVIAR REOMBINANTE Y SU MÉTODO DE PREPARACIÓN Y USO cuyos inventores son Michel Bublot, Teshome Mebatsion, Joyce Pritchard y Egbert Mundt, la cual consta de 17 reivindicaciones.

Asimismo, señalaron lo siguiente:

- Solicitan el restablecimiento de derechos en virtud de lo dispuesto en la Regla 49.6 del Reglamento del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes.

- El día 15 de febrero de 2012, Tiki S. Cantrell, en representación de sus empresas, envió vía correo electrónico a diversos agentes a nivel internacional las debidas instrucciones para proceder con el ingreso a fase nacional de la solicitud PCT/US2010/046179. En dicho correo electrónico se señaló la fecha en que vencía el plazo para el ingreso a fase nacional de la referida solicitud (21 de febrero de 2012). Asimismo, se listaron los países en los que se debía proceder con el ingreso a fase nacional, precisándose las firmas de abogados que debían coordinar las respectivas presentaciones, siendo la firma HarneckerCarey Intellectual Property de Chile la encargada de la presentación de la solicitud en dicho país y de la respectiva coordinación con un agente en Perú.

- El día 16 de febrero de 2012, los señores Cynthia Saint-Lawrence y Francisco Carey de HarneckerCarey dieron respuesta al correo enviado señalando que procederían conforme a lo indicado.

- No obstante, a pesar de las expresas indicaciones, HarneckerCarey asumió por error solo la responsabilidad de coordinar el ingreso a fase nacional de la solicitud en Chile, la cual fue presentada el 21 de febrero de 2012 ante la autoridad competente.

- Luego de que la firma chilena informara a sus empresas sobre la solicitud en su país el 21 de febrero de 2011, Tiki S. Cantrell indagó sobre el ingreso a fase nacional de la solicitud en Perú, siendo que en dicho momento HerneckerCarey se percató de la omisión cometida.

- A efectos de hallar posibles soluciones, el día 22 de febrero de 2012, HarneckerCarey se contactó con el agente en Perú, el estudio Muñiz, Ramírez, Pérez-Taiman & Olaya Abogados, quien señaló la alternativa de ingresar a fase nacional la solicitud OCT/US2010/046179 luego de los 30 meses transcurridos desde la prioridad reivindicada solicitando el restablecimiento de derechos.

- En virtud de las consideraciones expuestas, se advierte que sus empresas actuaron con la diligencia debida, ya que las instrucciones para el ingreso en fase nacional en el Perú fueron enviadas de manera oportuna y conjuntamente con los documentos necesarios el 15 de febrero de 2012 (el plazo vencía el 21 de febrero de 2012), siendo que fue la firma HarneckerCarey de Chile quien omitió procesarlas y retransmitirlas a tiempo a un agente peruano. La autoridad puede verificar que la redacción de la respuesta remitida por el agente chileno HarneckerCarey al recibir las instrucciones indujo a sus empresas a considerar que designarían a un agente en Perú para que se presente la solicitud de manera inmediata.

- La diligencia requerida por las circunstancias, contemplada en la Regla 49.6 del Reglamento del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, no debe ser exigida al agente chileno, puesto que sólo tiene el papel de intermediario entre las solicitudes y el agente a ser designado en Perú. La firma chilena hubiera necesitado en todo caso un poder directo y especial para que pueda actuar en nombre y en representación de sus empresas no sólo en Chile sino también en el extranjero. HarneckerCarey solo recibió las instrucciones para la respectiva coordinación con un agente en Perú, y no contaba con un poder permanente para actuar en nombre de sus empresas.

- Se debe tener en cuenta que una vez que HarneckerCarey informó sobre la presentación de la solicitud en Chile, la representante de sus empresas inmediatamente consultó sobre el agente asignado en Perú, lo que demuestra que sus empresas tenían claro que HarneckerCarey iba a proceder con esta labor.

- Eventualmente, la exigencia de actuar con la diligencia requerida por las circunstancias sólo podría ser extendida a su representante, a quien se le ha otorgado facultades absolutas para actuar en nombre de sus empresas frente a la autoridad por el ingreso a fase nacional de la solicitud PCT7US2010/046179. No obstante, su representante en Perú no tuvo conocimiento sobre su intención de ingresar a fase nacional en el Perú sino hasta que la firma chilena le comunicó sobre la omisión cometida como intermediara.

- Por lo expuesto, la autoridad puede apreciar que por motivos ajenos a sus empresas, no se gestionó el ingreso a fase nacional de la solicitud PCT/US2010/046179.

Adjuntaron medios probatorios a fin de acreditar sus afirmaciones.

Mediante proveído de fecha 7 de setiembre de 2012, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías señaló lo siguiente:

- Con fecha 18 de mayo de 2012, Merial Limited y University of Georgia Research Foundation solicitaron el restablecimiento de derechos de conformidad con lo establecido en la Regla 49.6 del Reglamento del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT).

- Al respecto, los correos electrónicos, la declaración jurada y las copias de los poderes presentados, así como los argumentos formulados resultarían insuficientes a fin de demostrar la existencia de la diligencia debida requerida por las circunstancias, toda vez que aun cuando las instrucciones por parte de las solicitantes fueron enviadas oportunamente y conjuntamente con los documentos necesarios, conforme lo señala la representante de las solicitantes, el hecho de que las instrucciones no fueran transmitidas a tiempo a un agente en el Perú no muestra una actuación diligente en la tramitación para el ingreso de la solicitud en fase nacional ante el INDECOPI, habida cuenta de las circunstancias mencionadas por las solicitantes, más aún si de los correos electrónicos remitidos por las solicitantes se advierte que la firma HarneckerCarey de Chile no es un tercero ajeno a la presentación de esta solicitud, sino que se trata de una forma que fue instruida por las solicitantes para encargarse de las gestiones necesarias para la presentación de la solicitud en el Perú.

- En atención a lo interior, se informa que la solicitud sería rechazada, por lo que en aplicación de la Regla 49.6 d) ii) y e) del Reglamento del PCT, las solicitantes tienen un plazo de 10 días hábiles a fin de presentar las observaciones y medios probatorios que considere convenientes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 132.4 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Con fecha 26 de setiembre de 2012, Merial Limited y University of Georgia Research Foundation, Inc. reiteraron sus argumentos y señalaron lo siguiente:

- De acuerdo con la Regla 49.6 del Reglamento del PCT, la diligencia requerida para la aplicación del restablecimiento de derechos en el ingreso en fase nacional debe provenir del solicitante. Asimismo, el solicitante es definido como toda persona natural o jurídica que figure como tal en una solicitud internacional del PCT a quien eventualmente se le otorgará la patente en los países que designe.

- Cabe indicar que la Regla 2 de la parte A “Reglas Preliminares” del Reglamento PCT establece que “solicitante” comprende igualmente al mandatario u otro representante del solicitante, sin embargo, el mandatario debe ser entendido como cualquier persona que esté facultada para ejercer ante una Oficina Nacional o Administración del POCT y que haya sido nombrada, en lo que se refiere a una solicitud internacional, para actuar en nombre de un solicitante. Por su parte, representante se refiere a una persona nombrada en común de los solicitantes para actuar también directamente en los trámites de la solicitud internacional, esta persona debe contar también con un poder expreso para que pueda realizar todos y cada uno de los trámites relacionados a una solicitud PCT. Así, en ningún momento se extiende el concepto de solicitante a un intermediario.

- Como en el presente caso, el intermediario es un tercero ajeno a la relación existente entre sus empresas y las personas que, en efecto, iban a ser designadas como representantes formales para actuar a nombre de aquellas ante la oficina peruana para el ingreso de la solicitud PCT.

- Teniendo en cuenta lo antes señalado, es claro que la referencia que hace la norma sobre “solicitante” se circunscribe de forma exclusiva a quien es sindicado como tal en la solicitud, no siendo posible extender dicho concepto y ni siquiera relacionarlo con un intermediario.

- En el caso de autos, las solicitantes tanto de la solicitud internacional, como de las solicitudes a ser ingresadas a las respectivas fases nacionales son sus empresas, quienes no habían extendido las facultades al estudio jurídico chileno para actuar en su nombre en otros países, específicamente en Perú. Entonces, es indiscutible que en base a lo dispuesto en la Regla 49.6 el deber de actuar con la diligencia exigida por las circunstancias no debe alcanzar a HarneckerCarey.

- Con el correo electrónico de fecha 15 de febrero de 2015, se informa a HarneckerCarey que era la encomendada para la presentación de la solicitud en Chile y para trasladar las instrucciones y documentos a un agente peruano, con lo cual dicha firma no puede ser considerada como mandataria o representante de sus empresas ante la autoridad peruana. En efecto, la firma chilena solo cumple una función de nexo entre las sus empresas y el agente peruano.

- La extensión forzada que realiza la Dirección de la obligación de actuar con la diligencia exigida por las circunstancias a un tercero, en este caso al intermediario, contraría lo dispuesto de forma literal por la Regla 49.6, extendiendo de manera ilegítima los requisitos que establece el PCT para solicitar el restablecimiento de derechos e imponiendo una carga más estricta que la específicamente regulada en instancia internacional.

- El artículo 31 de la Convención de Viena establece que la interpretación que debe realizarse de un tratado debe ser de conformidad al objeto y fin del mismo. En este orden de ideas, el objeto del PCT y su Reglamento es facilitar la tramitación de solicitudes de patentes. La incorporación de la posibilidad de restablecer derechos es justamente otorgar al solicitante un medio para “rectificar” cualquier “falta” cometida de manera involuntaria y a pesar de haber actuado diligentemente.

- Una interpretación restrictiva, como la realizada por la Dirección, atenta no solo en contra de lo dispuesto en el PCT, sino que, además, en contra de lo señalado en otras normas internacionales de interpretación de los tratados.

- En el caso concreto, las circunstancias requerían que sus empresas recurran oportunamente a terceros para que se proceda con la presentación en determinados países o para que dichos terceros actúen como intermediarios entre los solicitantes y los agentes en otros países donde se ingresarían las solicitudes en fase nacional. Asimismo, sus empresas enviaron instrucciones precisas, con mención expresa de los países en lo que la solicitud debía ser ingresada y las fechas de vencimiento de los plazos de ingreso nacional.

- Han cumplido con presentar pruebas en que se aprecia que cumplieron con todo lo señalado en el párrafo anterior.

Mediante Resolución N° 628-2014/DIN-INDECOPI de fecha 30 de abril de 2014, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías denegó la solicitud de restablecimiento de derechos, considerando la presente solicitud de patente de invención como una solicitud nacional regular con fecha de presentación 18 de mayo de 2012 y dispuso continuar con el trámite de acuerdo a su estado. Señaló lo siguiente:

- En el presente caso, de la evaluación de los argumentos y medios probatorios presentados, considerando que la solicitud fue presentada dentro del plazo aplicable en virtud de la Regla 49.6 literal b) del Reglamento del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), se determina que aun cuando las instrucciones dadas por las solicitantes fueron enviadas oportunamente al igual que los documentos necesarios, el hecho de que la solicitud de ingreso en fase nacional no fuera presentada oportunamente no muestra un actuar diligente en la tramitación de la solicitud, más aún si en la declaración jurada del señor Francisco Carey Carvallo abogado de firma HarneckerCarey Intellectual Property se señala expresamente que la mencionada firma tenía su cargo la entrada en fase nacional en Chile y Perú y, que por un error entendieron que solo habían sido designados y recibido instrucciones para el ingreso en Chile, siendo los únicos responsables de no haber ingresado la solicitud en tiempo oportuno.

- Asimismo, se debe tener en consideración que la firma HarneckerCarey Intellectual Property era la encargada de coordinar con el agente en el Perú para la presentación de la solicitud de ingreso en fase nacional conforme se indica en los medios probatorios, por lo que actuaría en nombre de la solicitante, siendo que una actuación diligente implica revisar y ejecutar las instrucciones de las solicitantes, lo que hubiera evitado la omisión de la presentación de la solicitud en el Perú (Referencia MER 09.133.PE) o habría hecho posible que se detecte de forma oportuna la omisión en la presentación.

- En consecuencia, atendiendo a que las solicitantes no han cumplido con demostrar que el retraso se dio a pesar de haber existido la diligencia requerida por las circunstancias, no corresponde restablecer los derechos respecto a la solicitud internacional PCT/US2010/046179 de fecha 20 de agosto de 2010, debiendo considerarse la presente solicitud de patente de invención como una solicitud nacional regular, cuya fecha de presentación es el 18 de mayo de 2012, continuándose con el trámite respectivo.

Con fecha 27 de mayo de 2014, Merial Limited y University of Georgia Research Foundation, Inc. interpusieron recurso de apelación reiterando sus argumentos respecto a que:

- La diligencia debida exigida por el Reglamento del PCT recae sobre el solicitante o su representante, siendo que en el caso concreto, la firma HarneckerCarey actuó como un intermediario, es decir, un tercero ajeno al procedimiento, motivo por el cual no se le puede exigir la diligencia debida de acuerdo a las circunstancias.

- La extensión forzada que realiza la Dirección de la obligación de actuar con la diligencia debida a un tercero, en este caso al intermediario, contraría lo dispuesto en la Regla 49.6 del Reglamento del PCT. De acuerdo con el artículo 31 de la Convención de Viena, la interpretación que debe realizarse de un tratado debe ser de conformidad al objeto y fin del mismo. En el caso del tratado PCT, su objeto y fin no es la aplicación de plano de sanciones a los solicitantes que no hayan cumplido involuntariamente en forma oportuna los plazos de entrada en fase nacional, sino que, por el contrario, el Tratado se orienta a la entrega y desarrollo de herramientas que permitan, bajo ciertas condiciones, subsanar dichas omisiones.

- Sus empresas han actuado con la diligencia debida en el presente caso, ya que con fecha 15 de febrero de 2012, su representante, Tiki S. Cantrell envió vía correo electrónico a diversos agentes a nivel internacional las debidas instrucciones para proceder con el ingreso a fase nacional de la solicitud PCT/US2010/046179; siendo que la firma HarneckerCarey de Chile fue la encomendada de la presentación de la solicitud en dicho país y de la respectiva coordinación con un agente en Perú. Con fecha 16 de febrero de 2012, los señores Cynthia Saint-Lawrence y Francisco Carey de HarneckerCarey dieron respuesta a su comunicación indicando que procederían conforme a lo indicado; no obstante, a pesar de las expresas indicaciones, HarneckerCarey asumió por error sólo la responsabilidad del ingreso a fase nacional de la solicitud en Chile y no la remisión de las instrucciones del agente en Perú para el correspondiente ingreso de la solicitud a fase nacional.

- Como se aprecia de los documentos adjuntados, la firma HarneckerCarey solo fue nombrada como intermediaria para trasladar las instrucciones formales a un representante en Perú. En ese sentido, la firma en mención no debió ser considerada como una mandataria o representante de sus empresas ante la autoridad peruana, en tanto no se la había encargado la tramitación de dicho procedimiento.

Agregaron lo siguiente:

- Respecto a la “diligencia requerida por las circunstancias”, pareciera que el criterio que maneja la Dirección va más allá de lo que realmente se ha querido plasmar en el norma. Si bien dicha figura requiere de una exigencia mayor a la que se establece para una “no intencionalidad”, no debe suponer que se sitúa en el otro extremo, es decir, como “caso fortuito o fuerza mayor”.

- Aparentemente, la Dirección está demandando una situación igual o, en todo caso, muy cercana a dicho extremo, no obstante la diligencia que pretende la norma se encuentra en una suerte de ubicación intermedia entre los extremos de “no intencionalidad” y “caso fortuito y fuerza mayor”.

- De acuerdo a la intención de la Regla 49.6 del Reglamento del PCT, la figura de “diligencia requerida por las circunstancias” significa actuar de acuerdo a lo que corresponde en una situación correcta, por ejemplo, que el solicitante envíe oportunamente las instrucciones para la presentación de una solicitud. Si bien la norma otorga un amplio margen de definición a la autoridad, si ésta amplía el contenido de la diligencia referida e, inclusive, la extiende a un tercero sin facultades de representación, estaría siendo muy severa con el actuar del solicitante, lo cual no es la intención de la norma.

- La Segunda Instancia deberá valorar que la situación sería distinta si la solicitud se hubiera presentado además de fuera de plazo, de manera incompleta o que las instrucciones no hayan sido enviadas con la debida anticipación. La presentación tardía se debió a un error de un tercero que solo tuvo la labor de trasladar las instrucciones al agente peruano. En ese sentido, se deberá estimar que la actuación de HarneckerCarey no debió ser relevante para la evaluación de la “diligencia requerida por las circunstancias” de sus empresas y de su representante en el Perú.

II.  CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar si corresponde aceptar la solicitud de restablecimientos de derechos formulada por las solicitantes.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Sobre las solicitudes PCT y la entrada a Fase Nacional

El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (en adelante PCT) es un tratado internacional administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y suscrito por más de 125 países parte en el Convenio de París, dentro de los cuales se encuentra el Perú desde el 6 de marzo de 2009, siendo obligatoria su aplicación  desde el 6 de junio de 2009.

A través del PCT se puede solicitar simultáneamente, y en distintos países, la protección de una invención mediante la presentación de una única solicitud internacional de patente sin necesidad de presentar varias solicitudes nacionales o regionales. Cabe mencionar que la concesión o denegatoria de patentes sigue siendo competencia de las Oficinas nacionales o regionales de patentes en lo que se denomina la fase nacional.

El procedimiento del PCT comprende las siguientes etapas:

● Presentación de la solicitud internacional PCT, la misma que debe cumplir con los requisitos de forma que consigna el PCT.

● Búsqueda internacional, realizada por la Administración encargada, la cual identifica aquellos documentos publicados que pueden afectar la patentabilidad de la invención y emite una opinión sobre su posible patentabilidad.

● Publicación internacional: una vez transcurridos 18 meses contados desde de la fecha de presentación de la solicitud más antigua, se procede con la divulgación del contenido de la solicitud internacional.

● Examen preliminar internacional: esta etapa se realiza sólo a petición del solicitante y consiste en que una Administración encargada del examen preliminar internacional (una Oficina designada) realiza un nuevo examen de patentabilidad, normalmente sobre una versión modificada de la solicitud.

● Fase nacional: a los 30 meses de la fecha de prioridad o de presentación, la que sea anterior, el interesado deberá solicitar directamente la concesión de la patente a las Oficinas Nacionales (o regionales) de patentes de los países en los que desee obtenerla (dicha fase se rige por las normas de cada país donde se pretende obtener la protección).

En el caso concreto, se advierte que a través de la solicitud presentada con fecha 18 de mayo de 2012, Merial Limited y University of Georgia Research, Inc. pretenden ingresar a la fase nacional de la solicitud PCT/US2010/046179 de fecha 20 de agosto de 2010, correspondiente a la publicación internacional WO/2011/022656 A2 de fecha 24 de febrero de 2011, que reivindicó prioridad en base a la solicitud N° 61/235,912 presentada en Estados Unidos de América con fecha 21 de agosto de 2009.

2. Restablecimiento de derechos

La Regla 49.6, literal a), del Reglamento del Tratado de Cooperación en materia de Patentes PCT señala que “Cuando cesen los efectos  de la solicitud internacional previstos en el Artículo 11.3), debido a que, en el plazo aplicable, el solicitante no ha cumplido los actos mencionados en el Artículo 22, la Oficina designada, a petición del solicitante y a reserva de los párrafos b) a e) de la presente Regla, restablecerá los derechos del solicitante en lo que respecta a esa solicitud internacional si comprueba que el retraso en la observancia de ese plazo no era intencional o, a elección de la Oficina designada, que ha tenido lugar la inobservancia del plazo a pesar de haber existido la diligencia requerida por las circunstancias”.

Por su parte, la Guía del Solicitante PCT, para la Fase Nacional, (cuyo documento original se encuentra únicamente en idioma inglés) establece en el punto 6004[1] que uno de los criterios utilizados por las oficias receptoras para el restablecimiento de derechos es el denominado “due care” o “diligencia debida” (el otro criterio es la falta de intención), siendo que el Perú es uno de los es dicho criterio el que se aplica a fin de evaluar una solicitud de restablecimiento de derechos[2].

Ahora bien, respecto de la diligencia debida, la Sala conviene en señalar que dicho concepto está relacionado con la ejecución de una actividad de manera oportuna, eficiente, cuidadosa y ágil; sin embargo, se trata de un concepto jurídico indeterminado, motivo por el cual deberá evaluarse caso por caso.

Dicho concepto de diligencia debida, aplicado a la solicitud de restablecimiento de derechos PCT, implica que quien pretende hacer efectivo su derecho derivado de una solicitud PCT pero no pudo hacerlo en tiempo oportuno, deberá demostrar con medios probatorios idóneos que a pesar de haber actuado con la diligencia debida atendiendo a las circunstancias, no pudo concretar su actividad y reclamar los derechos mencionados. En virtud a ello, quien tiene la carga probatoria frente a la Autoridad Administrativa, a fin de demostrar que actuó con la diligencia debida, es el solicitante.

Respecto a tipo de pruebas exigirán las Oficinas en apoyo de una solicitud de restablecimiento del derecho de prioridad, se tiene las Oficinas receptoras y las Oficinas designadas pueden exigir la presentación de una declaración u otras pruebas para apoyar la exposición de los motivos por los que no se presentó la solicitud internacional en el período de prioridad. La Asamblea del PCT tomó nota de que la pregunta relativa a qué tipo de información o pruebas tienen derecho a exigir las Oficinas receptoras en virtud de la Regla 26bis.3.f) es una cuestión que se deja a la legislación y la práctica nacionales[3].

2.1 Aplicación al caso concreto

En el presente caso, Merial Limited y University of Georgia Research Foundation, Inc.  han solicitado el restablecimiento de derechos señalando lo siguiente:

- Sus empresas han actuado con la diligencia debida en el presente caso, ya que con fecha 15 de febrero de 2012, su representante, Tiki S. Cantrell envió vía correo electrónico a diversos agentes a nivel internacional las debidas instrucciones para proceder con el ingreso a fase nacional de la solicitud PCT/US2010/046179; siendo que la firma HarneckerCarey de Chile fue la encomendada de la presentación de la solicitud en dicho país y de la respectiva coordinación con un agente en Perú. Con fecha 16 de febrero de 2012, los señores Cynthia Saint-Lawrence y Francisco Carey de HarneckerCarey dieron respuesta a su comunicación indicando que procederían conforme a lo indicado; no obstante, a pesar de las expresas indicaciones, HarneckerCarey asumió por error sólo la responsabilidad del ingreso a fase nacional de la solicitud en Chile y no la remisión de las instrucciones del agente en Perú para el correspondiente ingreso de la solicitud a fase nacional.

- La diligencia debida exigida por el Reglamento del PCT recae sobre el solicitante o su representante, siendo que en el caso concreto, la firma HarneckerCarey actuó como un intermediario, es decir, un tercero ajeno al procedimiento, motivo por el cual no se le puede exigir la diligencia debida de acuerdo a las circunstancias.

- La extensión forzada que realiza la Dirección de la obligación de actuar con la diligencia debida a un tercero, en este caso al intermediario, contraría lo dispuesto en la Regla 49.6 del Reglamento del PCT. De acuerdo con el artículo 31 de la Convención de Viena, la interpretación que debe realizarse de un tratado debe ser de conformidad al objeto y fin del mismo. En el caso del tratado PCT, su objeto y fin no es la aplicación de plano de sanciones a los solicitantes que no hayan cumplido involuntariamente en forma oportuna los plazos de entrada en fase nacional, sino que, por el contrario, el Tratado se orienta a la entrega y desarrollo de herramientas que permitan, bajo ciertas condiciones, subsanar dichas omisiones.

- Como se aprecia de los documentos adjuntados, la firma HarneckerCarey solo fue nombrada como intermediaria para trasladar las instrucciones formales a un representante en Perú. En ese sentido, la firma en mención no debió ser considerada como una mandataria o representante de sus empresas ante la autoridad peruana, en tanto no se la había encargado la tramitación de dicho procedimiento.

- La Segunda Instancia deberá valorar que la situación sería distinta si la solicitud se hubiera presentado además de fuera de plazo, de manera incompleta o que las instrucciones no hayan sido enviadas con la debida anticipación. La presentación tardía se debió a un error de un tercero que solo tuvo la labor de trasladar las instrucciones al agente peruano. En ese sentido, se deberá estimar que la actuación de HarneckerCarey no debió ser relevante para la evaluación de la “diligencia requerida por las circunstancias” de sus empresas y de su representante en el Perú.

Al respecto, la Sala conviene en señalar lo siguiente:

- El plazo de 30 meses que otorga el Perú para ingresar a Fase Nacional es de conocimiento público, e incluso se encuentra publicado en la página web de la OMPI. En ese sentido, toda persona que tenga la intención de presentar su solicitud PCT en el Perú, debe, como punto de partida, verificar justamente el plazo que se establece para tal efecto y efectuar las coordinaciones y diligencias necesarias para que su solicitud se presente dentro del plazo establecido.

- De la revisión de los medios probatorios presentados por las solicitantes (copias de correos electrónicos, declaración jurada de Francisco Carey Carvallo y copia de poderes) se advierte que efectivamente el representante de las solicitantes, la firma Tiki S. Cantrell, envió con fecha 15 de febrero de 2012 – 6 días antes del vencimiento dl plazo de 30 días para ingresar a fase nacional en Perú - correos electrónicos a diferentes agentes de Propiedad Industrial a fin de que ingresaran a fase nacional la solicitud PCT/US2010/046179, dentro de los cuales se encontraba la firma HarneckerCarey de Chile, a quien se le encargó la presentación de la solicitud en Chile y, además, que se contacte con un agente peruano a fin de presentar la solicitud en Perú. Asimismo, los documentos evidencian que la firma chilena efectivamente recibió las instrucciones del representante de las solicitantes y, sin embargo,  debido a un error involuntario (como señala el abogado de la firma HarneckerCarey en su declaración jurada) solo tramitaron la solicitud en Chile y no en Perú.

- Ahora bien, en atención a lo dispuesto en la Regla 49.6 del Reglamento del PCT, es el solicitante quien debe acreditar que ha actuado con la diligencia debida requerida por las circunstancias a efectos de obtener el restablecimiento de derechos; es decir, quien responde ante la autoridad administrativa es el solicitante, ello independientemente de si actuó o no a través de representantes, intermediarios, entre otros, no siendo posible, como bien afirman las solicitantes, trasladar esa carga a los representantes, agentes, intermediarios o terceros a quienes los solicitantes hayan podido encargar la presentación de la solicitud.

- En ese sentido, era responsabilidad exclusiva de las solicitantes presentar la solicitud en fase nacional en el Perú dentro del plazo establecido (30 meses), motivo por el cual, a efectos de acreditar que actuaron con la diligencia debida que exige el Reglamento del PCT, debieron dar seguimiento exhaustivo a su solicitud y no limitarse únicamente a proporcionar instrucciones a un tercero.

- En efecto, aun cuando el intermediario o agente contratado por las propias solicitantes haya cometido un error, quienes tienen la responsabilidad frente a la administración son las solicitantes, siendo ellas las llamadas a actuar con la diligencia debida según lo exigido por la norma de la materia, para lo cual debieron dar seguimiento a su solicitud y asegurarse, al menos, que su agente chileno se había contactado con un agente peruano y que éste iba a proceder a presentar la solicitud dentro del plazo establecido, lo cual no ocurrió en el presente caso, en el cual las solicitantes se limitaron, a través de su representante, a brindar instrucciones sin exigir el cumplimiento de las mismas, motivo por el cual la Sala considera que en el caso concreto las solicitantes no actuaron con la diligencia debida requerida por las circunstancias.

- Cabe señalar que la omisión señalada en el párrafo anterior, respecto a que las solicitante no dieron el debido seguimiento a su solicitud, no responde ni es equivalente a un caso fortuito o de fuerza mayor como señalan las solicitantes, por el contrario, obedece justamente a la diligencia debida que las solicitantes debían tener en su actuar a fin de que su solicitud sea presentada en el Perú dentro del plazo de 30 meses; siendo que dicha circunstancia dependía exclusivamente de las solicitantes y no de factores externos.

Por las consideraciones expuestas, la Sala advierte que en el caso concreto no se ha demostrado que Merial Limited y University of Georgia Research Foundation, Inc. hayan actuado con la diligencia debida a fin de acceder al restablecimiento de derechos en virtud de lo dispuesto en la Regla 49.6, literal a), del Reglamento del Tratado de Cooperación en materia de Patentes PCT, por lo que corresponde desestimar su solicitud.

IV. RESOLUCION DE LA SALA

CONFIRMAR la Resolución N° 628-2014/DIN-INDECOPI de fecha 30 de abril de 2014, que denegó la solicitud de restablecimiento de derechos efectuada por Merial Limited y University of Georgia Research Foundation, Inc.

Con la intervención de los Vocales: Néstor Manuel Escobedo Ferradas, María Soledad Ferreyros Castañeda, Carmen Jacqueline Gavelan Díaz y Gonzalo Ferrero Diez Canseco

NÉSTOR MANUEL ESCOBEDO FERRADAS

Presidente de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

/go.