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TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

 

Sala de Propiedad Intelectual

 

RESOLUCIÓN N° 2326-2011/TPI-INDECOPI

 

EXPEDIENTE N° 422864-2010

 

SOLICITANTE :    EDITORA POSITIVO LTDA.

 

Riesgo de confusión entre signos que distinguen servicios de la clase 41 la Nomenclatura Oficial: Existencia

 

Lima, veintiuno de octubre de dos mil once.

 

I. ANTECEDENTES

 

Con fecha 2 de junio de 2010, Editora Positivo Ltda. (Brasil) solicitó el registro multiclase de la marca de producto y/o servicio constituida por la denominación POSITIVO y logotipo, conforme al modelo, para distinguir:

 

-        Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas; pinceles; material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); caracteres de imprenta; clichés de imprenta; cartivanas (encuadernación); tiras adhesivas de papelería o para uso doméstico; revistas (publicaciones periódicas); dibujos; representaciones gráficas; reproducciones gráficas; publicaciones impresas; manuales; libros; sobres (artículos de papelería); encuadernaciones; calendarios; tapetes de escritorio; blocks de dibujo; libretas; mapas geográficos, de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial.

 

-        Información sobre educación; servicios educativos; organización de concursos (actividades educativas o recreativas); organización de competiciones deportivas; educación física; organización y dirección de conferencias; organización y dirección de congresos; servicios de entretenimiento; préstamo de libros; servicios de bibliotecas ambulantes; organización de exposiciones con fines culturales o educativos; servicios de campamentos de vacaciones (actividades recreativas); publicación de libros; suministro de publicaciones electrónicas en línea no descargables; publicación electrónica de libros y periódicos en línea; publicación de textos que no sean publicitarios; organización de actividades deportivas y culturales, de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial.

 

Mediante Resolución Nº 276-2011/DSD-INDECOPI de fecha 7 de enero de 2011, la Dirección de Signos Distintivos determinó lo siguiente:

 

-        Primero: inscribir en el Registro Multiclase de Marcas de Producto y/o Servicio de la Propiedad Industrial, a favor de Editora Positivo Ltda., la marca POSITIVO y logotipo, para distinguir productos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial.

 

-        Segundo: Denegar el registro de la marca de producto solicitado por Editora Positivo Ltda., en la clase 41 de la Nomenclatura Oficial.

Consideró lo siguiente:

 

Signo solicitado en la clase 16

(i)    Realizado el examen de registrabilidad del signo solicitado en la clase 16 de la Nomenclatura Oficial, se concluye que cumple con los requisitos previstos en el artículo 134 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, y no se encuentra comprendido en las prohibiciones señaladas en los artículos 135 y 136 del dispositivo legal referido.

 

Signo solicitado en la clase 41

(ii)   Se encuentra registrada, a favor de Positivo Servicios Gráficos S.A.C. (Perú), la marca POSITIVO SERVICIOS GRAFICOS y logotipo (Certificado Nº 17273) que distingue servicios de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial.

(iii)  Los signos en cuestión se encuentran destinados a distinguir algunos de los mismos servicios y otros vinculados.

(iv)  La semejanza entre los signos radica en el hecho que incluyen en su conformación la denominación POSITIVO, único elemento denominativo que conforma al signo solicitado y elemento denominativo relevante que conforma la marca registrada.

(v)   El signo solicitado se encuentra incurso en lo establecido por el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486.

(vi)  Se encuentra registrada la marca PLANETA POSITIVO (Certificado Nº 10366), con la cual el signo solicitado no resulta confundible debido a que presentan diferencias gráficas y fonéticas.

 

Con fecha 9 de marzo de 2011, Editora Positivo Ltda. interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:

 

(i)         Los signos confrontados presentan diferencias en el plano gráfico y fonético.

(ii)        En la clase 41 de la Nomenclatura Oficial se encuentran registradas marcas, a favor de terceros, que presentan en su conformación la denominación POSITIVO.

 

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

 

La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado POSITIVO y logotipo y la marca registrada POSITIVO SERVICIOS GRAFICOS y logotipo (Certificado Nº 17273), base de la denegatoria de la presente solicitud de registro por Primera Instancia, respecto de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial.

 

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

 

1. Informe de antecedentes

 

Se ha verificado que:

 

a)    Positivo Servicios Gráficos S.A.C. (Perú) es titular de la marca de servicio constituida por la denominación POSITIVO escrita en letras negras, salvo la letra "T" en color turquesa y al lado derecho una línea vertical, donde se lee servicios gráficos, conforme al modelo adjunto, para distinguir estudio de diseño gráfico, imprenta, retoque digital, pre-prensa, diseño de folletos, de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado Nº 17273, vigente hasta el 25 de marzo de 2019.

 

 

b)    Viacom Internacional Inc. (Estados Unidos de América), es titular de la marca PLANETA POSITIVO, para distinguir servicios de educación, enseñanza y entretenimiento en particular preparación de programas de radio y televisión; producción de películas y representaciones de entretenimiento en vivo; producción de películas animadas y programas de televisión; servicios relacionados con películas de entretenimiento, de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado Nº 10366, vigente hasta el 8 de abril de 2017.

 

2. Cuestión previa

 

La Sala conviene en señalar que si bien ha advertido que con anterioridad a la presente solicitud se encuentra registrada la marca PLANETA POSITIVO (Certificado Nº 10366), tal antecedente fue considerado como no confundible por la autoridad de Primera Instancia, extremo que ha quedado consentido al no haber sido impugnado, razón por la cual la Sala no se encuentra en aptitud de evaluar si el signo solicitado resulta confundible con dicho antecedente registral.

 

3. Determinación del riesgo de confusión

 

La Decisión 486 establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca^[1].

 

Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse a la interpretación prejudicial del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486^[2] realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 156-IP-2005^[3], en la cual se afirma que “Los signos que aspiren ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente registradas que gozan de la protección legal concedida a través del acto de registro y del derecho que de él se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad.”

 

En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que:

 

“Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores. La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de engaños que le lleven a incurrir en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir.

 

La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad.

 

En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos o servicios idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que, a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios, no se determine un riesgo de confusión, si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que cuenta con una protección limitada.

 

De otro lado, en el Proceso N° 126-IP-2005^[4], el Tribunal Andino estableció que: “Para determinar el riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario establecer si se presenta identidad o semejanza tanto entre los signos en disputa, como entre los productos o servicios distinguidos por ellos y, además, considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.”

 

Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos.

 

En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta, siempre, la distintividad de los signos.

 

3.1 Respecto de los servicios

 

En el presente caso, el signo solicitado pretende distinguir información sobre educación; servicios educativos; organización de concursos (actividades educativas o recreativas); organización de competiciones deportivas; educación física; organización y dirección de conferencias; organización y dirección de congresos; servicios de entretenimiento; préstamo de libros; servicios de bibliotecas ambulantes; organización de exposiciones con fines culturales o educativos; servicios de campamentos de vacaciones (actividades recreativas); publicación de libros; suministro de publicaciones electrónicas en línea no descargables; publicación electrónica de libros y periódicos en línea; publicación de textos que no sean publicitarios; organización de actividades deportivas y culturales, de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial.

 

Por su lado, la marca registrada distingue estudio de diseño gráfico, imprenta, retoque digital, pre-prensa, diseño de folletos, de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial.

 

Al respecto, los servicios educativos que pretende distinguir el signo solicitado, incluyen a los servicios de estudio de diseño gráfico, que distingue la marca registrada.

 

3.2 Examen comparativo

 

Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios. Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos, debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 147-IP-2005^[5] y 156-IP-2005^[6].

 

El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios.

 

En el presente caso, tratándose de servicios de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial, resulta razonable asumir que el público usuario prestará especial grado de atención al momento de contratar los servicios referidos, ya que para ello tendrá en consideración factores tales como el prestigio y reconocimiento de la empresa que presta de servicios; adicionalmente, también podrá basar su elección en las recomendaciones o experiencias de terceros.

 

En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos (o de aquéllos en los que resulta más relevante el elemento denominativo) se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.

 

También se debe partir de la impresión en conjunto en el caso de los signos mixtos que, de acuerdo a la legislación nacional, son aquellos conformados por una denominación y un elemento figurativo. En estos casos, deberá determinarse cuál es el elemento relevante del signo, que sirve para indicar el origen empresarial de los productos o servicios. Existen dos posibilidades:

 

a)    que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar el origen empresarial de los productos o servicios; o

b)    que sólo uno de los elementos indique el origen empresarial.

 

Conforme lo señala Fernández - Novoa^[7], “…a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca. Por consiguiente, de manera paralela a lo que sucede en la hipótesis de la comparación de las marcas denominativas complejas, en el caso de que en la comparación entre signos distintivos intervenga una marca mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la correspondiente marca mixta”.

 

Señala que “de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el elemento denominativo de la misma”; precisando que “cuando en la comparación entre signos distintivos participa una marca mixta, debe aplicarse la pauta de que en una marca mixta el elemento denominativo prevalece, por regla general, sobre el componente gráfico o figurativo.” Considera que la primacía de esta pauta se basa en que “a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico - denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente. (…) En algunos casos, el predominio del componente denominativo de una marca mixta puede verse reforzado por una circunstancia ulterior, a saber: que la propia naturaleza del componente figurativo de la marca mixta hace que el público contemple tal componente como un elemento meramente decorativo que lejos de actuar como un índice identificador del producto, desempeña tan sólo el papel de contribuir a ornamentar la presentación del producto. Esta pauta deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo”.

 

El autor señala que entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos, a saber: i) un primer grupo, que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo (tales como: la naturaleza descriptiva del mismo y la circunstancia de que el elemento denominativo forme parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros); ii) un segundo grupo, que comprende factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar ínfimo dentro de la estructura total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la originalidad intrínseca del mismo).

 

Atendiendo a que tanto el signo solicitado como la marca registrada POSITIVO SERVICIOS GRAFICOS y logotipo (Certificado Nº 17273) son de naturaleza mixta, deberá establecerse previamente si presentan algún elemento relevante que determine su impresión en conjunto.

 

Así, se advierte que, en el caso del signo solicitado resultan relevantes tanto el aspecto denominativo como el aspecto gráfico. En efecto, el aspecto denominativo es relevante por su ubicación y dimensión dentro del signo y por ser la forma en que el público usuario solicitará los servicios en el mercado, mientras que el aspecto gráfico es relevante por la disposición de sus elementos, la figura cuadrangular en la cual se aprecia la figura de una mano con puño cerrado que incluye una cara de perfil y con el dedo pulgar hacia arriba; conforme se aprecia a continuación:

 

:

 

De otro lado, en el caso de la marca registrada, se advierte que, resultan relevantes tanto el aspecto denominativo como el aspecto gráfico. En efecto, el aspecto denominativo es relevante por su ubicación y dimensión dentro del signo y por ser la forma en que el público usuario solicitará los servicios en el mercado, mientras que el aspecto gráfico es relevante por la disposición de sus elementos y la figura de una cruz de color turquesa en vez de la letra “T” en la denominación POSITIVO; conforme se aprecia a continuación:

 

 

Por otra parte, conviene señalar que en las denominaciones compuestas por más de un término es necesario establecer si uno de los elementos predomina sobre el otro o es el que sirve para determinar la impresión en conjunto. Lo anterior sólo se puede determinar en cada caso concreto y viendo la particular formación de la denominación compuesta de que se trata.

 

En el caso de la marca registrada, se advierte que resulta relevante la denominación POSITIVO, por su ubicación y tamaño en el signo, así como por el hecho de que la frase SERVICIOS GRÁFICOS hacen alusión de algunos de los servicios que distingue, por lo que no resulta relevante.

 

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado POSITIVO y logotipo y el elemento relevante de la marca registrada POSITIVO y logotipo, desde el aspecto fonético, se advierte que son idénticos debido a que comparten la denominación POSITIVO.

 

Desde el punto de vista gráfico, se advierte que el signo solicitado presenta una figura cuadrangular en la cual se aprecia la figura de una mano con puño cerrado que incluye una cara de perfil y con el dedo pulgar hacia arriba, en tanto que la marca registrada presenta la figura de una cruz de color turquesa en vez de la letra “T” en la denominación POSITIVO, todo lo cual determina que los signos presenten un impacto visual de conjunto distinto.

 

Por las consideraciones expuestas, no obstante las diferencias gráficas, dada la identidad de algunos de los servicios que distinguen los signos en conflicto, así como la identidad fonética existente, se determina que la coexistencia en el mercado de los mismos no es posible sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor.

 

3.3 Riesgo de confusión

 

En consecuencia, el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, razón por la cual no corresponde acceder a su registro.

 

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

 

Primero. -CONFIRMAR la Resolución N° 276-2011/DSD-INDECOPI de fecha 7 de enero de 2011, que DENEGÓ el registro multiclase del signo constituido por la denominación POSITIVO y logotipo, conforme al modelo, solicitado por Editora Positivo Ltda. (Brasil), para distinguir servicios de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial.

Segundo. - Dejar FIRME la Resolución Nº 276-2011/DSD-INDECOPI de fecha 7 de enero de 2011, en lo demás que contiene.

 

Con la intervención de los Vocales: María Soledad Ferreyros Castañeda, Néstor Manuel Escobedo Ferradas, Teresa Stella Mera Gómez, Virginia María Rosasco Dulanto y Edgardo Enrique Rebagliati Castañón

 

 

 

 

MARIA SOLEDAD FERREYROS CASTAÑEDA

Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual

/fg.